最高行政法院(含改制前行政法院)九十二年度判字第一八五六號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　九十二年度判字第一八五六號

上訴人

甲○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

參加人

樊秋蘭

右當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國九十一年八月七日臺北高等行

政法院九十年度訴字第五一四六號判決，提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

一、本件上訴人在原審起訴主張：（一）查原處分審查為異議成立之理由主要是異議審定書（即原處分書）理由第四點：「異議證據三．．．係於紗窗設輥輪組，利於紗窗移動，此與系爭案在紗窗設滾輪裝置，二者之滾輪構造雖不同，但利用滾輪，使紗窗移動方便之技術相同，且系爭案並未增進功效。」而訴願決定駁回之理由則在：「惟查，系爭案應用於伸縮紗窗，引證案應用於固定框式紗窗，二者皆屬紗窗領域；又系爭案申請專利範圍第一項獨立項所欲保護之專利特徵，在於紗窗下方設滾輪，而非滾輪之構造，．．．再者，系爭案所欲達成之功效由申請專利範圍及說明書中可知，係以滾輪增進紗窗之移動便利，而非改進滾輪構造．．．」，亦即被上訴人認系爭案與引證案同屬在紗窗設滾輪裝置，其利用滾輪移動方便之技術相同，系爭案並未增進功效，不具進步性云云，惟查：⒈系爭案乃係改良自習知技術之缺失，即滑動速度及出力點不易控制，使用者常因施力不易控制導致紗窗於拉摯時容易歪斜扭曲，並且產生刺耳之噪音。追究其故乃係因該習知技術並無滾輪構造所致。然習知之滾輪結構技術笨重、複雜，其所在之窗框凹槽溝槽寬即需20mm（系爭改良之專利窗框凹槽僅10mm），且需軌道支撐，根本無法置放於系爭專利結構上，縱將該滾輪尺寸縮小，亦無法妥適置放。此業界長期使用傳統紗窗，並且長期存在上開紗窗歪斜扭曲之困擾。乃上訴人創新將之改良為系爭案「改良之自動清潔伸縮紗窗」之結構，此系爭案創作之歷程。⒉此等審查及決定理由明顯忽略了「伸縮紗窗」與「固定框式紗窗」兩者之基本結構與應用之技術領域差異極大。按引證案基礎元件為「硬式」直、橫框條，而系爭案「軟式」紗窗結構改良設計，兩者截然不同。又如前所述，系爭案之改良源自習知「伸縮紗窗」之不良結構，已知之「伸縮紗窗」結構因為其窗框凹槽間隙相對狹小（約為10mm左右），無法裝置傳統「固定框式紗窗」之滾輪，故一般均無滾輪之設置，造成使用上之缺點。因此，兩者間之應用技術怎可認為相同？⒊又上訴人在訴願程序一再申請攜帶樣品到訴願會現場實際操作說明，均未獲准，逕依被上訴人訴願答辯書所述理由駁回上訴人之訴願，深覺專利發明人之權益毫未受到重視，專利主管機關與訴願決定機關竟然曲解專利技術之定義，而且在審查系爭案的申請專利範圍時，僅審查第一項獨立項，而未對附屬項作整體的實質審查，違反專利審查基準。（二）原處分與訴願決定之理由顯有下列不當之處：⒈曲解「專利技術」之意義：按專利制度所要鼓勵與保護之「專利技術」，主要係指現實產業界所應用之技術，因此專利法第九十八條第二項所規定：「運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時．．．，不得申請專利」，此處所謂既有技術係指該產業（該物品領域）之實際應用技術，並不能泛指抽象的技術原理，或「具有相同的功能」技術。系爭案揭示不同的滾輪構造，應用於「伸縮紗窗」領域，其應用之技術顯與「固定框式紗窗」之使用滾輪技術不同，豈可因為其兩者均「具有相同的滾輪功能」，即否定實際應用技術不同之系爭專利之專利性。⒉僅審查申請專利範圍之主項，違反專利審查基準：系爭專利之申請專利範圍除第一項與第六項之獨立項外，仍包括第二、三、四、五等附屬項，惟被上訴人僅實質審查系爭專利之獨立項專利範圍，而並未對於系爭案中已詳細界定滾輪部分之構造的附屬項進行實質審查，比較其與引證案之異同，有違被上訴人八十三年十一月公告之新型專利審查基準第二章第四節第五項第㈡點：「不得因獨立項之新型不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判」之規定。因此姑不論其審定系爭案獨立項不具進步性之適當與否，就其未審查系爭案附屬項，忽略上訴人附屬項之權益乙點即已違背上述被上訴人自訂之專利審查準則，顯有不當。⒊專利制度之設立係藉給予專利保障，用以鼓勵發明與創作，故審查專利之原則應是實質審查專利案中具有專利性之方法或結構部分，給予專利，而非去發現專利案中有無任何格式上之缺失，從而否定其專利性。因此，專利審查基準乃規定，須對附屬項依進步性之審查基準審查，此種審查原則，中外皆然。參照美國專利申請案之審定書一例，其中第五頁指出："claim 9 is objected to asbeing dependent upon a rejected base claim,but would be allowable ifrewritten in independent form including all of the limitations of thebase and any intervening claims " ，其意義係指：「申請專利範圍第九項因附屬於被拒給專利之基礎項而不准專利，但若重寫為獨立項，而將基礎項以及相關項中之限制元件包括進去，則可准予專利」，貫徹與執行此種審查原則是進步中國家一貫的態度，我國目前雖有規範，但實際審查時卻不確實執行，實有不當，盼原審能明白闡釋，使專利主管機關均能遵行此種審查基準。⒋又比較二新型專利是否同一，本院七十八年度判字第七十八號判決曾揭示：「由於新型創作係以物品之形狀、構造及裝置為標的，非言其技術思想或原理、原則，故應就整體構造、裝置之空間型態及各構件之組合連動運作關係認定其是否為同一創作，非得以其運用之技術思想或原理、原則是否相同，作為認定之標準」。系爭案結構與引證案結構完全不同，被上訴人以此為異議成立無理由：系爭案：上訴人專利申請範圍第一項之標的為「改良之自動清潔伸縮紗窗」，構成元件包含「殼體、毛刷、中心軸、彈簧、中空圓柱隔件、紗窗、金屬板以及滾輪裝置」，從而構成具體之改良的空間型態。引證案：為「紗窗下輥輪組」，構成元件為「直框條、橫框條、墊片、固定座、調整體、輥輪和栓」，而設於固定框式之紗窗上。⑴、整體構造比較：系爭案係用在自動清潔紗窗上，具有「毛刷、彈簧、中空圓柱隔件」等元件；引證案之結構則屬傳統之固定框式紗窗結構，二者構造明顯不同。

⑵、系爭案不用時可縮束於軸桿中，增加窗戶視野，且捲收後有毛刷為清潔及避免灰塵卡附之功能，引證案無此特點。⑶、系爭案為改進傳統滾輪笨重之缺點，改良將之於固定套輪上設「夾縫」，使其與軟式紗窗之前拉桿金屬板底端插入夾縫時，可快速組合，造就軟式紗窗拉摯時順暢，不致扭曲、歪斜。（三）綜上，原處分所引證據以認定系爭案有違專利法之規定，不應給予專利者，其不論於整體結構、功能均大為不同，被上訴人引證為異議成立之依據，實無理由。末者，為使系爭案申請專利範圍之獨立項能更明確的界定在具體的結構上，上訴人已於九十年五月十四日向被上訴人提出申請修正專利範圍之備案，因此，不論系爭案原申請專利範圍獨立項是否具有進步性，原處分之理由已不存在，盼原審本專利法鼓勵與保障發明創作之宗旨，早日撤銷原處分，令被上訴人就上訴人申請專利範圍之修正本進行審定，為此訴請為撤銷訴願決定及原處分之判決。

二、被上訴人則以：（一）上訴人於原審起訴理由謂伸縮紗窗無法裝置傳統固定框式紗窗之滾輪云云；惟查滾輪有各種不同之尺寸，不會因窗框凹槽間隙相對狹小，而無適當之滾輪。（二）上訴人於原審起訴理由又謂申請到訴願會現場實際操作說明云云；惟查依系爭案申請專利範圍及說明書之內容，其與引證案相比對，案情業臻明確，尚無做實際操作之必要。（三）上訴人於原審起訴理由再謂伸縮紗窗與固定框式紗窗之使用滾輪技術不同云云；惟查系爭案伸縮紗窗之滾輪係固定在金屬板上，並不進入伸縮紗窗之殼體內，二者均為紗窗之領域、技術相同。（四）上訴人於原審起訴理由復謂異議審查時未對附屬項進行實質審查云云；惟查附屬項係依附於獨立項，其特徵皆未脫離引證案之技術範疇，且為熟習滑輪技術者可直接推導之情事，並未增進功效，不具進步性。（五）上訴人於原審起訴理由另謂系爭案與引證案之構成元件不同云云；惟查系爭案申請專利範圍之標的為滾輪，而裝設滾輪之技術業已揭露於引證案中。（六）上訴人在原審起訴理由末謂系爭案已提出申請專利範圍之修正本云云；惟查該修正本並未於本件異議審查階段提出，尚難受理等語，作為抗辯。

三、參加人未到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條第二項所明定。本件系爭第00000000號「改良之自動清潔伸縮紗窗」新型專利案，其包含殼體、毛刷、中心軸、彈簧、中空圓柱隔件、紗窗及金屬板，其特徵在於金屬板之下端設有滾輪裝置者。參加人所提異議證據一係八十七年十月十七日申請，八十八年五月二十一日審定公告之第00000000號「鋁門紗窗裝置改良」新型專利案公告影本；異議證據二係八十六年五月十一日審定公告之第00000000號「鋁門窗滑輪裝置之改良結構」新型專利案公告影本；異議證據三係八十四年五月十一日審定公告之第00000000號「紗窗下輥輪組」新型專利案（即引證案）公告影本。被上訴人雖認異議證據一、二不具證據力，惟以引證案係於紗窗設輥輪組，利於紗窗移動，此與系爭案在紗窗設滾輪裝置，二者之滾輪構造雖不同，但利用滾輪使紗窗移動方便之技術相同，是系爭案之特徵難脫離引證案所揭示之技術內容範圍，且未增進功效，不具進步性；又系爭案申請專利範圍第二項至第五項為獨立項之附屬，第六項僅為獨立項在數量上之變化，其特徵皆未脫離引證案之技術範疇，且為熟習滑輪技術者可直接推導，並末增進功效，不具進步性等情，乃為「異議成立，應不予專利」之審定。上訴人不服，提起訴願，訴稱系爭案與引證案所應用之物品領域不同，系爭案之滾輪裝置係應用在「可捲收，可自動藉毛刷清潔之伸縮紗窗」，引證案係應用於習知之固定框式紗窗，而非伸縮型；二者之滾輪結構明顯不同，且系爭案無論於中央點或由上方、下方施力都能達到滑動順暢，改善習用者易扭曲之缺點，引證案則僅在提供可以調整紗窗或鋁窗高度之滾輪結構，所達成之功效不同，非被上訴人所述僅滾輪數量上之變化而已云云，並檢附實施照片供查，請求撤銷原處分。訴願決定以，系爭案應用於伸縮紗窗，引證案應用於固定框式紗窗，二者皆屬紗窗領域；又系爭案申請專利範圍第一項獨立項所欲保護之專利特徵，在於紗窗下方設滾輪，而非滾輪之構造，且由系爭案專利說明書中可知其專利特徵在設滾輪，以增進紗窗之滑移。再者，系爭案所欲達成之功效由申請專利範圍及說明書中可知，係以滾輪增進紗窗之移動便利，而非改進滾輪構造，此技術及功效均已包含在引證案中，業經被上訴人九十年五月三日（九○）智專三（三）二○四五字第○九○三一○○○六五二號訴願答辯書辯明在案，經核尚無悖於其一貫之審查基準，引證案足以證明系爭案所請設置滾輪之專利特徵已為引證案所揭露，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，上訴人所述委不足採。至所請攜帶樣品到訴願會實際操作說明一節，因本件依系爭案申請專利範圍及說明書之內容，與引證案相比對，案情業臻明確，所請核無必要。從而被上訴人所為本件「異議成立，應不予專利」之處分，揆諸首揭法條之規定，洵無違誤，應予維持。本件上訴人於原審起訴理由中訴稱，伸縮紗窗無法裝置傳統固定框式紗窗之滾輪；上訴人於訴願中申請到訴願會現場實際操作說明，均未獲准；伸縮紗窗與固定框式紗窗之使用滾輪技術不同；異議審查時未對附屬項進行實質審查；系爭案與引證案之構成元件不同；系爭案已提出申請專利範圍之修正本云云。惟查：滾輪有各種不同之尺寸，不會因窗框凹槽間隙相對狹小，而無適當之滾輪。又訴願決定依系爭案申請專利範圍及說明書之內容，與引證案相比對，認案情業臻明確，尚無做實際操作之必要，於法並無違誤。且系爭案伸縮紗窗之滾輪係固定在金屬板上，並不進入伸縮紗窗之殼體內，二者均為紗窗之領域、技術相同。其附屬項係依附於獨立項，其特徵皆未脫離引證案之技術範疇，且為熟習滑輪技術者可直接推導之情事，並未增進功效，不具進步性。況系爭案申請專利範圍之標的為滾輪，而裝設滾輪之技術業已揭露於引證案中。上訴人所提出之申請專利範圍修正本並未於本件異議審查階段提出，尚難受理。因而為上訴人敗訴之判決。

五、本院核原判決依上開規定及說明，固非無見。惟查：原處分及原判決認為本件異議成立，應不予專利之主要理由為系爭案與引證案均係利用滾輪使紗窗移動方便之技術相同，因而認定系爭案之特徵難脫離引證案所揭示之技術內容範圍，且未增進功效，不具進步性等語。然查系爭案係運用於伸縮紗窗，而引證案係運用於固定之傳統紗窗，此猶如腳踏車及機器腳踏以及汽車，雖均係運用車輪之移動促使使用人行走移動方便之技術相同，惟在僅有腳踏車時代，並不能以上開理由認定機器腳踏車或汽車之發明因車輪滾動之技術相同而不予以專利。參諸實務上對使用同一技術原理，僅構件不同而准予新型專利之案件屢見不鮮更足以佐證。原判決不無率斷之嫌。況上訴人主張伸縮紗窗問世已有十年左右，均無人能做有滾輪如系爭案之伸縮紗窗，如果上訴人上開主張屬實，則系爭案似難謂未增進功效，不具進步性以及不可供產業上利用以取得新型專利。究竟系爭案之適用於伸縮紗窗之技術是否具有增進功效及進步性以及可供產業上利用以取得新型專利，似不無由原審法院自行或發交訴願決定機關經濟部送請專家審查鑑定，作為裁判之依據，原判決既有可議，上訴意旨為有理由，爰將原判決廢棄，發回台北高等行政法院，另為合法妥適之判決，以昭折服。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條第一項，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 法 官陳　石　獅

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　張　雅　琴