最高行政法院(含改制前行政法院)九十三年度判字第五一八號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十三年度判字第五一八號

上訴人

耐安凡而工業股份有限公司

代表人

甲○○

被上訴人

美商‧尼伯康有限公司

代表人

詹姆斯‧Ｆ‧德

訴訟代理人

黃靜嘉律師

右當事人間因商標異議事件，上訴人不服中華民國九十年十二月十九日臺北高等行政

法院八十九年度訴字第三四○二號判決，提起上訴。本院判決如左：

主文

理由

一、被上訴人於原審起訴主張：緣上訴人（原審參加人）於民國（以下同）八十六年八月二十六日以「ＮＩＣＯ耐安凡而」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十一類之給水、氣體燃料管道用閥、水箱水位調節閥門、煤氣管道調節器、瓦斯流量控制閥、瓦斯壓力調整器、瓦斯流量自動切斷器（安全閥）等商品，向原審被告（八十八年改制前為中央標準局）申請註冊。經列為審定第八三○九一八號商標。嗣被上訴人以該審定商標有違商標法第三十七條第六、七、十、十二、十三款規定，對之提起異議。案經原審被告審查，以八十九年六月十三日中台異字第八八一八四六號商標異議審定書為異議不成立之處分。被上訴人不服，以原審被告審定系爭商標有無違反商標法第三十七條第七款規定，循序提起本件行政訴訟。查被異議商標「ＮＩＣＯ耐安凡而」與據以異議之「ＮＩＢＣＯ」商標之「ＮＩＣＯ」相同，且後者完全包含在前者之中，異時異地就整體觀察，難謂無致消費者發生混淆誤認之虞。原處分及訴願決定均採相同見解，故兩者為近似商標應屬無疑。被上訴人係以生產控制閥‧‧‧等商品聞名於世，為保商品信譽，則首創「ＮＩＢＣＯ」商標使用於上述產品上，自西元一九二二年即開始使用，行銷世界各國數十年廣受消費者所喜愛，並自西元一九六二年起分別於美、英、法‧‧‧等一百多個國家取得商標專用權，復由被上訴人不斷於各報章雜誌刊發之廣告及印製之產品型錄，不難證明據以異議之「ＮＩＢＣＯ」商標已自一九八二年起在台行銷多年，堪稱風著盛譽，且自一九九一年起在中國使用，並行銷世界各地。上訴人以近似於據以異議商標之外文作為系爭審定商標圖樣，復指定使用於相同或類似商品，一般消費者購買時難謂無對其商品發生混淆誤認，而致公眾誤信之虞。訴願決定將進口發票中之「Shipping Mark 」誤解為「貨品裝船標誌」，其正確之意義為「裝運嘜頭」。前述發票第二頁左下方之「Shipping Mark：No.Marks 」乃是指該項貨品無標示「裝運麥頭」，而非指該項貨品無商標。再者，前述發票第一頁已清楚標明該項貨品之商標為「ＮＩＢＣＯ」，而附件三中之數拾份發票其情形均與此相同。而被上訴人所提供之大陸地區廣告資料，其中文匯報之日期雖為一九九九年二月十五日，然而其內容則指明被上訴人在香港設立亞太地區辦事處，已進入第六年。而另一份資料則列明大陸地區各著名飯店及建築物使用「ＮＩＢＣＯ」商標商品之年份，由此可證明該商標之使用遠早於系爭商標之申請日（一九九七年八月二十六日）。另被上訴人在哥倫比亞等地行銷之商業發票，日期為西元一九八八年六月十七日，而訴願決定機關卻誤認該日期為民國八十八年，因此認定「發票日期均較系爭商標申請註冊日為晚」，附件五中之數份發票其情形均與此相同。訴願決定機關於訴願決定書第四頁中敘明「且經處分機關訴願答辯論明，核無不合」，可見原審被告及訴願決定機關對於本案均有率斷之嫌。被上訴人於訴願程序中所呈送之使用證據，訴願機關均因疏忽而誤認全部文件之內容及其標示之日期，故無法對「ＮＩＢＣＯ」是否為著名商標作客觀公正之認定，此一瑕疵實已嚴重損害被上訴人之審級利益。次查，被上訴人所提出之進口發票均附有「Bill of Lading」（即提單）。依海商法第五十四條之規定，載貨證券應載明貨物之標誌，前述之發票及提單均有載明貨物內容為「ＮＩＢＣＯ」商標之商品。再者，被上訴人所提出之型錄中亦可顯示產品中大部份均有打上「ＮＩＢＣＯ」商標，因此可證明被上訴人之「ＮＩＢＣＯ」商標，已早為相關事業或消費者所普遍認知，應屬著名商標。被上訴人所提之進口發票共一一二份，總金額為三百八十三萬九仟六百五十九美元，折合新台幣約一億多元，再者，國內數家專門販售各種閥類及配管配件之公司已將「ＮＩＢＣＯ」視為該行業共知之商標，故於其公司專營項目中列為商品之品名。因此可證明被上訴人之「ＮＩＢＣＯ」商標，已早為相關事業或消費者所普遍認知，應屬著名商標。按商標法施行細則第四十條第一項規定「商標異議案件適用異議審定時之規定」。本案系爭「ＮＩＣＯ」商標異議案於八十七年十二月十五日提出申請，原審被告於八十九年六月十三日審定書為「異議不成立」之審定，而「著名商標或標章認定要點」，則遲至八十九年八月十日公告，故原審被告不應於行政訴訟程序中引用該「要點」以為著名商標認定之標準等語，請判決予以撤銷訴願決定及原處分。

二、上訴人在原審參加訴訟則以：按「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」不得申請註冊，固為商標法第三十七條第一項第七款所規定，惟本款之規定乃以申請之商標圖樣所近似或相同者為他人著名之商標或標章為限，至所謂之「著名」商標或標章，則須已為相關大眾所共知者，始得謂為「著名」。次按被上訴人主張其係以生產控制閥等商品聞名於世，行銷世界各國數十年，故其商標為世界著名。依商標法之規定，著名商標所受之保護既如此重大，則何種商標始得稱之為「著名」，自應受較嚴格之認定標準。為此智慧財產局曾於八十九年八月十日公告「著名商標或標章認定要點」，此應為判斷著名商標或標章最詳盡而權威之基準。惟被上訴人僅檢附一些商標註冊證，充其量僅能證明該商標在某些國家確實取得註冊爾，與該商標是否使用廣泛為一般消費者所熟知毫無關聯可言。況且，被上訴人據以異議之商標在我國並未取得註冊，縱被上訴人另檢附廣告型錄，惟是項型錄或未載明日期，或其刊載日期為一九九八年三月，顯然較上訴人商標申請註冊日期為晚，除此之外亦未檢送其他足以證明被上訴人之商標已廣泛行銷或使用之具體相關事證，非僅與智慧財產局公告之「著名商標或標章認定要點」中要點五、六之認定標準不相符合，亦難證明被上訴人商標所表彰之商品信譽於上訴人商標申請註冊前（即八十六年八月二十六日前）已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達到「著名」之程度。再按認定二商標是否近似之時，不能單純將兩個圖樣予以比對，至少必須考慮到四個原則，即（一）通體觀察（二）主要部分觀察（三）異時異地隔離觀察（四）個案認定原則。被上訴人之商標僅有「ＮＩＢＣＯ」英文字樣，然上訴人之商標則由「ＮＩＣＯ」及「耐安凡而」兩部分所構成，明顯可見二者之差異。縱二者英文部分僅有「Ｂ」一字之差，然無論外觀與讀音均顯然有別。依「通體觀察」原則，二商標不能僅就英文部分作為認定近似與否之標準，而須就商標之整體為「通體觀察」，則顯然「ＮＩＢＣＯ」及「ＮＩＣＯ耐安凡而」並無近似，更無致公眾混淆誤認之虞！綜上所述，依被上訴人所提出之相關事證，實難認定其商標「ＮＩＢＣＯ」已廣為相關事業或消費者所普遍認知，誠非屬「著名之商標或標章」。再者，將被上訴人與上訴人之商標為通體觀察可得，上訴人之商標除有「ＮＩＣＯ」英文字樣外，尚有「耐安凡而」中文字樣，與被上訴人之商標僅有「ＮＩＢＣＯ」英文字樣明顯不同，當不致有混淆誤認之虞等語，資為抗辯。

三、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件據以異議商標使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十一類之給水、氣體燃料管道用閥、水箱水位調節閥門、煤氣管道調節器、瓦斯流量控制閥、瓦斯壓力調整器、瓦斯流量自動切斯器（安全閥）等商品上，自西元一九二二年即開始使用，有被上訴人提出之美國專利室（United States Patent Office ）一九六二年一月二日註冊簿影本附卷可參。據以異議商標在美、英、法、德、日等四十九國註冊有其提出之登記資料及部分國家之註冊證影本附卷可參。又被上訴人所提出之一九九九年二月十五日大陸文匯報，其內容已指明被上訴人在香港設立亞太地區辦事處，已進入第六年。而另一份資料亦已列明大陸地區許多飯店及建築物自一九九一年起陸績使用「ＮＩＢＣＯ」商標商品，可證明該商標之使用遠早於系爭商標之申請日（一九九七年八月二十六日）。再者，被上訴人所提出在哥倫比亞等地行銷之四份商業發票，日期為西元一九八八年六月十七日（06/17/88）等，訴願決定認定「發票日期均較系爭商標申請註冊日為晚」，顯係將日期之"88"誤認為民國八十八年，尚有誤會。該公司國外一九七四、一九七五年型錄上，均明白顯示據以異議商標已在其產品上使用，有該型錄附卷可參；又我國八十六年一月十五日發行之一九九七年台灣水電冷凍空調總覽、一九九七年台灣總代理來昌實業股份有限公司型錄，亦已將美國「ＮＩＢＣＯ」商標列入，足證該商標已在國內使用。上訴人所稱據以異議商標是否附合該等進口商品實際在我國廣泛行銷使用，尚乏具體之使用資料配合佐證一節，要無可採。另訴願決定指被上訴人提出之進口商業發票在貨品裝船標誌（SHIPPING MARKS）大多載為無商標記載（NO MARKS）或空白，無從證明據以異議商標附合該等進口商品云云。惟查SHIPPING MARKS係指運送貨物之外包裝容器上之麥頭，並非商品本身之商標，訴願決定尚有誤會，亦無可採。再者，自一九九二年起至上訴人聲請日止，被上訴人共銷售至我國總金額為三百五十九萬九仟七百九十六美元（扣除上訴人系爭商標聲請日後之進口額），折合新台幣約一億多元，有被上訴人提出之一一二份進口發票、提單及其明細表附卷可參。而其數量則高達三、八一五、六六五個之多，數量龐大，足資證明該等商品實際在我國已廣泛行銷、使用，難謂不為相關業界所知悉。再參以上開台灣水電冷凍空調總覽中，國內數家專門販售各種閥類及配管配件之公司，於其公司專營項目中將據以異議「ＮＩＢＣＯ」商標系爭商品於其公司專營項目中列為商品之品名，亦足證該商標產品在該行業中已為可能接觸該商品之相關業者所知悉，並知所決定是否採購該商標產品。末查該商品並非一般大眾使用之商品，而僅為從事水電相關業者所使用，故其是否達於著名程度，只需為該業界之大眾知悉為已足，而不必為一般大眾知悉為必要，要屬當然。綜合上開因素判斷，應足認被上訴人之據以異議商標在國內業界已達著名程度。從而，原審被告所為異議不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持亦嫌疏略，被上訴人起訴主張為有理由，應由本院將訴願決定及原處分予以撤銷。並為原審被告應將審定第八三○九一八號「ＮＩＣＯ耐安凡而」商標予以撤銷之判決。

四、上訴人復於上訴意旨略謂：依商標法第第三十七條第一項第七款規定，相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。是本款之規定乃以申請之商標圖樣與他人著名之商標或標章近似或相同者為限，至所謂之「著名」商標或標章，則須已為相關大眾所共知，始得謂為著名。再按認定二商標是否近似，不能單純將兩個圖樣予以比對，至少必須考慮到四個原則，即（一）通體觀察（二）主要部分觀察（三）易時易地隔離觀察（四）個案認定原則，始得認定二商標或標章相同或近似而有致公眾混淆誤認之虞。又智慧財產局已於八十九年八月十日公告「著名商標或標章認定要點」作為判斷著名商標或標章最詳盡而權威之基準。查原審法院判決上訴人敗訴，乃因認定上訴人之「ＮＩＣＯ耐安凡而」與被上訴人之「ＮＩＢＣＯ」構成近似。依前揭規定，被上訴人之「ＮＩＢＣＯ」商標須已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達到著名之程度，始符合商標法第三十七條第一項第七款之規定，並始得進行判斷上訴人之商標是否與其商標構成近似。惟被上訴人於原審僅檢附一些商標註冊證，充其量僅能證明該商標在某些國家確實取得註冊爾，與該商標是否使用廣泛為一般消費者所熟知毫無關連可言。況且被上訴人據以異議之商標在我國並未取得註冊，且未檢送其他足以證明被上訴人之商標已廣泛行銷或使用之具體相關事證，此顯然與智慧財產局公告之「著名商標或標章認定要點」中要點五、六之認定標準不符合，亦難證明被上訴人商標所表彰之商品信譽於上訴人商標申請註冊前已廣為人知而達到著名之程度。是原審法院未先認定被上訴人之商標確實符合商標法第三十七條第一項第七款之「著名」要件，即逕行認定上訴人之商標與被上訴人之商標構成近似，顯然認事用法不當，為違背法令，為此請求廢棄原判決等語。

五、經查：㈠：按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定，又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。又「商標異議案件適用異議審定時之規定」商標法施行細則第四十條第一款亦有明定。㈡、被上訴人自西元一九二二年便開始使用「ＮＩＢＣＯ」商標於控制閥上，並自西元一九六二年起分別於美、英、法等一百多國取得商標專用權，且自西元一九八二年起在台行銷多年，自一九九一年起在中國使用，行銷世界各地。被上訴人自西元一九九二年起至上訴人聲請商標註冊日止，共銷售至我國總金額為三百五十九萬九千七百九十六美元，折合新台幣約一億多元；再者，國內數家專門販售各種閥類及配管配件之公司已將「ＮＩＢＣＯ」視為該行業共知之商標，故於其公司專營項目中列為商品之品名，因此可證明被上訴人之「ＮＩＢＣＯ」商標，已早為相關事業或消費者所普遍認知，應屬著名商標。㈢、該商品並非一般大眾使用之商品，而僅為從事水電相關業者所使用，故其是否達於著名程度，只需為該業界之大眾知悉為已足，而不必為一般大眾知悉為必要，要屬當然。原審依據前開證據認定「ＮＩＢＣＯ」商標為著名商標，認事用法均妥適，上訴意旨就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，尚不足採。㈣、按商標法施行細則第四十條第一項規定「商標異議案件適用異議審定時之規定」。本案系爭「ＮＩＢＣＯ」商標異議案於八十七年十二月十五日提出申請，原審被告於八十九年六月十三日審定書為「異議不成立」之審定，而「著名商標或標章認定要點」，則遲至八十九年八月十日公告，故原審被告不應於行政訴訟程序中引用該「要點」以為著名商標認定之標準。上訴意旨以原審法院未先認定被上訴人之商標確實符合商標法第三十七條第一項第七款之「著名」要件便逕認上訴人之商標與被上訴人之商標構成近似，有所違誤之詞，核與前揭說明不符，尚不足採，應認其上訴為無理由。

六、據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 五 庭審 判 長 法 官趙　永　康

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　蘇　金　全