臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第一三四五號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第一三四五號

原告

脫普聚益股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

戊○○律師

訴訟代理人

己○○

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）住同右

訴訟代理人

丁○○

參加人

全面成功企業顧問有限公司

代表人

乙○○

右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國八十九年八月十日經（八九）

訴字第八九０八八一０二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人於民國（以下同）八十六年十月一日以「OP及圖OVER TOPCONSULTANT」服務標章（如附圖），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之各種書刊、雜誌、文獻、等之出版、查詢、訂閱、書籍、雜誌之出租舉辦各種講座、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息服務向被告（八十八年一月二十六日改制前為中央標準局）申請註冊，經被告准列為審定第一一八００四號服務標章（以下稱系爭服務標章）。嗣原告以該審定服務標章與原告據以異議之「脫普TOP」等商標，二者均有相同之外文，屬構成近似之標章，有違商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定，對之提起異議，經被告以八十九年五月九日中台異字第八八七００二號服務標章異議審定書為異議不成立之處分，原告不服，向經濟部提起訴願，遭訴願決定駁回（八十九年八月十日經八九訴字第八九０八八一０二號），原告對該決定不服，提起本件行政訴訟後，並經本院於九十年三月二十一日以裁定命參加人獨立參加件本訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：一、原訴願決定、原處分均撤銷。二、命被告應為第一一八００四號系爭「OP及圖OVER THE TOP CONSULTANT」服務標章異議成立之處分。

㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：本件審定第一一八○○四號「OP及圖OVER THE TOP CONSULTANT」系爭服務標章圖樣上之外文「TOP」設計圖，與據以異議之「脫普TOP」等商標，是否有使大眾產生混淆誤認之虞，而構成近似之標章？

㈠、原告主張之理由：

１、「TOP」雖為習見外文，然於原告努力下，業經認定屬「著名商標」，具有顯著性：

⑴、原告自民國四十八年起即以「脫普TOP」取得商標專用權，並相繼註冊使用於各類商品，行銷於國內外市場，以公平合理的售價、品質優良的產品，使一般消費者樂於接受，具有表彰該商標商品之特性。而原告本著企業永續經營的理念及多角化經營之時勢所趨，致力於未來可能發展之方向及本身「脫普」或「TOP」商標商品之品質及口碑，經過多年之努力，終於使「脫普」、「TOP」商標成為一消費大眾熟知之著名商標，並經被告認定外文「TOP」及中文「脫普」為原告首創使用之著名商標在案，且原告現有之以「脫普」或「TOP」作為商標一部註冊在商標法施行細則各個類別者即多達十七件。

⑵、被告及原決定機關以外文「TOP」，有頂點、首席、上層等字義，國內外廠商以之作為商標或服務標章圖樣主要部分者所在多有，進而認定一般消費者對「TOP」與「TOP及圖」可以區辨，實屬無據：

①、蓋著名商標之取得係原告多年來投入大量之人力、物力、不斷地持續宣傳、廣告始能讓「TOP脫普」商標達到著名商標之地位，國內外廠商在早期以「TOP」為商標或服務標章為商標或服務標章圖樣之全部或一部者固然很多，但只有原告脫普聚益股份有限公司對於「脫普TOP」投入全副精神及大量資金廣為宣播「脫普TOP」商標，所以惟有原告之「TOP」取得「著名商標」之資格，是自原告得知所擁有之「脫普」、「TOP」已屬著名商標後，為更確保其著名商標之地位於不墜，除繼續廣泛行銷、努力宣傳「TOP」商標商品外，對於在八十八年六月二十五日後公告審定之商標或服務標章才持續提出異議，對於前已合法取得註冊之商標或服務標章，原告不欲追究，只期能待其商標專用權經過慢慢整體取得「TOP」之著名商標權益，但對於後案，為維護原告已經主管機關認定為著名商標之權益，主管機關更不應隨意核准與原告「TOP」商標相同或近似之商標或服務標章，此應為商標主管機關在認定著名商標後應有之共識。

②、縱商標或服務標章所使用之外文為習知且非獨創者，既經商標或服務標章專用權人廣泛宣傳，達到大眾熟知之程度，即不容以其他理由否認其顯著性，此業經行政法院（改制後為最高行政法院）八十四年判字第二五一二號判決及八十四年判字第一六二一號判決認定在案。況原告據以異議之商標已認定為「著名商標」，其顯著性程度遠勝於前揭判決中之大眾熟知之商標，被告及原決定機關即不應以「TOP」為習知外文之理由對系爭商標之顯著性再予否認。

２、著名商標之認定應及於商標圖示之各部分：本件據以異議之商標被認定為著名商標之圖示為「脫普TOP」，該商標圖示之內容既包含「脫普」及「TOP」文字，著名商標之認定即應及於商標圖示之各部份。

３、著名商標之保護客體不限於類似商品或服務：原決定書以系爭服務標章與據以異議之商標二者所指定使用之商品與服務，不論商品功能、用途及服務性質全然不同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯等理由，維持原不當之處分，顯屬無據，因：

⑴、按八十六年五月七日修正前之舊商標法第三十七條第一項第七款規定「商標圖樣相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品，不得申請註冊。」，而現行商標法修正為「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」，兩相對照，即知著名標章之保護客體不限於類似商品或服務。

⑵、著名商標遭侵害之情形，除了在相同或類似商品或服務上發生外，亦經常發生在不類似之情形，因此隨著知名度之不斷增加，著名標章之專用權就不能像一般註冊商標一律以指定使用之商品或服務為限，而有及於類似甚至不類似商品或服務之必要。且著名標章在大量製造或服務過程中，使用諸多元素，例如：包裝、容器、外觀或廣告旋律等，都具有強列識別商品或服務來源之功能。因此，更應擴大著名標章之保護客體範圍，以維其防止不正競爭之本質。

⑶、實務上就著名商標或標章之跨類保護亦採肯定見解，茲列舉如下：

①、行政法院八十六年判字第一六八一號判決就「優生及圖US」商標異議「優生及圖」商標之行政訴訟案即認被告及原決定機關一再以「優生」商標僅知名於嬰兒清潔用品，與系爭商標指定使用之防熱板商品，其商品性質相距甚遠，商品製造材料、產銷過程及販售場所全然不同，以及「優生」非創用文字等理由而為不利異議人之決定有誤。

②、行政法院八十四年判字第二五一二號判決就「BOSS」及「HUGO BOSS」商標異議「BOKS」商標之行政訴訟案，以及行政法院八十四年判字第二八九四號就「GIORDANO」商標之行政訴訟案，均採著名商標應跨類保護見解。

４、著名商標應預防顯著性之沖淡：商標或標章之所以能成為著名，所賴者絕大部分在於標章專用權人持續之使用、大力之宣傳、並商品或服務之品質優良享有一定口碑故也，現行商標法第三十七條第七款修正之立法理由即為順應世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示保護著名商標或標章之原則所為之立法有商標法第三十七條第七款修正條文對照表可按，以避免不肖業者以相同或近似於著名商標圖樣申請商標註冊、意欲搭著名商標之便車，如此會減弱著名標章辨認及區別商品或服務能力，今被告及原決定機關不顧原告長年投入大量心血與金錢所創造之著名商標「TOP」，不斷地核准與「TOP」近似或以「TOP」為主要部分之商標或服務標章，此一方式即助長沖淡著名商標，影響著名商標專用權人之權益。

５、由我國商標法修正之沿革及新法規定可知，其保護範圍不限商品或服務。其次將「相同或近似」以及「著名商標或標章」列為前提原則要件，而「有致公眾混淆誤認」則為當然之結果。蓋修正前之商標法或僅規定為「有致公眾誤信之虞者」，此有致公眾誤信之虞則為條文規定之唯一要件；又或規定為：「襲用他人之商標或標章，有致公眾誤信之虞者」，則襲用他人之商標，究係何種商標，並未明白規定，僅係一概括之規定，故其要件仍須以有致公眾發生誤信為當然之結果，此現行規定與修正前規定完全相異之處。蓋「著名商標」必以其悠久歷史、優良商譽、廣泛行銷以及長期不斷的廣告，以深植消費大眾之心，並取得其認同與信賴，故欲得之實屬不易，是以現行條文規定重點，乃在於審查商標是否近似與商標是否著名，茍相同或近似於他人之著名商標，則當然發生致公眾誤信之結果。而今如果既要審查商標是否近似，又要審查商標是否著名，還要像修正前商標法無前提規定一樣的審查是否有致公眾誤信之虞者，豈非畫蛇添足，而重要的是，這樣做對保護「著名商標」並無積極作用，反而是在踐踏「著名商標」。商標主管機關依現行條文規定意旨，不僅應確實保護「著名商標」，尤應輔導工商業者，積極創造「著名商標」，以使業者與消費者均同受其惠。

６、依修正前商標法之規定，審查商標是否有致公眾誤信之虞，既要審查商標是否有創意，是否為一普通名詞或為無意義之文字，又要審查其著名程度，是否為一般人所熟知，或已具知名度，或極具知名度，或已為夙著盛譽，或係世所共知等不同之程度。同時還要審查兩者商品差距之遠近，如商品之性質類似或商品之關連程度如何或根本無關聯等因素，錯綜複雜，交織成一片迷惘，已困惑商標審查員數十年之久，而今商標法既已修正，自應將精力致力於求證「著名商標」之各項要件，不應誤判「著名商標」規定之精神，再為修正前條文規定之困擾。本案原告使用「TOP」及「脫普」商標，已有數十年歷史，堪稱已具悠久歷史之要件，並有十餘年連續不斷的大量廣告該等商標，已深得相關消費者之信賴，並有大量行銷之事實，已為被告中台異字第八八○○九一號異議審定書認定「TOP」、「脫普」均分別為「著名商標」在案，且原告現有之以「脫普」或「TOP」作為商標一部註冊在商標法施行細則各個類別者即多達十七件。乃逕謂「TOP」為習見之外文，無使消費者誤信之虞，殊有違誤。

㈡、被告主張之理由：

１、查本件審定第一一八○○四號「OP及圖OVER THE TOP CONSULTANT」服務標章圖樣上之外文「TOP」設計圖，與據以異議之「脫普TOP」等商標，二者均有相同之外文「TOP」，於異時異地隔離觀察，有使人產生混同誤認之虞，固屬構成近似之標章，惟查外文「TOP」，有頂點、首席、上層等字義，國內外廠商常以之作為商標或服務標章圖樣主要部分之一，申准註冊使用於各類商品或服務者所在多有，此有被告商標註冊簿影本附卷可稽。是消費市場上既多有習見之外文「TOP」或以外文「TOP」與其他文字或圖形組合之標章，使用於不同類別之商品或服務，消費者對其來源之識別區辨能力相對提高，況據以異議商標多以「TOP」與「脫普」併行使用，其知名度應建立在中文「脫普」與外文「TOP」結合之標章之上，脫離了中文「脫普」，單獨之外文「TOP」似難令人與據以異議商標產生聯想，且本件系爭服務標章圖樣除外文「TOP」外，另有迥然不同之太陽圖形足資區別。

２、再查據以異議商標固為著名商標，惟其係知名於洗髮精、洗髮乳等商品，其性質為人體用清潔劑等商品，而系爭服務標章則使用於各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、書籍、雜誌之出租、舉辦各種講座、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息服務，二者之商品功能、用途及服務性質全然不同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯，一般消費者應不難區辨，綜上所述，本件服務標章之申請註冊應無首揭法條規定之適用。

３、至被告中台異字第八八○○九一號商標異議審定書所為之認定，核其標章圖樣有別，且指定使用之商品、服務性質有異，尚難比附援引執為相同之認定。另原告主張著名商標之保護客體不限於類似商品或服務，著名商標應預防顯著性之沖淡各節，經核前揭法條之適用，除相同或近似於他人著名之商標或標章外，尚須有致公眾混淆誤認之虞，始足當之，而商標有無致公眾混淆誤認之虞，仍應審酌商標圖樣之創意性、使用商品或服務之類似或相關程度等因素綜合判斷之，又著名商標之沖淡理論，非本款應予審究之範圍，併予陳明。

㈢、參加人未於言詞辯論到庭，亦未提出書狀為任何主張。

理由

甲、程序方面：本院於九十年三月二十一日裁定命參加人參加訴訟，參加人未為參加，依行政訴訟法第四十七條規定，本判決對其亦有效力，合先敍明。

乙、實體方面：

一、按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件服務標章異議審定時商標法（即現行法）第七十七條準用第三十七條第七款所明定。本件參加人於民國八十六年十月一日以「OP及圖OVER TOP CONSULTANT」系爭服務標章，向被告申請註冊，經被告准列為審定第一一八００四號服務標章。嗣原告以該審定服務標章與原告據以異議之「脫普TOP」等商標，二者均有相同之外文，屬構成近似之標章，有違商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定，對之提起異議，經為異議不成立之處分等情，為兩造所不爭，並有系爭服務標章及據以異議商標註冊簿影本、被告中台異字第八八七００二號服務標章異議審定卷一宗、原告異議申請書等件為證，堪認為實。原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：「TOP」雖為習見外文，然於原告努力下，業經認定屬著名商標，具有顯著性，另著名商標之認定應及於商標圖示之各部分，著名商標之保護客體不限於類似商品或服務，且著名商標應預防顯著性之沖淡，商標相同或近似於他人之著名商標，當然發生致公眾誤信之結果。則系爭服務標章之外文「TOP」設計圖，與據以異議之「脫普TOP」等商標，即有使大眾產生混淆誤認之虞，而構成近似之標章等語，惟查：

（一）、現行商標法第七十七條準用第三十七條第七款之所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指服務標章圖樣有使一般消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。又本款之適用除相同或近似於他人著名之商標或標章外，尚須有使公眾混淆誤認之虞，始足當之。而有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標或標章識別性之程度、是否具有創意、所指定使用商品或服務相關及類似程度、購買人之注意力等相關因素判斷之。原告主張：現行條文規定重點，乃在於審查商標是否近似與商標是否著名，茍相同或近似於他人之著名商標，則當然發生致公眾誤信之結果云云，顯係誤解法條之文意，自非足取，是以本件判斷之重點仍為系爭服務標章與據以異議之商標究有無「有致公眾混淆誤認之虞」。

（二）、本件系爭服務標章與據以異議之商標圖樣上固均有外文「TOP」乙字，惟外文「TOP」為通俗習見之文字，有頂點、首席、上層等字義，國內外廠商常以之作為商標或服務標章圖樣主要部分之一，申准註冊使用於各類商品或服務者，此有被告商標註冊簿影本在卷可稽。是消費市場上既多有習見之外文「TOP」或以外文「TOP」與其他文字成圖形組合之標章，使用於不同類別之商品或服務，消費者對其來源之識別區辨能力相對提高。且在系爭服務標章圖樣除外文「TOP」外，另有不同於據以異議商標圖樣之太陽圓形置於字首，一般消費者應得足資區別辨識，系爭服務標章與據以異議之商標即無致公眾混淆誤認之虞。

（三）、著名標章之保護客體固不限於類似商品或服務，此從現行商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定雖明。惟本件審酌之重點在於系爭服務標章與據以異議之商標，是否符合該款之「有致公眾混淆誤認之虞」，其中應審酌之點即為所指定使用商品或服務相關及類似程度，據以異議商標固為著名商標，惟其係知名於洗精髮、洗髮乳等商品，其性質為人體用清潔劑，而系爭服務標章則使用於各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、書籍、雜誌之出租、舉辦各種講座、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息等服務，二者之商品功能、用途及服務性質全然不同，市場區隔有別，營業利益衝突情況並不明顯，一般消費者應不難區辨，故本件系爭服務標章之申請註冊應無現行商標法第七十七條準用第三十七條第七款之所謂有致公眾混淆誤認之虞規定之適用，原告徒以著名標章之保護客體不限於類似商品或服務之觀點，即推認系爭服務標章違反現行商標法第七十七條準用第三十七條第七款，殊不足採。

（四）、有無使公眾產生混淆誤認之虞，亦應就商標或標章識別性之程度、是否具有創意為斷，據以異議商標多以「脫普TOP」併行使用，其知名度應建立在中文「脫普」與外文「TOP」結合之標章之上，脫離了中文「脫普」單獨之外文「TOP」，尚無從令人與據以異議商標產生聯想。是以系爭服務標章與據以異議之商標二者雖均有外文「TOP」，但尚難認有致公眾混淆誤認之虞，原告主張著名商標之認定應及於商標圖示之各部分，系爭服務標章即係違反現行商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定云云，顯屬誤解。

（五）、至於著名商標顯著性沖淡預防之理論，固為商標法修正草案第二十條第三項第九款所擬（參原告起訴狀所提附件九），惟尚非現行法所採，自無從依該理論及尚未立法通過之修正草案為原告有利之判斷，附此敘明。

二、綜上所述，原告所主張各點，均無可採。從而被告依首揭規定，以系爭商標與據以異議之商標並無有致公眾混淆誤認之虞，而為異議不成立之處分，經核並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告起訴意旨，請求撤銷原處分及訴願決定及命被告為異議成立之審定，難謂有理由，應予駁回。

據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

台北高等行政法院第二庭