臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第三四一九號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第三四一九號

原告

美商．亞歷克斯諾爾公司（Alex Noel,Inc.）

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

張有捷 律師（兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

代表人

訟訟代理人 丁○○

參加人

日經行銷股份有限公司

代表人

乙○○董事長

送達代收人

丙○○

右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十九年十月二十日台八十九

訴字第三０五一七號再訴願決定，提起行政訴訟；並經本院裁定命參加人參加訴訟。

本院判決如左：

主文

事實

甲、經過事實摘要：

壹、原告之請求：（請求被告作成特定之行政處分）

一、請求之時間：民國（下同）八十八年三月三十一日

二、原告提出請求之主張內容及事實經過：Ａ、原告主張：

１、其係各種手提袋、皮包等商品之產銷公司，早於西元一九九三年即以其公司創辦人兼產品設計師KATE SPADE小姐之名為商標使用於其產製之商品上。「KATE SPADE」商標，除於美國、日本、加拿大、墨西哥．．．巴西等國獲准註冊外，於我國亦獲准註冊第八二九九二八、八二五八四○、八二四八一三、八一六九○八及八五四一八八號等商標在案。

２、參加人日經行銷股份有限公司前於八十六年九月十九日以「KATE SPADE」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十四類袖扣、領帶夾商品，向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊。經該局審查核准，列為審定第八四五七○一號商標，並公告於八十八年一月一日出版之商標公報第二十六卷第一期。Ｂ、因此原告於前述期日以參加人該審定商標有違異議審定時商標法第三十七條第七、十四款之規定，向被告機關提起異議，請求被告機關為撤銷該商標之審定。

４、而原告請求之具體理由，大致可涵蓋於後述之起訴理由及主張中，於此不贅。

貳、原告主張之請求權規範基礎：

一、異議審定時商標法第三十七條第七款及第十四款：商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七 相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。一四 相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。

二、異議審定時商標法第四十六條對審定商標認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。

參、拒絕請求之行政處分：

一、作成之機關：智慧財產局

二、作成之案號：中台異字第八八一五五四號

三、作成之時間：八十八年十月四日

四、拒絕之理由：Ａ、商標法第三十七條第七款部分

１、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款明定，該條所稱「著名商標或標章」，依同施行細則第三十一條第一項之規定，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關公眾所共知者而言。

２、原告主張摘要：Ⅰ、系爭審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標，與其據以異議之「KATE SPADE」商標相較，二者完全相同，應屬近似商標。且原告係各種手提袋、皮包等商品之產銷公司，早於西元一九九三年即以其公司創辦人兼產品設計師KATE SPADE小姐之名為商標使用於其產製之商品上。「KATE SPADE」商標，除於美國、加拿大、等國獲准註冊外，於我國亦獲准註冊第八二九九二八、八二五八四○、八二四八一三、八一六九○八號等商標在案。Ⅱ、隨商品之廣泛流傳世界各地及文宣資料之大量刊登及發行，原告「KATE SPADE」商標已建立良好之商譽而為業界及消費大眾所熟知，關係人以相同之外文「KATE SPADE」作為商標圖樣申請註冊，指定使用於袖扣、領帶夾商品，復與原告據以異議「KATE SPADE」商標商品同屬個人服飾配件，有違商標法第三十七條第七款。

３、被告機關審查意見：Ⅰ、系爭商標審定第八四五七○一號「KATE SPADE」固與原告據以異議商標「KATE SPADE」構成近似。惟觀諸原告所檢送之證據資料影本：

①商標註冊資料一覽表及註冊證，均屬靜態權利之取得；

②公司簡介未經大眾傳播媒體公開宣傳；

③被告中台異字第八七一○九二號商標異議審定書所為之認定，其所適用之法條構成要件與本案並不相同，尚難執為相同之認定；

④自西元一九九七年八月至一九九八年三月於日本之廣告費用一覽表為私文書，且其廣告日期僅早於本件系爭商標申請註冊日約一個月；

⑤於世界各地之消費者及銷售金額資料一覽表，銷售丹麥、日本之發票，世界各地之報章雜誌廣告、宣誓書，僅可證明據以異議「KATESPADE」商標於日本、美國等地有廣告銷售而為日本、美國業界所知悉之情形，雖然有使國內部份消費者知悉之可能。Ⅱ、但依據上述證據資料，惟尚難證明於本件系爭商標申請註冊日（八十六年九月十九日）前，據以異議商標因廣泛使用而為國內相關公眾所共知已屬著名商標之程度，而有致公眾發生混淆誤信之虞，自無商標法第三十七條第七款規定之適用。Ｂ、商標法第三十七條第十四款部分

１、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不申請註冊，為商標法第三十七條第十四款所明定。

２、惟該款規定之適用應以兩造商標使用於同一或類似商品為要件之一。而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。

３、系爭商標係指定使用於袖扣、領帶夾商品，與據以異議商標所先使用之手提袋、皮包商品，二者之商品功能、性質有別，產製過程及販售唱所亦有差異，依一般社會通念，核非屬同一或類似商品，難認系爭商標有違商標法第三十七條第十四款之規定。

乙、兩造（含參加人）聲明：

壹、原告訴之聲明：

一、求為判決撤銷原處分及訴願決定、再訴願決定。

二、求為判決命被告作成審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標之審定應予撤銷之處分。

貳、被告訴之聲明：求為判決駁回原告之訴。

參、參加人方面：參加人未於本院審理中到場，亦未為任何聲明。

丙、原告指摘「行政處分具有違法性」部分，二造（含參加人）之主張：

壹、原告方面：

一、系爭商標與據爭商標構成近似，為兩造不爭系爭商標「KATE SPADE」與原告之據以異議商標「KATE SPADE」構成近似，為被告及經濟部、行政院所肯認。

二、原處分及一再訴願決定駁回原告申請之理由略述：Ａ、商標法第三十七條第七款部分原告前呈送之使用資料，尚不足以證明原告之據以異議商標於系爭商標申請註冊前，已因廣泛使用而為國內相關公眾所共知而達著名商標之程度，難謂系爭商標之申請註冊有違商標法第三十七條第七款之規定。Ｂ、商標法第三十七條第十四款兩造商標指定使用商品之功能、性質有別，產製過程及販售場所亦有差異，逕認兩造商標商品應非屬同一或類似商品，系爭商標無商標法第三十七條第十四款規定之適用。

三、但原處分及一再訴願決定事實認定違法，其理由如下：

（一）商標法第三十七條第七款部分：Ａ、原告之據以異議商標「KATE SPADE」業經廣泛使用而為國內相關公眾所知悉

１、原告據爭商標係世界知名商標Ⅰ、查原告乃世界知名之服飾配件，手提袋，皮包等各種產品之產銷公司，早於西元（以下同）一九九三年即以其公司創辦人之一兼產品設計師Kate Spade小姐之名字（證一號）做為商標廣泛使用於其產製之前揭商品上。Ⅱ、為求公司營運之多角化，原告並將其營業觸角延伸至其他相關之個人服飾配件及用品，如化粧品、眼鏡、珠寶、手錶、衣服等商品上。憑藉Kate Spade小姐之天賦與努力，其所設計之產品，款式新穎、格調高雅，產品甫經上市，旋即造成搶購熱潮，廣受業界廠商及消費者之喜愛與採用。Ⅲ、再者，Kate Spade小姐除於一九九五年榮獲美國時裝設計師聯席會（The Council of Fashion Designers of America）票選為年度服飾配件設計師，於一九九七年其設計才能再次獲得肯定，並再度勇奪美國時裝設計師聯席會之年度服飾配件設計師，茲檢附原告公司簡介影本（證二號）、美國時裝設計師聯席會一九九七年年度服飾配件設計師得獎名單及CNN電視台節目內容稿（證三號），以供參酌。

２、原告於世界各國以及台灣皆已取得商標註冊Ⅰ、為保護以Kate Spade小姐之名為商標之「KATE SPADE」商標圖樣，原告業於世界各國如美國、日本、加拿大、墨西哥、印度、大陸、新加坡、香港、歐洲各國、韓國、澳大利亞、智利、紐西蘭、菲律賓、巴西等國普遍申請註冊，以求該商標之周全保護（證四號）。Ⅱ、甚者，為將其「KATE SPADE」商標商品推向台灣市場，原告並向被告申請該商標之註冊保護，迄今已領有註冊第八二九九二八、八二五八四○、八二四八一三、八一六九○八及八五四一八八號商標註冊證（證五號）。

３、原告就據爭商標商品耗費鉅資強力廣告Ⅰ、又為達強力宣傳效果並增加一般消費者對其「KATE SPADE」商標商品印象，原告不惜耗費鉅資於國際著名之報章雜誌如Financial Times,British Vogue, Vogue, Women's Daily及People等刊登巨幅廣告，以廣泛促銷宣傳其「KATE SPADE」商標商品。Ⅱ、此外，原告並將其「KATE SPADE」商標商品活動舞台大力推向亞洲市場，觀其於日本之銷售活動，原告即有計劃性地於該國開設十家「KATE SPADE」商標商品之專賣店，並於各大百貨公司設有廿九個銷售專櫃，原告並於當地各大報章雜誌廣泛刊登廣告，僅其自一九九七年八月至一九九八年三月之廣告費用即高達新台幣壹仟伍佰伍拾貳萬肆仟元（證六號）。

４、原告據爭商標商品銷售數字可觀Ⅰ、由於產品品質之精良，原告之「KATE SPADE」商標商品之全球及亞洲銷售金額更迅速成長如後述驚人之數字，堪為同業之翹首：┌────┬────────────┬───────────┐│ │ 全球銷售金額 │日本及亞洲其他各 ││ │ │國之銷售金額 │├────┼────────────┼───────────┤│一九九六│ 陸佰壹拾萬美元 │壹佰萬美元 ││ │（約一億八千三百萬台幣）│ （約三千萬台幣） ││ │ │ │├────┼────────────┼───────────┤│一九九七│ 壹仟壹佰貳拾萬美元 │壹佰伍拾萬美元 ││ │（約三億三千六百萬台幣）│ （約四千五百萬台幣） │├────┼────────────┼───────────┤│一九九八│ 貳仟伍佰萬美元 │壹佰玖拾萬美元 ││ │ （約七億五千萬台幣） │ （約五千七百萬台幣） │└────┴────────────┴───────────┘Ⅱ、再者，原告之「KATE SPADE」商標商品於日本之一九九六年至一九九八年之銷售金額亦十分龐大並逐年迅速成長，茲臚列於后以供參考：一九九六年 壹佰萬美金(約參仟萬新台幣)一九九七年 壹佰肆拾萬美金(約肆仟貳佰萬新台幣)一九九八年 貳佰伍拾萬美金(約柒仟伍佰萬新台幣)

５、台灣與美國、日本交往頻繁，據爭商標為大眾所熟知Ⅰ、美國及日本等地區皆為台灣地區人民觀光旅遊聖地，經查一九九六年至二○○○年四月間，台灣地區人民前往該二地觀光之人數便高達數十萬人，茲臚列相關數字以供參考（證七號）。┌───────┬───────┬───────┐│ │ 美 國 │ 日 本 ││ 一九九六年 │ 約五十八萬人│ 約六十萬人 ││ 一九九七年 │ 約五十九萬人│ 約六十五萬人││ 一九九八年 │ 約五十八萬人│ 約六十七萬人││ 一九九九年 │ 約五十六萬人│ 約七十二萬人││ 二○○○年 │ │ ││ 一月至四月 │ 約十九萬人 │ 約二十五萬人││ │ │ │└───────┴───────┴───────┘Ⅱ、由此足證，本國消費大眾有絕對機會知悉原告夙著盛譽之「KATESPADE」商標。Ⅲ、再者，鑑於現今哈日及哈美風之盛行，台灣地區人民之各種服飾流行風尚皆以美國或日本之時尚潮流做為指標，故本國相關公眾絕對有機會知悉原告之據以異議商標「KATE SPADE」。茲檢附原告「KATESPADE」商標商品於世界各國之報章雜誌廣告影本（證八號）及相關發票影本（證九號，相關國際發票記錄為數甚多，如屬需要，亦可提供影本，以供參考），以資證明。Ⅳ、隨商品之廣泛流傳世界各地及文宣資料之大量刊登及發行，原告之「KATE SPADE」商標業已建立其良好之商譽而為業界及消費大眾所熟知。鑑於現今資訊之流通迅速及觀光旅遊之頻繁，實難謂同為競爭對手之參加人於申請註冊系爭商標時並未知悉原告先使用且已享有盛譽之「KATE SPADE」商標之存在。

６、原告據爭商標受國際各大媒體廣為報導Ⅰ、再查，由於原告「KATE SPADE」商標商品獨特之設計理念，符合現今時代潮流趨勢，「KATE SPADE」商標商品於一九九三年上市後，旋即於短短二年間造成轟動並成功地於國際市場上攻佔一席之地。甚者，鑑於KATE SPADE小姐天賦之設計才能及其榮獲之一九九五年及一九九七年美國時裝設計師聯席會年度最佳設計師之此項殊榮，原告之「KATE SPADE」商標商品再次受到世界媒體囑目，早於參加人申請註冊系爭商標前，國際各大知名媒體如Finanical Times、British Vogue、Vogue、Women's Wear Daily、People等國際發行出版雜誌，皆以廣大篇幅報導原告之「KATE SPADE」商標商品。Ⅱ、此外，原告之「KATE SPADE」商標產品並於全世界衛星播出節目中大肆宣傳與介紹，其中並包括國際知名之CNN電視台。茲檢附CNN電視節目錄影帶乙卷（證十號）、報導原告「KATE SPADE」商標商品之報章雜誌廣告等共二五三篇文章（證十一號）及由原告之代表人所出具之經紐約州公證人公證之宣誓書影本乙份附譯文為憑（證十二號）。Ⅲ、於現今資訊化之時代及衛星有線電視普及之社會，透過電腦網路（網址www.altculture.com/aentries/k/kxspade.html，證十三號），甚或衛星媒體之同步傳播，資訊之取得早已無國界之區別，國內消費者對於相關商品資訊之取得早已非難事，並幾可達到與國外消費者同步取得資訊之快速地步。故只要國內有心人士欲剽竊他人商標，以獲取不法利益，其可不費吹灰之力，即可輕易取得他人商標商品資訊，況原告之「KATE SPADE」商標商品商譽業受國際各界肯定，國內許多不肖廠商便起「抄襲」歹念，覬覦其國際性商標商譽，以圖不法利益。

７、經由媒體報導原告據爭商標更易為大眾所知悉Ⅰ、再者，經國際各大知名媒體及報章雜誌之強力宣傳效果，原告「KATESPADE」商標商品業受世界各地消費者所熟悉，其已成為國際性知名商標，彰彰明甚。甚且，前揭報導原告「KATE SPADE」商標商品之國際知名媒體如CNN電視台及Financial Times、Vogue、People等國際發行雜誌，於國內亦可透過普及之衛星轉播接收或於國內各大書店中購買，國內消費者亦不難知悉原告業享盛譽之「KATE SPADE」商標。Ⅱ、此外，原告之「KATE SPADE」商標商品亦於全球電腦網路中宣傳與介紹，於現今電腦化之資訊社會及漸趨成熟之電子商務，資料甚或商品之採購皆可透過網路輕易達成，若謂國內消費者無從知悉原告夙著盛譽之「KATE SPADE」商標之可能，實不足採信。Ⅲ、此外，原告「KATE SPADE」商標商品，亦於收視率極佳之情境喜劇影集如Just Shoot Me及FRIENDS內出現，茲呈送由香港貿易發展局國際市場簡訊網站（index. tdc.org.hk/tdc/imn/cimn/cimn172/feature4.htw）所下載之有關原告「KATE SPADE」商標商品之介紹資料（證十四號），以供卓參。Ⅳ、查電視及電影不僅與國民日常生活息息相關亦為最重要之傳播媒介，各工商產業莫不爭取其產品於該等傳播媒介之亮相機會，尤其為收視率極佳之電視影集。藉由前揭電視影集之全球同步播放及其廣大之觀眾群，原告之「KATE SPADE」商標業已建立其國際知名性商譽，甚且，因該等影集之良好口碑，該等影集亦於台灣地區有線及無線電視頻道重複播放，隨其高頻率且強力之播送，國內消費者亦不難知悉原告夙著盛譽之「KATE SPADE」商標。

８、被告機關及原決定機關就此事實認定錯誤，有重新審酌之必要Ⅰ、原告欲強調，於被告中台異字第八七一○九二號異議審定書中（證十五號），被告業已肯認原告「KATE SPADE」商標之商譽業為消費大眾知悉。Ⅱ、再者，既被告及經濟部、行政院均亦認定原告「KATE SPADE」商標於美國、日本等地區之知名商譽，且鑑於現今哈美及哈日風之盛行及該等地區頻繁之觀光旅遊，國內相關消費大眾絕對有知悉原告「KATESPADE」商標之可能，並應肯認原告據以異議商標於本國亦建立相當商譽，故被告及經濟部、行政院所為「異議不成立」之處分及「訴願、再訴願駁回」之決定，其處分論據實有令人斟酌之餘地，而有重新審酌之必要。Ⅲ、又按被告於二○○○年八月十日公告之「著名商標或標章認定要點」，所謂「著名商標或標章」係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，而判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準。Ⅳ、誠如前所言，原告之據以異議商標「KATE SPADE」商品業已隨國際知名報章雜誌Financial Times、Vogue、People等於世界各國 (包括本國)之發行及衛星有線電視之播送與網路媒介之傳播等，而使消費者有知悉其「KATE SPADE」商標之可能。甚且，鑑於本國高度之市場潛力，原告並於廣受日本消費者喜愛之「e'f (東京／衣芙)」雜誌之國際中文版，亦以甚多之篇幅宣傳及介紹「KATE SPADE」商標商品，可見「KATE SPADE」商標為本國消費者所知悉。Ⅴ、再查中台異字第八七一０九二號異議審定書中，該遭撤銷之審定第六０六一八二號商標，其申請人為佐霖貿易股份有限公司，而代表人為周尚霖；本件參加人代表人為乙○○，二家公司均透過同一代理人申請「KATE SPADE」，僅指定專用商品類別不同而已，且該二家公司地址均位於彰化市，電話號碼相同，可見參加人於申請之初早已知悉「KATE SPADE」商標的存在，亦可顯示原告本件據以異議之商標於國內早已有相當的知名度。Ⅵ、是以，本國相關消費者絕對有知悉原告夙著盛譽之「KATE SPADE」商標，原告之據以異議商標「KATE SPADE」確已符合前揭著名商標認定要件，其為國際性著名商標，殆無疑義。Ｂ、系爭商標與原告之據以異議商標構成近似，系爭商標之註冊申請有違商標法第三十七條第七款之規定

１、依一般經驗法則，「商標之襲用」其前提勢必以被襲用之商標須具有一定程度之利用價值，即其商標須具一定知名度，始有「抄襲」之不法利益可圖。又，若商標均屬自創性商標則二商標近似之機率幾近於零，更遑論二者商標圖樣完全相同且均指定使用於性質相關聯之商品，一方之商標圖樣百分之百必定抄自他方之商標圖樣。

２、查系爭商標「KATE SPADE」與原告之據以異議商標「KATE SPADE」，二者商標圖樣完全相同，其應屬近似商標，實毋庸置疑。是一般消費者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，實混淆難辨。甚且，於被告及經濟部、行政院之異議處分書及訴願、再訴願決定書中均審認系爭商標與原告之據以異議商標構成近似，故系爭商標之申請註冊有違商標法第三十七條第七款之規定，依法應否准其審定註冊。

（二）商標法第三十七條第十四款部分：Ａ、系爭商標指定使用商品與原告之據以異議商標商品，二者同屬服飾配件，且其生產過程、廠商、銷售對象等均屬相同，二者應屬性質類似之商品１、查系爭商標指定使用商品「袖扣、領帶夾」與原告之據以異議商標指定使用商品「手提袋、皮包」，二者商品不僅同屬服飾配件，且按一般消費習性，服飾之選購必當搭配其附屬配件，二者彼此相輔相成，缺一則無法達成整體之美感，故該等產品依社會一般交易通念，彼此係屬性質相類似產品。

２、甚且，二者於銷售場所且其銷售對象，甚或行銷管道等皆屬相同，被告及原決定機關與再訴願機關竟未慮及社會一般交易及消費習性，而逕為其係屬性質不類似商品之認定，此認定不僅不符合社會潮流且與實際消費習性相悖，實無法令人信服。Ｂ、本案應有商標法第三十七條第十四款之適用故系爭商標與原告之據以異議商標所指定商品，按社會交易及消費習性，二者確屬性質類似商品。況系爭商標與原告之據以異議商標圖樣竟完全相同，參加人於申請註冊系爭商標前，必透過國際各大知名媒體之宣傳及網路資訊之傳播等方式而知悉原告之業享盛譽之「KATE SPADE」商標，並有加以抄襲之不法意圖，是系爭商標業已該當商標法第三十七條第十四款規定之適用，依法應否准其註冊。

（三）參加人有剽竊襲用原告商標之嫌：Ａ、修正前後之商標法商標法第三十七條第七款規定，均應包括「商標襲用」之情形：

１、法律之修訂乃在促進國家社會之整體發展並使權利所有者獲得充分保障法律規範之修正乃為建全法律體制而使權利所有者對其權利獲得充分之保障，並藉此遏阻社會上不良之歪風。

２、換言之，法律之修訂係非開倒車，而係使其立法意旨得以發揮。是以，不論係修正前或修正後之現行商標法第三十七條第七款規定，均應包括「商標襲用」之情形在內，以杜止仿冒歪風並維護交易秩序，此乃為該法條規範意旨之正確闡釋，否則中華民國豈非淪落為「智慧財產權之剽竊王國」？Ｂ、由各項事證皆可證明參加人有剽竊襲用原告商標之嫌

１、於本案中，系爭商標與原告之據以異議商標圖樣完全相同且均指定使用於性質相類似之商品上，若謂二者商標之近似純屬歪打正著之情事，實乃天方夜譚，不足採信。

２、再者，經原告隨手翻閱本國商標公報，參加人所申請註冊之多數商標均抄襲他人之商標圖樣（證十七號），系爭商標之註冊申請僅為其多數犯行中之一筆，本國即因有此「商標海盜」等害群之馬而名列「超級三○一名單」。

３、再查中台異字第八七一０九二號異議審定書中，該遭撤銷之審定第六０六一八二號商標，其申請人為佐霖貿易股份有限公司，而代表人為周尚霖；本件參加人代表人為乙○○，二家公司均透過同一代理人申請「KATE SPADE」，僅指定專用商品類別不同而已，且該二家公司地址均位於彰化市，電話號碼相同，可見參加人於申請之初早已知悉「KATESPADE」商標的存在，而有剽竊襲用之意圖。

４、如果法院核准參加人系爭商標之註冊，則必助長仿冒歪風，更有辱本國係「法治」國家之稱。參加人於申請系爭商標時已有「剽竊」之不法居心，並企圖造成消費者混淆誤認兩造商品之來源以達「搭便車」之不法利益，故系爭商標業已違反商標法第三十七條第七及十四款之規定，依法應否准其註冊。

貳、被告方面：

一、商標法第三十七條第七款部分Ａ、按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。所謂「著名之商標或標章」，係指商標或標章有客觀證據堪認已廣為相關公眾所共知者而言。Ｂ、本件原告固主張審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標，與其據以異議之「KATE SPADE」商標相較，二者完全相同，應屬構成近似之商標。且原告係各種手提帶、皮包等商品之產銷公司，早於西元一九九三年即以其公司創辦人兼產品設計師KATE SPADE小姐之名為商標使用於其產製之商品上，「KATE SPADE」商標除於美、加拿大等國獲准註冊外，於我國亦獲准註冊第八一六九○八、八二四八一三、八二五八四○、八二九九二八號等商標在案，隨商品之廣泛流傳世界各地及文宣資料之大量刊登及發行，異議人之「KATE SPADE」商標已建立良好之商譽而為業界及消費大眾所熟知，參加人以相同之外文「KATE SPADE」作為商標圖樣申請註冊，指定使用於袖扣、領帶夾商品，復與原告「KATE SPADE」商標商品同屬個人服飾配件，自有前揭法條之適用云云。Ｃ、查本件審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標，與原告據以異議之「KATE SPADE」商標相較，二者固屬構成近似，惟觀諸原告原處分階段檢送之證據資料影本：

①商標註冊資料一覽表及註冊證，僅係靜態權利之取得，

②公司簡介未經大眾傳播媒體公開宣傳，被告中台異字第八七一Ο九二號商標異議審定書所為之認定，其所適用之法條構成要件與本案並不相同，尚難執為相同之認定，

③自西元一九九七年八月至一九九八年三月於日本之廣告費用一覽表為私文書，且其廣告日期僅早於本件商標申請註冊日約一個月，

④於世界各地之消費者及銷售金額資料一覽表、銷售丹麥、日本之發票、世界各地之報章雜誌廣告、宣誓書，僅可證明據以異議「KATESPADE」商標於日本、美國等地有廣告銷售而為日本、美國業界所知悉之情形，⑤另於行政訴訟補呈之證據資料影本，除部分與原處分階段所檢送者大致雷同外，證九號：銷售日本之發票日期，僅早約系爭商標申請註冊日三個月、銷售丹麥之發票日期則晚於系爭商標申請註冊日，

⑥證十四號：由香港貿易發展局國際市場簡訊網站所下載之資料報導日期⑦證十六號：e'f東京/衣芙國際中文版雜誌發行日（二○○一年三月一日）亦晚於系爭商標申請註冊日，Ｄ、縱國際間資訊流通迅速，有使國內部分消費者知悉之可能，惟尚難就前開原告所附之證據資料證明於本件商標申請註冊日（八十六年九月十九日）前，據以異議商標已因廣泛使用而廣為國內相關公眾所共知而達著名標章之程度。Ｅ、從而參加人以本件審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標圖樣申請註冊，指定使用於袖扣、領帶夾商品，自難謂相同或近似於他人著名之商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞，應無首揭法條規定之適用。

二、商標法第三十七條第十四款部分Ａ、末按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所明定。Ｂ、惟其適用應以兩造商標使用於同一或類似商品為要件之一。而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。Ｃ、本件審定第八四五七○一號「KATE SPADE」商標係指定使用於袖扣、領帶夾商品，與原告據以異議「KATE SPADE」商標所先使用之手提帶、皮包等商品，二者之商品功能、性質有別，產製過程及販售場所亦有差異，依一般社會通念，難謂屬同一或類似商品。本件商標之申請註冊自亦無前揭法條規定之適用。

參、參加人方面：參加人未於本院審理中到場，亦未為任何陳述。

理由

壹、兩造爭執之要點：

一、有關現行商標法第三十七條第七款之部分：Ａ、按現行商標法第三十七條第七款規定，在本案之情形，其構成要件如下：１、系爭商標與據以異議之商標圖樣本身相同或近似。

２、據以異議之商標屬於著名商標。

３、二商標指定使用之商品種類雖屬不同，但因為據以異議之著名商標，基於其著名性之高度（著名商標之著名性，屬於一種層昇概念，因此其著名性有高低之程度上區別），使其商標專用權之防禦性權能，以其指定使用之商品種類為圓心，向四周不同種類之商品擴張（著名性越高，擴張之範圍越大），而在排他效力所及之範圍內商品，因為二項商品種類在行銷上或消費者認知上具有關連性，如果容許該二商標於市場上同時併存，足以使消費者誤會標示系爭商標之商品，其生產或行銷與據以異議之著名商標之所有人有關。因此生產了致公眾混淆誤認之危險性。Ｂ、而兩造間就本案二商標圖樣具有近似性一節並不爭執。Ｃ、又兩造間就本案原告之商標已具一定之知名度，且本件參加人系爭商標指定使用之商品與原告商標實際使用之商品，具有一定程度之關連性（原告商標使用在手提袋及皮包等商品上；參加人商標指定使用之商品為領帶夾及袖扣，二者均屬服裝之配件）一節，亦未有爭執。Ｄ、因此在本案中，有關於現行商標法第三十七條第七款之判斷，其真正具有判斷價值之爭點僅在於，本件原告據以異議之商標是否符合「著名商標」之定義。就此原告主張符合，而被告主張不符合。

二、有關現行商標法第三十七條第十四款之部分：Ａ、現行商標法第三十七條第十四款規定，在本案之情形，其構成要件如下：１、系爭商標與據以異議之商標圖樣本身相同或近似。

２、二商標指定使用或實際使用之商品種類同一或類似。

３、參加人與原告間具有契約、地緣、業務往來或其他關係。

４、而且參加人因為上開關係，而在申請系爭商標註冊之前，早已知悉原告據以異議之商標在市場中使用。Ｂ、而兩造間就本案二商標圖樣具有近似性一節並不爭執。Ｃ、但就二商標指定使用（指參加人）或實際使用（指原告）之商品種類是否同一及類似一節，兩造則有爭執。

１、原告主張基於一般社會交易通念參加人指定使用之「袖扣、領帶夾」商品與原告實際使用之「手提袋、皮包」，依社會一般通念，屬性質相類似之產品。

２、被告則主張二者商品之功能、性質有別，產製過程及販售場所亦有差異，依一般社會通念，難謂屬同一或類似商品。Ｄ、至於「原告與參加人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係」以及「參加人是否因為上述關係而在申請註冊前已知悉原告據以異議之商標」二節，兩造並無進行攻防。

貳、本院之判斷：

一、本案中，有關現行商標法第三十七條第七款「著名商標」之認定：Ａ、現行商標法第三十七條第七款規定修正前後之立法變遷及對實務見解之影響：

１、現行商標法第三十七條第七款規定，修正前後之不同規定：ａ、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定：商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：

七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。ｂ、現行商標法第三十七條第一項第七款之規定：商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：

五、妨害公共秩序或善良風俗者。

六、使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。

七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。

２、而從上述之立法沿革足知：ａ、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，一方面強調系爭商標之申請人有主觀抄襲他人商標之故意存在。但一方面則不要求遭抄襲之據以異議商標為「著名商標」。ｂ、但現行商標法第三十七條第七款則反過來強調客觀上「致公眾誤信之虞」之結果，而不再以申請人主觀之抄襲故意來架構構成要件。但同時要求遭混淆之商標本身必須為「著名商標」。

３、雖然上述立法上的變革，對修正前後商標法第三十七條第七款之適用，在司法實務的運作上，並未帶來太大的改變，因為：ａ、「著名商標」地位之取得，雖然有一絕對之標準，必須跨過「著名商標」之門檻，才可主張商標法上對「著名商標」之保護。但由於我國並未如某些立法例，由行政機關先進行事前審查，以抽象之作業準則，來決定「著名商標」之名單。反而是經由個案，在二個商業主體在法律上為實際上之真實爭訟攻防後，才為決定。因此著名性之判斷實質上仍是相對的。ｂ、又「著名商標」之「著名性」，基本上是一個「層升概念」，具有「程度差異」之「階梯現象」，因此會有著名性高低之問題。實則非著名商標與著名商標，在知名度之判斷上，僅有「量上的高低」而無「質上之差異」，二者間之差異常常是相對的，而非絕對的。ｃ、有關商標著名性之高低判斷，其實益在於：著名度越高，商標圖樣本身之識別力也越強，該等排他性（或者係防衛性）商標專用權效力所及於商品或服務種類也越廣。簡言之，商標之著名性越強，商標圖樣之識別性也因此變強，所以在商標近似性之判斷會有比較寬鬆的標準，而且產品及服務間之關連性要求也會比較鬆弛。但著名性越低，標示圖樣之識別性也因此變弱，所以二個商標在近似性之判斷上要採取較嚴格的標準，產品及服務間之關連性要求當然也會比較嚴格。ｄ、另外主觀之襲用故意，仍須透過表現在外之客觀行為才能判斷，因此只要有商標圖樣識別力混淆之客觀事實，一般也就因此而推定申請人有襲用他人商標圖樣之故意。ｆ、因此實務作業上，商標之混淆判斷，在很多具體案例中，無論是適用現行商標法第三十七條第一項第七款或八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，其結論均無不同。

４、但以上之立法演變，卻可看出立法者在國家各個不同的經濟發展階段，就商標保護程度，在立法政策所做出的重要決擇，這樣的立法取向法院必須予以遵守，而且在少數案例中，前後規定之出入，也會導致不同的判斷結論。其間最重要之不同即在於：ａ、舊法之適用，主觀之「襲用故意」為主觀構成要件要素，必須加以判斷。但其不要求據以異議之商標為著名商標，只要其有商標知名度，即可進一步判斷二商標間有無混淆誤認之虞。ｂ、新法之適用，則完全放棄「襲用故意」有無之判斷。但要求據以異議之商標必須先跨過「著名商標」之門檻，接下來才有二商標間有無混淆誤認之判斷問題產生。Ｂ、現行法令對「著名商標」之定義及其判斷：

１、而本案參加人系爭商標之申請註冊時間為八十六年九月十九日，現行商標法則於八十六年五月七日修正公布，並於八十七年十一月一日施行，原告異議時間則為八十八年三月三十一日，因此須適用現行商標法第三十七條第七款之規定。此時被告機關就不能單單考慮原告之商標是否具備知名度而已，還須進一步考慮原告有無跨過「著名商標」之門檻。

２、而被告機關對「著名商標」之定義，則規定在八十九年八月十日修正公布之「著名商標或標章認定要點」（該要點原於八十八年三月九日以（八八）智商九八０字第二０四五九五號公告公布，而後經修正為目前規定）之「著名商標或標章認定要點」行政規則中，其第二點明定：「本法所稱著名商標或標章，依其施行細則第三十一條第一項規定，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。ａ、固然以上之規定，如與修正前第二點之規定（「本法所稱著名商標或標章，係指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所供知者而言」、「（一）所謂我國境內相當廣泛範圍，係指商標或標章使用之情況已遍及全國相當廣泛範圍而言」、「所謂相關公眾所共知，係指商標或標章已為通常或可能接觸所使用相關商品或服務之相當多數大眾所熟知者而言。」）來比較。其已不像修正前之規定，特別強調商標在國內之知名度高低與社會大眾之普遍認知，作為決定有無跨過「著名商標」門檻之標準。由此亦可知，主管機關有意沖淡「著名商標」之地域色彩，趨向國際化之潮流。ｂ、不過即使如此，著名商標之保護還是必須承認地域性，最終仍須立足於國內消費者及相關業者之認知來判斷。不然以世界之大，存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度之亦有一定之地域範圍（有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在國內知名或某一地區知名）。而我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。ｃ、因此著名商標之判斷，仍然無法脫離現行商標法實施法域內之知名程度，只不過在判斷時，也要著眼於該商標在國外之著名程度，作為重要之參考資料，不宜如舊的規定一般，只特別強調國內之知名。

３、基於上述行政命令修正經過背景之瞭解，本案中有關「國外使用之商標，若其商品從未在我國境內行銷時，能否認定我國境內之『著名商標』」之爭點，本院之法律意見如下：ａ、國外使用之商標，其商品即使未在我國領域內行銷或生產，但若其商標所表徵之商譽已為我國消費大眾所知悉，卻遭他人襲用該商標圖樣予以使用或註冊，足以使我國消費者對產品來源發生混淆，此時即涉及我國之公共利益，而有加以保護之必要。因此即使是國外使用之商標，只要其在我國國境內有足夠之知名度，理論上仍可在我國取得「著名商標」之地位（因為在與我國公共利益之關連程度上，立法政策設立了「著名商標之門檻」）。ｂ、但「一個在域外使用之商標，已為我國社會之消費大眾或相關業者所熟知」之事實，當然應該由主張其為著名商標之該國外商標權利人提出具體事證來證明。ｃ、至於其證明方法，固然可以提出直接證據來證明其事（例如消費者調查報告），但鑑於證明域外商標在國內知名度之具體直接證據通常難以取得，且行政訴訟程序所適用之證據法則，因此也未排斥間接證據之證明力，容許原告以間接證據（例如該商標在國外之知名度），並透過經驗法則之推論來證明待證事實（即其商標在我國享有高知名度，而為著名商標）。ｄ、只是其證明之強度，仍須達到國內著名之程度（即該商標之知名度，在國內，已到達「廣為相關事業或消費者所普遍認知」之程度）。Ｃ、認定本案原告據以異議之商標不符合「著名商標」之理由：

１、原告所提之各項證據，基本上均只能證明其在國外之知名度，惟一能直接證明其在國內知名度之證據資料僅有東京衣芙雜誌之中文版而已，且僅有二期，不足以證明所謂「為遍及全國之相關事業或消費者所普遍認知」之程度。

２、而原告所提之證據雖然能證明其商標在國外（特別是美國及日本）之高知名度，但對該商標在我國國境內所「著名商標」之待證事實而言，仍屬「間接事實」，必須與「我國與美國及日本交往頻繁」、「哈日風及哈美風盛行」與「原告之產品出現在電視媒體或雜誌媒體，並出現於情境喜劇，而現代傳媒訊息快速，很容易為國人吸收」等各項經驗法則結合，才能證明其待證事實。

３、可是以上經驗法則之概然性並未到達高度明確之程度，例如：ａ、我國與美國及日本之民間文化及貿易交流雖屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此不是美日風行之產品，我國就一定風行。特別是衣飾配件等產品，能在未實際行銷之情況下，單單以口碑流傳之方式，而獲取遍及全台之知名度，實屬特例。必須有特別之流行風潮或極為突出之產品話題，方能達成。ｂ、我國青少年間雖有「哈日風」及「哈美風」之次文化，但是否普遍存在於每一階層，實有疑義。ｃ、現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，但現代傳媒也非常眾多（特別是我國有線電視頻道高達五六十個），資訊爆炸，在眾多資訊中，真正能給社會大眾形成深刻而持久印象之話題或廣告並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有此功能。就此而言，原告之推論顯然過於樂觀，也過於簡略。Ｄ、因此原告此部分主張尚難證明屬實，被告以其無法證明據以異議之商標為著名商標，而排除商標法第三十七條第七款在本案中適用之可能，尚無違誤。

二、現行商標法第三十七條第十四款構成要件之檢討：Ａ、本案原告實際使用與參加人指定使用之商品種類非屬同一商品或性質近似商品，理由如下：

１、現行行政法令對「類似商品」之定義：被告機關對「類似商品」之定義，規定於八十七年四八日台商九八０字第二０四九九七號公告所公布之「類似商品及類似服務審查基準」之行政規則中，其第一點明定：「所謂類似商品，係指商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買人誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」，而第二點規定：「二類似商品之認定，應綜合下列各項因素而非僅就單一因素判斷之：

（一）商品之用途、功能

（二）商品之行銷管道、販賣場所

（三）商品之原材料、成分

（四）商品與零組件之關係

（五）商品之買受人

（六）商品之產製者

（七）其他足認係為類似商品之相關因素。

２、依此定義而言，本件原告據以異議商標所使用之商品種類為手提帶、皮包等商品，而參加人系爭商標指定使用之商品為袖扣、領帶夾。ａ、從商品之用途、功能言之，「手提帶、皮包」與「袖扣、領帶夾」，並不相同，也無具備明確之互補性可言。ｂ、從商品之行銷管道、販賣場所言之，確有重疊之處（例如服飾精品店），但重疊程度並非特別高。ｃ、從商品之原料及成分言之，二者更不相同。ｄ、且二類商品間無成品與零組件之關係。ｅ、而二類商品之買受人雖可能有重疊，但與前所述相同，重疊性並非特別強烈。ｆ、本案二類商品之產製主體亦不相同。ｇ、此外本案中也別無其他足認係為類似商品之相關因素可言。

３、就此原告雖指稱：「上述二種商品同屬服飾配件，依一般消費習性，服飾之選購必當搭配其附屬配件，二者彼此相輔相成，依社會一般交易通念，彼此係屬性質相類似產品。又二者之銷售場所、銷售對象、行銷管道等皆屬相同，如考慮社會一般交易及消費習性，應認為屬性質類似商品」云云。然查：ａ、類似商品之判斷，著重在二類商品在來源本身之連關性，其意義較狹。而原告所述之內容則已涉及社會大眾對產銷主體之誤認，應不涉及「類似商品」之判斷問題。ｂ、是以依本院之法律見解，原告前開敍述內容，僅能說明二商標指定使用之商品具有密切之「關連性」，而在判斷是否符合「公眾混淆誤認之虞」之構成要件時，具有其意義。但與「類似商品」之認定無關。Ｂ、而且本案原告與參加人間，並無「契約、地緣、業務往來或其他關係」可言，理由如下：

１、且現行商標法第三十七條第十四款之構成要件中還要求，以近似他人商標圖樣申請商標註冊者，必須基於「契約、地緣、業務往來或其他關係」等特別原由，而在申請前已知悉他人商標之存在。若無此特別之關係存在，僅係由一般管道獲知此等訊息，亦無上開規定適用之餘地。

２、雖然本案兩造對於此項爭點均未為攻防，不過依原告所提出之各項證據，也無法認定參加人與原告間有何「契約、地緣、業務往來或其他關係」之存在。Ｃ、因此被告在本案中排除商標法第三十七條第十四款之適用，亦無違誤之處。

三、本案所涉及之特殊問題及有待補充之法律漏洞：Ａ、實則本案事實之最大特徵在於，一個國外已具有高知名度之商標，由於時空地理因素之落差，以致在我國境內尚未具有與國外同等程度之知名度，所以無法被認定為我國法域內之「著名商標」。但如果假以時日，此等商標之知名度會隨著其在國外知名度之逐漸提昇，而終究會在我國國境內晉升至「著名商標」之程度（當然如果其等商品有在我國開始行銷，其知名度之提昇速度會更快）。Ｂ、然而就在國內外知名程度具有高低差異之期間（所謂之「差異」，是指該商標之知名度是否已跨過「著名商標」之門檻）內，總有一些商業人感覺特別靈敏，能從國外市場之流行趨勢，預測國外特定知名商標將來在台之商機，。而本諸「不正當競爭」與「搭便車」心態之襲用故意，在國內搶先註冊該等商標，使國外知名商標廠商將來要進入我國市場時，必須付出一定之代價。正是因為如此，所以原告在本案中特別強調參加人之主觀襲用故意，並一再指出此等赤裸裸的抄襲故意，在商業道德上，有極高的可非難性。Ｃ、本院承認，以上的註冊結果並不公平，也不符合目前追求國際產業分工，提昇國家整體經濟效率及維護消費者權益的潮流趨勢。而且本院對此也非「視而不見，聽而未聞」，曾特別思考原告提出之法律意見：「即在商標註冊者對國外著名商標有明顯之『不正競爭』抄襲故意時，國外商標之『著名度』判斷，應否給予較寬鬆之標準，讓『抄襲故意』之強度，與『著名商標』之高度有互補性之功能」，或者「在著名商標之判斷上，不應以國內之著名程度為準，而以商標之國際知名度為準」。然而經過再三之考慮，本院基於以下之理由，還是放棄採擇原告上述之法律意見。

１、在法理上，事實認定與價值判斷不能混為一談。

２、商標專用權屬於無體財產之一種，將無體財產權賦予任何一人，即意味著該他人以外之其他社會大眾之自由權受到限制，因此有「法律保留原則」之適用。而在「法律保留原則」下，商標權利之有無及其範圍與內容必須完全依商標法之規定為之。法院不能另設標準，去增加法律所無之限制。

３、商標法畢竟還是國內法，仍以維護本國之市場秩序為其主要功能。要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，才有其正當性。二者之利益如何衡量必須由立法者來決定，法院無權「越俎代庖」。Ｄ、法院目前所惟一能做的，僅僅是在指出此部分之法律漏洞，並期待將來能以立法之方式來填補此等足以造成不公平結果之法律漏洞。

參、綜上所述，被告機關為拒絕原告撤銷參加人系爭商標註冊之處分於法並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，原告訴一併請撤銷，並請求被告機關為對其有利之異議成立處分，於法無據，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第五庭