臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第三七一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第三七一號

原告

積家企業有限公司

代表人

甲○○董事）

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

劉騰遠律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十一月二十日經訴字

第○九一○六一二七九一○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十年六月八日以「SCOTTISH HOUSE及圖」商標作為其註冊第0000000號「SCOTTISH HOUSE」商標之聯合商標（以下簡稱系爭聯合商標，如附圖一），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之衣服、襯衫、裙子、褲子、運動服等商品，向被告申請註冊，案經被告審查，認系爭聯合商標圖樣上之圖形與據以核駁註冊第七四一六六八號「狗圖」商標（以下簡稱據以核駁商標，如附圖二）圖樣上之圖形近似，且指定使用於衣服之同一或類似商品，應不准註冊，以九十一年八月十三日聯合商標核駁第0000000號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明：求為判決

１、訴願決定及原處分均撤銷。

２、命被告應就申請號數第00000000號「SCOTTISH HOUSE及圖」聯合商標註冊申請案作成核准審定之處分或其他適法處分。

３、訴訟費用由被告負擔。

二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭聯合商標與據以核駁商標是否構成近似？有無違反商標法第三十七條第十二款之規定？

一、原告陳述：

１、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊」，固為商標法第三十七條第十二款所明定，惟其適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而所謂「商標近似」，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買商品時施以普通所用之注意有無混同誤認之虞判斷之，復為商標法施行細則第十五條第一項所明定。而判斷兩商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。其所謂主要部分，係指商標之中具有識別他我商品之部分而言。又凡商標在外觀、讀音或觀念上，有一足以產生混同誤認之虞者，即屬近似商標。而商標外觀近似係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色等，有使消費者產生混同誤認之虞者，此有被告出版之商標近似審查基準為佐。再依本院八十九年訴字第二八一五號判決：「觀察商標是否近似，應以『通體觀察』為準，即須『總括商標全體，就其外觀、名稱、觀念加以觀察，縱使商標中之一定部分特易引起一般人之注意，且因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，而亦須就該一定部分加以比對觀察。但此種判斷乃是為得通體觀察之正確結果，所採行之方法而已。因此並非商標某一特定部分相同或近似，二者即屬近似之商標。簡言之，商標近似之認定，其在觀察方法上，並無所謂『通體觀察』與『主要部分觀察』二種同時併存之方式，而只有『通體觀察』一種方式而已。所謂的『主要部分近似』，乃是透過『通體觀察』主要部分近似之觀察方式，發覺通體商標圖樣中某一部分具有獨特的標識印象，而該部分圖樣之近似，足以獲致通體商標圖樣近似之結論而已。換言之，『主要部分近似』乃是採用『通體觀察』後之判斷結果，而非觀察方式本身」。準此，商標是否近似，應以通體隔離之方式觀察，而以二商標是否有使人產生混同誤認之虞為判斷標準，倘二商標無使人產生混淆誤認之虞，即應認定為不近似，否則屬違背法令之論處。

２、系爭聯合商標與據以核駁商標圖樣應非屬近似商標：

⑴、本件系爭聯合商標圖樣係由外文「SCOTTISH HOUSE」及一以蘇格蘭多重色彩格紋構圖之「靜態矗立狗狗圖形（彩色）」組合而成。固然該商標於實際使用時，有因商品性質之不同而就「靜態矗立狗狗圖形」施以單一設色之變化，惟同時仍然依系爭聯合商標外文「SCOTTISH HOUSE」之涵義而以蘇格蘭格紋多重色彩風格作為系爭聯合商標之背景搭配飾圖。質言之，本件系爭聯合商標圖樣予人之寓目心理感官印象乃一極具英國蘇格蘭之風格及色彩者之「靜態矗立狗狗圖形」。反觀據以核駁商標圖樣雖亦為狗狗圖形，惟其狗狗圖形乃墨色單一設色而構圖意匠為一四足分立呈行走狀、頭嘴部具長披毛而頸部圍有領巾之「俏皮動態行走狗狗圖形」，兩商標之狗狗圖形其構圖意匠及設色完全不同而有顯著之差異性，予人分別顯然不同之寓目心理感官印象，該等商標圖樣固均有狗狗圖形，然構圖意匠並不完全相同且設色互異，在市場交易時有足資分別之處，誠難謂有引致一般具有普通知識經驗之消費大眾產生混淆誤認之情事，兩商標應非屬構成近似之商標。

⑵、按一般消費大眾就商標之認識及知悉並非緣於經被告核准註冊公告之商標圖樣，而係緣於商標使用人已將商標實際使用於商品上而後行銷該商標商品於市場之結果。為實證本件系爭聯合商標圖樣與據以核駁商標圖樣兩者構圖意匠及設色等具有完全不同且有顯著差異性之識別他我商品之表徵之情形，原告提出兩商標圖樣（即附圖一、二）及兩商標之實際使用態（圖）樣，俾憑參酌。

⑶、依前述兩商標於市場交易實際使用態樣所示，本件系爭聯合商標圖樣具有使人識別他我商品之主要部分為外文「SCOTTISH HOUSE」搭配英國蘇格蘭風格色彩之靜態矗立狗狗圖形，據以核駁商標註冊人實際使用之狗狗圖形使人識別他我商品之主要部分為外文「CHIPIE」及／或中文「法國奇比」搭配具長披毛頸部圍有紅色領巾之俏皮動態行走狗狗圖形。兩商標圖樣實際展現於交易市場為廣大消費大眾所認知之外觀意匠及設色均截然不同，而予人不同之寓目心理感官印象，該等商標圖樣於異時異地通體隔離觀察固均係狗圖之概念，然各該圖樣中之獨特使人識別他我商品之主要部分如上所述為予人截然不同之寓目心理感官印象，誠難謂有引致一般具有普通知識經驗之消費大眾產生混淆誤認之情事，兩商標應非屬構成近似之商標。

⑷、固然本件據以核駁商標之核准註冊圖樣為一墨色單一設色之狗圖，非如原告前所例示據以核駁商標註冊人實際交易市場所使用之外文「CHIPIE」及／或中文「法國奇比」搭配具長披毛頸部圍有紅色領巾之俏皮動態行走狗狗圖形。查該據以核駁商標原係由訴外人「凱琪實業有限公司」向被告申准註冊，嗣幾經移轉，而由第三人法商奇派設計公司（Chipie Design） 於八十八年九月間始受讓該據以核駁商標。誠如原告前所述及，經由網際網路之搜尋，並未發現據以核駁商標註冊人就據以核駁商標之任何使用資料，換言之，倘據以核駁商標註冊人實際上並無使用該據以核駁商標於交易市場上，則一般消費大眾對該據以核駁商標即因其無實際市場行銷事實而無從認識及知悉，從而本件系爭聯合商標與據以核駁商標自無使人產生混淆誤認之虞之情事，進而應無被告引據法條規定之適用。按被告於本件系爭聯合商標之審理中就原告被通知預駁後之意見陳述，應依原告所提呈有關系爭聯合商標之實際使用態樣而為商標准駁之重行考量論據。惟誠如前所述，所謂「商標近似」，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買商品時施以普通所用之注意有無混同誤認之虞判斷之，為商標法施行細則第十五條第一項所明定。竟被告無視原告系爭聯合商標圖樣於實際交易市場上使人識別他我商品之主要部分乃為一獨特極具英國蘇格蘭風格及色彩、靜態矗立之狗狗圖形，該構圖意匠及設色截然不同於引據核駁商標圖樣，而仍草率僅依「行政審查觀點」，以一般狗狗皆有之基本習見特徵為由，率論否准本件系爭聯合商標之註冊申請，被告之論處誠屬違背法令，枉顧原告權益。訴願決定亦未詳察續予維持該違背法令之論處，誠難令人甘服。

⑸、綜前所述，原告不但實證本件系爭聯合商標圖樣與據以核駁商標註冊人所實際使用之狗圖商標圖樣兩者於交易市場上具有完全不同之識別他我商品之表徵，且已述及未發現據以核駁商標註冊人實際使用該據以核駁商標於交易市場上之相關資料。從而，依舉證責任轉換原則，被告應就其仍審認本件系爭聯合商標與據以核駁商標有使人產生混淆誤認之虞之「商標近似」事項舉證相關之市場調查，憑資佐證。更何況，歷來經被告核准註冊之有關狗圖商標，使用於各類商品包括本件系爭聯合商標指定類別商品者，比比皆是，益加彰顯被告草率僅依「行政審查觀點」，以一般狗狗皆有之基本習見特徵為由，卻不詳察兩商標圖樣於實際交易市場上各別使人識別他我商品之主要部分之差異性，其認事用法難謂無有違背法令之處。

３、本件系爭聯合商標於向被告提申註冊之初始即已廣泛使用於有關商品上，除舉辦發表會、透由媒體廣告宣傳外，並於各大百貨公司設立專櫃經銷本件系爭聯合商標之有關商品，行銷據點廣及於全台十八個百貨公司設立專櫃，其中有十四個據點營業額為該營業樓層之冠。檢附如后列有關系爭聯合商標商品之宣傳資料憑參：⑴西元二○○一年十一月份原告舉辦服裝發表會之邀請函。⑵西元二○○二年四月四日民生報C8版全頁廣告。⑶西元二○○二年五月三十一日民生報C8版廣告。⑷其他報紙廣告版面。⑸西元二○○二年第二季Scotland International之廣告報導。⑹西元二○○二年四月份ELLE雜誌廣告。⑺系爭聯合商標商品西元二○○二年夏季商品廣告型錄。⑻西元二○○二年十一月二十五日商業周刊有關系爭聯合商標之報導。從而，依前述事證，本件系爭聯合商標業經廣泛使用而為相關事業或消費者所普遍認識及知悉。迄今，尚未聞有使一般消費者對系爭聯合商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之情事，此等事證益加證明本件系爭聯合商標與據以核駁商標非屬構成近似商標，且無使一般消費者混淆誤認之虞之情事，應無被告引據法條規定之適用，而得申准註冊。

４、據以核駁商標原為聯合商標，其正商標為註冊第三三二二一三號商標。按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」，固依九十二年十一月二十八日修正施行商標法（現行商標法）第五十七條第一項第二款規定，被告應依職權或據申請廢止該商標之註冊。惟另依現行商標法第八十六條第一項及第八十八條第一項規定，已註冊之聯合商標自修正商標法施行後視為獨立之註冊商標，關於該第五十七條第一項第二款規定之三年期間，則自修正商標法施行當日起算。換言之，據以核駁商標縱然確有「迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之事由，亦因有該第八十六條第一項及第八十八條第一項修法新增之「法律明文規定」而不能對之申請廢止註冊。此外，因據查上述註冊第三三二二一三號正商標有實際使用之情事，依被告商標撤銷案審查實務，該據以核駁商標縱有「迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之事由，仍得因其正商標之有使用事實，而免於該有關撤銷條款（修正前商標法三十一條第一項第二款規定）之適用。

５、依前述事項，被告提及可針對據以核駁商標有未使用情事申請廢止註冊乙節，乃依法不能為者。

６、綜上所述，系爭聯合商標與據以核駁商標無使人產生混淆誤認之虞，非屬近似商標，應無商標法第三十七條第十二款規定之適用，足證被告之原處分及訴願決定無論認事用法均屬違背法令。為此，請判決如原告訴之聲明。

二、被告陳述：

１、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。本件原告申請註冊之系爭聯合商標圖樣上之圖形，與據以核駁商標圖樣上之圖形相較，二者皆為長方形的臉型、矮短的腿及短小上翹尾巴之站立狗圖為圖形設計主體，雖設色上有彩色及墨色之差異，惟其整體構圖意匠極為相仿，異時異地隔離觀察，難謂無使一般商品購買者產生混淆誤認之虞，應屬近似商標，且指定使用於衣服商品之同一或類似商品，自有首揭法條之適用。

２、綜上所述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。

二、本件被告略以，本件原告申請註冊之「SCOTTISH HOUSE及圖」聯合商標圖樣上之圖形，與據以核駁註冊第七四一六六八號「狗圖」商標圖樣上之圖形相較，二者皆為長方形的臉型、矮短的腿及短小上翹尾巴之站立狗圖為圖形設計主體，雖設色上一為彩色，一為墨色，惟其整體構圖意匠極為相仿，應屬近似商標，且指定使用於衣服商品之同一或類似商品，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。

三、原告於本件行政訴訟中訴稱，本件系爭聯合商標係以特殊之蘇格蘭多重色彩格紋構圖之頭向右之「靜態矗立狗狗圖形（彩色）」，再搭配外文「SCOTTISH HOUSE」所構成之聯合式商標圖樣，而據以核駁商標乃以墨色單一設色，而構圖意匠為一頭部朝左、四足分立、呈行走狀、頭嘴部具長披毛、頸部圍有領巾之「俏皮動態行走狗狗圖形」，二者相較，各該使人識別他我商品之主要部分之獨特圖樣，予人截然不同之寓目心理感官印象，誠難謂有引致一般具有普通知識經驗之消費大眾產生混淆誤認之情事，兩商標應非屬構成近似之商標。況且於原告提出本件系爭聯合商標圖樣申請註冊之初始，已大量使用該商標圖樣於產品上，消費者對系爭聯合商標已有所認同，亦無將該商標與據以核駁商標產生混淆誤認之情事，故二商標應不構成近似商標。又依舉證責任轉換原則，被告應就其仍審認本件系爭聯合商標與據以核駁商標有使人產生混淆誤認之虞之「商標近似」事項舉證相關之市場調查，憑資佐證云云。惟查：

１、本件原告申請註冊之「SCOTTISH HOUSE及圖」聯合商標圖樣上之狗圖形，與據以核駁註冊第七四一六六八號「狗圖」商標圖樣上之狗圖形相較，二者皆為長方形的臉型、矮短的腿及短小上翹尾巴之站立狗圖為圖形設計主體，雖設色上有彩色及墨色之差異，惟其整體構圖意匠極為相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使購買者產生混淆誤認之虞，應屬近似商標；復均指定使用於衣服之同一或類似之商品，自有首揭法條之適用。

２、原告主張以狗圖為商標獲准註冊者且使用於衣服產品者不乏其例；及與本件系爭聯合商標圖樣相同之另案（審定第一七○七二八號聯合服務標章），業經被告審定公告乙節，經查，原告所舉有關狗圖商標獲准註冊併存諸例，核其案情與本件有異，尚不得比附援引；另所稱相同圖樣於他案准予審定公告，核屬另案妥適問題，均不得執為本件應准註冊之論據。

四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為本件聯合商標之註冊申請應予核駁之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就申請號數第00000000號「SCOTTISH HOUSE及圖」聯合商標註冊申請案作成核准審定之處分或其他適法處分，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官 徐瑞晃