臺北高等行政法院判決

原告

巨擘科技股份有限公司

代表人

甲○

訴訟代理人

林秋琴 律師 (兼送達代收人)

訴訟代理人

何愛文 律師

複代理人

林哲誠 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

被告參加人 荷蘭商. 皇家飛利浦電子股份有公司

代表人

乙○ ○○ ○○○

訴訟代理人

宿文堂 律師

訴訟代理人

丙○○ 專利代理

複代理人

朱百強 律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服本院中華民國92年12月17日91年度訴字第3697號判決，提起上訴，經最高行政法院以94年度判字第01033 號判決發回更審，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴。本院更為判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣本件參加人前於民國 (下同)76 年1 月27日以「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置及讀取記錄於此記錄載體之資訊之裝置」向被告（原經濟部中央標準局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第29646 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經更審被告於91年1 月24日以（91）智專三㈡04024 字第09189000270 號舉發審定書審定舉發不成立，原告不服，提起訴願，旋遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院以91年度訴字第3697 號判決駁回原告之訴，案經被告提起上訴後，經最高行政法院以94年度判字第01033 號判決原判決廢棄，發回本院。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈原處分及訴願決定均撤銷。

⒉被告機關應作成「舉發成立，應撤銷專利權」審定。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭專利案是否應送專業機構實施鑑定？

㈠原告主張之理由：

⒈本案涉及精深複雜之光學儲存專利技術，應請專業技術機構鑑定或徵詢從事該領域學術研究人士之意見。依最高行政法院91年判字第1735號判決意旨，原審法院對涉及專業法律問題，應送請相關機關或從事該學術研究之人進行審查鑑定，以求週延，俾示公允。此判決已確立重要之法律原則，即事實審法院對於複雜而專業之科技爭點，應命專家鑑定並提供意見，而今本案系爭專利所涉精深複雜之光學儲存技術是否具可專利性之爭點則無專家意見，故本該判決意旨，謹請本院就本案命專家鑑定並提供意見，以為適切、公允之判決。

⒉舉發證據之組合確已教示系爭專利之主要技術特徵，因此系爭專利不具發明專利之進步性可專利要件。

⑴系爭專利所主張的可以光學方式讀取之記錄載體之主要技術特徵即其申請專利範圍第一項之特徵部分所界定之「 ( 記 錄載體上之)軌 道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。

⑵查舉發證據一 (美國專利第3,931,460 號)說 明書第2欄第19至22行揭示其搖擺軌道上之擺動軌跡相位能呈現所記載訊息之某項元素，且其說明書第3 欄第37至40行揭示角速度 (頻率)調 變之載波信號載有亮度、彩度、音頻及同步資訊。質言之，舉發證據一所揭示之「搖擺軌跡相位 (或角速度 (頻率)) 」 即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率」，舉發證據一所揭示之「記載資訊 (即亮度、彩度、音頻及同步資訊)之 某項元素」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「數位位置資訊」，且舉發證據一所揭示之「角速度 (頻率)調 變」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率將以…調變」，是以舉發證據一對於前述系爭專利主要技術特徵實已構成重大教示作用。

⑶查舉發證據二 (美國專利第4,375,088 號)說 明書第一欄第50至66行指出「依據本發明之記錄載體，其特徵在於其具有一光學可偵測之第一週期性軌道變化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資料的記錄及/ 或讀取期間於偵測時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號。除此之外，一第二週期性軌道變化被加入於該第一週期性軌道變化。第二週期性軌道變化的週期至少與第一週期性軌道變化的週期具有相同的等級數。在進行數位資料的記錄及/或讀取期間，該第二週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」。質言之，舉發證據二所揭示之「具有一光學可偵測之第一週期性軌道變化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資料的記錄及/ 或讀取期間，於偵測時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率」，舉發證據二所揭示之「在進行數位資料的記錄及/或讀取期間，該第二週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「數位位置資訊」，且舉發證據二所揭示之「一第二週期性軌道變化被加入於該第一週期性軌道變化。第二週期性軌道變化的週期至少與第一週期性軌道變化的週期具有相同的等級數」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率將以…調變」，是以舉發證據二對於前述系爭專利主要技術特徵實已構成重大教示作用。

⑷復查舉發證據三 (美國專利第4,067,044 號)說 明書第十二欄第53至60行指出「旋轉記錄媒體具有資訊信號及標準信號，以疊置方式記錄於多個沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道上，該標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」。質言之，舉發證據三所揭示之「多個沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道、擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率」，舉發證據三所揭示之「記錄位置」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「數位位置資訊」，且舉發證據三所揭示之「該標準信號的頻率依據…而變化，其中 (資訊軌道)擺 動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」即實質對應於前述系爭專利主要技術手段之「軌道調變之頻率將以…調變」，是以舉發證據三對於前述系爭專利主要技術特徵實已構成重大教示作用。

⑸整體而言，舉發證據一至三之組合實質上已教示系爭專利之主要技術特徵，從而系爭專利所強調可無間斷地記錄EFM 編碼信號之增進功效自舉發證據一至三之組合亦屬易於思及而未能增進功效，故系爭專利即屬其核准當時專利法第二條第五款所定「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，而不具進步性可專利要件。

⒊更審被告機關（76）台專電二字第133385號公文書就系爭專利之初審審定書理由二以「就本案所屬範疇之技術原理或概念而言，利用軌道之資訊記錄區域所顯現之週期性軌道調變，以後者來產生時鐘信號，作為控制錄放過程之用，上述技術原理為已習知者。本案和上述習知技術原理之差異僅在於：本案以數位位置資訊信號來取代習知設計中之週期性控制信號，作為上述軌道調變頻率。其餘者完全相同，以此研判本案係屬習知設計之局部性置換或改變，難謂具有全新發明原理之首次引入，不合發明要件」否准系爭專利。遍查相關卷內並無其他證據足以推翻或否認初審結論，復參以前述舉發證據教示之相同功效、技術、內容之事實，且揆諸針對專利創新性及進步性之相關判決要旨之基準，本案不符合專利法就發明之規定，不應給予發明專利。

⒋縱前所陳，舉發證據一至三之結合確實具備佐證系爭專利不具進步性可專利要件之證據力，而更審被告機關及訴願機關皆怠於究明此等事實，且未徵詢其他公正客觀之鑑定機構或學術研究單位之見解以為斷案參佐，殊有可議之處。

㈡被告主張之理由：

⒈最高行政法院稱原審就上訴人聲請囑託專業機構鑑定不予置理，而未徵詢從事該學術研究之人，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案專利之技術特徵，並未揭露於各引證案，且熟習該項技術之人亦難由各引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，其認定事實及適用法律均嫌率斷。惟行政訴訟法第162 條第1項規定：「行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」，其立法意旨，無非於行政法院受理涉及專業或高深複雜之科技或專業領域之爭訟時，經由借重學術人士之專業意見，俾能作成正確、公允的判決。同法第133 條亦規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據。」亦要求行政法院詳細調查證據；惟就所涉具體訴訟事件之專業法律問題，是否徵詢學術研究人員意見，仍授予行政法院裁量權，得視個案狀況裁量決定。從而，行政法院未准訴訟當事人徵詢專家或送請鑑定，尚非當然構成判決不適用法規之違法。又在原審之準備程序及言詞辯論中已公開並為兩造所辯論，故原審已有審酌，實難稱有判決違背法令。

㈡本件為專利舉發案件，為判斷系爭專利之申請專利範圍所載內容是否符合專利法所規定之專利要件，並非專利權之侵權損害鑑定，而在審定理由、訴願會之訴願決定、原審判決已清楚說明系爭專利相較於舉發證據仍具有專利要件，無需再行鑑定。

㈢又查系爭專利雖於初審不准予專利，然專利權人依專利法規定申請再審查，更審被告依法將其說明書、初審審定書及再審查理由書重新發交另一審查委員審查，該審查委員已有斟酌初審之審查意見，再決定准予專利，更審被告依專利法之規定審查，並無違法之情事。

理由

一、查本件參加人前於 76 年1 月27日以「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置及讀取記錄於此記錄載體之資訊之裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第000000 00 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給系爭專利。嗣更審原告以系爭專利違反核准時專利法之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經被告於91年1 月24日以（91）智專三（二）04024 字第09189000270 號舉發審定書審定舉發不成立，原告不服，提起訴願，旋遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院以91年度訴字第3697號判決駁回原告之訴，案經被告提起上訴後，經最高行政法院以94年度判字第01033 號判決原判決廢棄，發回本院之事實，分別有系爭專利案之專利說明書、專利舉發申請書、美國專利0000000 號、0000000 號及0000000 號資料、原處分卷、本院91年度訴字第3697號及最高行政法院以94年度判字第01033 號判決等各附原處分卷及本院卷足稽，堪認為真實。經最高行政法院發回本件更審後，兩造主要之爭點為：系爭專利案是否應送專業機構實施鑑定？

二、經查本件最高行政法院發回更審之判決理由，稱原審就原告聲請囑託專業機構鑑定不予置理，而未徵詢從事該學術研究之人，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案專利之技術特徵，並未揭露於各引證案，且熟習該項技術之人亦難由各引證案，輕易思及系爭專利之技術特徵，其認定事實及適用法律殊嫌率斷等語。足知本件最高行政法院發回更審主要意旨為本件相關技術問題，更有經專業技術查明之必要（見最高行政法院判決第12頁第4行）；又訴願法第69條第2 項規定，當事人表明原負擔鑑定費用，受理機關非有正當理由不得拒絕，本件訴願中原告業已表明願負擔鑑定費用，申請鑑定，原訴願決定否准鑑定卻未表明理由，已有未合（見最高行政法院判決第9 頁, 倒數第4 行）等。

三、次查，按「受理訴願機關認無鑑定之必要，而訴願人或參加人願自行負擔鑑定費用時，得向受理訴願機關請求准予交付鑑定。受理訴願機關非有正當理由不得拒絕。」訴願法第69條第 2 項定有明文。而更審原告 93 年 3 月 19 日經被告收文之訴願書事實及理由欄第 5 項載明：「．．．同時委請客觀公正之公信鑑定機構進行專利比對分析鑑定，訴願人願負擔鑑定費用，．．．」有該訴願書附原訴願卷足稽，惟本件訴願決定書並未針對原告訴願程序中有關願負擔鑑定費用送請鑑定之申請，復未在決定中載明拒絕鑑定之理由，容有置當事人依訴願法第69條第2 項享有願負擔費用送請鑑定之法定權利於不顧之情事，自有未合，並為上開最高行政法院判決發回之意旨指正，顧及原告之審級利益、維護法制之法意及參酌被告及參加人在準備程序之意見，自應由本院就訴願決定此部分程序之違失予以撤銷，發回請訴願機關依訴願法第69條第2 項規定辦理。

四、綜上，本件事實有關技術部分，有待送請專業技術機構鑑定，而訴願決定未就訴願中原告表明願負擔鑑定費用送鑑定之請求予以拒絕之理由表明，難謂與法相合，自有違誤，慮及原告之審級利益及維護法制所需，爰將訴願決定予以撤銷，發回更為適當之處置。至原告聲明請求撤銷原處分部分，依程序未行，實體不論之原則，本院並無法為對之為實體審理，此部分之請求為無理由，應予駁回。另兩造有關實體上之主張與陳述，自亦無庸審酌，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴一部為有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

第六庭審判長 法 官 林樹埔