臺北高等行政法院判決

原告

美商惠氏控股公司（Wyeth Holdings Corporation）

代表人

布特 I 伯格B

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

蔡瑞森 律師（兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

甲○○兼送達代收

參加人

新萬仁化學製藥股份有限公司

代表人

林文政

訴訟代理人

劉法正 律師

訴訟代理人

楊祺雄 律師（兼送達代收人）

複代理人

蘇燕貞 律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年1月24日經訴字第09506161500 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人於民國（下同）92年2 月24日以「孕補」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之糖果、米果、餅乾、穀製點心片、冰、冰淇淋、土司、蛋糕、麵包、漢堡等商品，向被告申請註冊，經被告於92年12月01日核准註冊為　第0000000 號商標（下稱系爭商標），於同日公告。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，檢據其實際使用的「孕補」商標（下稱據以異議商標），對之提起異議，經被告審查，以94年10月11日中台異字第930058號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就原告於93年1 月29日對註冊第00000000號「孕補」商標異議事件，作成註冊應予撤銷之處分。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標是否有違反商標法第23條第1 項第12款規定之情形，而不得註冊？

甲、原告主張：

一、查「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」為商標法第23條第1 項第12款之規定，雖前揭條款之適用應以兩造商標構成相同或近似為要件，然前揭商標法之適用尚需符合「有致相關公眾混淆誤認之虞」之要件，合先敘明。

二、原告之「孕補」兩字係以商標型態在使用：依商標法第6 條之規定，商標之使用係指為行銷之目的，將商標用於商品或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。本件「孕補」商標係由原告於87年所首先創用於孕婦用維他命，由原告產品外盒包裝更可清楚看出原告實際使用時係將「新寶納多」與「孕補錠」分成二行排列於產品中央，或並排且以相同大小字體出現在廣告或發票中，一般消費者可明顯分辨「孕補」為原告著名之商標要無疑問。是被告及原決定機關斷然認為原告以較小字體使用「孕補」或併列成二行使用「孕補」並無單獨使用「孕補」，甚或認為原告未在「孕補」右上方加上已註冊「R 」記號，故無單獨使用「孕補」，然由商標法有關商標使用之要件以觀，只要係為行銷之目的，將商標使用於商品或有關之物件，或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標即為已足，並無商標字體之限制，更無需加記「R 」符號來證明其為商標之使用，因此被告之處分及原決定機關之決定似嫌率斷。

三、原告之「孕補」商標係為一著名商標：

㈠依被告93年5 月1 日公告施行之「著名商標或標章認定要點」二中規定：本法所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。該要點六亦清楚規定：本要點五各項因素得依包括下列證據證明之：1.商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據。2.國內外之報章、雜誌或電影等大眾媒體廣告。3.商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所。4.商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額。5.商標或標章創用時間及其持續使用等資料。由要點中之規定可知只要所提呈之使用證據係屬於上述所列之銷售、廣告資料，即足以證明為著名商標。查原告係世界著名之藥品、營養補充劑及維他命等產品之製造公司，多年來在台灣係透過其在台投資之子公司台灣惠氏股份有限公司 (更名前為台灣氰胺股份有限公司)， 在中華民國銷售其產製之優良產品數十年，早自57年即創用「NEWPRENATAL」商標並取得註冊為第28931 號商標，該「NEWPRENATAL」產品即「新寶納多」，原告為在台灣為推廣並促銷其系列產品，遂於87年3 月起創用「孕補」商標並與「NEW PRENATAL」及「新寶納多」商標合併使用，旋即向衛生署申請藥物廣告及申請藥品許可證更新包裝為「新寶納多」、「孕補錠」作為著名「新寶納多」及「NEW PRENATAL」之系列產品商標，標有「孕補錠」商標之產品經由原告之台資公司透過印製各種廣告宣傳品促銷，同時在各大電視台、報章雜誌上亦刊載各式廣告，並在各大量販店、大型連鎖店如屈臣氏、統一等店及一般藥局如佳龍藥局、躍獅、上海聯合藥房等行銷，經由原告不斷宣傳促銷使其標有「NEW PRENATAL」及「新寶納多」「孕補錠」商標之產品，僅單筆銷售金額即有20餘萬元，由以上顯見，不論就銷售、廣告之數量、市場分布、銷售網路等因素以觀，在皆足以證明原告係以商標型態長期廣泛使用「孕補」商標，「孕補」商標早已成為一般消費者所熟悉之商標。

㈡更何況「如已為商標使用」或「商標既已著名」，並不因搭配其他文字或商標使用而喪失其為「商標使用」或「著名商標」之屬性；如上所述已有客觀證據證明原告「孕補」商標已廣為國內消費者所普遍認知及購買，則該商標使用時是否有搭配其他文字使用，應非審查之基準，且「新寶納多」為原告重要商標之一，搭配使用以表彰商品來源乃一般商業習慣，這種商業習慣，對消費者而言，更具有相同之保障。實務上亦認同一商品上仍可搭配不同之著名商標，用以表彰其商品，且彼此之間不致因此影響其是否為商標使用或是否著名：例如瑞士商瑞士勞力士錶廠同時以「ROLEX 」及「DAY-DATE」商標使用在商品上表彰其商品；在某件瑞士商瑞士勞力士錶廠以「DAY-DATE」商標為基礎之商標異議案中，經濟部即認定據以異議商標「DAY-DATE」應已達相當之知名度。因此，兩商標搭配使用並無降低商標知名度之可能。

四、系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，且構成近似：

㈠查在本案提出申請之前 (即92年2 月24日)， 參加人已另案申請「孕補」商標於第5 類，並在本案提出申請之後 ( 即93年6 月25日)， 另案申請「先沛孕補」商標於第5 類，並分別獲准為註冊第0000000 號及第0000000 號商標。再從原告原呈參加人產品實際包裝外盒可清楚看出「先沛孕補」乃其英文商標「Centuple Prenatal 」之中文商標，而該英文商標係分二行排列，且起首字「先沛」及「Centuple」以較小字體呈現，若以被告及原決定機關之推論，應認為參加人商品上所標示之商標為「孕補」及「PRENATAL」，並非「先沛」及「Centuple」，是參加人在實際使用上為「孕補」及「Prenatal」部分，然查「PRENATAL」一字早於90年即由原告獲准為註冊第975839號及第959474號商標在案，顯見參加人抄襲原告「PRENATAL」商標之意圖至為明顯，由參加人該等註冊案及實際使用更可清楚地看出參加人之意圖乃在取得有關「孕補」商標之註冊，顯見「孕補」二字始為參加人意欲取得保護之商標，誠如被告於註冊第0000000 號「先沛孕補」商標異議案所言，若「孕補」二字有孕婦補品之意，此二字乃屬於商品說明文字根本不得准予註冊或應聲明不在專用之列，然由被告業已核准參加人2 件「孕補」及「先沛孕補」商標之註冊，顯見該二字並非商品說明，且為參加人商標之主要部分。而原告之「PRENATAL」產品即為「孕補」產品之英文商標，一般消費者在購買時客觀上看到原告及參加人之產品包裝時極易認為是原告著名之「PRENATAL」「孕補」商標之系列商品，客觀上有致混淆誤認之虞。

㈡又依被告93年5 月1 日施行之「混淆誤認之虞審查基準」之規定判斷系爭商標有無致混淆誤認之虞之參考因素包括：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之程度；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素。因各案互異自不必然呈現所有參考因素，可就商標是否近似暨其近似之程度、商品是否類似暨其類似之程度為斟酌，加以評量是否有使商品之相關消費者誤認兩商標為同一來源或商品之相關消費者雖不會誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，據此審查基準足證參加人標示系爭商標之產品如前所述確實有致一般消費者混淆誤認之虞，要無疑義。

㈢另依前揭「混淆誤認之虞審查基準」所揭示有關商標近似判斷之標準5.2.3 規定：判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品之消費者的整體印象，如前所述，參加人實際使用為其乃意在強調「PRENATAL」及「孕補」，顯見「孕補」乃系爭商標之主要部分。又查最高行政法院89年判字第3216號明白揭示：系爭「金牌」商標與據以核駁之「雀巢金牌」商標二者之中文部分既均有「金牌」，異時異地隔離觀察，難謂無使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。是以，參加人於原告之「孕補」商標在國內具有其知名度之後，始以完全相同於原告商標之「孕補」商標作為其商標，其坐享他人辛苦建立之商譽並獲取利益，而有仿冒搭便車之嫌，一般消費者於購買時，施以普通之注意，極易誤以為標有系爭商標之產品即為原告著名之「孕補」商標之系列產品，或為其關係公司所產製之產品，有混淆誤認之虞，應有前揭法條之適用，而應不准其註冊。

五、原告據以異議之商標為「孕補」，而被告於原處分中未就原告對「孕補」之使用及著名程度加以審理，卻僅就原告使用「新寶納多」或「新寶納多孕補錠」部分做處分，未對本案爭點加以審理之處分似有未妥。

六、被告於本件異議案與原告另提之「新寶納多孕補」商標註冊申請案對「孕補」、「先沛孕補」及「新寶納多孕補」是否近似之認定前後矛盾被告在本案中認為原告使用之「新寶納多孕補」與參加人申請註冊之「孕補」商標並不近似，而為異議不成立之處分，但在原告另案提出之「新寶納多孕補」商標註冊申請案中竟認為「新寶納多孕補」與參加人註冊第0000000 號「孕補」、第0000000 號「先沛孕補」商標近似，被告對「孕補」及「新寶納多孕補」究竟是否近似前後認定不一致，其見解實有統一之必要。

乙、被告主張：

一、按商標法第40條第1 、2 項規定，「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之」。次按商標法第23條第1 項第12款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」，惟前揭條款之適用應以兩造商標或標章構成相同或近似為前提要件。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯 (「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 參照)。 商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

二、依原告檢送之相關證據資料觀之，該等證據資料上所標示之商標或為「新寶納多」與字體較小之「孕補錠」併列成二行，或為「新寶納多孕補錠」，或為「新寶納多* 」，搭配字體較小之「孕補錠」，或為「新寶納多」右方上附加已註冊的外文「R 」記號，並與字體較小之「孕補錠」併列成二行等，是以依該等證據資料觀之，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，應會認為據爭商品上所標示之商標為「新寶納多孕補」或「新寶納多」，而非原告所主張之「孕補」。因此，本件系爭註冊第0000000 號「孕補」商標，與據以異議之「新寶納多孕補」或「新寶納多」商標相較，其中系爭商標與據爭「新寶納多孕補」商標雖皆有相同之「孕補」二字，惟查中文「孕補」究其字義有孕婦補品之意，係屬據爭商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，為暗示性之商標，其識別性本即較弱，則據爭商標結合迥然不同之中文「新寶納多」，並將中文「新寶納多」置於最明顯之字首部分，其整體圖樣，與系爭商標單純之「孕補」相較，二者不僅外觀字數多寡有別，予人整體觀感印象亦明顯有別，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，不致會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應非屬構成近似之商標，與前揭法條之適用，須兩造商標構成近似之前提要件不符，自無該等法條規定之適用。

丙、參加人主張：原告所提出資料可知，原告係以字體較大的「新寶納多」搭配3 個字體較小的「孕補錠」來使用，顯然原告是要強調「新寶納多」這4 個字。且依消費者看到該商標使用型態，亦會認為商品的來源是以「新寶納多」來識別，而不是以「孕補」來識別，故被告認為這兩個商標同時使用不會造成相關消費者混淆誤認之虞，且兩者商標無論在字義或是讀音或是外觀上都不構成近似。又在國外的案例，例如英特爾公司主張他們的著名商標是「intel inside」，但是法院還是認為英特爾公司著名商標只有在「intel 」而不包括「inside」的部分。故本案之相關消費者在認定商品來源是依照「新寶納多」這4 個字，而非「孕補」這2 個字。另第三人在74年註冊的商標裡面就已經有「孕補」這2 個字。

理由

一、按商標有「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款定有明文。次按「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。」「異議案件經審定異議成立者，應撤銷其註冊。」復為同法第40條第1 項、第46條所明定。

二、本件被告略以系爭註冊第0000000 號「孕補」商標與據以異議之「新寶納多孕補」或「新寶納多」等商標相較，二者中文固有相同之「孕補」二字，惟就整體圖樣觀之，系爭商標圖樣為單純中文「孕補」商標，其與後者圖樣除「孕補」外，尚結合迥然不同之主要中文「新寶納多」，且置於最明顯之字首部分，二者不僅外觀字數多寡有別，予人整體觀感印象亦明顯不同，兩造商標應非屬構成近似，自無首揭法條規定之適用，乃為異議不成立之處分。原告不服，主張其早自57年起即創用「NEW PRENATAL」商標，並取得註冊為第28931 號商標，該「NEW PRENATAL」產品即「新寶納多」。原告為促銷其「NEW PRENATAL」、「新寶納多」系列產品，遂於87年3 月起創用「孕補」商標，並與「NEW PRENATAL」及「新寶納多」商標合併使用，旋即向衛生署申請藥物廣告及申請藥品許可證更新包裝為「新寶納多」、「孕補錠」，作為著名「NEW PRENATAL」及「新寶納多」系列產品商標，標示有「孕補錠」商標之產品經由原告之台資公司透過印製各種廣告宣傳品促銷，同時在各大電視台、報章雜誌上亦刊載各式廣告，並在各大量販店、大型連鎖店如屈臣氏、統一等商店，及一般藥局如佳龍藥局、躍獅、上海聯合藥房等行銷，據以異議「孕補」商標已因原告長期廣泛之使用，而使得據以異議商標所表彰之品質與信譽，於系爭商標92年2 月24日申請註冊時，已為相關事業及消費者所普遍認知而達著名之程度，是參加人以與據以異議著名商標相近似之「孕補」二字，作為系爭商標圖樣申請註冊，有使相關消費者產生混淆誤認之虞等語，提起訴願，經決定駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由如事實欄所載。

三、本院查原告據以異議之商標為「孕補」商標，該商標雖未在我國申請註冊，但實際使用於藥品（綜合維他命及礦物質配方），全名為「孕補錠」，此有原告所提異議申請書及附證資料存原處分卷（第15頁至第17頁）可稽，其中文「孕補」究其字義有孕婦補品之意，係屬據以異議商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，為暗示性之商標，復為被告於原異議審定書所自認，且「孕補錠」雖與已經註冊之商標「新寶納多」併列成二行，但除「錠」字外，分別係用於表彰藥品（綜合維他命及礦物質配方）之標識，各具商標之性質。此亦有原告所提「孕補錠」商品包裝附原處分卷及本院卷可稽。則原告提起本件異議時，既僅以「孕補」商標作為據以異議之商標，主張系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，被告即應就其主張之範圍及爭點，審查系爭商標是否相同或近似於據以異議之「孕補」商標、據以異議之「孕補」商標是否為著名商標或標章、有無致相關公眾混淆誤認之虞，或有無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞？等事項，然被告未就系爭商標與據以異議之「孕補」商標對照結果，是否構成上開商標法第23條第1項第12款規定的情形，加以審究，卻超越原告主張範圍，逕自以「新寶納多」或「新寶納多孕補錠」作為據以異議之商標，而認：【系爭註冊第0000000 號「孕補」商標，與據以異議之「新寶納多孕補」或「新寶納多」商標相較，其中系爭商標與據爭「新寶納多孕補」商標雖皆有相同之「孕補」二字，惟查中文「孕補」究其字義有孕婦補品之意，係屬據爭商品之相關暗示說明，‧‧‧，與系爭商標單純之「孕補」相較，二者不僅外觀字數多寡有別，予人整體觀感印象亦明顯有別，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，不致會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應非屬構成近似之商標，與前揭法條之適用，須兩造商標構成近似之前提要件不符，自無該等法條規定之適用】云云，容有未洽。

四、綜上所述，被告未以系爭商標與據以異議之「孕補」商標之對照為審查基礎，而超越原告主張範圍，逕自以「新寶納多」或「新寶納多孕補錠」作為據以異議商標，進而認兩者非屬近似之商標，並無商標法第23條第1 項第12款規定之適用，遽為本件異議不成立之處分，容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭商標之註冊是否應予撤銷，基於原告和參加人的程序利益及尊重商標專責機關的第一次處分權，尚有待被告審酌其與據以異議之「孕補」商標對照結果，是否構成上開商標法第23條第1 項第12款規定的情形，再為決定，則原告求為判決命被告應就系爭商標異議事件，作成其註冊應予撤銷之處分，尚未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200 條第4 款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘部分，尚難准許，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

第四庭審判長法 官　侯　東　昇