臺北高等行政法院判決

原告

萬國通路股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

劉法正 律師

訴訟代理人

楊祺雄 律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

蘇燕貞 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國96年6月20日經訴字第09606069420 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）95年5 月23日以「FLY PENGUIN 及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、腰包、皮箱、背包、手提箱、旅行箱、購物袋、行李箱、行李袋、登山袋、鑰匙包、化粧包、化粧箱、運動用提背袋」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁註冊第665786號「ペンギン圖樣」商標（下稱據爭商標，如附圖2 ）構成近似，復均指定使用於同一或類似之「書包、手提箱袋、旅行袋」等商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，於96年2 月14日以商標核駁第298130號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

⑴原告聲明：

①訴願決定及原處分均撤銷。

②被告就系爭商標應為核准註冊之處分。

③訴訟費用由被告負擔。

⑵被告聲明：

①原告之訴駁回。

②訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

⑴原告主張之理由：

①商標法第23條第1 項第13款所謂商標近似，係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。另判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察；此乃係由商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於商標外觀近似係指商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等，有產生混淆誤認之虞。而判斷是否有混淆誤認之虞，依經濟部93年4 月28日訂定發布之「混淆誤認之虞」審查基準，列有下列各項之相關因素：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品/ 服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，合先敘明。

②本件據爭商標圖樣之識別力甚為薄弱，其區別商品來源之功能有限，受他人攀附之可能性不大，保護範圍自應該予以縮小：Ⅰ兩商標是否予消費者已達可能混淆之相近程度，雖應注意比較二者顯著部分（即主要部分）相近之程度，但如顯著部分係屬不具識別性或識別性較弱之文字圖形者，則近似程度之判斷仍應以整體商標圖樣作為判斷基礎，而不能單就不具識別性或識別性較弱之商標圖樣顯著部分加以比較其差異而作為近似判斷之依據，此於鈞院94年度訴字第237 號之判決意旨中揭示甚詳。又商標之註冊固有排他性，可排除他人以相同或近似之商標圖樣於同一或類似商品為商標註冊，惟以自然界之某動物造型為商標圖樣獲准註冊，僅排除該相同或近似造型之圖樣，並非該動物之任何造型均在排除之列，不得以其所表現者為同一種動物，即一概認係觀念上近似（最高行政法院92年度判字第613 號判決意旨參照）。Ⅱ觀諸本件據爭商標圖樣，係單由一企鵝圖所構成，然企鵝乃自然界習知習見之動物，且「..以各式造型不同之企鵝圖形作為商標圖樣主要部分之一，申請註冊於各類商品或服務者，所在多有，此有本局線上近似圖形檢索多筆比對部分資料及被異議人檢送之有關本局核准含有企鵝圖形之商標公告附卷可稽，並非異議人之所創，其不同之企鵝圖樣造型，自各有其不同之識別作用」（被告中台異字第G00000000 商標異議審定書參照）。徵諸商標註冊實務上，如被告於前述案例所言，以各式造型不同之企鵝圖形作為商標圖樣主要部分之一，申請註冊於各類商品或服務者，既所在多有；而在二造商標指定使用之書包、手提袋、旅行袋等商品中，以寫實之企鵝圖形作為商標圖樣獲准註冊者，亦有註冊第693576、819495、781049、518952、941708、981490、987988、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、588818、642423號等15件商標圖樣。Ⅲ據此以觀，若徒以單純自然界企鵝此一動物之粗略概念，自難足以引導相關商品購買人直接與單一特定商品來源相聯想，相關商品購買人於選購商品時之注意力，自應考量商品之性質、相關商品產製者等，判斷其商品之來源，而非單純以圖樣近似作為其識別依據。是以據爭商標圖樣上之企鵝圖形識別力既甚為薄弱，其區別商品來源之功能有限，受他人攀附之可能性不大，保護範圍自應該予以縮小，在其他商標圖樣與據爭商標相比較時，在近似性的判斷上，自然也須有比較嚴格的標準，事理至明。

③系爭商標與據爭商標之整體外觀、各自表彰之觀念均清晰可分，不構成近似：系爭商標圖樣為一尖嘴向右、身型線條修長簡潔之企鵝圖案背面剪影，緊密結合鏤空圖案化設計之外文「FLY PENGUIN 」所設計而成，其圖形與文字間形成黑白明暗之強烈對比，加上「P 」字母中又巧妙地嵌入一小型企鵝圖，整體設計手法特殊獨特，外觀則予人高尚神秘之觀感印象，外文「FLY PENGUIN 」所彰顯之文字意涵與振翅的企鵝圖形間，更有觀念相通之處。而據爭商標圖樣則為一矮胖且尖嘴向左、眼部以點狀勾勒、著鈕扣背心、打著領結，外型頗具紳士風度之擬人化寫實企鵝圖。二商標相較，雖皆以企鵝圖形為構思取材，惟前者尚有外文「FLY PENGUIN」可資唱讀區辨，且該企鵝圖為單純之抽象線條勾勒，並無面部表情、神韻等肢體語言或外表裝扮之呈現；然後者則為擬人化之寫實構圖，二者不惟設計手法迥異，神情態樣亦相去甚遠，造型更是截然不同，無論在身型、頭部擺放的方向、臉部表情、眼睛、雙蹼之站立之姿態或整體之儀態、動作、身體裝扮等重點特徵部分亦差別顯然，予消費者印象及寓目感受分別迥異。何況企鵝既為自然界習見之動物，並非任何人所獨創，一般消費者自不致因同種類動物之設計圖樣，或均為企鵝之設計圖，即會率認其商品出自同一來源，不同之企鵝圖樣造型，實各有不同的識別作用。而本件二造商標之企鵝圖形在外觀構圖意匠及設計態樣迥然不同，予人之整體印象實有顯著之差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應可辨識而不會有所混淆而誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者應非屬構成近似之商標。

④原告早在據爭商標申請註冊前，即以企鵝圖形作為商標圖樣申准註冊，與據爭商標有併存註冊之事實，系爭商標有其設計之沿革與一致性，自無致相關消費者混淆誤認之虞：Ⅰ原告早在70年10月6 日即陸續以企鵝圖形作為商標圖樣，分別於皮夾、皮包、手提袋....等商品取得註冊第178515、610873、610874號商標權，並經延展註冊在案，與據爭商標亦有併存註冊多年之事實。而原告為因應產品之多樣化及時尚趨勢，並形成一系列商標保護網，同時給予消費者深刻之辨識印象，故另以系爭商標圖樣申請註冊，其構圖意念明顯係承襲前述3 件企鵝商標而來，且其指定使用之商品復屬同一或類似，該4 件商標之間實有其密切之延續性與一貫性，原告以系爭商標申請註冊確屬善意，亦無致相關消費者混淆誤認之虞，訴願決定顯屬率斷違誤。蓋觀諸據爭商標之註冊申請日為83年7 月12日，時間點遠晚於原告之註冊第178515、610873、610874號商標，惟卻能於嗣後在同一或類似商品獲准註冊，由之可見企鵝既屬一般人均可能思及之自然生物，並非出自任何人之獨創，識別性甚低，縱使二造商標均以同一種動物作為圖樣，然因設計旨趣有別，構圖截然可分，外觀各具足以令消費者清楚辨識之特徵，因此，據爭商標亦能於原告前述3 件企鵝商標之後獲准註冊。Ⅱ本件二造商標之企鵝構圖手法明顯迥異，各具構圖意匠，外觀亦予人不同之寓目觀感，系爭商標復另緊密結合圖案化設計之外文「FLY PENGUIN 」可資唱讀區辨，與據爭商標更是顯然可分，異時異地隔離觀察，當無使消費者視二者為同一主體之系列商標，自非屬近似之商標，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞，其無商標法第23條第1 項第13款規定之適用，足堪確認。

⑤原處分與訴願決定均屬違法之處分：Ⅰ本件二造商標圖樣上之企鵝圖形均為自然界動物之概念，然論究商品來源有無相聯想而致混淆誤認之虞時，除端視商標圖樣之近似程度外，仍需考量商標之獨創性、實際商品市場環境、各類商標併存情形、商品性質與關聯性、相關商品購買人之注意程度等因素綜合判斷之，當非單純同為自然界企鵝動物概念所得比擬。而實務上以企鵝圖形作為商標圖樣或圖樣一部分經核准註冊者，業已所在多有；於二造商標指定使用之書包、手提袋、旅行袋等商品者，亦不乏其例，由之足見企鵝圖為業界常用之商標設計圖形，其識別性已趨弱勢化，消費者實難僅以企鵝圖形而辨識商品來源，自需另行參酌其他中、外文文字及圖形間不同之特徵所產生之識別作用，始得以區別彼此商品。Ⅱ二造商標之企鵝圖形於構圖意匠及造型上均迥然有別，整體觀察並無使人產生混淆誤認之虞，惟原處分及訴願決定不察，竟遽認二造商標構成近似，其對法律上「近似」概念之詮釋，顯然淪於主觀率斷。實則，企鵝之種類甚多，其共同特徵為體態肥肥胖胖、嘴尖而硬、頸稍長、足短，附於近尾處，前三趾張蹼，尾翼短小，為善潛水之鳥綱企鵝目游禽類動物，日常所見之企鵝，更皆以立姿出現。因此，本件二造商標之企鵝圖形縱如訴願決定所言「均為一尖嘴、兩翅左右伸展、身體凸胖之立姿企鵝設計圖」，但其所指駁之部分，明顯為企鵝品種獨有之特徵，並非據爭商標首創或獨具之特色，不同之企鵝圖樣造型，實各有不同的識別作用，此由同據前述特徵之註冊第693576、781049、941708、0000000 、0000000 號等商標，與據爭商標於同一或類似商品併存註冊之事實，即可得到印證。Ⅲ商標圖樣近似與否之決定，實應考慮二商標圖樣之間，依社會一般人之通念，彼此間有無顯著之特徵可資辨識。本件二造商標雖均以企鵝作為構圖之題材，惟據爭商標之企鵝外觀具體寫實，無論眼神、足蹼等部分均明顯可見，且身著服飾、領結之紳士打扮，更予人擬人化之寓目感受；與系爭商標抽象之剪影構圖手法迥然有別。而二企鵝之體型一壯碩矮胖、一修長，在站立、頭部之方向、姿勢及有無神情態樣、裝扮等部分更是相去甚遠。尤其，企鵝既為自然界習見之動物，並非據爭商標權人所獨創，一般消費者自不致因同種類動物之設計圖樣，或均為企鵝之設計圖，即會率認其商品出自同一來源。惟原處分及訴願決定並未斟酌企鵝圖商標普遍習見之事實，亦未就二造商標設計旨趣之差異及構圖截然可分足以令人清楚辨識等部分予以考量，即率持企鵝獨有之特徵遽認近似，就本件顯然有前後矛盾及相同案情處理不一致之情事，就所為不同之處理結果，亦無合法妥適之理由以為支持，實違反行政自我拘束原則與平等原則，亦屬理由不備及恣意裁量之違法處分。

⑵被告主張之理由：

①判斷商標法第23條第1 項第13款前段之兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引致混同誤認之虞以為斷。又所謂類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之。所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品之來源，包括誤認來自不同來源的商品以為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

②本件原告申請註冊之系爭商標係由一頭朝右、尖嘴、雙翅左右伸展、身體凸胖之立姿企鵝設計圖，搭配鏤空設計之「FLY PENGUIN 」，並於前揭外文字母「P 」內鑲嵌一小型企鵝圖形所組合而成；另據爭商標圖樣則為一頭朝左、尖嘴、雙翅左右伸展、身體凸胖、打領結穿著上衣之立姿企鵝設計圖所構成；二者相較，其圖樣設計均為一尖嘴、雙翅左右伸展、身體凸胖之立姿企鵝設計圖，雖一為墨色，一為經卡通設計之圖形，惟其圖形之外觀線條體態幾乎相同，構圖設計概念相近，僅些微特徵諸如面部及有無衣著之差異，異時異地隔離觀察，予人印象實相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆誤認二商品來自同一來源或雖不同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

③系爭商標指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、腰包、皮箱、背包、手提箱、旅行箱、購物袋、行李箱、行李袋、登山袋、鑰匙包、旅行袋、化粧包、化粧箱、運動用提背袋」等商品與據爭商標所指定之「書包、手提箱、手提袋、旅行袋、皮夾」等商品相較，商品均具有相同或相近之功能，復常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，在用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，所指定使用之商品間應屬存在相當高程度之類似關係。

④系爭商標與據爭商標其高度之近似及指定商品間高度類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不同但有關聯之來源，應足以有致相關消費者混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。至原告主張系爭商標係承襲註冊第178515、610873、610874號商標而來，及舉出多件其他商標核准案例乙節。經核前揭3 件商標圖樣及所舉案例圖形與系爭商標圖樣設計圖仍屬有別，案情與本件不完全相同，自不得執為本件商標亦應核准註冊之論據，併予敘明。

理由

一、本件被告代表人蔡練生於訴訟進行中變更為王美花，茲據被告現任代表人依法具狀向本院聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款所明定。

三、本件被告略以，原告申請註冊之系爭商標圖樣與據爭商標圖樣相較，二者圖形予人印象皆為一立姿之尖嘴企鵝圖，且皆為凸胖下半身及短腿、腳蹼之設計，構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似之「書包、手提箱袋、旅行袋」等商品。衡酌兩商標高度近似及其指定使用商品高度類似等因素綜合判斷，相關消費者可能會誤認兩商標商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，依首揭法條規定，本件商標自不得註冊，乃為核駁之處分。

四、原告不服，訴稱①企鵝為自然界習見之動物，並非據爭商標權人所獨創，且以造型不同之企鵝圖形作為商標圖樣主要部分申准註冊者，所在多有；指定使用於同一或類似之書包、手提箱袋等商品者，亦不在少數；足見據爭商標之企鵝圖樣，其識別性本屬較低，消費者不會視及該圖樣即產生單一來源之直接聯想。②系爭商標圖樣為一身型線條簡單流暢之企鵝圖案剪影，結合鏤空設計之外文「FLY PENGUIN 」，並於前揭外文字母「P 」中巧妙嵌入一小型企鵝圖，整體設計獨特，予人高尚神秘之觀感；據爭商標圖樣則為一尖嘴、眼部以點狀勾勒、光頭、著衣且打著領結之擬人化寫實企鵝圖；二者相較，雖均以企鵝為設計主圖，惟其外觀構圖意匠及設計態樣迥然不同，予人整體印象有別，各具不同之識別作用，應非屬構成近似之商標。③況原告早於70年間即陸續以企鵝圖作為商標圖樣，指定使用於皮夾、皮包等商品，申准第178515號、第610873號及第610874號商標之註冊，並經延展註冊在案，系爭商標即係承襲前揭商標之構圖意念而來，由前揭3 件商標註冊後，據爭商標仍能於同一或類似之商品獲准註冊，亦足知兩商標縱以同一種動物作為圖樣，倘其設計旨趣有別，外觀足以辨識，即難謂有使消費者產生混淆誤認之虞。④系爭商標與據爭商標確各具不同之構圖意匠，非屬構成近似之商標，應無致相關消費者混淆誤認之虞；被告遽以企鵝之特徵（尖嘴、凸胖下半身、腳蹼等）作為兩商標構成近似之論據，而未考量企鵝圖普遍習見之事實，及兩商標構圖及設計上之差異，顯非妥適。⑤本件據爭商標圖樣之識別力甚為薄弱，其區別商品來源之功能有限，受他人攀附之可能性不大，保護範圍自應該予以縮小，惟原處分及訴願決定並未斟酌企鵝圖商標普遍習見之事實，亦未就二造商標設計旨趣之差異及構圖截然可分足以令人清楚辨識等部分予以考量，僅以企鵝獨有之特徵而認近似，實違反行政自我拘束原則與平等原則，而提起本件訴訟。

五、關於系爭商標與據爭商標是否近似部分：

⑴按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：①以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；②商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；③商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部份特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（改制前行政法院73年判字第1144號判決參照）。

⑵系爭商標圖樣（如附圖1 ）係由一頭朝右、尖嘴、兩翅左右伸展、身體凸胖之立姿企鵝設計圖，搭配鏤空設計之外文「FLY PENGUIN 」，並於前揭外文字母「P 」內鑲嵌一小型企鵝圖形所組合而成；據爭商標圖樣（如附圖2 ）則由一頭朝左、尖嘴、兩翅左右伸展、身體凸胖，且打領結，身著上衣之立姿企鵝設計圖所構成；二者相較，其圖樣之設計主體均為一尖嘴、兩翅左右伸展、身體凸胖之立姿企鵝設計圖，雖其一為墨色，另一則為經卡通設計之圖形，惟其圖形之外觀線條體態幾近相同，且企鵝造型雖屬常態，但企鵝展翅及軀幹、頭部之線條卻可以各自巧思，然兩商標足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分為構圖，二者就企鵝展翅之線條、頭部身型之線條，異時異地隔離觀察，整體圖樣予人寓目印象實相彷彿，應屬構成近似之商標。其他內部細項之爭執，以總括全體隔離觀察為之，自應考量商標圖樣中特別引人注意之構圖部分，而非將商標併呈割裂分別比較，原告所稱足無足採。

⑶至於，原告訴稱系爭商標係承襲註冊第178515號、第610873號及第610874號商標而來，並據此指摘被告有處理不一致之情事乙節；經查前揭3 件商標圖樣均係以一戴眼鏡之企鵝圖形為其設計主體，與系爭商標圖樣之企鵝設計圖明顯有別，尚難執以作為系爭商標應准予註冊，或被告處理不一致之論據。況原告所使用之企鵝圖形作為商標圖樣之使用情形，實際上上開註冊第178515號、第610873號及第610874號商標之使用，該企鵝是戴眼鏡之企鵝圖，並非系爭商標之圖樣，故原告所稱與據爭商標有併存註冊之事實，自非足憑。另原告舉企鵝作為商標圖樣主要部分之一獲准註冊之其他案例，核其商標圖樣與本件均不相同，案情各異，自難以彼例此，執為本件有利之論據，均併予指明。

六、關於系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞部分：

⑴按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

⑵又系爭商標指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包」等商品，與據爭商標指定使用之「書包、手提箱、手提袋、旅行袋、皮夾」商品，復屬同一或高度類似之商品。衡酌兩商標近似之程度，及二者皆指定使用「書包、手提箱袋」等同一或高度類似之商品等因素綜合判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

七、綜上所述，被告所為否准系爭商標註冊之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並命被告為准予系爭商標註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第三庭