臺北高等行政法院判決

原告

日商．任天堂股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○專利代理人

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

　　　　　　丙○○

上列當事人間因新式樣專利申請事件，原告不服經濟部中華民國96年8 月16日經訴字第09606072930 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國93年8 月17日以「電子遊樂器」向被告申請新式樣專利（下稱系爭案），聲明以西元2004年4 月1 日及7月28日在日本申請之意願第0000-000000 及意願第0000-000000 號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，於94年3 月18日以（94）智專一（三）03040 字第09420244480 號函復原告略以：本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎案（即意願0000-000000 號專利案）圖說中，第一優先權主張應不予受理。原告爰於94年4 月19日申請將原新式樣專利申請案改為第00000000號新式樣專利之聯合新式樣專利申請案，並聲明以原主張之第二優先權（即意願0000-000000 號專利案）主張本案優先權，經被告編為第00000000U01號申請案審查，於95年9 月12日以（95）智專一（三）03040 字第09520748320 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告旋於95年11月8 日申請再將第00000000U01號聯合新式樣專利申請案改請為獨立新式樣專利申請案。案經被告編為第00000000號專利案審查略以：按專利審查基準第1 篇程序審查及專利權管理第1-6-5 頁規定，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案為由，以95年12月11日（95）智專一（二）15032 字第09521062730 號函為本件專利改請應不受理之處分（即原處分) 。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈原處分、原訴願決定均撤銷。

⒉命被告為准予本件第00000000U01 號聯合新式樣專利申請案改為獨立新式樣申請案。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否業經實體審查，而不得再改請為獨立新式樣專利申請案？

㈠原告主張之理由：

⒈被告於於94年3 月18日以（94）智專一（三）03040 字第09420244480 號函復指稱不予受理原申請案（第000000000 號申請案）之第一優先權主張，惟該書函係依專利法第129 條準用第46條第1 項之但書規定通知申請人：「如有不服，得於本處分書送達之次日起30日內，備具訴願書正、副本（均含附件），並檢附本處分書影本，經由本局向經濟部提起訴願」，而非依專利法第129 條準用第43條第1 項或第46條第2 項之規定，發給申請人審定書或通知申請人限期申復，由此足證被告係將原申請案之優先權主張視為「程序」問題而依專利法第46條第1 項之但書規定辦理，故被告對於原申請案之優先權主張的審查自不屬「實體審查」。由此，系爭案再改請為獨立新式樣，並無專利審查基準第1 篇「程序審查（2006年版）」第1-6-5 頁第5 段：「‧‧‧原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於『事涉重複審查，不能使審查程序順利進行』或『禁止重複審查』之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案」之規定的適用餘地。

⒉被告於上揭書函中不受理優先權主張之理由為：「本案申請標的並未揭露於第一優先權基礎案圖說中」，而並未就實體部分（新穎性、進步性、或產業上之利用性）加以審查。查專利審查基準第3 篇「新式樣專利（2005年版）」第3-4-6 頁第1 段對於審查之實體要件係規定：「主張優先權時，『相同的新式樣』的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，‧‧‧」，被告僅指出標的未揭露於優先權基礎時，而未作「相同新式樣」的判斷，不符「實體要件」之審查要件。何況以「不予受理」逕行處分，已明顯只有程序審查之實。

⒊專利審查基準第3 篇「新式樣專利實體審查（2005年版）」第3-4-10頁中之第5 節「審查注意事項」之（3 ）係規定：「後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣與其優先權基礎案所揭露者不同，而不認可其優先權主張時，申請人得補充、修正該圖面」。本件最初申請時（第00000000號），被告並未遵循此項規定通知原告補充修正該圖面，而以「本案第一優先權主張應不予受理」逕行處分，並諭知原告得向經濟部提起訴願。此項處分為程序之處分。又本件尚有第二優先權之主張，被告對第二優先權則隻字未提，顯示根本無「實體審查」之實，實質上仍停留在「程序審查」之階段。

⒋被告僅就原申請案之優先權主張進行審查，而尚未就原申請案是否具備「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、「是否非為法定不予新式樣專利之項目」等獨立新式樣之專利要件進行審查。縱退萬步言之，認為被告對於優先權主張之審查乃屬實體審查之一環，但今系爭案再改請為獨立新式樣時，已不再主張上述第一優先權，故無論就「優先權主張」、「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、或「是否非為法定不予新式樣專利之項目」之審查而言，系爭案再改請為獨立新式樣亦均顯無涉「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」之情事。由此，系爭案再改請為獨立新式樣自無專利審查基準第1 篇程序審查第1-6 -5頁之規定的適用餘地。

㈡被告主張之理由：

⒈按專利審查基準第1篇程序審查及專利權管理1-6-5頁規定，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，因原申請案業經實體審查，基於禁止重複審查之法理，不得將該改請案再改請為原申請案。

⒉專利法第27條第4 項明定，主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。另依專利審查基準第3 篇新式樣審體審查基準3-3-1 頁規定，是否准予新式樣專利，應審酌之事項包括專利法第109 條第1 項新式樣之定義、第110 條產業利用性、新穎性及創作性、第111 條擬制喪失新穎性及第112 條法定不予新式樣專利之項目。準此，專利要件之審查以申請日為準，惟有主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。換言之，申請案經程序審查，通知文件齊備，進入實體審查後，首先必須確認者為專利要件之審查基準日。系爭案經審查後認為，原申請案申請標的並未揭露於其所主張之第1 項優先權基礎案圖說中，因此，第1 項優先權主張不予認可，惟認可第2 項優先權主張，並以該優先權日作為審查基準日。換言之，優先權是否認可，屬於實體審查的一環，原告訴稱被告對系爭案之「原申請案」之優先權主張存有疑義，尚未進行實體審查，顯有誤解。

⒊原告於93年8 月17日以系爭案向被告申請新式樣專利，嗣於94年4 月19日將該申請案改請為第00000000號聯合新式樣專利，經被告審查認為，應不予專利，被告於95年9 月12日以（95）智專一（三）03040 字第09520748320 號函核駁審定在案。嗣原告又於95年11月8 日申請改請為獨立申請案，揆諸首揭說明，基於禁止重複審查之法理，不得將該改請案再改請為原申請案，故被告於95年12月11日以（95）智專一（二）15032 字第09521062730 號函處分，申請改請應不予受理，洵無違誤。

理由

一、被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、按獨立新式樣專利改為聯合新式樣專利之申請，或聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請，依專利法第115 條規定之文意觀之，固非法所不許，惟該條文所稱之獨立新式樣或聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始有適用之餘地。至原為獨立新式樣，但業經准予改請為聯合新式樣之申請或原為聯合新式樣經准予改請為獨立新式樣之申請者，為避免同一案件作二次審查，有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再援前揭規定，回復改請為獨立新式樣或聯合新式樣之申請（改制前行政法院88年度判字第1900號判決意旨參照）。且經濟部94年5 月17日經授智字第09420030420 號令發布之「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第1-6-5 頁規定「新式樣專利部分，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於『事涉重複審查，不能使審查程序順利進行』或『禁止重複審查』之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案。」亦已明定原為獨立新式樣經准予改請為聯合新式樣之申請或原為聯合新式樣經准予改請為獨立新式樣之申請者，為避免同一案件重複審查，有礙審查程序之順序進行與終結，不得將該改請案再改請為原申請案。

三、經查，本件第00000000U01 號聯合新式樣專利案在申請改為獨立新式樣專利申請案之前，即係獨立之系爭第00000000號新式樣專利申請案，經被告審查，以94年3 月18日（94）智專一（三）03040 字第09420244480 號函為，第一優先權主張應不予受理。嗣於94年4 月19日改請聯合新式樣專利申請案，經被告審查，應不予專利。原告旋再申請改為獨立新式樣專利申請案，因前將原獨立新式樣申請案改請為聯合新式樣申請案（編為第00000000U01 號），於聯合新式樣程序中業經被告以其是否具備產業利用性、新穎性及創作性等實體要件進行審查，並作成應不予專利之審定處分在案。其再申請改為獨立新式樣專利申請案，顯致被告須就相同技術作二次審查，造成重複審查之不公與審查人力之虛耗，甚且倘准其反覆改請，亦將使審查程序無從終結，當非立法之本意。是以，被告原處分對改請之申請應不予受理，並無不合。

四、次查，被告於訴願及本院復主張系爭案於優先權審查時亦已進行實體審查云云。惟依專利審查基準第3 篇「新式樣專利」第3-4-6 頁第1 段規定：「主張優先權時，相同的新式樣的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，‧‧‧」，亦即審查優先權之主張是否成立時，係審查後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說，並未規定須就後申請案（即系爭案）是否具備「產業利用性」、「新穎性」、「創作性」、「是否非為法定不予新式樣專利之項目」等新式樣專利要件進行實體審查，而被告復未能舉證證明其先前審查優先權之主張是否成立時已就系爭案進行專利要件實體審查，故其上開主張尚難遽採。惟依上所述，系爭案於改請為聯合新式樣專利程序中業經被告以其是否具備產業利用性、新穎性及創作性等實體要件進行審查，並作成應不予專利之審定處分在案，被告上開審查優先權時已審查實體之主張固尚難憑採，惟對系爭案再申請改為獨立新式樣專利申請案，應不予受理之結果，並不生影響，依據訴願法第79條第2 項規定「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。」故訴願決定以訴願無理由駁回，亦無不合。

五、綜上所述，系爭案前改請為聯合新式樣專利案業經被告就專利要件實體審查後核駁在案，被告對其復改請為獨立新式樣專利之申請為應不予受理之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，命被告為准予第00000000U01 號聯合新式樣專利申請案改為獨立新式樣申請案，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第四庭