臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

徐明珠 律師

　　　　　　林吟樺 律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年4 月15日經訴字第09706105070 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人乙○○前於民國（下同）94年3 月30日以「光明燈結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M274892 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年12月28日以（96）智專三（一）05026 字第09620722240 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年4 月15日經訴字第09706105070 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：舉發證據1 、2 得否證明系爭專利不具進步性？

㈠原告主張：原告未於言詞辯論期日到場，依其所提起訴狀陳述略以：

⒈原處分為「舉發不成立」之主要理由為：「系爭專利案與證據1 （90年11月1 日公告之第00000000號「節省空間增大容量之光明燈結構」新型專利案，下同），證據2 （92年12月21日公告之第00000000號「電動旋轉式光明燈結構改良」新型專利案，下同）比較，非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者。」換言之，被告判定系爭專利與證據2 比較結果，係「系爭專利具有進步性」。惟，被告之認定顯為錯誤之認定。

⒉見本院卷第36至39頁，被告於94年3 月30日對系爭專利之「技術報告」（實質審查），其結果為：

⑴引用文獻分別為：文獻1 「公告第567809號專利案」、文獻2「公告第559024號專利案」。

⑵請求項1 、2 、3 、4 、5 比對結果代碼皆為2 ，引用文獻皆為1及2。

⑶而「代碼2 」之意義為：「本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性」。換言之，系爭專利各請求項與文獻1 、2 比較，係不具進步性。

⒊而被告對系爭專利之「技術報告」引用之文獻1 及2 ，皆是「設成直柱狀」光明燈，換言之，爭專利係屬直柱狀光明燈，故文獻1 及2 兩專利案直柱狀光明燈，可證明系爭專利不具進步性。尤其被告對系爭專利之「技術報告」引用之文獻1 「公告第567809號專利案」，即是原告所提出之證據2 。

⒋既然被告對系爭專利之「技術報告」判定「被舉發案與引用文獻1 公告第567809號案比較，屬不具進步性」為何對原告提出之證據2 ，卻認為系爭專利具有進步性？顯然，被告在本案中過於寬待系爭專利，而為錯誤之處分，否則被告即是有兩種標準，而對原告採取另一嚴格標準，顯有不公。

⒌另有兩問題可證明原處分之錯誤：

⑴原處分第4 頁第7 點記載：「…至於前述有關系爭專利與證據1 、2 之比較，及遵循專利審查基準關於進步性之規定…」云云，惟：

①既然係依專利審查基準審核是否具進步性，為何未考察證據2 （即被告對系爭專利之「技術報告」之文獻1 ）？

②且於94年3 月30日已有被告對系爭專利之「技術報告」在先，且已確定，為何原告於本案中提出相同之證據 2，卻出現完全相反之認定？

⑵原處分第5 頁第8 點謂：「…其申請專利範圍第2 至5項附屬項之技術特徵均在限縮獨立項1 之範圍，獨立項1 既符合專利要件，故附屬項2 至5 項亦符合專利」云云，惟：

①原處分認定第1 項後，即不再一一審查「第2 、3 、4 、5 項」，而粗糙的概括認定第2 、3 、4 、5 項亦具有進步性。

②然被告對系爭專利之「技術報告」有將第2 、3 、4、5 項一一與文獻1 （即原告所提之證據2 ）做比較，認定為「皆是代碼2 」，即第2 、3 、4 、5 項皆屬不具進步性。

③故由被告對系爭專利之「技術報告」可證，原處分確實有未詳細審查之違誤。

㈡被告主張：

⒈起訴理由稱既然附件3 （即被告對系爭專利之「技術報告」）判定「被舉發案與引用文獻1 公告第567809號比較，屬不具進步性」，為何對本案提出之「證據2 公告第567809號」比較，卻認為被舉發案具有進步性？顯然，在本案中係過於寬待被舉發案，而為錯誤之處分，被告出現「兩種標準」，對原告採用「另一嚴格標準」，實對原告不公平云云。查依原告於訴願階段所提出之系爭專利技術報告內容觀之，被告就系爭專利各請求項審查之結果，係認為系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及其第3 項至第5 項附屬項之技術特徵為文獻1 （即本件舉發證據2 ）及文獻2 （即第00000000號新型專利案，非本件舉發證據）之簡單組合；系爭專利第2 項附屬項之技術特徵為文獻1 、2及習知技術之簡單組合，故系爭專利不具進步性；並非以系爭專利各項申請專利範圍所載之技術特徵單獨與文獻1（即本件舉發證據2 ）比較，認不具進步性。是原告所訴稱前述專利技術報告係以系爭專利與文獻1 比對，而認系爭專利不具進步性及被告就本件專利舉發案之審查有兩種標準等言，容有誤解，合先敘明。

⒉起訴理由稱既然有依「專利審查基準審核是否進步性？」，為何未考查「證據2 ，即是附件3 之引用文獻1 」？且，明明於「94年3 月30日」已有附件3 之技術報告（實質審查）在先，且已確定，為何本案提出相同證據（證據2、文獻1 ），卻出現「完全相反之認定」？顯然，原處分是「主觀、不客觀」、「未遵循『專利審查基準』」，否則在本案不會出現「認定被舉發案具有進步性」云云。查前述技術報告雖認定系爭專利請求項1 技術特徵係為文獻1 及2 之簡單組合，而不具進步性，惟該文獻2 並未於舉發階段提出，其與本件舉發案之爭點並非相同，先予說明。原處分係將系爭專利與舉發證據1 、2 作比較，而技術報告係以系爭專利與文獻1 及2 之組合作比較，兩者證據不同，則其造成系爭專利是否具有進步性的結果亦會有所不同，並無起訴理由所稱「完全相反之認定」之情事，故原處分並無不當。次查前述技術報告係認定系爭專利請求項1 技術特徵為文獻1 及2 之簡單組合，不具進步性，而本舉發案之系爭專利相較於證據1 、2 具有進步性，兩者所比對之證據並不相同，無法相提並論，本舉發案之審定合於專利審查基準關於進步性之規定。

⒊起訴理由稱由附件3 之「技術報告」可證：原處分確實是「未詳細審查」、「粗糙速斷」，而為不當之處分云云。按專利法第94條第4 項規定，新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術（就舉發事件而言為舉發證據）顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，此乃新型專利之進步性要件。判斷進步性時，應整體判斷申請案之新型解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。又因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之新型具有進步性，則該附屬項之新型亦具進步性；倘獨立項之新型不具進步性時，仍應對該附屬項之新型為進步性之判斷（參照專利審查基準第2-3-29頁）。故原處分並無起訴理由所稱「未詳細審查」、「粗糙速斷」之情事。

㈢參加人主張：參加人未到場陳述意見。

理由

一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、按「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。…」、「新型雖無第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」分別為專利法第93條、第94條第1 項前段、第1 款、第2 款及第4 項所明定。對於獲准專利權之新型，任何人認有違反首揭專利法第93條至第96條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反首揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違首揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

三、參加人乙○○前於94年3 月30日以「光明燈結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M274892 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年12月28日以（96）智專三（一）05026 字第09620722240 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：舉發證據1、2 得否證明系爭專利不具進步性？

四、經查：

㈠本件系爭第00000000號「光明燈結構改良」新型專利舉發案，原告所提舉發附件1 為系爭專利專利公報資料影本，附件2 為90年11月1 日公告之第00000000號「節省空間增大容量之光明燈結構」新型專利案（即證據1 ），附件3 為92年12月21日公告之第00000000號「電動旋轉式光明燈結構改良」新型專利案（即證據2 ），附件4 為91年11月21日申請案號為第000000000 號「節省空間增大容量之光明燈結構（二）」新型專利申請案及其核駁審定書（下稱證據3 ），先予敘明。

㈡本件原告以系爭專利違反核准時專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原處分認證據1 及2 為專利案，並非以口語或展示等方式揭露技術內者，故無系爭專利核准時專利法第94條第1 項第2 款規定（申請前已為公眾所知悉者）之適用。另證據3 係為未准前案，尚難據以作為論究系爭專利有違核准時專利法第94條第4 項規定。原告就系爭專利未違反核准時專利法第94條第1 項第2 款規定，證據3 不足以論斷系爭專利不具進步性，以及證據1 、2 不足以證明系爭專利不具新穎性，於訴願及訴訟階段未再執詞主張，就該等部分本院毋庸審酌。是本件僅須審酌：舉發證據1 、2 得否證明系爭專利不具進步性？

㈢查，證據1 係由預定數量之多個燈座環嵌組一體，配合上鎖合片、具有鎖合栓之大燈泡、具有螺孔螺牙之鎖合桿而組合於底座上；證據2 係包含設定數量之燈框組成之光明燈、設定數量之組合軸桿、設定數量之自轉轉盤、一具有主轉軸之公轉轉盤、一裝置有馬達之底座所組成。而系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項所載其創作之重點，在於各該燈座組兩側皆具有翼片，且架體之中環及上環外周設有與該燈座組翼片等距之第二凹槽，只需將翼片對準第二凹槽裝設，在向下將燈座組分別嵌入架體底板之第一凹槽內，即可完成該燈座本體且該第一凹槽可對燈座組提供縱向定位作用，而該第二凹槽則具有可防止燈座組向外傾斜之功用，該等結構穩固組裝方便之設計並未見於證據1 及2 ，故系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項所載之結構特徵，非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請證據1 及2 之先前技術顯能輕易完成者，應具進步性。

㈣另系爭專利申請專利範圍第2 項至第5 項附屬項均係依附於申請專利範圍第1 項，其分別所載「該定位片係為一墊片」、「該燈座組係由多數縱向直立之燈座組成」、「該傳動件係為一具撓性之皮帶，以傳遞動力源輸出之動力」及「該動力源為馬達，俾藉由該馬達驅動皮帶以帶動各燈座本體產生轉動」等技術特徵，均在限縮其第1 項獨立項之範圍，則證據1 及2 既不足以證明其第1 項獨立項不具進步性，自亦不足以證明其第2 項至第5 項附屬項不具進步性。

五、原告主張為不可採：

㈠原告稱：依被告95年5 月3 日所完成系爭專利之新型專利技術報告（參見訴願附件3 之系爭專利技術報告）內容所載，系爭專利各請求項與92年12月21日公告之第00000000 號 「電動旋轉式光明燈結構改良」新型專利案（文獻1 ，即本件舉發證據2 ）、92年10月21日公告之第00000000號「改良型光明燈結構」新型專利案（文獻2 ）比較，係不具進步性，其中文獻1 即為原告於本件新型專利舉發案所提出之舉發證據2 ，既然系爭專利技術報告判定系爭專利與文獻1 比較，屬不具進步性，何以原處分卻認系爭專利與本件證據2 比較，系爭專利具進步性，顯出現兩種標準云云。

㈡惟查：

⒈依原告於訴願階段所提出之系爭專利技術報告內容以觀，被告就系爭專利各請求項審查之結果，係認為系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項及其第3 項至第5 項附屬項之技術特徵為文獻1 （即本件舉發證據2 ）及文獻2 之簡單組合；系爭專利第2 項附屬項之技術特徵為文獻1 、2 及習知技術之簡單組合，故系爭專利不具進步性；並非以系爭專利各項申請專利範圍所載之技術特徵與文獻1 （即本件舉發證據2 ）比較，認應不具進步性者。是原告所訴稱前述專利技術報告係以系爭專利與文獻1 比對，而認系爭專利不具進步性及被告就本件專利舉發案之審查有兩種標準等言，容有誤解。

⒉申言之，前述技術報告雖認定系爭專利請求項1 技術特徵係為文獻1 及2 之簡單組合，而不具進步性，惟原告提出之舉發證據並未包括該文獻2 ，故前開技術報告與本件舉發案之爭點並非相同。原處分係將系爭專利與舉發證據1、2 作比較，而技術報告係以系爭專利與文獻1 及2 之組合作比較，兩者證據不同，則其造成系爭專利是否具有進步性的結果亦會有所不同，並無起訴理由所稱「完全相反之認定」之情事。是原告所述要不可採。

六、從而，被告認系爭專利未違反專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定所為本件「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭