臺灣高等法院九十二年度重上字第五八０號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度重上字第五八０號

上訴人

台灣潤霸股份有限公司

法定代理人

林士桂

被上訴人

劦鵬實業有限公司

法定代理人

朱任三

訴訟代理人

顏文正律師

右當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國九十二年九月二十四日臺灣臺

北地方法院九十二年度重訴字第一一八０號第一審判決提起上訴，本院於中華民國九

十三年三月二十三日辯論終結，判決如左：

主文

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：上訴人於民國（以下同）九十年十二月六日授權被上訴人在中國大陸生產其在中國大陸擁有之專利品自動注脂器（專利證書號碼三五三三五四號，專利號碼為ＺＬ00000000．５號），約定被上訴人應給付上訴人專利權利金新台幣（下同）五百萬元，且每年至少應產銷二萬五千台系爭專利品，並按季給付技術權利金，上訴人就系爭專利品不得在中國大陸重複授權，否則應賠償被上訴人授權金十倍即五千萬元之懲罰性違約金（下稱系爭合約）。詎上訴人竟於授權被上訴人前，即於八十九年十一月二十一日將系爭專利品授權予德國柏馬（ＰＥＲＭＡ）公司（下稱柏馬公司），且未告知被上訴人，違反禁止重複授權之約定。爰本於系爭合約第六條第十款約定，求為命上訴人給付五千萬元之違約金及自起訴狀繕本送達翌日（即九十二年七月八日）起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息之判決。（原判決命上訴人應給付被上訴人一千萬元及自九十二年七月八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人就敗訴部分全部上訴，被上訴人則未上訴）答辯聲明：

㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。

二、上訴人則以：柏馬公司從事注脂器之生產，早於兩造簽訂系爭合約前，且為被上訴人所明知。而柏馬公司因其自行研發之商品其中某一結構與系爭專利品之「電動馬達驅動之潤滑劑配給器」可能近似，且上訴人已就系爭專利品註冊登記在先，為免不必要之訴累或為上訴人撤銷其專利權，乃與上訴人於八十九年十一月二十一日簽訂合約，約定上訴人與柏馬公司各自保有研發製造及產銷自己產品之權利，並未允許或授權柏馬公司直接生產或銷售系爭專利品，亦未提供系爭專利品之生產技術及相關資料予柏馬公司，並無重複授權，被上訴人及原審誤認上開合約為重複授權，實有誤解。實則上訴人與柏馬公司之契約乃係為近似專利商業糾紛所為之調解，並非重複授權等語，資為抗辯。上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡右廢棄部分，駁回被上訴人第一審之訴及假執行之聲請。㈢第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。

三、被上訴人主張上訴人於九十年十二月六日授權被上訴人在中國大陸生產系爭專利品，專利權利金五百萬元等情，業據提出專利授權合約書為證（見原審卷第十四至二一頁），且為上訴人所自認，自堪信為真。本件所應審酌者為上訴人於八十九年十一月二十一日與ＰＥＲＭＡ公司簽訂之合約，是否構成系爭合約第七條第十款之重複授權？如上訴人違約，約定之違約金額是否過高？如應核減，核減之數額以多少為相當？茲析述如下。

四、經查：

(一)、系爭合約第七條第十款約定：「甲方（指上訴人）不得在中華人民共和國重複授權，違者甲方應賠償乙方（指被上訴人），專利授權金十倍之金額，做為懲罰性違約金。」等語（見原審本院卷第十六頁）。是上訴人依前開約定，只要在中國大陸授權二個以上之人系爭專利權，即構成重複授權，至於其授權時間究係於系爭合約簽定前或簽定後，均非所問。

(二)、上訴人於八十九年十一月二十一日與德國ＰＥＲＭＡ公司簽訂ＬＩＣＥＮＳ－ＩＮＧ　ＡＧＲＥＥＮＥＮＴ即授權合約，其前言第一款約定，許可人（即上訴人）擁有處置德國新型專利Ｇ0000000．３之權利，所擁有的專利權如美國版本契約．．．、中華人民共和國版本契約、台灣版本契約之附件一所示，而該附件一所示中華人民共和國契約版本專利字號為ＺＬ00000000．５，此有卷附授權合約及附件足憑（見原審卷第二六頁、三二頁）；又該授權合約第一．一條約定，授權者即上訴人允許被授權人繼續製造及販賣如附件一所示之專利權所涵蓋之所有產品，被授權者針對該契約所涵蓋之專利權係為排他性授權，上訴人同意被授權者在契約有效區域內之自己或外部之工廠進行製造或是要求第三者製造等語。故被上訴人主張上訴人於八十九年十一月二十一日將其所有專利字號ＺＬ00000000．５專利產品，授權ＰＥＲＭＡ公司在中國大陸製造生產，即非無據；而系爭合約授權之專利品為專利證書號碼三五三三五四號，該證書之專利品專利號碼為ＺＬ00000000．５號，亦有卷附中國大陸核發之新型專利證書足參（見原審卷第二一頁），系爭專利字號與上訴人前開授權ＰＥＲＭＡ公司生產、銷售之專利字號完全相同，為一相同之專利權，故被上訴人主張上訴人就系爭專利重複授權，即非無據。上訴人辯稱ＰＥＲＭＡ公司生產之注脂器與系爭專利品不同，縱令為真，亦不能解免其在中國大陸重複授予系爭專利權售應負之契約責任。

(三)、上訴人雖辯稱被上訴人早於九十年七月二日即已知ＰＥＲＭＡ公司生產注脂器，惟依上訴人提出與被上訴人法定代理人朱任三簽訂之代理合約書，朱任三所代理者為上訴人易利潤微電腦自動潤滑器兩項商品及其零配件（見原審卷第四三頁），與ＰＥＲＭＡ公司無關，更不能證明被上訴人知悉ＰＥＲＭＡ公司早已生產注脂器；況被上訴人縱早已知ＰＥＲＭＡ生產注脂器之事實，亦不能證明被上訴人於簽約時即已知上訴人於八十九年十一月二十一日授權ＰＥＲＭＡ公司在中國大陸有系爭專利權。

五、上訴人上訴意旨雖主張：上訴人在專利權之後，上訴人即對於該柏馬公司所自行研發製造的商品結構，及其所獲得的專利權，有『具備一個電動馬達驅動的裝置』之部份，侵犯上訴人已於九九二年十月十九日取得之德國專利權的權益範圍的一定爭議。嗣後柏馬公司自行研發之商品業已經由專利授權機構審查，證明該項商品之構造及功用，與上訴人授權被上訴人商品屬不同之專利範圍，而於利（專利字號DF00000000.2），並於專利字號0000000）。為此上訴人自利之糾紛，嗣經多次談判，乃於進行可能性的合作協商。之後，因該柏馬公司為針對位於德國相同市場的主要競爭者及相類似產品（仿冒）的製造販賣者（全球潤滑有限公司Globalube），採取對抗的法律行動，而必須藉由上訴人於國專利權，進行法律上的侵權訴訟。柏馬公司乃再度與上訴人同時間簽定了「許可協議書」及「授權書」，雙方契約意旨除了平息雙方多年來為彼此擁有之專利權有『具備一個電動馬達驅動的裝置』的爭議之外，又可以順利採取對抗之法律行動，制止競爭對手，取回雙方應有之市場利益，是上訴人與柏馬公司之契約之目的與用途實乃為近似專利之商業糾紛之調解，並非重複授權。同時，上訴人業已經提出相當證據，證明柏馬公司自始至終所繼續製造及販賣的商品，一直為相同、原有之自行研發製造的商品。足證上訴人與柏馬公司所簽定之許可協議書前言第三條條款約定之契約標的僅為「在本協議書智慧財產權範圍內所適用的商品範圍為配備有一個電動馬達驅動之潤滑劑派送器」之事實，同時更證明柏馬公司完全遵守協議條款第一．一項條款約定「許可人（即上訴人）允許被許可人（即柏馬公司）在本協議書的專利財產權區域內，繼續製造及販賣在本協議書許可範圍內之適用商品的權利」。再者，上訴人也已經證明於該柏馬公司所為之製造及販賣的商品，完全與上訴人所擁有之專利權無關，更無侵犯到上訴人授與被上訴人之「專利授權合約」之標的商品「中華人民共和國專利字號ZL00000000.5專利財產權的商品」的專利權權益。原審誤將上訴人與柏馬公司所簽定之許可協議書前言第一條條款，「許可人（即上訴人）」錯認為「被授權者即柏馬公司」擁有處置專利財產權，又誤將協議條款第一．一項條款「許可人（即上訴人）」允許，錯認為「許可人（即上訴人）允許被許可人（即柏馬公司）繼續製造及販賣如附件一所示之專利權所涵蓋之所有產品」，顯有違誤云云。惟查：

(一)、依上訴人與柏馬公司之授權合約前言第一條所載授權人（即許可人上訴人）有處置條款所約定之專利權之權利，乃係表明上訴人對於欲授權之專利權確實擁有處置之權利而已。原審就此固有誤載，惟原審判決之主要理由係在授權合約之本契約條款第一．一條所為約定為其論據，而該第一．一條明載授權人即上訴人授予被授權人（即被許可人柏馬公司）針對該契約所涵蓋之專利權利為「排他性授權」（上訴人稱其為「獨家許可權利」），柏馬公司在本契約所涵蓋之專利權有效區域內，在自己或外部之工廠進行製造或是要求第三者製造，「在本協議書許可範圍之適用商品的權利」，且上訴人與被上訴人間之授權契約之專利證書號碼為三五三三五四，專利號碼為ＺＬ00000000．五，亦與上訴人與德國柏馬公司之授權合約附件一之專利號碼ＺＬ00000000．五完全相同，上訴人自有重複授權情事。是原審上開誤載，並不影響上訴人有重複授權之認定。

(二)、又柏馬公司固有研發自己之商品，縱或取得專利，亦與本案無關。且縱上訴人所辯與柏馬公司之契約之目的與用途為近似專利商業糾紛之調解屬實，亦僅係簽約之動機而已，是否重複授權，仍應視契約內容而定。查上訴人就「配有電動馬達驅動裝置」之注脂器，在中華人民共和國取得專利證號ＺＬ00000000．五號專利，除授權予被上訴人外，復又授權予柏馬公司，自屬重複授權。至於柏馬公司取得上訴人授權後，有否生產上開上訴人授權之專利品，乃柏馬公司之自由與權利。再者，依上訴人一再指稱柏馬公司亦開發有與其相類似之商品，而雙方有近似專利之商業糾紛等語，則柏馬公司取得上訴人之授權或許可後，即無糾紛可言，且德國柏馬公司即可量產其開發與上訴人類似之商品，而不致有侵害上訴人專利之虞。是以上開契約本質上仍係專利授權契約，上訴人顯有重複授權情事。

(三)、上訴人不否認系爭大陸專利字號ＺＬ00000000．五專利係在其與柏馬公司之授權合約範圍內，但辯稱該授權契約實義與性質與兩造間之授權契約不同，且其亦未在該授權契約中授與柏馬公司得以實施系爭專利品之重複授權條款，又柏馬公司亦未在該授權合約地域內進行製造、銷售云云，惟查，上訴人與柏馬公司之授權契約本約條款第一．一條已載明柏馬公司得在授權有效區域內製造、銷售有系爭專利授權之商品，上訴人否認有授權之文字條款，要無足採。又被授權者是否製造或銷售，乃被授權者之權利，要與已有授權之事實無關，是上訴人執此抗辯，即非可採。

(四)、上訴人又辯稱：倘如有專利授權行為，則應明確載有授權專利範圍、技術轉移等事項，而無須訂立授權契約（或許可協議書）前言第三條條款云云。惟查在上訴人與柏馬公司之專利授權契約附表一所載之各項專利證號，即指明各國之專利，且依上開契約前言第二條亦明載如果尚有其他任何具有相同內容之專利財產權，亦視為本契約所適用之財產權，再依契約本文條款第一．一條更載明被授權者有權在本契約附件一所示專利權所涵蓋之「專利財產權有效區域內」在自己或外包工廠製造、銷售等權利，其第一．二條亦載明被授權者取得一項優先購買選擇權等權利，其第六．一條復規定授權期限為「最長之專利財產權期滿時」為止，足見其為授權契約並無疑義，上訴人指其非授與柏馬公司得在中國大陸實施系爭專利授權云云，純屬曲解文意，要非可採。

(五)、依上訴人與柏馬公司的專利授權契約前言第一條、第二條規定係將上訴人在各國之專利財產權載為授權之範圍，而其所授權之商品即為前言第三條所載之配有電動馬達驅動之潤滑劑派送器（按即自動注脂器），而依上訴人所提之實用新型專利說明書即載明其在中華人民共和國之專利證號00000000．五專利之「自動注脂器」，係一種自動注脂器，包含有殼體、機板架座、驅動裝置（即所稱之馬達）、控制裝置、推動件及油脂容器，其中殼體內可供設置機板架座、驅動裝置及控制裝置、油脂容器為設於殼體下方，其低端連接設有一出油嘴，可供重複補充油脂（按即潤滑劑），並藉由控制裝置間歇控制驅動裝置，驅使推動件將設置在油脂容器內之活塞推移向下移動，以達到間歇與精確供應設定油量，進而使得機械設備得到適時適量潤滑之目的。因此上訴人與柏馬公司之授權標的即為上述上訴人所擁有之配有電動馬達驅動之注脂器之專利，與被上訴人授權契約相同，自係重複授權

(六)、查上訴人自陳因與柏馬公司有近似專利之糾紛，而於三日與德國簽訂合作意向書，載明柏馬公司有意向在產品範圍內銷售或投資，包括買下上訴人公司、技術上之許可、委託製造等語，而依上訴人所提之亞美專利商標聯合事務所於整體構造與　貴公司美國專利間之差異性，恐會造成爾後訴訟之很大阻礙，亦即提起訴訟勝訴之機會不大。」等語，是上訴人無法以訴訟方式對柏馬公司進行專利訴訟，乃於司，並收取權利金美金十萬元（此亦為上訴人所自承）。是以授權合約，即屬技術上之許可之範疇。因此雙方最先因近似專利糾紛，進而有合作協定，再進而取得專利授權，並無何不合事理之處。否則柏馬公司生產自己研發之產品，尚須支付權利金美金十萬元予上訴人，如非專利授權，何需如此？由此益加可證上訴人所辯，不足採信。

六、惟按「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。」，民法第二百五十二條定有明文。故約定之違約金苟有過高情事，法院即得依此規定核減至相當之數額，並無應待至債權人請求給付後始得核減之限制。此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減。又「至於是否相當，即須依一般客觀事實，社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為斟酌之標準。（最高法院七十九年台上字第一六一二號、一九一五號判例足資參照。上訴人早於八十九年十一月間即授予柏馬公司系爭專利權，而依據我專利法施行細則第三十五條規定「專利權授權他人實施應載明授權部分、地域及期間」。上訴人與被上訴人就系爭合約之授權地域約定為中國大陸地區，故專利侵害糾紛之地域即為中華人民共和國。依據中華人民共和國專利法，第六十三條第二項之規定「在申請日前已經製造相同的商品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的；不視為侵犯專利權」。故上訴人授與被上訴人之系爭專利品係於二○○二年一月一日方在授權地域中國大陸地區取得專利權（見兩造合約生效日，原審卷第十八頁），而柏馬公司所生產之商品早於一九九六年即已製造並上市銷售，依據前開規定柏馬公司所生產商品不能視為侵犯被上訴人所取得之專利權。況上訴人與柏馬公司契約之目的為近似專利商業糾紛之調解，而柏馬公司自始至終所繼續製造及販賣的商品，一直為相同、原有之自行研發製造的商品，與上訴人所擁有之專利權之商品不同，此為被上訴人所不爭執，且至被上訴人於九十一年五月間得悉柏馬公司銷售之產品時，尚未見被上訴人陳明因此受有何損害，可見上訴人重複授權對被上訴人所受之損害，應係有限。且被上訴人亦未終止與上訴人間之專利權授與合約（上訴人自毋庸返還權利金）。本院斟酌上訴人自柏馬公司所取得之權利金不過為美金十萬元（依當時匯率約新台幣三百五十萬元）及簽約之原因，被上訴人給付專利權利金之數額亦僅五百萬元及可能造成被上訴人損害相當輕微等一切情節，認本件違約金之約定應酌減為二百萬元為相當。故被上訴人請求上訴人給付二百萬元及自起訴狀繕本送達翌日即九十二年七月八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分，為無理由，應予駁回。至於被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後認均無礙判決之結果，爰不予一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，爰判決如主文。

民事第四庭

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。