重點摘要專利法第49條規定再審查時修正自由度:未經最後通知核駁者可自由修正,經最後通知核駁者修正受第43條第4項限制。
Q · 專利初審被核駁後進入再審查,我可以大改請求項嗎?
看初審有無發過最後通知,有就受限制
依專利法第49條,若初審依第46條第2項直接核駁(沒發最後通知),再審查時可完整修正說明書、申請專利範圍、圖式。若初審曾發最後通知後核駁,再審查修正仍受第43條第4項五款嚴格限制(不得超出原揭露範圍、不得實質變更等)。但若認為初審發最後通知為不當,可在再審查理由書中明確主張,獲認同則限制解除。
「最後通知」這四個字決定了你再審查時能改什麼、不能改什麼。初審階段如果審查官發過「最後通知」(代表他認為前面已經給過你修正機會了),你進入再審查後的修正範圍就被第43條第4項的五款限制綁住:不能超出說明書原本揭露的範圍、不能變更實質、不能新增非相同單一性的請求項、不能把限縮的又放寬回去、不能把請求項裡面的技術特徵換掉。這些限制嚴格到讓很多想在再審查時大幅改寫的人徹底踩煞車。相反,如果初審沒發最後通知就直接核駁(依第46條第2項),你在再審查時可以完整修正說明書、請求項、圖式,自由度大得多。看懂這個分水嶺等於看懂再審查的攻防規則。
專利法第49條為專利再審查階段修正自由度的程序性規範,明定兩條路徑:依第46條第2項核駁者再審查修正自由、經最後通知核駁者再審查修正受第43條第4項限制,並列舉專利專責機關得逕為最後通知的三種情形,是專利申請人救濟階段修正策略的核心依據。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一般審查意見通知是審查官提出疑慮請你回應,你可以自由修正。最後通知是審查官認為你已經有過修正機會,之後的修正要嚴格受第43條第4項限制。實務上初審階段多半會先發第一次審查意見通知,申請人修正後若仍有不可核准的理由,才會發最後通知。最後通知會在審定書或通知函上明確載明「本件經最後通知」字樣,可以直接從文件上確認。
五款限制概念上就是「不能超出原本揭露的範圍」和「不能實質變更請求項」。具體判斷需要比對修正前後的說明書是否有新增內容、請求項技術特徵是否被置換、請求項數是否不當增加等。修正前先畫一張「修正前後對照表」,把每個改動點都列出來,這是專利代理人的標準動作,可以及早發現問題。
不高,但不是沒機會。成功的通常是初審官只發了一次審查意見通知就直接下最後通知,且該次通知引用的核駁理由顯著不同於最後通知的理由,使申請人實質上沒有對新理由申辯的機會。主張不當時要具體指出「初審官在發最後通知前,並未充分給予申請人對該核駁理由回應的機會」,論證點要精準,泛泛主張通常沒用。
規範專利再審查階段的修正自由度,是再審查攻防的核心規則。看懂這條才能評估自己手上的修正空間。
審查官認為申請人已有合理修正機會後發出的程序性通知,發出後修正受第43條第4項嚴格限制。
不得超出原揭露範圍、不得實質變更、不得增加非單一性請求項、不得放寬限縮、不得置換技術特徵。
專利申請案經核駁審定後,申請人於審定書送達後2個月內向專利專責機關請求重新審查的救濟程序。
於審定書送達後2個月內請求再審查,繳納再審查費,提出修正本與再審查理由書。
先看初審審定書有無載明「本件業經最後通知」字樣。無則可自由修正,有則受第43條第4項限制。
在再審查理由書最前面論述,具體指出初審官在發最後通知前未充分給予申請人對該核駁理由回應的機會。
依專利規費收費辦法繳納再審查費,發明專利約 7,000 元起;委任專利代理人撰寫理由書與修正本費用約 3-8 萬。
一般通知申請人可自由修正;最後通知發出後修正受第43條第4項限制,且效力延伸至再審查階段。
AI 輔助整理之對應參考,非官方對照,以各國原文為準
專利權之讓與,應由各當事人署名,附具契約,呈請專利局換發證書。
專利權之讓與,應由各當事人署名附具契約,申請專利局換發證書。
發明專利申請權人依第三十四條或第三十五條申請之案件,不再公告。
專利專責機關於審查發明專利時,得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式。 申請人得於發明專利申請日起十五個月內,申請補充、修正說明書或圖式;其於十五個月後申請補充、修正說明書或圖式者,仍依原申請案公開。 申請人於發明專利申請日起十五個月後,僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式: 一、申請實體審查之同時。 二、申請人以外之人申請實體審查者,於申請案進行實體審查通知送達後三個月內。 三、專利專責機關於審定前通知申復之期間內。 四、申請再審查之同時,或得補提再審查理由書之期間內。 依前三項所為之補充、修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。 第二項、第三項期間,如主張優先權者,其起算日為優先權日之次日。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第四十四條之一移列。 二、第一項修正。原條文係在規定專利專責機關於審查發明專利時,得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式,惟條文文字易致以為未進入審查階段,亦得依職權補充、修正說明書或圖式,而引起不同解讀,爰酌為文字修正,以資明確。 三、第二項修正。按申請人如於十五個月後始再申請補充、修正說明書或圖式,行政作業上恐無法以補充、修正後之內容進行公開作業,爰規定如十五個月後,始提出申請補充、修正說明書或圖式者,仍依原申請案公開。另配合修正條文第二十條第一項之規定,爰將第二項及第三項「申請之次日」修正為「申請日」,以杜爭議;另酌為文字修正,以資明確。 四、第三項修正。配合異議程序及發證前依職權審查程序之廢除,爰將原條文第五款及第六款申請人於發明專利申請之日起十五個月後,可提出補充、修正說明書或圖式事項中之「異議答辯期間內」、「專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內」,予以刪除,並酌為文字修正。 五、第四項修正。關於審定公告後之補充、修正,配合廢除異議程序,應同時刪除。至於審查中之補充、修正,現行法係仿一九九三年以前日本特許法第十七條之規定,惟就目前國際趨勢,關於補充、修正之範圍,或以不得超出原申請時說明書及圖式之範圍,如歐洲專利公約第一百二十三條、大陸地區專利法第三十三條,或以不得增加新事實(new matter)如美國專利法第一百三十二條,為使我國專利制度調和化,並配合我國國情,爰修正為「依前三項所為之補充、修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」 六、修正第五項。首句修正為「第二項、第三項期間」,第二句中「享有」二字修正為「主張」,另原條文第五項所稱優先權,應包括修正條文第二十七條之國際優先權及修正條文第二十九條之國內優先權,爰酌為文字修正,使涵括兩者之優先權。
申請案經依第四十六條第二項規定,為不予專利之審定者,其於再審查時,仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。 申請案經審查發給最後通知,而為不予專利之審定者,其於再審查時所為之修正,仍受第四十三條第四項各款規定之限制。但經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者,不在此限。 有下列情事之一,專利專責機關得逕為最後通知: 一、再審查理由仍有不予專利之情事者。 二、再審查時所為之修正,仍有不予專利之情事者。 三、依前項規定所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定者。
立法理由一、本條新增。 二、依修正條文第四十三條第三項規定,專利專責機關發給審查意見通知後,申請人僅得於通知之期間內提出修正,惟於申請案經初審核駁審定提起再審查後,再審查階段得否提出修正易生爭議,爰於第一項明定。 三、申請案於初審階段發給最後通知,經申請人修正或申復後,仍為不予專利之審定,申請人提起再審查後,因該申請案於初審階段已發給最後通知,縱使申請案進入再審查階段,申請人所提之修正,仍應受修正條文第四十三條第四項各款規定之限制。惟如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者,經專利專責機關審酌認為有理由,將再發審查意見通知函通知申請人修正,解除初審階段發給最後通知之限制,爰於第二項明定。 四、考量初審階段已給予申請人修正之機會,且申請人於申請再審查時,原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正,惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正,致延宕再審查程序,爰於第三項明定得逕予發給最後通知之情事: (一)第一款規定再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者,專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知,均有適用。 (二)第二款規定再審查時所為之修正,仍無法克服初審審定不予專利之事由者,專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知,均有適用。 (三)第三款規定在初審階段曾核發最後通知,且未經專利專責機關解除其限制者,如其於再審查時所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定,專利專責機關得逕為最後通知。
專利權之讓與,應由各當事人署名,附具契約,呈請專利局換發證書。
專利權之讓與,應由各當事人署名附具契約,申請專利局換發證書。
發明專利申請權人依第三十四條或第三十五條申請之案件,不再公告。
一、條次變更,本條為原條文第四十四條之一移列。 二、第一項修正。原條文係在規定專利專責機關於審查發明專利時,得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式,惟條文文字易致以為未進入審查階段,亦得依職權補充、修正說明書或圖式,而引起不同解讀,爰酌為文字修正,以資明確。 三、第二項修正。按申請人如於十五個月後始再申請補充、修正說明書或圖式,行政作業上恐無法以補充、修正後之內容進行公開作業,爰規定如十五個月後,始提出申請補充、修正說明書或圖式者,仍依原申請案公開。另配合修正條文第二十條第一項之規定,爰將第二項及第三項「申請之次日」修正為「申請日」,以杜爭議;另酌為文字修正,以資明確。 四、第三項修正。配合異議程序及發證前依職權審查程序之廢除,爰將原條文第五款及第六款申請人於發明專利申請之日起十五個月後,可提出補充、修正說明書或圖式事項中之「異議答辯期間內」、「專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內」,予以刪除,並酌為文字修正。 五、第四項修正。關於審定公告後之補充、修正,配合廢除異議程序,應同時刪除。至於審查中之補充、修正,現行法係仿一九九三年以前日本特許法第十七條之規定,惟就目前國際趨勢,關於補充、修正之範圍,或以不得超出原申請時說明書及圖式之範圍,如歐洲專利公約第一百二十三條、大陸地區專利法第三十三條,或以不得增加新事實(new matter)如美國專利法第一百三十二條,為使我國專利制度調和化,並配合我國國情,爰修正為「依前三項所為之補充、修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」 六、修正第五項。首句修正為「第二項、第三項期間」,第二句中「享有」二字修正為「主張」,另原條文第五項所稱優先權,應包括修正條文第二十七條之國際優先權及修正條文第二十九條之國內優先權,爰酌為文字修正,使涵括兩者之優先權。
一、本條新增。 二、依修正條文第四十三條第三項規定,專利專責機關發給審查意見通知後,申請人僅得於通知之期間內提出修正,惟於申請案經初審核駁審定提起再審查後,再審查階段得否提出修正易生爭議,爰於第一項明定。 三、申請案於初審階段發給最後通知,經申請人修正或申復後,仍為不予專利之審定,申請人提起再審查後,因該申請案於初審階段已發給最後通知,縱使申請案進入再審查階段,申請人所提之修正,仍應受修正條文第四十三條第四項各款規定之限制。惟如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者,經專利專責機關審酌認為有理由,將再發審查意見通知函通知申請人修正,解除初審階段發給最後通知之限制,爰於第二項明定。 四、考量初審階段已給予申請人修正之機會,且申請人於申請再審查時,原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正,惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正,致延宕再審查程序,爰於第三項明定得逕予發給最後通知之情事: (一)第一款規定再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者,專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知,均有適用。 (二)第二款規定再審查時所為之修正,仍無法克服初審審定不予專利之事由者,專利專責機關得逕為最後通知。此款規定不論初審階段是否曾核發最後通知,均有適用。 (三)第三款規定在初審階段曾核發最後通知,且未經專利專責機關解除其限制者,如其於再審查時所為之修正,違反第四十三條第四項各款規定,專利專責機關得逕為最後通知。
以全國法規資料庫公告為準
登入後可與所有讀者共筆,標重點、寫心得,一起把這條讀透。
登入開始共筆原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。
以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。