商標法 第13条の2（設定の登録前の金銭的請求権等）

解説

商標を特許庁に出願した。だが登録通知が来るまで半年から一年かかる。その間に別の会社が同じ名前で商品を売り始めたら、出願人は手も足も出ないのか。多くの事業者は「出願中だから何も言えない」と諦める。それは半分正しく、半分間違いだ。商標法13条の2は、出願後に出願内容を記載した書面、つまり警告書を相手に提示すれば、その警告以降の相手の使用について、業務上の損失に相当する金銭を請求できると定める。ただし条件が三重にかかる。第一に、この請求権は商標権の設定登録後でなければ行使できない(2項)。第二に、出願が拒絶・取下げ・無効になれば、請求権は初めから無かったものとみなされる(4項)。第三に、請求できるのは特許の実施料相当額ではなく「業務上の損失」、つまり実際の営業上の損害であり、立証のハードルが高い。出願から登録までの無防備な空白を、警告書一通が金銭債権に変える仕組みだ。

法的な位置づけ

商標法13条の2が定める金銭的請求権とは、商標登録出願人が出願内容を記載した書面で警告した後、設定登録前にその商標を指定商品・指定役務について使用した者に対し、使用により生じた業務上の損失相当額を請求できる権利をいう。行使は商標権の設定登録後に限られ、出願が確定的に成立しない場合は遡って消滅する。

こんなときに使う

• 新ブランド名を出願した直後、同業他社が同じ名前でECサイトを立ち上げたら、あなたに何ができるか？ 設定登録前なので差止めはできないが、警告書を送れば、登録後にその間の業務上の損失を請求できる。送るのが早いほど、回収できる金額の窓が前へ広がる
• あなたの会社がリリースした新サービス名に、見知らぬ会社から「当社の出願商標だ」と警告書が届いた。あと数週間で大型広告キャンペーンが始まる。このまま進めれば、相手の登録後に、広告で拡大した売上分まで請求される可能性がある。今週中に、名称変更か相手の出願の登録可能性を調べるかの判断を迫られる
• 個人で始めたハンドメイドブランド。Instagram で火がついた頃、警告書が届く。その名前、半年前に他人が出願していた
• 知人がカフェの屋号を商標出願したと喜んでいる。だが近所に同じ屋号の新店ができた。出願しただけでは止められないと知っているあなたは、警告書という次の一手まで助言できる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 出願後、模倣者を発見したら内容証明郵便で警告書を送る。出願番号・指定商品役務・出願内容を明記し、警告日を証拠化する(警告日が金銭請求の起算点) 2. 相手の使用の事実と規模を記録、売上推計・販売チャネル・期間を証拠保全3. 請求権は登録後でないと行使できない(2項)ため、登録を待ちつつ相手の使用継続を記録し続ける4. 登録後、業務上の損失額を算定して請求。立証が重いので、相手の売上資料の開示を求める手続も検討する

訴えられた側：1. 警告書が来ても即座に支払う必要はない。請求権は相手の登録後でないと行使できない(2項) 2. 相手の出願が拒絶・無効になる見込みを調査。拒絶査定や無効審決が確定すれば請求権は初めから無かったことになる(4項)。先行する自社使用や類似先行商標があれば不登録・無効事由を主張する3. リスクが高ければ警告後の使用を止めるか名称変更を検討し、損失の蓄積を止める4. 登録後に請求が来たら、業務上の損失の立証が不十分な点を争う

時効（請求できる期限）：請求権は商標権の設定登録後でなければ行使できない(2項)。消滅時効は民法724条を準用し、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年。ただし登録前に使用の事実とその使用者を知っていた場合、起算点は「商標権の設定の登録の日」と読み替えられる(5項)（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：金銭的請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権に類する性質を持ち、特許法65条の補償金請求権と並ぶ出願段階の暫定的保護制度と理解される。行使には設定登録という条件が付され、出願が確定的に成立しない限り遡及的に消滅する点に特徴がある。