商標法 第68条の40（手続の補正）

解説

商標を出願したあと、指定した商品が広すぎたと気付いた。あるいは予算の都合で区分を絞りたくなった。こういうとき、出願をやり直す必要はない。商標法68条の40は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している間に限り、手続の補正ができると定める。ここで効くのは二つの境界線だ。第一に時間。案件が特許庁の手を離れた瞬間、補正の窓は閉じる。第二に内容。指定商品を絞る補正は通るが、広げる補正は要旨変更として却下される(16条の2)。さらに第2項には見落とされがちな抜け道がある。登録料の納付と同時になら、区分の数を減らす補正ができる。10区分で出願して登録料の高さに青ざめたら、払うその瞬間に使わない区分を削れば、その分だけ料金が下がる。この一手を知らない出願人は、要らない区分にまで満額を払っている。

法的な位置づけ

商標法68条の40は手続の補正の時期と範囲を定める規定であり、商標登録出願等をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り補正をすることができる。第2項は例外として、登録料の納付と同時に出願に係る区分の数を減ずる補正を認める。

こんなときに使う

• 拒絶理由通知が来たら、もう商標は直せないと思っていないか。実は案件が審査に係属している今こそ、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる最後のチャンスだ。応答期限を過ぎて拒絶査定が確定すれば、その窓は閉じる。残された時間で、やり直すか補正で救うかが決まる
• 勢いで10区分の商標を出願したスタートアップが、登録段階で登録料の請求額を見て青ざめる。68条の40第2項を使えば、登録料を払うのと同時に使わない区分を削れる。実際に使う3区分まで絞れば、支払う登録料はその分だけ軽くなる。出願時に盛った区分のまま惰性で払うのとは、出ていく金額が違う
• 出願後に「やっぱりこの商品も入れたい」と思い、商品を追加する補正を出した。だが却下された。商品の追加は要旨変更にあたり、補正では救えない(16条の2)

取るべき行動

被害を受けた側：1. まず案件が今どの段階にあるか確認する。審査、登録異議の審理、審判、再審のどれかに係属していなければ補正はできない。2. 補正の内容が要旨変更でないか点検する。指定商品を絞る、誤記を直すは可、商品や区分を広げるのは不可で却下される(16条の2)。3. 区分を減らして料金を下げたいだけなら、登録料の納付と同時に第2項の区分減縮を使う。4. 補正は手続補正書で特許庁へ提出する。内容と提出時期は弁理士に確認するのが安全だ

訴えられた側：1. 拒絶理由通知が来たら応答期限を最優先で確認する。その期間は審査に係属しているので補正できる。2. 審査官が問題視した指定商品や区分を補正書で絞り、争点自体を消す。意見書だけで反論するより通りやすい場合がある。3. 登録異議や審判に進んでも係属中は補正可能だが、できる範囲は段階で変わる。4. 要旨変更で却下されると時間も出願日も失いかねない。補正の射程は提出前に詰めておく

時効（請求できる期限）：特定の時効ではなく、補正できるのは事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している期間に限られる(68条の40第1項)。区分減縮の補正は登録料の納付と同時という一点のみ(同条第2項)。拒絶理由通知への応答期限など各手続の期限が事実上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説：補正のうち許されるのは出願の同一性を損なわない範囲に限られ、指定商品・区分の追加など出願の要旨を変更する補正は許されない（16条の2で却下）。減縮方向の補正は同一性を害さないため許容され、第2項の区分減縮は登録料負担の調整を目的とする例外的規律と理解される。