商標法 第68条の39

解説

競合他社の商標を無効審判で潰そうとして登録原簿を開いたら、登録日は二年前。まだ五年経っていないから無効審判は間に合う、そう判断したあなたは、この一条で足をすくわれる。商標法四十七条は、登録から五年が経つと先願商標との抵触などの相対的無効理由による無効審判を封じる除斥期間を定める。通常、再出願された商標は新しい登録だから、この五年の窓が開き直す。ところが六十八条の三十九は、マドリッドプロトコルの旧国際登録が取り消されて国内に再出願された商標については、もとの国際登録の段階で既に五年が経過して無効審判が封じられていたなら、再出願後であっても同じく封じられる、と四十七条を読み替える。つまり「登録は最近、でも除斥期間はとっくに満了」という状態がありうる。再出願の事実を見抜き、もとの国際登録の登録日まで遡って数えなければ、勝てる審判と封じられた審判を取り違える。

法的な位置づけ

商標法第68条の39は、マドリッドプロトコルの旧国際登録が取り消された後に国内へ再出願された商標登録について、無効審判の除斥期間を定める第47条の適用を読み替える特例である。再出願による登録から五年が未経過でも、もとの国際登録に係る登録について既に除斥期間が満了していれば、第46条第1項の無効審判は請求できないものとする。

こんなときに使う

• もし競合の商標を無効審判で攻めようとした矢先、相手の代理人から「その商標は旧国際登録の再出願です」と告げられたら？ 起算点は登録日ではなく、もとの国際登録の登録日まで遡る。審判請求の戦略が根底から変わり、しかも準備に使える時間は限られている
• あなたの会社がセントラルアタックで国際登録を失い、日本に再出願して商標権を取り戻した。数年後、競合が「再出願だから除斥期間はリセットされ、無効審判ができる」と仕掛けてくる。だが、もとの国際登録で既に五年が過ぎていれば、この一条があなたの盾になる
• 弁理士が登録原簿の「国際登録に基づく」の一行を見落とした。除斥期間の起算点を登録日と誤認した。間に合うはずの審判が、実は何年も前に封じられていた

取るべき行動

被害を受けた側：1. 攻めたい商標の登録原簿で「国際登録に基づく」表示と再出願（商標法六十八条の三十二）の経緯を確認する。2. 再出願なら、もとの国際登録の設定登録日まで遡り、主張する無効理由が相対的無効理由か絶対的無効理由かを切り分ける。3. 相対的理由で、もとの国際登録で既に五年が経過していれば、四十七条の除斥期間が六十八条の三十九で引き継がれ、無効審判は封じられる。4. 起算点の認定は弁理士に確認する

訴えられた側：1. 競合が無効審判（四十六条一項）を仕掛けてきたら、対象商標が旧国際登録の再出願であるかを真っ先に主張材料にする。2. もとの国際登録の設定登録日から既に五年が経過していれば、六十八条の三十九の読替えで除斥期間が引き継がれ、相対的無効理由による審判請求は不適法となる。3. もとの国際登録の登録日を示す国際登録簿・公報を証拠として準備する。4. ただし公序良俗違反などの絶対的無効理由は除斥期間の対象外なので、別途実体的に反論する

時効（請求できる期限）：商標法四十七条の除斥期間は商標権の設定登録日から五年。ただし本条により、旧国際登録に係る再出願では、もとの国際登録に係る商標登録について既に五年が経過して無効審判（四十六条一項）が封じられていれば、再出願の登録から五年以内であっても審判を請求できない。起算点を再出願の登録日ではなく、もとの国際登録に遡って数える点が要（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：本条は、再出願により形式上は新しい登録が生じても、もとの国際登録で築かれた法的安定を連続して保護する趣旨と解される。除斥期間の起算点をもとの国際登録に固定することで、再出願を繰り返して相対的無効理由を浄化する抜け道を防ぐ機能を持つ。

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年） 新設：マドリッドプロトコルへの加入に伴う商標法改正で、国際登録に基づく商標権の特例（68条の2以下）が新設され、旧国際登録の再出願に関する除斥期間の読替え規定として本条が置かれた。