商標法 第68条の16（商標登録出願により生じた権利の特例）

解説

日本で商標を出願し、マドリッド協定議定書を使って海外にもブランドを広げた。その出願中の権利を、会社売却や事業譲渡で他社へ移すことになった。ここで多くの担当者がやらかす。国内出願の感覚で特許庁に名義変更を届け出てしまうのだ。だが国際商標登録出願については、この条文がルールそのものを書き換えている。商標法13条2項が準用する特許法34条4項、本来「特許庁長官に届け出なければ効力を生じない」とある部分が、国際商標登録出願では「国際事務局（WIPOの窓口）」へ読み替えられる。さらに同条5項から7項は丸ごと適用されない。つまり、移転を有効にする宛先が国内とはまったくの別物になる。届け出る先を間違えれば、その移転は効力を生じない。ブランドという資産が、書類の宛先一つで宙に浮く。

法的な位置づけ

商標法68条の16は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に関する手続特例を定める規定である。第13条2項が準用する特許法34条4項の移転の届け先を特許庁長官から国際事務局へ読み替え、同条5項から7項の国内専用手続を適用除外とすることで、WIPO 国際登録簿による一元管理との整合を図る。

こんなときに使う

• 会社売却のクロージングまであと10日。デューデリで「日本の商標は出願中、しかもマドプロ経由」と判明した。買い手の弁護士が「この移転、特許庁に出せば有効ですか」と聞いてきたら、あなたは即座に「いいえ、国際事務局です」と返せるか。ここで詰まると、買い手はリスクを理由に対価の留保を持ち出してくる
• ブランド事業を別会社へ譲渡し、担当者が国内出願と同じ要領で特許庁に名義変更を届け出た。受理通知も来て一安心。だが国際商標登録出願の部分については、その届出に移転を有効にする効力はない。半年後、権利行使や更新の場面で、移転が宙に浮いたままだったと発覚する
• スタートアップを買収した。商標はマドプロ経由の出願中。移転記録の宛先を間違えれば、買った資産が手元で有効にならない
• 取引先から「うちのブランド、海外分も含めて御社に譲る」と言われた。あなたが確認すべきは、その国際商標登録出願の移転が国際事務局に記録される段取りになっているかだ。口約束と国内届出だけでは、海外分の権利は一ミリも動かない

取るべき行動

被害を受けた側：1. 移転対象の商標が国内出願か、マドプロ経由の国際商標登録出願かをまず仕分ける2. 国際商標登録出願分は、特許庁ではなく国際事務局（WIPO）への名義変更記録を申請する3. 国内出願分は従来どおり特許庁長官への届出を行う4. M&Aや事業譲渡なら、国際事務局への記録完了をクロージング条件に明記し、国際登録簿の記録で確認する

訴えられた側：1. 取得しようとする商標の権利系譜を確認し、特にマドプロ経由分は国際登録簿（WIPO）で名義を直接照合する2. 売主が「特許庁に届けた」と主張しても、国際商標登録出願分はそれでは効力を生じないと理解する3. 過去の移転が国際事務局に正しく記録されているかを、対価支払い前に検証する4. 記録未了なら、売主に国際事務局への記録完了を求めてから決済する

時効（請求できる期限）：特定の消滅時効はない。ただし国際商標登録出願に係る移転は、特許庁長官への届出では効力を生じず、国際事務局への記録によってはじめて効力を生じる。M&Aのクロージングや権利行使の前に、国際登録簿への記録完了を必ず確認すべき

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年） 新設：日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第七章の二（議定書に基づく特例）が新設され、本条もその一部として追加された。国際商標登録出願に係る移転の届け先を国際事務局へ読み替える特例。施行後の改正有無は要確認。