商標法 第68条の4（事後指定）

解説

日本で商標を登録し、マドリッド協定の議定書を使って中国とアメリカに保護を広げた。一年後、ベトナム進出が決まる。ここで多くの中小企業の担当者は「またゼロから各国に出願し直しか」と見積もりを前に身構える。だが商標法68条の4を知っていれば、その必要はない。既に持っている国際登録に対して「事後指定」をすれば、新たな国を後から足せる。一件の手続で、しかも特許庁長官を窓口にできる。本国で積み上げた一つの土台を、進出のたびに増築していく発想だ。ただし落とし穴がある。事後指定の効力発生日は元の国際登録日に遡らず、事後指定をした日が基準になる。その国で先に同じ商標を出した者がいれば、あなたは確実に後れを取る。スピードがそのまま権利の優劣を決める世界に、あなたは立っている。

法的な位置づけ

事後指定とは、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の名義人が、国際登録後に新たな締約国を保護対象として追加する領域指定をいう。商標法68条の4はこれを特許庁長官に対して行う手続として定める。新規の国際登録出願を要せず、既存の国際登録を基礎に保護領域を拡張する制度であり、効力発生日は事後指定の日を基準とする。

こんなときに使う

• 海外展示会で自社ブランドが評判を取り、急遽タイ進出が決まった。現地の模倣業者が動き出す前に商標を押さえないと危ない。新規の各国出願では数か月かかるが、既存の国際登録があれば事後指定で一気にタイを追加できる。残された時間は、相手が先に出願するまでのわずかな猶予だ
• もし、競合他社があなたの国際登録と紛らわしい商標を、あなたが未指定の国で先に登録していたとしたら? その国へ事後指定をしても、先願の壁に阻まれて拒絶されうる。事後指定は万能の鍵ではなく、各国特許庁の独自審査をくぐらなければならない
• あなたの会社のマークと紛らわしい商標が、ある国で突然登録された。調べると、それは他社の事後指定だった。あなたはその国の異議申立て期限と戦うことになる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 既に国際登録を持っているか確認、進出予定国がその登録に未指定なら事後指定の対象になる2. 各指定国で使う区分（ニース分類）と指定商品・役務を、元の国際登録の範囲内で精査3. 経済産業省令所定の様式で特許庁長官へ事後指定を申請、効力発生日は申請日基準なので競合の動きが見えたら即動く4. 各国からの暫定的拒絶通報に備え、現地代理人の手配と応答期限の管理を先に組む。複雑な区分が絡むなら弁理士に相談

訴えられた側：1. 他社の事後指定があなたの商標と衝突した、または自社の事後指定が指定国で拒絶された場合、まずどの国のどの手続段階かを特定2. 暫定的拒絶なら、その国の定める応答期間内に意見書・補正で反論3. 他社の事後指定があなたの先行権利を侵すなら、当該国の異議申立て・無効審判の期限を確認して攻める4. 国内の基礎登録に対する異議・無効が、相手の国際登録全体を崩すセントラルアタックの材料にならないかも検討する

時効（請求できる期限）：事後指定の申請自体に時効はないが、国際登録は出願から5年間、本国の基礎登録に従属する（議定書6条）。この期間内に基礎登録が消滅すると事後指定分も連鎖失効する（セントラルアタック）。また各指定国からの暫定的拒絶通報には、当該国の定める応答期間内に対応しなければならない（最新の各国運用をご確認ください）

学説

通説：事後指定は各指定国への保護拡張の「申請」であって権利取得そのものではなく、各国特許庁の独自審査に服する。指定したこと自体は当該国での商標権付与を意味しないと解されている。

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年） 新設：日本のマドリッド協定議定書加盟（平成12年/2000年3月14日発効）に伴い、商標法に第7章の2「マドリッド協定の議定書に基づく特例」が新設され、本条が事後指定の国内手続として置かれた。