智慧財產法院行政判決

民國101年3月21日辯論終結

原告

鴻海精密工業股份有限公司

代表人

郭台銘

訴訟代理人

嚴惠祥 專利師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

郭偉齡

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國100 年8 月17日經訴字第10006103130 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於民國94年12月23日以「具有公事包之便攜式指標設備及其實現方法」向被告智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利），經該局編為第94146330號審查，嗣原告於97年8 月22日提出專利說明書及申請專利範圍修正本，經被告機關依該修正本審查，不予專利。原告不服，於98年7 月10日申請再審查同時修正專利說明書及申請專利範圍，嗣於99年8 月9 日申復時復提出專利說明書修正本，案經被告機關依該修正本再審查，認本案違反專利法第26條第2項之規定，乃於100 年4 月29日以（100 ）智專三（二）04119 字第10020358070 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部於100年8 月17日以經訴字第10006103130 號訴願決定書為訴願駁回之決定。原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張：

㈠本案之申請專利範圍第1 項為獨立項，第1 項係為一種具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一便攜式指標設備本體及一連接元件，其通過上述連接元件連接一電腦，該指標設備包括一電源管理單元，該電源管理單元為該指標設備本體各元件提供工作所需電源，其中：該便攜式指標設備本體還包括：一指標輸入單元，該指標設備可藉由該指標輸入單元輸入操作指令及位置識別指令；一傳輸介面，該傳輸介面藉由該連接元件與上述電腦之一數位介面連接，該便攜式指標設備藉由該傳輸介面與該電腦進行數據訊息、操作指令及位置識別指令傳輸；一處理單元，處理所述數據訊息、操作指令訊息及位置識別指令；一記憶體，存儲有電腦設置訊息及個人喜愛檔案夾；當該指標裝置本體連接於該電腦時，該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑。第2 至6 項為第1 項之附屬項。申請專利範圍第7 項為獨立項，第7 項係為一種具有公事包之便攜式指標設備之實現方法，該方法包括：連接電腦與一具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一指標輸入單元、一傳輸介面、一處理單元及一記憶體，該記憶體中存儲有一電腦設置訊息及個人喜愛文件夾；更改該電腦中個人喜愛檔案及電腦設置之路徑；將該電腦之原有路徑指向該記憶體中之電腦設置訊息及個人喜愛檔案；接收輸入單元輸入的操作指令或識別指令，根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之個人喜愛檔案及電腦設置訊息之路徑。第8至11項為第7項之附屬項。

㈡本案99年8 月9 日說明書修正替換頁第6 頁【實施方式】已定義公事包為存儲有電子文件的便攜式電子裝置。且本案申請專利範圍第1 項及第7 項載述：「更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑」等語，已將本案構成公事包作業之必要實施之技術特徵揭示於說明書中，又本案說明書第9 頁之第4 至8 行亦記載：「該應用程式為通過電腦操作該便攜式指標設備，以獲取其中的設置訊息及個人喜愛檔案時，即執行公事包作業時，所對應之應用程式，在該便攜式指標設備與電腦連接時，可自動安裝該應用程式於電腦，在使用完畢後，電腦則自動卸載該應用程式」，是以，原告已將公事包及公事包作業之定義及實施公事包作業之具體技術特徵記載於說明書中，故本案申請專利範圍第1 項及第7 項符合專利法第26條第2 項之規定。

㈢前揭99年8 月9 日說明書修正替換頁第9 頁【實施方式】所載：「本實施例為電腦設置了兩種使用模式：一種為主人模式，一種為客戶模式，... 資訊備份模組用於在電腦之主人模式下使用時將電腦中之個人喜愛檔存儲至便攜式指標設備中，亦可將便攜式指標設備中之檔案存儲至電腦中」已明確記載本案申請專利範圍第9 項及第11項之內容，故符合專利法第26條第2 項之規定。

㈣本案說明書之圖式第2 圖所揭示之應用程式所包含之模組內容與申請專利範圍第6 項所界定之「應用程式用以執行該公事包作業」，分別對應用程式之功能及組成做了限定，彼此並不衝突，故本案申請專利範圍第6 項亦符合專利法第26條第2 項之規定。

㈤申請專利範圍第6 項所界定之「該電腦可執行公事包作業：更改電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑及屏閉該電腦之儲存區」中之「屏閉該電腦之儲存區」為所屬技術領域中具有通常知識者所瞭解的公知常識，為現有技術。如windows具有提供硬盤屏閉的功能，故所屬技術領域中具有通常知識者根據現有技術中屏閉電腦存儲區的方法即可實現本發明，故本案並不缺少必要實施技術特徵。

㈥雖然在說明書中圖3 中所記載的「公事包作業」流程與申請專利範圍第1 項及第7 項（修改後的第6 項）中的不同，但由於獨立申請專利範圍只需要記載解決本案所解決技術問題的必要技術特徵即可，故專利範圍第1 項及第7 項中只記載了解決本發明所解決的技術問題（在便攜式指標設備加載一存儲區作為虛擬公事包用來存儲個人喜愛檔案之裝置，可在使用不同的電腦時按個人習慣的環境使用）的必要技術特徵（更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑），而圖3 中的公事包作業中的其他特徵並非為解決本發明所解決技術問題的必要技術特徵，故未寫入申請專利範圍第1 項及第7 項中所描述的公事包作業中，故兩者並不相衝突。

㈦本案申請專利範圍第2 項至第5 項附屬項係申請專利範圍第1 項獨立項之附屬項，申請專利範圍第8 項及第10項附屬項係申請專利範圍第7 項獨立項之附屬項，當獨立項符合專利法第26條第2 項之規定時，該等附屬項自然符合專利法第26條第2 項之規定，故本案無違專利法第26條第2 項之規定云云，請求撤銷訴願決定與原處分，並命被告為核准系爭專利之處分。

三、被告則以：

㈠根據被告專利審查基準第二篇第一章「說明書及圖式」，第2-1-11頁：「違反充分揭露而據以實施之要件的審查」：為達成充分揭露而可據以實施之要件，發明說明之記載必須以明確且充分的方式為之，其責任在於申請人。發明說明之記載是否明確且充分，是否可據以實施，與記載方式並無必然關係，必須審慎考量並合理指出發明說明之內容實質上未明確或未充分揭露申請專利之發明，始得以不符合充分揭露而可據以實施之要件，依專利法第26條第2 項之規定核駁申請案；不得僅以不符合記載方式的形式規定，即認定不符合充分揭露而可據以實施之要件。欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的情況如下：⑴發明說明僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段者；⑵發明說明雖然載有解決問題之技術手段，但不明確者，例如僅以功能或其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟。

㈡系爭案的申請專利範圍第1 及7 項（99年8 月9 日之修正版本）所分別界定之具有公事包之便攜式指標設備及其實現方法，其中「公事包」及「公事包作業」之技術特徵及定義之內容無法於申請之時，從已被廣泛使用之習知技術得知；又該具有公事包之便攜式指標設備的技術內容其構成的必要實施技術特徵亦未揭示於說明書中，例如，申請專利範圍第1項所界定之「該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑及屏閉該電腦之儲存區」中之「屏閉該電腦之儲存區」；再者，說明書與圖式所記載的內容亦與申請專利範圍第1 項及第7 項所界定的技術特徵不相同，而由於該具有公事包之便攜式指標設備的技術內容為本案最主要的技術特徵，其於系爭案的說明書中欠缺詳細的技術手段記載，且未揭示該「公事包」及「公事包作業」實際的技術內容（是硬體？還是軟體？還是軔體？），而導致系爭案的申請專利範圍第1 及7 項獨立項之發明，無法為其所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解並據以實施該發明。申請專利範圍第2 至4 項均係直接依附於第1 項之附屬項，皆包含第1 項獨立項之技術內容，而第1 項獨立項所界定之技術內容既未明確且充分揭露於說明書及圖式中，而無法使其所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解並據以實施，則第2 至4 項附屬項自亦無法實施。

㈢申請專利範圍第5 項所進一步界定之「我的最愛(My Favorite) 」之技術特徵及定義，雖已被廣泛使用之習知技術（微軟公司之視窗作業系統軟體所具有的功能）而得知，然其與技術特徵及定義均不明確之「公事包」及「公事包作業」結合，進而導致系爭案的申請專利範圍第5 項之發明亦無法使其所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍第6 項係進一步界定「應用程式用以執行該公事包作業」，然因該「公事包」及「公事包作業」之技術特徵及定義不明確，進而導致該應用程式也不明確。又系爭案的說明書之圖式第2 圖所揭示之該應用程式的模組內容，其與申請專利範圍第6 項所界定之「應用程式用以執行該公事包作業」不同，亦無法從其說明書及圖式所揭露之內容得知，則系爭案既然無法正確地界定申請專利範圍第6 項之「應用程式用以執行該公事包作業」，自亦無法使其所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍第9 項界定：「如申請專利範圍第7 項所述之具有公事包之便攜式指標設備之實現方法，其中，該電腦之使用模式有一主人模式和一客戶模式。」而申請專利範圍第7 項中並無「電腦之使用模式」之技術特徵，所以申請專利範圍第9 項所界定之技術內容並無法使其所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解並據以實施。申請專利範圍第10項及第11項係直接或間接依附於第7 項獨立項，其分別進一步界定「判斷電腦之使用模式步驟」與「執行電腦之使用模式內容」之技術特徵，亦因申請專利範圍第7 項中並無「電腦之使用模式」之技術特徵，而均無法使其所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍第8 項所述「藉由一密碼來確認該指標設備使用者是否為合法用戶，若該密碼與預先設定之密碼相符，則為合法用戶。」其中，「該密碼」與「預先設定之密碼」之內容未於說明書及圖式中有清楚揭露，例如，「該密碼」係儲存於何處？「預先設定之密碼」係儲存於何處？且申請專利範圍第7 項中之「連接電腦與具有公事包之便攜式指標設備」步驟中，亦未將該應用程式安裝於電腦上，是以，驗證是否為便攜式指標設備之合法用戶作業係由電腦抑或由該應用程式安裝於該電腦後再來執行驗證，並不明確，而無法據以實施。

㈣系爭案修正後之申請專利範圍第1 及6 項所界定之具有公事包之便攜式指標設備及其實現方法，其中，該「公事包」及「公事包作業」之技術特徵及定義，其二者之內容無法於該發明申請之時，已被廣泛被使用之習知技術得知；再者，該具有公事包之便攜式指標設備的技術內容於系爭案的說明書中，亦未將構成的必要實施之技術特徵揭示於該說明書中（例如，申請專利範圍第1 項中所界定之「該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑及屏閉該電腦之儲存區」中之「屏閉該電腦之儲存區」），且該說明書與圖式所記載的內容亦與申請專利範圍所界定的技術特徵不相同，由於該具有公事包之便攜式指標設備的技術內容為系爭案最主要的技術特徵，其於說明書中欠缺詳細地技術手段之記載。

㈤系爭案的說明書圖式的第3 圖所記載的內容係為「公事包作業」流程，其中，該「驗證是否為便攜式指標設備之合法用戶」步驟，其係藉由自動安裝該應用程式36於該電腦（而此舉動已經違反了最基本的資訊安全常識的規定，亦與系爭案的發明說明中所載之確保電腦使用時的資訊之保密性及安全性的技術功效相違背，而原告也未針對此處進行說明），其根據所設定之密碼判斷該指標設備3 是否為合法用戶，若所接收之密碼與預先設定之密碼不符，則結束操作（步驟S302），而縱使修正後的申請專利範圍第1 、6 項中界定係由該應用程式36安裝於該電腦後再來執行公事包作業，而該「公事包」及「公事包作業」之間的技術內容，確實未於系爭案的說明書中揭露，原告亦不爭執。

㈥該申請專利範圍第1 項中所界定之「該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑及屏閉該電腦之儲存區」及「該記憶體中還存儲有一應用程式，當該電腦與該指標設備連接後，該應用程式可自動安裝於該電腦，該電腦調用該應用程式，執行所述公事包作業」，由此看來，此處所界定之「公事包作業」係為「該更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑及屏閉該電腦之儲存區」，而非系爭案說明書圖式的第3 圖所記載的「公事包作業」流程內容，而原告也未針對此處進行說明，此外，於系爭案的說明書所揭露：「我的最愛(My Favorite) 」（申請專利範圍第5 項）之該些技術特徵及定義，雖為已被廣泛被使用之習知技術（微軟公司之視窗作業系統軟體所具有的功能）而得知，然其與技術特徵及定義不明確之該「公事包」及「公事包作業」結合，進而導致申請專利範圍第5 項之發明亦不明確；申請專利範圍第1 項所界定之「應用程式用以執行該公事包作業」，因該「公事包」及「公事包作業」之技術特徵及定義不明確，進而導致該應用程式也不明確，據此，從系爭案的說明書及圖式中就無法得知：「公事包作業」之確實定義為何，從而就無法在當該指標裝置本體連接於該電腦時，該電腦到底是執行什麼公事包作業。

㈦據此，系爭案的發明說明未明確且充分揭露，無法使所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施，不符專利法第26條第2 項之規定，而被告所為應不予專利之處分，洵無違誤，其不符專利法第26條第2 項之規定的理由，已經說明如上述。從而，被告所為不予專利之處分自無違誤。爰請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷：

㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項之規定申請取得發明專利；但發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，亦為同法第26條第2 項所規定。次按發明專利申請案違反專利法第26 條 之規定者，應為不予專利之審定，同法第44條亦定有明文。經查原告94年12月23日向被告申請系爭專利，並於98年7 月10日即申請再審查時修正其說明書之內容，該修正內容並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，經被告於99年6 月8 日以（99）智專三（二）04119 字第09920398520 號審查意見通知函請原告申復，原告方於99年8 月9 日提出申復意見，並修正其說明書之內容，該修正內容並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，則系爭專利是否有未於發明說明中為明確且充分揭露，並可據以實施，自應以99年8 月9 日之修正本（詳原處分機關卷第148-161 頁）為準。系爭專利之申請專利範圍總計有11項，其中第1 、7 項為獨立項，第2-6 項為第1 項之附屬項，第8-10項為第7 項之附屬項，第11項則直接附屬於第10項，間接附屬於第1 頁。經查：

⒈系爭專利第1 項之申請專利範圍：系爭專利第1 項之申請專利範圍為：「一種具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一便攜式指標設備本體及一連接元件，其通過上述連接元件連接一電腦，該便攜式指標設備本體包括一電源管理單元，該電源管理單元為該便攜式指標設備本體各元件提供工作所需電源，其中：該便攜式指標設備本體還包括：一指標輸入單元，該指標設備可藉由該指標輸入單元輸入操作指令及位置識別指令；一傳輸介面，該傳輸介面藉由該連接元件與上述電腦之一數位介面連接，該便攜式指標設備藉由該傳輸介面與該電腦進行數據訊息、操作指令及位置識別指令傳輸；一處理單元，處理所述數據訊息、操作指令訊息及位置識別指令；一記憶體，存儲有電腦設置訊息及個人喜愛檔案夾；當該便攜式指標設備本體連接於該電腦時，該電腦可執行公事包作業：更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑。」

⒉系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵說明：系爭專利第1 項之特徵，可區分為硬體部分與軟體部分。其中屬於硬體部分之「便攜式指標設備」可包括滑鼠，故第1 項所界定之具有公事包之便攜式設備，可以涵蓋由「一對二USB 」轉接頭，於具有二接頭之轉接頭端插上USB 介面滑鼠（即第1項所界定之指標輸入單元、傳輸介面與處理單元），與灌入應用程式之USB 隨身碟（即第1 項所界定之記憶體與應用程式）之裝置，則關於系爭專利第1 項所界定之硬體部分可藉由上述之裝置實施。至於第1 項所界定之軟體部分，則應具有下列之功能：㈠「當該便攜式指標設備本體連接於該電腦時，自動安裝該應用程式於電腦」（參系爭專利申請專利範圍第6 項），界定具有「自動」安裝之功能，而非使用者「手動」以滑鼠點選應用程式之方法安裝，㈡「更改該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將該電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案」，界定電腦插入系爭「便攜式指標設備」後，該電腦原有之存儲區域即鎖住，無法再存取資料，㈢「結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑」，即抽出系爭「便攜式指標設備」，該電腦又恢復原狀。則系爭專利說明書固已揭露第1 項部分關於硬體部分之技術特徵，惟軟體部分則僅描述該軟體所具有之功能，至於如何達成該軟體所宣稱之功能，則僅於申請專利範圍中記載「當該便攜式指標設備本體連接於該電腦時，該電腦可執行公事包作業」，並未敘明該電腦如何自動執行公事包作業或應用程式之步驟，自屬有未於發明說明中為明確與充分揭露，而有不可實施之情事。

⒊系爭專利第1 項所界定軟體功能之細部說明：欲達成系爭專利第一項所界定軟體之功能，應於便攜式指標設備插入他人電腦後，將他人電腦中作業系統對於週邊設備之控制權，轉換為由便攜式指標設備中之「公事包作業」或「應用程式」取得。蓋唯有掌控對於他人電腦週邊設備之控制權後，系爭專利之「公事包作業」或「應用程式」始能更改他人電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之路徑並屏閉該電腦之存儲區；將他人電腦中設置訊息及個人喜愛檔案之原有路徑指向該記憶體中之設置訊息及個人喜愛檔案；根據操作指令或識別指令對他人電腦進行操作；並於結束操作時恢復他人電腦中被更改路徑之設置訊息及個人喜愛檔案之路徑。而發明說明書中對於便攜式指標設備如何取得對於他人電腦週邊設備之控制權完全為未論述，僅描述透過「應用程式36」可透過其「用戶驗證模組361 」、「使用模式驗證模組362 」、「資訊備份模組363 」、「操作模組364 」及「復原模組365 」進行相關需要掌控電腦完整主控權才能實現之公事包作業，是系爭專利第1 項僅為目的或構想，或願望或結果之記載，並未記載任何技術手段。再者，本院於101 年3 月12日函知原告提出具有系爭專利第1 項所界定功能之「應用程式」，並存儲於USB 隨身碟中，以「一對二USB 轉接頭」接滑鼠與隨身碟之方式當庭展示，原告亦無法提出。益證系爭專利第1 項欠缺技術手段之記載而無法據以實施，而不符合專利法第26條第2 項之規定。

⒋系爭專利其餘請求項亦不符合第26條第2 項之規定：系爭專利第7 項之申請專利範圍為「一種具有公事包之便攜式指標設備之實現方法，該方法包括：連接電腦與一具有公事包之便攜式指標設備，該便攜式指標設備包括一電源管理單元、一指標輸入單元、一傳輸介面、一處理單元及一記憶體，該記憶體中存儲有一電腦設置訊息及個人喜愛文件夾；更改該電腦中個人喜愛檔案及電腦設置之路徑；將該電腦之原有路徑指向該記憶體中之電腦設置訊息及個人喜愛檔案；接收輸入單元輸入的操作指令或識別指令，根據操作指令或識別指令對電腦進行操作；結束操作時恢復該電腦中被更改路徑之個人喜愛檔案及電腦設置訊息之路徑。」僅係將第1 項之設備請求項改寫為方法請求項，自與第1 項同屬有欠缺技術手段記載之情事。至於第2-6 為第1 項之附屬項，第8-11項直接或間揭附屬於第7 頁，而第1 、7 項之獨立項既欠缺技術手段之記載，第2-6 、8-11之附屬項自亦同有欠缺技術手段記載之情事，均不符專利法第26條第2 項之規定。

㈡關於電腦相關發明專利，發明說明對於技術特徵所應揭露之程度：

⒈我國部分：我國97年5 月20日公告之電腦發明專利審查基準規定：「手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則如下：⑴對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。

⑵發明說明中對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，係以較上位概念用語描述者，得參酌發明說明中所載之先前技術文獻內容以瞭解對應該功能之細部結構、材料或動作。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之內容無法瞭解對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，申請人得以補充、修正說明書之方式，將原本已引述但未詳述細部結構、材料或動作之先前技術文獻內容轉載於發明說明，而將該細部結構、材料或動作與請求項中所載之功能清楚對應。惟說明書之補充、修正不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。⑶該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明隱含或固有的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構、材料或動作者，仍應認定該請求項明確且為發明說明所支持。例如對應物之請求項中所載某一裝置之功能，發明說明僅記載『該裝置由所接收的資料，用一個反矩陣計算後輸出並顯示結果』，雖然未記載對應之結構，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構可為電腦，則應認定該請求項明確且為發明說明所支持。但若達成一功能之手段為一軟體程式，仍應於發明說明中記載並與該功能對應，例如，請求項記載『手段用於轉換影像…』，但發明說明欠缺對應之結構敘述，雖然發明所屬技術領域中具有通常知識者可以撰寫軟體程式達成該功能，但在發明說明中欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法為發明說明所支持。」近似於美國35U.S.C.112 補充審查指南，自得作為法院審理之參考。

⒉參酌美國35U.S.C.112 補充審查指南作為法理予以補充之基準部分：電腦軟體程式應於發明說明中揭露至何種程度，各國通例均不以專利申請人提出原始碼為必要，但電腦軟體程式既為電腦軟體相關發明之重要構成要件，自不能就電腦軟體程式部分完全不予揭示，而電腦軟體程式本質上為一連串演算法之組合，演算法可謂係電腦軟體程式之核心，自須於發明說明中予以揭露，美國實務判決早於1992年即揭示於發明說明中詳細記載演算法可滿足專利明確性之要求【詳Inre Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent Litigation, 982 F.2d 1527, 1534 (Fed. Cir. 1992).】，因此，要求於發明說明詳述記載電腦軟體之演算法，並非於晚近始形成之見解。迨於2011年2 月9 日更制定35U.S.C.112 補充審查指南，揭示：⑴僅說明具有適當程式之一般通用電腦而沒有對該適當程式作說明，或者，單純提到「軟體」而沒有提供完成軟體功能的手段細節。這些將無法滿足35U.S.C.112第2 段之要求；⑵僅引用特定電腦（如銀行電腦）、電腦系統之不明確組件、邏輯、程式碼尚未充分，而須另有電腦或電腦組件如何執行所請功能之說明；⑶說明書（即為我國專利法所定之發明說明）必須明確地揭露用來執行所請功能的演算法，而僅在說明書述及所請功能並不是對演算法之充分揭露等意旨，則要求於發明說明揭露電腦軟體程式之演算法已為美國專利審查實務之通例，並為最近司法實務判決之穩定見解【參閱Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v.Int'l Game Tech.,521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008).Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1340(Fed. Cir. 2008) 】。而要求電腦軟體相關發明於發明說明中揭露電腦軟體程式之演算法，有助於審查人員判斷申請專利是否具有進步性，且因申請專利範圍恆不大於發明說明所揭露之技術特徵，可避免專利申請人對於申請專利範圍作不當之擴張解釋，妨礙資訊軟體業之正常發展，實屬妥適與可行之見解，我國自得採為法理作為判斷電腦軟體相關發明是否符合明確性要求之判斷基準。

⒊系爭專利係屬電腦軟體相關發明，惟未於發明說明中揭露演算法，核屬違反專利法第26條第2 項之規定：按所謂電腦軟體相關發明係指該發明之實施上軟體乃為必要之發明。經查系爭專利必須於便攜式指標設備上儲存「公事包作業」或「應用程式」始能達成申請專利範圍所記載之功能，則軟體於系爭專利之實施上顯屬必要，核屬電腦軟體相關發明。次查系爭專利就「公事包作業」或「應用程式」如何達成申請專利範圍所記載之功能，並未提出演算法加以說明，揆諸前揭說明，顯有欠缺技術手段之記載而無法據以實施之情事。

五、綜上所述，被告認定系爭專利有未於發明說明中為明確與充分揭露，而有不可實施之情事，違反專利法第26條第2 項規定，不符法定專利要件，而為不予專利之審定，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為核准系爭專利之審定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭