智慧財產法院行政判決

民國101年12月6日辯論終結

原告

尤鉦嶧

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

呂姝賢

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101 年6月26 日經訴字第10106108300 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國100 年2 月11日以「蛋捲傘」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「紙傘、陽傘、童傘、傘頭、傘骨、傘把、自動傘、拐杖傘、海灘傘、遮陽傘、露營傘、高爾夫球傘、雨傘、傘、傘套、傘環」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標整體圖樣「蛋捲傘」，為所指定使用之商品外觀、款式之說明，原告雖聲明商標圖樣中之「傘」字不在專用之列，惟整體商標圖樣仍為所指定商品之相關說明，不符商標法第19條之規定，依同法第23條第1 項第2 款規定，系爭商標應不准註冊，以101 年2 月22日商標核駁第336228號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

㈠有關核駁審定時商標法第23條第1 項第2 款規定部分：系爭商標中文「蛋捲」二字為名詞，並非形容詞，而將「蛋捲」二字置於「傘」之前面，並非形容該傘「輕巧、超細」，其予消費者寓目印象並無形容該產品折疊後如蛋捲般細長之外觀，或形容該傘收納後宛如蛋捲般，充其量僅屬譬喻或自我標榜，非屬於商品之說明，復參酌最高行政法院93年度判字第1156號判決等意旨，系爭商標之註冊，並無商標法第23條第1 項第2 款規定之適用。

㈡有關核駁審定時商標法第23條第4 項規定部分：由原告於訴願程序所檢附奇摩購物中心、momo富邦購物網、PChome線上購物對帳單及實際使用本件「蛋捲傘」商標之商品等證據資料可知，系爭商標業經原告長期廣泛使用，已取得後天識別性，自得依商標法第23條第4 項規定，排除同法條第1 項第2 款規定之適用。

㈢由PChome線上購物之廣告標示所載「羽毛傘」可知，其「羽毛」與「蛋捲」為對比物品之名詞，而該商標已於101 年2月1 日獲准註冊，另註冊第1502649 號商標等亦經被告准予註冊在案，依相同事件應為相同之處理之平等原則，系爭商標亦應准予註冊。

㈣被告核駁系爭商標之註冊，顯有違誤。訴願決定未予駁回，亦有違誤。並聲明求判決為：⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告就原告於100 年2 月11日所申請「蛋捲傘」商標註冊事件，應為准予註冊之處分。

三、被告則以：

㈠有關核駁審定時商標法第23條第1 項第2 款規定部分：系爭商標「蛋捲傘」予消費者寓目印象為形容該產品折疊後細長如蛋捲般的外觀，或形容該傘輕巧、超細，收納後宛如蛋捲般，以之指定使用於「雨傘、傘」等商品，有直接彰顯所指定商品外觀、款式之說明，自有前揭法條規定之適用。又原告雖聲明商標圖樣中之「傘」字不在專用之列，惟整體商標圖樣仍為所指定商品之相關說明，應有核駁審定時商標法第23條第1 項第2 款規定之適用，自不適用聲明不專用之規定。

㈡有關核駁審定時商標法第23條第4 項規定部分：由原告提出系爭商標網路資料、線上購物對帳單明細表等資料可知，其多為介紹「TV雨傘王」商標之系列產品，例如「TV雨傘王」手動直立傘、「TV雨傘王」高爾夫球傘、「TV雨傘王」無敵大自動傘、「TV雨傘王」超細蛋捲傘等，其主要識別部分應為「TV雨傘王」，而「超細蛋捲傘」僅為商品相關說明性文字，故單純之「蛋捲傘」三中文字並不因與前述主商標合併使用而取得識別性。另由原告於訴願程序所提出實際使用資料可知，「蛋捲傘」、「好傘王」、「嚴選好雨傘‧終生保維修」等，均為說明性或不具識別性文字，且實際使用證物紅色雨傘粘帶所標示為「傘の王樣」，可見該商品主要識別部分應為「傘の王樣」，或為雨傘內面銀色部分車縫之白色小標籤「一品牌」，尚難據以認定「蛋捲傘」三字業經其在我國國內廣泛使用，而在交易上已取得後天之識別性，故無商標法第23條第4 項之適用。

㈢原告主張由PChome 24h購物之廣告中標示所載「全新第2 代美白防曬『蛋捲傘』」、「包包都可放『蛋捲傘』」可知，其係當作商品名稱而非商標。至原告所舉核准註冊第288386號、註冊第1451070 號、第394796號、第1502649 號商標核准案例，然渠等商標圖樣與系爭商標不同，整體商標圖樣予人印象迥然有別，案情自屬各異，基於商標審查個案拘束原則，原告自不得援引執為本件商標應准註冊之論據。

㈣原告主張「蛋捲」為名詞，置於「傘」之前並無法作為形容詞用，故為隱喻暗示性商標。惟商標法並未規定商標文字或字詞之詞性必須符合文法規則，依我國一般國民文字之認知，均依據該組文字各別之既有字義加以結合後，以理解該組合文字之義涵。本件系爭商標「蛋捲傘」經我國一般國民依循上揭認知模式詮釋後，該組合文字之文義指定使用於「傘」等商品，其未脫易使相關消費者強力聯想該等商品為有如蛋捲般外觀之範疇，為商品本身說明有密切關聯，屬直接彰顯所指定商品外觀、款式之說明。再者，系爭商標其中「傘」聲明不專用，指定使用於傘類商品，易使人直覺聯想到其為商品之相關說明，消費者並不須運用一定程度之推理或經過一番邏輯思考始能領會標識與商品間之關聯性，故非屬被告所公告之「商標識別性審查基準」2.1.3規定之「暗示性標識」。

㈤被告依法核駁其系爭商標註冊之申請，並無不合。並聲明駁回原告之訴。

四、綜觀兩造上開說明，可歸納本件兩造之爭點為：系爭商標之註冊是否有核駁審定時商標法第23條第1項第2款規定之適用？系爭商標是否已取得後天識別性，而得依商標法第23條第4 項規定，排除同法條第1項第2款規定之適用？

五、得心證之理由：

㈠按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經原告聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，為核駁審定時商標法第19條所規定。次按「商標有表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊，為核駁審定時商標法第23條第1 項第2 款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。又有第1 項第2 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，為同法第23條第1項第4 項所規定。

㈡經查，本件原告前於100年2月11日以未經特殊設計，單純由文字「蛋捲傘」三字所組成之商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「紙傘、陽傘、童傘、傘頭、傘骨、傘把、自動傘、拐杖傘、海灘傘、遮陽傘、露營傘、高爾夫球傘、雨傘、傘、傘套、傘環」商品，向被告申請註冊。而被告所以否准原告系爭商標之註冊申請，主要係認為系爭商標「蛋捲傘」三字，乃所指定使用之商品外觀、款式之說明，雖原告聲明商標圖樣中之「傘」字不在專用之列，惟整體商標圖樣仍為所指定商品之相關說明，不符商標法第19條之規定，依同法第23條第1項第2款規定，而不准系爭商標註冊之處分。是本件必須釐清者，乃原告系爭商標是否確為商品外觀、款式之說明，而有商標法第19條、第23條第1項第2款規定之適用。按所謂「蛋捲」者，乃以蛋及麵粉為主要材料之烘焙餅乾，依既定成俗之傳統作法，蛋捲均係將餅皮壓薄後，將其捲曲如壽司之長條狀，予國人之既定概念即長條狀。而傘者，除長柄傘外，摺疊傘多係在收摺後，呈長條狀，是以，若就形狀外觀而言，所謂蛋捲與摺疊傘唯一相似之處，僅有在長條形狀此部分，除此之外，傘與蛋捲，兩者可謂毫無相干且絕無類似之商品。

㈢茲就雨傘市場而言，目前市面上並無任何人或公司將「蛋捲」一詞與雨傘合併使用，換言之，就雨傘市場而言，在無其他人使用相同名稱情形下，原告透過網路等通路行銷其產品，尚難謂系爭商標毫無指示商品來源之功能。而原告雖將「蛋捲」一詞與雨傘合併使用，然而其在使用上，並未明白指出其雨傘收摺後大小如同蛋捲一般，質言之，原告顯然並無將蛋捲之外觀形狀作為其所指定使用之商品外觀說明之行為。而「蛋捲」與「雨傘」乃性質完全不同之商品，一為食品、一為雨具，兩者功能及使用場所完全無關聯性，對消費者而言，縱使「蛋捲傘」一詞確實使消費者產生雨傘收摺後之體積大小聯想，亦係間接或隱喻式地描述，此種情形在諸多商標上頗為習見，例如「威而鋼」或「偉哥」商標指定使用在壯陽藥，「滅飛」指定使用在蚊香等，其字面文義所生之聯想效果與其所指定使用之商品品質間之說明性，較諸系爭商標更為直接；另以原告所舉之「羽毛傘」商標為例，雖然消費者不致會誤認其所指定使用之雨傘商品係由羽毛所製造，然仍有可能會聯想雨傘之重量，足徵隱喻式之商標確非不可註冊。按所謂「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識。暗示性之描述與商品或服務的直接描述不同，消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間之關聯性。此種類型之標識，不是競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵之標識，通常還有其他較直接之說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，得准予註冊（參被告所制定商標識別性審查基準2.1.3.）。本件原告以蛋捲一詞使用於雨傘商品，而蛋捲並非雨傘業者或競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識，且消費者乍聞此種名稱，勢須稍做聯想始能領會原告所訴求之重點，是以，參酌上開說明，自難謂系爭商標毫無識別性可言。

六、是綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，尚非允洽。訴願決定予駁回，亦有未當，均應予以撤銷。而本件原告系爭商標雖具識別性，惟是否另有其他不應准予註冊之事由，應由被告依本院判決見解再為審酌，是原告請求撤銷原處分及訴願決定，並請求本院判命被告就系爭商標應予核准註冊之處分，尚未達全部有理由之程度，本院審酌上開事由，爰駁回原告此部分之請求。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭