智慧財產法院行政判決

民國102年1月3日辯論終結

原告

李玉燕

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

訴訟代理人

陳冠勳

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101 年7 月25日經訴字第10106109850 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國（下同）98年9 月3 日以「李玉燕標章」商標，指定使用於審定時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之商品，向被告申請註冊。經被告審查，於99年5 月28日以商標核駁第323529號審定書為核駁處分，原告不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會99年8 月4 日經訴字第09906060450 號訴願決定駁回訴願，原告不服，復提起行政訴訟，經本院以99年度行商訴字第170 號行政判決為「訴願決定及原處分均撤銷」、「被告對於申請第098038458 號『李玉燕標章』商標註冊案，應依本判決之法律見解另為處分」之判決，該判決並於100 年3 月17日確定。被告遂依本院前開確定判決意旨重新審查，於101 年4 月24日以商標核駁第338232號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101 年7 月25日經訴字第10106109850 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張觀諸智慧財產法院99年度行商訴字第170 號判決理由可知，系爭註冊商標與○○○○○○○○○○○○公司（下稱○○○○公司）所創之「美羊羊設計圖」、「美羊羊設計圖+Pleasant Goat and Big Big Wolf」、「美羊羊及喜羊羊設計圖+ Pleasant Goat and Big Big Wolf」商標（下稱據以核駁諸商標）相較，二者於外觀明顯不同，非屬構成近似，且上開判決亦將原處分撤銷。而相關消費者就原告將系爭註冊商標實際使用於市場上所販賣之商品觀察時，亦不會與「喜羊羊」商標產生聯想。綜上所述，二造商標並非構成近似，相關消費者於購買時自不會發生混淆誤認之情事，為此起訴聲明請求訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告之答辯

(一)系爭註冊商標，係由擬人化之小羊卡通設計圖樣所構成，與據以核駁諸商標相較，二者卡通小羊圖樣，無論其頭部、臉部輪廓表情、眼睛、鼻子、嘴部、羊角等之設計呈現方式均屬相同，難以區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

(二)又據以核駁諸商標係○○○○公司所創，該公司為該「喜羊羊與灰太狼」動畫影集相關商標權及美術圖形著作權之所有人。又其中「美羊羊設計圖」於西元2003年即創作完成，而「喜羊羊與灰太狼」動畫影集亦已正式引進台灣。又依原創動力公司檢送之2009年商標服飾商品型錄、「喜羊羊與灰太狼」動畫影集簡介、相關新聞報導、中國動漫風雲榜2008年度春季榜證書、「喜羊羊與灰太狼」授權商品使用資料摘錄、「喜羊羊與灰太狼」系列服飾銷售代理資訊摘錄等證據資料，可知○○○○公司製作之「喜羊羊與灰太狼」卡通，自2005年在中國各主要城市○○○道播出至2009年已近600集，平均收視率達百分之17，並獲選為2008年最具有影響力動畫電視劇，且於香港、台灣、新加坡、東南亞等國播出。而2009年推出之「喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天」春節賀歲電影亦有相當高之票房。又○○○○公司於2006年成立授權部門，開發各項授權商品，其中服飾、童裝商品部分主要由○○○○○○○○公司代理，2008年使用據以核駁諸商標之童裝在上海開設10多家專櫃，至2009年全中國已有60多個專櫃行銷販售。自堪認定在「李玉燕標章」商標98年9月3日申請註冊之前，○○○○公司之「喜羊羊與灰太狼」等商標已有先使用於衣服、童裝等商品之事實。且案情相關之商標第1400555號註冊案，業經被告以中台異字第G00990442號商標異議審定書撤銷其註冊確定在案。

(三)鑑於國人赴大陸探親旅遊之人次與日俱增及兩岸開放經貿往來，商業交流頻繁，資訊傳遞快速，且○○○○公司之「美羊羊設計圖」、「美羊羊設計圖+Pleasant Goat and BigBig Wolf」、「美羊羊及喜羊羊設計圖+ Pleasant Goatand Big Big Wolf」商標具有相當獨特性，識別性高，並早於系爭註冊商標申請註冊日前，即有使用於衣服、童裝等商品之事實，則系爭註冊商標以設計意匠如此相似之圖案作為商標設計，應非屬偶然之巧合，若非知悉○○○○公司之商標存在應無發生之可能，故原告於其後始以系爭註冊商標申請註冊，並指定使用於衣服、童裝……等同一或類似商品，衡酌客觀事證，應有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自該當核駁時商標法第23條第1項第14款及第24條第1項之規定，應予核駁。

(四)關於原告主張行政機關應依智慧財產法院判決之見解，作成商標核准審定之處分一點，因本件申請案首次之核駁審定處分經智慧財產法院撤銷之理由，係因所引據以核駁商標被異議成立而撤銷註冊，其商標權自始不存在，原核駁處分核駁本件申請商標之依據已不存在，事實已有變更，故撤銷原核駁處分，此觀諸法院判決理由可知，則智慧財產法院雖撤銷前次核駁審定處分，惟並未命行政機關應作成本件商標核准審定之處分，係命行政機關重新審酌是否有無其他不准予註冊之事由，系爭註冊商標既有核駁時商標法第23條第1 項第14款之適用，即應予核駁審定，併予敘明。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)原告前以「李玉燕標章」商標，指定使用於審定時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、內衣、內褲、睡衣、睡衣褲、T 恤、汗衫、泳裝、襯衫、童衣、童褲、童裝、嬰兒服、束腹內衣、束腰、束褲、緊身褡、胸罩襯墊」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，於99年5月28日以系爭商標與註冊第1400555 號「蘇皇銓標章（二）」商標圖樣相較，有核駁時商標法第23條第1 項第13款之情形，而為商標核駁之處分，原告不服，提起訴願，亦經經濟部訴願審議委員會以相同理由決定駁回，原告不服，復提起行政訴訟，經本院99年度行商訴字第170 號行政判決認上開據以核駁商標已經第三人即本件據以核駁商標所有人○○○○公司之異議，而經被告撤銷註冊確定，據以核駁之商標既已不存在，即於裁判時事實已有變更，而為「訴願決定及原處分均撤銷」、「被告對於申請第098038458 號『李玉燕標章』商標註冊案，應依本判決之法律見解另為處分」之判決，該判決並於100 年3 月17日確定。被告遂依本院前開確定判決意旨重新審查，認系爭商標與第三人即○○○○公司所有據以核駁諸商標圖案近似程度甚高，且據以核駁諸商標早於系爭註冊商標申請註冊前已有先使用於衣服、童裝等商品之事實，並鑑於國人赴大陸探親旅遊之人次與日俱增及兩岸開放經貿往來，商業交流頻繁，資訊傳遞快速，且○○○○公司所有之據以核駁諸商標具有相當獨特性，識別性高，並早於系爭註冊商標申請註冊日前，即有使用於衣服、童裝等商品之事實，原告若非知悉○○○○公司之商標存在，實不可能以如此近似之商標申請註冊等相關因素加以判斷，認原告所為應有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有商標法第23條第1 項第14款規定之適用，不准註冊，而為核駁之處分。原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同之理由駁回其訴願。原告仍未甘服，提起本件行政訴訟，且於本院審理時，仍爭執系爭註冊商標相較於據以核駁諸商標並無核駁時商標法第23條第1 項第14款之適用等語，故本件之爭點應為系爭商標與據以核駁諸商標是否構成相同或近似，且是否使用於同一或類似商品，以及原告是否與據以核駁商標權人即○○○○公司間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以核駁諸商標之存在，而有商標法第23條第1 項第14款之不得註冊之事由。

(二)按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為核駁時商標法第23條第1 項第14款所規定。次按，該款規定係以「相同或近似於他人先使用之商標」、「使用於同一或類似商品或服務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」為構成要件。又本款規範之意旨主要在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形，申請人縱非因契約、地緣、業務往來之關係而直接知悉先使用商標之存在，倘依其客觀證據而得佐證明申請人係知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護（最高行政法院99年度判字第1012號判決意旨參照）。亦即本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321 號判決參照）。

(三)系爭註冊商標係以2 隻擬人化之小羊立於花叢間，並分別手持捕蟲網欲捕捉蝴蝶及手持球棒從事棒球遊戲之圖樣所構成。與據以核駁諸商標圖樣相較，二者均有擬人化之小羊卡通圖樣，而其擬人化之小羊卡通圖樣無論於頭部及身體之羊毛呈現方式、臉部輪廓表情、眼睛、鼻子、耳朵、嘴部張開之方式、羊角之方向等整體造型設計均無二致，而二造商標雖皆有搭配其他卡通圖樣，然小羊卡通圖樣於二造商標中，皆立於主體圖形之地位，亦即去除擬人化小羊卡通圖樣，二造商標皆會失去原有設計之意義，則擬人化之小羊圖樣於二造商標均屬相關消費者關注或事後留存於其印象中較為顯著主要識別部分之一，縱二造商標之擬人化小羊卡通圖樣於頭部羊毛瀏海之捲曲方式略有不同，相關消費者仍可輕易辨識出於同一設計，予人直接聯想兩者為系列商標，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

(四)又查系爭註冊商標指定使用於「衣服、內衣、內褲、睡衣、睡衣褲、T 恤、汗衫、泳裝、襯衫、童衣、童褲、童裝、嬰兒服、束腹內衣、束腰、束褲、緊身褡、胸罩襯墊」等商品，而據以核駁諸商標之商標權人即第三人○○○○公司於2006年成立授權部門，開發各項授權商品，其中服飾、童裝商品部分主要由○○○○○○○○公司代理，2008年據以核駁諸商標童裝在上海開設10多家專櫃，至2009年全中國已有60多個專櫃行銷販售，此有被告就類似案情即本院99年行商訴第170 號行政判決中之據以核駁註冊第1400555 號商標，所為之中台異字第G00990442 號異議書附卷可稽（見核駁卷第85至86頁），而觀諸前開中台異字第G00990442 號異議書之理由二、（二），可知據以核駁諸商標之商標權人即第三人○○○○公司於該異議案已檢送2009年據以核駁諸商標服飾商品型錄、「喜羊羊與灰太狼」動畫影集簡介、相關新聞報導、中國動漫風雲榜2008年度春季榜證書、「喜羊羊與灰太狼」授權商品使用資料摘錄、「喜羊羊與灰太狼」系列服飾銷售代理資訊摘錄等證據資料佐證，足認於系爭註冊商標98年9 月3 日申請註冊之前，據以核駁諸商標已有先使用於衣服、童裝等商品之事實。

(五)末查原告與案外人○○○○公司雖無契約或業務往來關係，然於系爭註冊商標申請前，「喜羊羊與灰太狼」卡通已於大陸主要城市播出近4 年，並達近600 集之久，且其收視率非低，而以「喜羊羊與灰太狼」卡通之故事背景所製作之電影收入極高，經○○○○公司授權開發之動漫周邊商品種類甚多，該卡通亦於國內之頻道播出，並經媒體之報導，且考量近年來兩岸投資、貿易、旅遊及學術交流等往來頻繁，於各類資訊之交流上迅速且便利，該「喜羊羊與灰太狼」卡通及周邊商品之相關訊息，實非不易為相關消費者或同業競爭者所接觸並知悉，且據以核駁諸商標之小羊圖樣，非傳統習見之小羊圖樣，而係經設計者賦予其創意及設計之擬人化卡通小羊圖樣，尚非普通習見，是將據以核駁諸商標使用於服飾及童裝商品，實具有相當之識別性。然系爭註冊商標以與據以核駁諸商標近似程度甚高之小羊圖樣為商標之設計，且亦指定使用於服裝類商品，若原告非因競爭同業關係或其他關係而曾留意或接觸相關商品訊息，實難以巧合解釋之。綜上所述，原告就系爭註冊商標申請註冊之行為，依一般經驗法則及社會通念判斷，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據以核駁諸商標之存在，而仍為系爭註冊商標申請之情事，故系爭註冊商標，應有以不正競爭行為搶先註冊之情事，應有核駁時商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

五、綜上所述，案外人○○○○公司早於系爭註冊商標申請註冊前，即已先使用據以核駁諸商標於服飾及童裝類等商品，原告應早於系爭註冊商標申請日前，即已知悉據以核駁諸商標之存在，則其未徵得案外人○○○○公司之同意，即以高度近似之小羊圖樣作為系爭註冊商標圖樣，並指定使用於相同及類似之商品，自有核駁時商標法第23條第1 項第14款規定之適用。從而，被告所為系爭註冊商標應不得註冊之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭