智慧財產法院行政判決

民國101年10月4日辯論終結

原告

丹尼利 羅奇斯股份有限公司(Danielle Roches)

代表人

艾力克斯德布羅塞(Alexis de Brosses)

訴訟代理人

黃曉薇律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

訴訟代理人

林雅淳

參加人

千容化粧品股份有限公司

代表人

張有杉

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師

複代理人

陳巧宜律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國101年4 月11日經訴字第10106103450 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國（下同）96年3 月23日以「TALIKA」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第3 類商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1399311 號商標。嗣參加人以該商標有違商標法第23條第1 項第13款規定，對之提起異議。經被告審查，於100 年11月29日以中台異字第990461號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部101年4 月11日經訴字第10106103450 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人等之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

(一)系爭商標與據以異議諸商標相較，非屬近似之商標：據以異議諸商標係由圖形與文字所組成之聯合式商標，其中「TALIYA」字樣占各該申請在先商標圖樣之比例均小於25%，而系爭商標則屬純文字商標，經異時異地隔離觀察，應認非屬近似商標。又不論就據以異議商標圖樣之整體呈現及「TALIYA」字樣占據以異議諸商標圖樣之大小比例而言，構成據以異議諸商標之主要部分，應認係中文「達麗雅」或仕女圖、花草圖等設計圖樣，另觀諸參加人所提呈之發票品項名稱多使用「達麗雅」字樣，可推知「TALIYA」係「達麗雅」之外文音譯，則於觀念上與系爭商標亦不相同，故縱就據以異議諸商標之主要部分觀之，其與系爭商標之外觀、讀音與觀念亦無近似之處，應認二造商標非屬近似商標。

(二)參加人未積極於國內市場使用據以異議諸商標，相關消費者對於據以異議諸商標之熟悉程度不高：

1.就參加人所提呈之資料可知，其為一化妝品代工公司，其於國外參展時，係以千容公司之英文名稱「Chian ZongInternational Co., Ltd. 」參展，未使用任何據以異議諸商標，縱有使用，亦非於國內市場上使用。另就參加人提供之商標使用資料觀之，其僅於部分型錄左下角一小隅使用據以異議第108411號之「達麗雅TALIYA」商標，以搭配醒目之千容公司名稱，不僅未於型錄上使用其他據以異議商標，亦未於任何商品或其包裝容器上使用據以異議諸商標。

2.再就參加人所提呈之發票影本觀之，其交易金額與數量不大，並參酌原告先前所為市場調查之結果，顯示相關消費者對於申請在先商標之熟悉程度幾為零，且該等發票影本，因無其他客觀證據以相互對照，尚難作為據以異議諸商標之使用證據，遑論該發票之簽發目的本非為行銷據以異議諸商標，亦非使相關消費者認識其商標，當不得以之作為商標之使用證據。又上開發票與出口報單影本均係簽發於本件商標異議案提起後即99年6 月14日之後，當不得作為證明據以異議諸商標之使用證據。另參證11號所附之彩色商標使用圖片，其上未標註其製造日期，亦無法作為據以異議諸商標之使用證據。

3.至參加人所提出之香港、俄羅斯參展資料，顯非為行銷於我國市場之目的而使用，自不得作為證明據以異議諸商標於國內使用之證據。

4.就參加人所檢附之產品型錄觀之，僅於該型錄上印有據以異議諸商標、參加人公司名稱與地址等聯絡資訊及「Fashion」、「to satisfy your needs 」、「The World ofIrresistible Charming! 」、「All-round Sup(p)lierof First-rate Cosmetics 」、「Contact Us For MoreInformation 」等語句，至多僅能認於該型錄上使用據以異議諸商標係為表彰參加人所提供之化粧品代工服務而已，客觀上顯難使相關消費者就據以異議商標與指定使用商品產生連結，不足以使一般消費者認識據以異議諸商標在表彰商品或服務之來源或信譽。

5.關於參加人答辯以商標使用證據之法理僅適用於商標評定予廢止案等云云，未提出相關法理依據，實不足採。商標價值之創造與累積，與其商標權利之保護必要性，本繫於該商標是否經相當時間之合法使用，故未經合法使用之商標，本不足以行使保護商標權利之正當性，無論於商標異議、評定或廢止程序皆同。參加人僅列舉新法中關於評定與廢止程序之相關規定，即認法理乃明示其一、排除其他，未說明何以相關規定不能類推適用於僅程序提起時間點不同之異議程序，其主張顯不可採。

(三)縱認系爭商標與據以異議諸商標屬近似商標，惟二者近似程度不高，且系爭商標為一著名商標，相關消費者對於系爭商標之熟悉程度遠大據以異議諸商標：

1.以被告「異議審定」之時點即100 年11月29日為基準，二者已併存達13年，並無致相關消費者混淆誤認之虞。再依原告針對二造商標所作之市場問卷調查可知，於113 份問卷中，僅其中18份問卷認為會混淆，僅佔全部問卷之16% ，亦顯示二造商標之近似程度不高。

2.系爭商標係由丹妮爾羅徹斯醫生(Dr. Danielle Roches) 於37年在法國巴黎所創立之品牌，並於42年取得法國之商標註冊，迄今已於世界50多國取得商標註冊，並非惡意抄襲據以異議諸商標。自87年起，系爭商標商品開始於國內銷售，除透過電視與網路銷售外，並於全省各知名百貨公司設有多個櫃點，且持續於國內各平面媒體行銷系爭商標所表彰之商品，足證系爭商標於國內已具相當知名度而為相關消費者所熟知。另經原告以「TALIKA」於知名網路搜尋引擎搜得之結果，可知前100 筆資料皆指向原告之商品與商標、而以「達麗雅」及「TALIYA」搜尋之前100 筆資料，幾與參加人之商品與商標無關，由上開搜尋結果可知，相關消費者對於系爭商標之熟悉程度遠大於據以異議諸商標。另觀諸原告先前所為之113 份市場調查中有82份表示曾買過原告之商品，亦可證明客觀上系爭商標並無致相關消費者產生混淆誤認之虞之情事。又承前所述，二造商標應無訴願決定所謂之「反向混淆」情事，且我國商標法亦未引進此概念。

3.原告之關係企業「Talika And Marketing (HK) Ltd.」，自89年4 月至95年9 月間銷售「TALIKA」品牌商品予國內各經銷商之總金額為新台幣20,953,918.6元；又依其產業之平均訂價標準，前揭商品於國內之零售價應為前述金額之5 倍以上，亦即系爭商標所表彰商品於此間之總零售金額至少為新台幣104,769,593 元以上，另原告於國內合作之經銷商中，亦不乏許多知名企業，均足以推知系爭商標於國內已具相當知名度而為消費者所熟知。

4.另於國內知名之美容討論社群網站「FashionGuide」(www.fashionguide.com.tw)就「TALIKA」一字進行搜尋所得之100筆結果可知，於系爭商標申請註冊前數年與註冊當時，網路上已有相當多關於「TALIKA」商品之討論，且由其討論之內容亦可得知「TALIKA」商品於電視與各行銷通路之曝光率甚高，亦予相關消費者深刻之印象。

5.原告銷售系爭商標所表彰之商品，包含美容美體保養品及各類美容儀器等，非如參加人主張僅限於睫毛增長液之小眾市場，故參加人所提出之市調報告除內容與系爭事實不符外，該報告之公信力亦屬有疑。另系爭商標所表彰之商品銷售通路主要為各大百貨公司之專櫃，產品定價偏高，鎖定中高層之消費客群，而參加人既為化粧品代工廠商，據以異議諸商標乃用以表彰其所提供之代工服務，並多次經由國際化粧品展覽行銷其代工服務，可知其消費客群為其他化粧品公司，非為一般消費大眾。

(四)為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告之答辯

(一)系爭商標係由外文「TALIKA」所單獨構成；參加人據以異議諸商標，其圖樣係由外文「TALIYA」或「Taliya」結合中文「達麗雅」及圖形設計所組成，或由外文「Taliya」結合圖形設計所組成，二者相較，二造商標引人注意之外文「TALIKA」及「Taliya」、「TALIYA」均無字義且均由6 個字母所組成，其中T 、A 、L 、I、A 等多數字母排列組合相同，僅第5 個字母「K 」與「Y 」略有不同，外觀上予人寓目印象有相似之處，二商標若標示在相同或類似的商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

(二)系爭商標指定使用於「香皂、香水、香精油、化粧品、美髮水、潔齒劑」商品，與據以異議諸商標指定使用於「化粧品」商品相較，二者商品皆與人體清潔、修飾容貌及美容等有關之相關產品，在用途、功能、產製者、行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似之商品，且類似程度高。

(三)據以異議諸商標圖樣之中、外文「達麗雅」、「TALIYA」等文字，並非既有之習知習見中、外文詞彙，且與其指定使用於「化粧品」商品間，並無關連性，商標識別性強。原告嗣後以高度近似之外文作為系爭商標，指定使用商品復與據以異議諸商標指定使用商品屬同一或類似商品，易使相關消費者產生聯想而生混淆誤認之虞。綜上所述，二造商標近似程度高，指定使用商品屬同一或高度類似之商品，且據以異議諸商標識別性較強等相關因素判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品來自同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而發生混淆誤認情事。

(四)關於原告提出相關使用事證，主張系爭商標已為相關消費者所熟悉，不致產生混淆誤認之部分。因我國商標法原則上採註冊主義，其目的在保護註冊在先之商標或先申請註冊之商標，兼以防止相關消費者陷於誤認誤信之情形。故「商標近似」及「商品或服務類似」為判斷混淆誤認之虞之主要及必要參考因素。而系爭商標不僅近似於據以異議諸商標，亦指定使用於同一或高度類似之商品，且據以異議諸商標亦具高度識別性，故系爭商標於其指定使用之商品之註冊，客觀上即有使相關消費者產生誤認混淆之虞，至相關消費者對各商標熟悉之程度固係判斷混淆誤認之虞之各項輔助參考因素之一，惟非本件主要參考因素。況觀諸原告所提出之相關資料，固可認系爭商標商品經其廣告行銷而為國內部分相關消費者所知悉，惟參加人之據以異議諸商標，其中註冊第108411號及第145138號商標自68、69年間註冊迄今，已逾30多年，而第742543號及824010號商標自86、87年間註冊迄今，亦已逾10餘年，參加人並製作商品型錄推廣其所產製之化粧品產品，西元2006至2010年間復積極參加國外各式美容、化妝品等展覽，據以異議商標商品已為參加人使用多年，此有參加人檢送之相關證據資料可證。故二造商標構成近似且指定使用商品構成類似，申請在後商標之註冊通常極有可能導致相關消費者產生混淆誤認之虞。另觀諸原告所檢送之市場問卷調查，亦確實有相關消費者表示二造商標會產生混淆，故綜合現有之證據資料，尚難遽認系爭商標經原告使用，而足使相關消費者與據以異議諸商標相區辨。被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯

(一)關於原告主張系爭商標與據以異議諸商標已於市場併存甚久，並無使相關消費者對商品所表彰來源產生混淆誤認之虞一點，惟原告僅提出原證5 之專櫃資料，並無設立日期與產品銷售數據可資比對，而原證6 之行銷資料縱有日期標示，惟僅代表原告購買廣告刊登於雜誌上，並無從證明原告在我國即有相當之知名度。原證14號之網頁資料並無日期，無法證明原告自96年申請註冊時即已有相當知名度。原證15號之發票並無任何簽名蓋章，而原告主張此筆金額係銷予「經銷商」之數據，銷出商品是否標示系爭商標、該經銷商究將貨物銷往何處、於我國之實際銷售金額及銷售量均不得而知，更無從證明為相關消費者所知悉，其真實性已屬有疑。縱該發票為真，然觀諸該發票之內容，將近7 年間之銷售金額總共新臺幣2,000 萬，平均每年銷售業績不過200 多萬元，以臺灣化妝品產品於91年之總銷售額為565 億元，93年達到685億，每年市場約有近700 億之銷售額且逐年增加中，原告每年銷售業績約200 萬，僅佔市場總銷售值之0.00286 % ，實不足認其具有相當知名度。又原告所做之問卷調查，係針對「Talika Eye Spa」進行調查，與系爭商標無關，且問卷內容係原告自行製作，不具公信力，且無論採樣方式、問題設計、樣本數皆有疑慮，且既「Talika Eye Spa」尚有消費者產生混淆誤認，則與據以異議諸商標更加近似之系爭商標「TALIKA」更易產生混淆誤認。若認原告所言可採，則不就承認僅需後申請人有足夠財力可投注於我國消費市場從事廣告行銷活動建立知名度，系爭商標即可獲准註冊，則不僅對先註冊之人不公平，抹煞其經營之努力，更稀釋註冊在先之商標之識別性強度，使註冊在先之商標排他權喪失，恐有違商標法保障之本旨，原告之主張顯欠缺適法性。

(二)原告所提原證15號之發票中，最大宗之販賣產品為睫毛增長液（Lipocils）及眉毛增長液（Eyes Brow Lipocil ）。依參加人所提參證8即Lifewin市調網站統計結果可知，眼妝未如其他化妝品基本配備諸如口紅，在化妝品中為最大宗市場，由參證8 號亦可知，睫毛膏類從未於化妝品中扮演極重要之角色，而其更下位之睫毛增長液，僅一種睫毛之附帶保養化妝品，則為更小眾市場，無法為化妝品之商品類別相關消費者所熟悉。又觀諸參證11中產品照片，參加人確有使用據以異議商標於其上。參加人之型錄亦於每頁左下角標示據以爭議商標，產品上並有標示據以異議商標之字樣。雖參證11中含參加人外銷他國之發票、參展證明，然依商標法第58條規定及商標法逐條釋義可知，參加人提供外銷發票、參展證明亦為於我國之使用行為。

(三)另商標法新法中程序發動人須提出使用證據者，僅限於之特定條件下之評定案及廢止案，不包含異議案，故異議案無論於新法或舊法之體制下，異議人均無須提出據以異議商標之使用證據，足證本件之重點無須置於參加人據以異議商標之使用證據。其餘答辯與被告相同，並請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷：

(一)原告前以「TALIKA」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第3 類「香皂、香水、香精油、化粧品、美髮水、潔齒劑」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1399311 號商標。嗣參加人以該商標有違商標法第23條第1 項第13款規定，對之提起異議。經被告審查，認二造商標近似程度高，指定使用商品屬同一或類似程度不低之商品，且據以異議諸商標識別性強等相關因素判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，而為系爭商標之註冊應予撤銷之審定。原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同理由駁回其訴願，原告仍不服，提起本件訴訟，並以上開理由主張二造商標非構成近似，縱構成近似，惟二者近似程度不高，且系爭商標為一著名商標，相關消費者對於系爭商標之熟悉程度遠大據以異議諸商標，且參加人未積極於國內市場使用據以異議諸商標，相關消費者對於據以異議諸商標之熟悉程度不高，應無造成相關消費者混淆誤認之虞，應不構成商標法第23條第1 項第13款所規定之情形，故本件爭點仍為系爭商標與據以異商標相較，是否有違商標法第23條第1 項第13款之情形。

(二)按商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形者，不得註冊，商標法第23條第1 項第13款本文定有明文。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1) 以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2) 商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；(3) 商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

(三)經查系爭商標圖樣係由橫書之外文「TALIKA」所構成；據以異議諸商標之部分，其中註冊第108411號商標係由外文「TALIYA」、中文「達麗雅」以及圖形組合而成，其圖形部分係一黑色正方形內以反白線條表現出經遮蔽後，僅露出臉部之側臉圖，而註冊第145138號商標則係由外文「Taliya」、中文「達麗雅」及花草圖形組合而成，再註冊第742543及824010號商標亦係由外文「Taliya」分別結合花草圖及經設計之圖形所構成。雖系爭商標為單純之文字商標，而據以異議諸商標係文字與圖形結合之商標，但二者之文字部分均有排列順序相同之字母「T 」、「A 」、「L 」、「I 」、「A」，僅第5 個字母有「K 」與「Y 」之不同，於連貫唱呼之際，實易因發音正確與否、語氣及發音方式之略微差異而使二商標於讀音上造成消費者之混淆誤認。且據以異議諸商標中雖有中文「達麗雅」之部分，惟依其發音，顯係由外文「TALIYA」之音譯而來，而二商標之外文部分讀音於連貫唱呼之際，實易產生消費者之混淆誤認，則中文「達麗雅」既僅由外文「TALIYA」之音譯而來，相關消費者自亦僅會將該中文部分視為外文發音之強調，則因二商標之外文部分讀音已使相關消費者發生混淆誤認，縱有該中文「達麗雅」之差異，仍會使消費者產生混淆誤認，揆諸前揭說明，二商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標，故二商標應屬近似之商標。再據以異議諸商標中雖亦含有圖形部分，然商品製造者為區別商品之系列、品質或等級，亦常於純文字商標加上圖形使其成為表彰另一系列商品之商標，則以二商標之外文部分構成近似，且近似程度不低之情形以觀，縱據以異議諸商標各有其圖形之部分，相關消費者仍可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而使相關消費者產生混淆誤認之情形。二商標既於讀音極相彷彿，且因二商標之外文部分均屬自創而無意義之單字，無法藉由其所表達之意義或觀念而區辨其不同，故縱二者因圖形設計之有無而於外觀上有所差異，然二商標倘係標示在相同或類似之商品或服務時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，況商標之使用不限於圖樣，以此外文部分近似且中文為其外文音譯之商標，於唱乎使用之際，更有發生混淆誤認之可能，故二商標應屬構成近似之商標。

(四)次查系爭商標指定使用之「香皂、香水、香精油、化粧品、美髮水、潔齒劑」商品，與據以異議諸商標指定使用之「化粧品」商品相較，二者均屬化妝品相關產品或常存有搭配使用之關係，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬同一或類似商品，且類似程度極高，而以其商標圖樣之近似程度，極有可能使相關消費者誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，當有致相關消費者混淆誤認之虞。故系爭商標與據以異議商標相較，確有因而違反商標法第23條第1 項第13款規定之情形，而不應准予註冊。雖原告主張其於異議、訴願階段及本院所提出相關使用事證，皆可證明系爭商標已為相關消費者所熟悉，無致相關消費者產生混淆誤認云云，惟查原告於異議階段所提市場調查問卷（見異議卷附件11），係其自行調查之結果，取樣及題目設計均不具公信力，且二商標於國內市場均尚未達著名之程度，參加人所舉證據（見本院卷參證11）已足證明其於國內市場確有使用之事實，而原告所舉使用證據，或可證明系爭商標所表彰之商品有於國內銷售，或有於國內使用系爭商標之事實，然仍不足以證明系爭商標所表彰之商品已廣為相關消費者所知悉，而不致與據以異議諸商標所表彰之商品發生混淆誤認，況依其自行調查之上開市場調查問卷，亦有逾16% 之比例認為會混淆誤認，則縱原告提出上開使用系爭商標之證據，仍無礙於二造商標因讀音之高度近似，商品類別之極度類似，而致相關消費者仍有混淆誤認之虞，故原告此部分之主張，實不足採。

六、綜上所述，系爭商標因有商標法第23條第1 項第13款規定之情形，而不應准予註冊。從而，被告就系爭商標異議案所為系爭商標註冊應予撤銷之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭