智慧財產法院行政判決

民國102年10月17日辯論終結

原告

中保寶貝城股份有限公司

代表人

林建涵

訴訟代理人

謝煒勇律師

輔佐人

林逸宣

被告

經濟部

代表人

張家祝

訴訟代理人

蔡佩芳

參加人

德商雨果伯斯商標管理公司（HUGO BOSS TradeMark Management GmbH & Co.KG）

代表人

茱蒂斯艾克爾（Judith Eckl ）

訴訟代理人

張伯時律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國102 年5 月20日經訴字第10206102180 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前以「BABYBOSS CITY 」商標（下稱系爭商標），指定使用於核准時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第1335987 號商標。嗣參加人對之提起異議。經原處分機關審查，為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告為原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分之訴願決定，原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張

(一)系爭商標與據以異議諸商標不構成近似系爭商標以具有童趣感字體之外文「BabyBoss City 」組成，有「寶貝老闆城」之意，據以異議諸商標為外文「BOSS」、「HUGO BOSS 」或以佔整體圖樣極大比例之大寫標準字體「BOSS」加上下排極小比例之「HUGO BOSS 」組成，各以黑底白字、白底黑字或橘底白字呈現，而「HUGO BOSS 」係擷取自其創辦人名字而來，據以異議諸商標除音譯之「雨果伯斯」或意譯之「老闆」外，並無其他解釋或特殊意涵。雖二造商標皆含有相同外文「Boss」，但依商標「整體觀察」原則，二造商標在外形、發音及意義上皆不盡相同，應非屬近似商標。

(二)據以異議諸商標之著名程度參照參加人於異議理由書及訴願理由書所檢附之網站資料、報章雜誌及廣告資料、新聞報導等證據，僅能證明據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時使用於旅行袋、皮夾、手提箱、眼鏡、衣服、鞋靴等商品及零售服務上為相關消費者所熟知為著名商標，然參加人並未提出其跨足與系爭商標相同或類似之「教導服務、知識或技術方面之傳授、遊樂園」等服務之事證，難謂據以異議諸商標於該類服務亦屬著名。

(三)系爭商標之註冊無致相關公眾混淆誤認之虞

1.二造商標圖樣皆有相同外文「BOSS」但近似程度極低，已如前述，又二造商標所指定使用之商品或服務亦不類似，系爭商標註冊指定使用第41類「技藝訓練班、舉辦各種親子活動節目、兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽……」等服務，據以異議諸商標指定使用在第3類之「人體用清潔劑、香水」、第9類之「太陽眼鏡、行動電話」、第14類之「貴金屬、鐘錶」、第16類之「印刷品」、第18類之「公事包、旅行箱」、第24類之「手帕、床單」、第25類之「男裝」、第28類之「體育用品」、第35類之「體育用品零售」、第38類之「電信傳送」、第42類之「室內設計」等商品及服務，二者商品性質功能完全不同，系爭商標指定使用服務之目的，更非在提供據以異議諸商標所表彰商品之銷售、裝置或修繕，二造商標指定之服務及商品間自難構成類似關係，則因其商品或服務之性質差異甚大，且行銷管道、消費者、提供者皆不相同，市場區隔相當明顯，不具任何競爭關係，不致使消費者誤認為其系來自相同或相關聯之來源。

2.系爭商標主要使用在提供「小孩職業體驗之教育娛樂服務」上，與據以異議諸商標著名之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、鞋靴等商品及零售服務市場區隔明顯，不具任何競爭關係，參加人雖有檢送據以異議諸商標使用在產品目錄、宣傳冊、印刷品及贊助及舉辦各種活動之證據，然前開證據皆係在宣傳、廣告據以異議諸商標所表彰之「皮夾、皮革、鐘錶、衣服」商品，並非跨足與系爭商標所表彰服務類似領域之事證，實難謂相關消費者知悉據以異議諸商標使用在印刷品、舉辦活動上已達著名，而系爭商標之註冊將使相關消費者產生混淆誤認。

3.原告將創設之兒童職業角色體驗場命名為「BabyBoss City」、「BABYBOSS職業體驗任意城」，「兒童職業角色體驗場」之概念係藉由讓孩童親身體驗各行各業之工作內容，發掘自我的興趣及職業志向、培養團隊精神、建立兒童自信心，，並透過工作時所獲取之酬勞換取其他服務或消費，教導兒童正確之金錢使用與分配觀念，為一兼具「娛樂」及「教育意義」之創意行業。原告自西元2008年開業迄今，每年吸引超過60萬人次之國內外旅客造訪，創造近新台幣8 億之營收，且屢獲媒體採訪報導及多項政府機關、協會之認證及獎項。且系爭商標已因大量且廣泛使用，而為國內外消費者所熟知，「BabyBoss」更已成為「兒童職業體驗城」之代名詞，參加人既未提出據以異議諸商標使用在第41類之證據，且系爭商標指定使用在第41類之「兒童職業體驗服務」已臻著名，故系爭商標應為相關消費者較為熟悉之商標。且原告確有將系爭商標使用於「兒童職業體驗服務」上，此參照原告於異議階段所檢附之網站資料、廣告DM、與著名企業合作之網站資料、廣告費用支出統計表、雜誌廣告資料，即足證原告在系爭商標註冊日前已積極使用系爭商標，且使相關消費者知悉。

4.原告於其所經營之「兒童職業體驗城」內大量使用系爭商標，消費者於進入場館後隨處可見系爭商標，自能輕易得知系爭商標係在表彰「兒童職業體驗或遊樂園」服務之來源，原告於實際使用系爭商標時，從未特別突顯與據以異議諸商標相同之外文「BOSS」部分，並無造成相關消費者誤認其所提供之服務與據以異議諸商標有任何關連之意圖。

(四)綜上所述，二造商標圖樣並不近似，所指定商品或服務亦不類似，又系爭商標使用在「兒童職業體驗」服務已臻著名，為相關消費者較為熟悉者，而參加人未能提出據以異議諸商標已跨足與系爭商標同一或類似服務之事證，亦無判決認定其著名範圍可達第41類之「兒童職業體驗或遊樂園」服務，則系爭商標之註冊並無致相關消費者混淆誤認之虞，而無註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30條第1 項第11款前段之適用。另系爭商標與據以異議第1336315 號商標，雖二者所指定之商品及服務間有類似之虞，然二造商標圖樣近似程度極低已如前述，且相關消費者對於系爭商標較熟悉、消費者及行銷管道不同等因素，系爭商標註冊並無使相關公眾產生混淆誤認之虞，自無註冊時商標法第23條第1項第13款及商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

(五)另訴願決定確有「違反說明理由義務」、「認定事實錯誤」、「違反商標審查基準」與偏頗忽略原告有利事證之錯誤。為此起訴聲明請求訴願決定撤銷。

三、被告之答辯

(一)關於系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定部分：

1.據以異議諸商標，乃參加人之前手德商雨果伯斯公司首創使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除於世界多國廣泛行銷使用及註冊保護，及於全球102個國家超過5 千間商店販售其商品，並經參加人之前手自民國（下同）74年起陸續於國內取得註冊第279546號、第412330號、第414384號、第419774號、第477119號、第579348號、第581200號、第690529號、第907634號、第918669號、第0000000 號及第1077224 號等數十件商標權。又標示「BOSS」系列商標之商品於各大百貨公司均設有行銷據點，並刊登廣告，於我國已長期廣泛銷售多年，且依參加人檢送之西元2007 年 年度報告，可知其當年度全球總收入即已達1,632,000,000 歐元。而相關實務見解亦皆肯認據以異議諸商標所表彰之信譽，已因參加人及其前手之廣泛行銷使用，為我國消費者所熟悉而臻著名。自堪認據以異議諸商標所表彰之信譽，於系爭註冊商標97年1 月10日申請註冊時，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度。

2.系爭商標係由字體略經設計之外文「BabyBoss City」 所組成，其中外文「City」為習知習見之文字，結合於其他文字後通常有指營業場合之意，識別性不高，而「BabyBoss」雖為一連續書寫之外文，然因其中「Boss」之首字仍為大寫，故該外文整體予人印象仍明顯可分為「Baby」及「Boss」2字。系爭商標與「BOSS」、「HUGO BOSS」等據以異議諸商標相較，二者均有引人注意之相同外文「BOSS 」，整體觀之，系爭商標易予人屬據以異議諸商標衍生之提供與小孩有關商品或服務之系列品牌之聯想，二造商標自屬構成近似之商標。

3.而據以異議諸商標之外文「BOSS」有「老闆」之意，為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，於先天上較創意性商標之識別性為弱。惟「BOSS」並非據以異議諸商標指定使用之商品或服務之相關說明文字，消費者仍會直接將其視為指示及區別來源的標識。且據以異議諸商標業經參加人持續廣泛使用而具有極高之著名程度，已如前述，其於消費者心目中之印象實已超越其文字形式上所呈現之單純字義，難謂其識別性不強。系爭商標與之構成近似，即有引起消費者產生誤認之虞。

4.另關於原告提出證明系爭商標業經其廣泛行銷已為消費者所知悉，相關公眾應可區辨兩造商標商品或服務係來自不同來源，而無混淆誤認之虞之資料部分，前開資料除均為原告經營其「職業體驗任意城」之相關證據資料，並無原告使用系爭商標於其指定之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、補習班、幼稚園、電子遊藝場、舉辦體育競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行、……」等其餘服務之使用事證。且前揭有關「職業體驗任意城」之資料部分並無使用日期，部分晚於系爭商標註冊日即97年11月1 日。而由早於系爭商標註冊日之相關證據資料固可知，原告所經營之「職業體驗任意城」係於西元2007年8 月開始試營運，並於隔年1 月底始正式開幕。開幕前後各大網路與平面媒體宣傳報導「BabyBoss職業體驗任意城」之籌備、開幕及介紹宣傳其營運內容等相關訊息，然前揭報導內容多數僅提及「BabyBoss」或「BabyBoss職業體驗任意城」等，僅有少數可見系爭商標。另原告雖亦透過平面或電視媒體、公車車體及電台廣告宣傳其「職業體驗任意城」服務，然同前所述，係用在宣傳或僅述及「BabyBoss」或「BabyBoss職業體驗任意城」等，亦僅少數可見有系爭商標。則自96年8 月至97年11月間之行銷使用資料觀之，雖足認原告自西元2007年8 月後有將系爭商標圖樣實際使用於其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務上，並透過雜誌媒體等廣告行銷前述「職業體驗任意城」服務，然其行銷之時間甚短，且實際行銷使用系爭商標之事證亦屬有限，無法認定系爭商標於其97年11月1 日註冊前業經原告廣泛行銷使用於其指定之遊樂園等相關服務已為相關消費者所熟知，而得與據以異議諸商標相區辨。反觀據以異議諸商標於我國及全球各地長期廣泛銷售多年，已為相關業者及消費者所普遍認知，已如前述。故據以異議諸商標相較於系爭商標而言係消費者所較為熟悉者，而應給予較大之保護。

5.且依參加人所檢送據以異議諸商標之註冊及使用證據可知，參加人不僅生產、經銷及經營據以異議諸商標所指定使用之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、珠寶、眼鏡、衣服、服飾配件、冠帽、靴鞋、香水、辦公文具、手機吊飾、行動電話皮套等商品，及提供該等商品之零售服務外，且於西元1987年起即指定於第16類及第41類商品獲准國際註冊及於西元2000年起指定於第41類商品於香港地區取得商標權，故參加人早於系爭商標97年11月1 日註冊前，即以據以異議商標註冊於文具、印刷品等商品及籌劃與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等服務，並印製產品目錄、宣傳冊、印刷品與定期遞送訊息、發行線上雜誌及舉辦線上時尚秀，向消費者廣告行銷其商品、傳遞時尚資訊，及贊助、舉辦各種活動，其品牌之多角化經營，使其擴及眾多商品及服務領域。則參加人有將據以異議諸商標註冊及使用於其他商品或服務領域之趨勢，且其商業活動範圍亦擴及與系爭商標指定服務相關聯之商品及服務領域。

6.外文「BOSS」雖非具獨創性，然據以異議諸商標經參加人持續廣泛使用，已具有極高之知名度，具有強烈之識別性；二造商標近似之程度；參加人為多角化經營之企業，除將據以異議諸商標註冊及使用於多項商品及服務外，其商業活動範圍並已逐漸擴及至與系爭商標指定使用服務類似程度高或具關聯性之商品或服務上；及就消費者而言，據以異議諸商標係消費者較熟悉之商標，應給予較大之保護等相關因素綜合判斷，將系爭商標使用於其所指定之商品或服務類別，仍有可能使相關公眾誤認其服務係由參加人所提供，或誤認原告與參加人存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，則系爭商標之註冊應有註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

(二)關於系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定部分：系爭商標與據以異議第1336315 號商標相較，應屬構成近似之商標，已如前述。且系爭商標指定使用之「幼稚園、兒童樂園、遊樂園、電子遊藝場、運動訓練營、舉辦體育競賽」等服務，與據以異議第1336315號商標指定使用之「遊戲器具及玩具；體育及運動器具，雪屐，高爾夫球球桿，網球拍，運動用球；遊戲用球」等商品相較，一為遊戲或體育運動用相關用具，一為與兒童或成人遊戲、運動有關之服務，二者均為與遊戲、體育活動或器具有關之商品或服務，依一般社會通念及市場交易情形，復具有相當程度之類似關係。於衡酌二造商標近似與其指定使用商品或服務類似之程度，並綜合前開相關因素判斷，系爭商標指定使用於前述「幼稚園、兒童樂園、遊樂園、電子遊藝場、運動訓練營、舉辦體育競賽」等服務之註冊亦難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，而應有註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用。被告訴願決定並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯

(一)二造商標應構成近似

1.觀諸原告於異議階段所提供之使用資料，系爭商標起首之「BabyBoss」部分於實際使用時，「Boss」係將起首字母「B」以大寫外文表示，則相關消費者自易將外文「Boss」部分視為一獨立字詞，故外文「Boss」應係系爭商標中引人注意之部分。另若考量系爭商標實際使用之情形，外文「BabyBoss」乃置於系爭商標圖樣整體外觀之起首、中央之位置，相關消費者自會施以較高之注意；且前開使用資料多數均僅包含或僅述及「Baby Boss 」，故一般消費者、媒體報導，甚或原告，均會以「Baby」、「Boss」稱呼系爭商標。再觀諸原告所架設之網站所列印之部分目前頁面範例資料可知，原告多使用系爭商標之外文「BabyBoss」部分，較少將系爭商標之外文「City」部分結合使用，則系爭商標於實際使用時，反而增加二造商標之近似程度，難謂原告就系爭商標之註冊無惡意存在。

2.系爭商標之外觀及以一般字母拼音法之讀唱方式，極易使消費者認識其係由外文「Baby」、「Boss」所連結組合而成，而將外文「BOSS」認屬一獨立字詞，並於系爭商標圖樣內形成引人注意之部分，縱結合外文「BABY」部分，亦未減損外文「BOSS」為系爭商標主要部分之地位。再系爭商標之外文「City」部分乃是常見之字詞，當與「BabyBoss」結合使用時，係作為描述服務與商業活動之詞語，應不具識別性，相關消費者於異時異地分別觀察二造商標時，將會對系爭商標之外文「BOSS」部分施以較高之注意，二造商標予相關消費者之整體印象更為近似。

3.若二商標標示在相同、類似或相關聯商品或服務，或與參加人所販賣之商品相關服務時，系爭商標易予人為據以異議諸商標衍生之系列品牌之聯想。故具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，將會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。二造商標實屬近似之商標，而系爭商標使用外文「Baby」、「Boss」及「City」並不當然使相關消費者或業者產生小孩體驗職業遊樂園之聯想，參加人亦有為兒童商品產製，並就其兒童服飾商品印製相關宣傳手冊，其兒童服飾商品至少在西元2004年起，便已於香港、美國、歐洲等地區進行販售，以臺灣相關消費者常至上開區域旅遊之情形觀之，自能知悉據以異議諸商標廣泛使用於包括兒童相關商品在內之多樣化商品與服務之事實。若二商標標示在相同或類似或相關聯商品，綜合上開因素。據以異議諸商標所表彰商品之相關消費者亦會因基於對該等商品之喜愛，進而為其孩童購買類似之商品。則二造商標因外觀及讀音構成近似，系爭商標自易予人為據以異議諸商標所衍生，在提供有關小孩服務之系列品牌之聯想。

4.據以異議諸商標亦指定使用於第16、41類商品與服務，包括文具、印刷品、貼紙、紙牌等第16類商品，又於第41類服務包括籌劃與舉辦有關藝術、文化及體育方面之討論會、會議、研討會、活動及競賽；印刷品與報告之出版；圖畫出版；透過網際網路提供有關運動、藝術及文化活動之資訊；書籍、雜誌、手冊、期刊、報紙之出版等等。又參加人亦就據以異議諸商標指定使用於第28、35類商品，或在申請中或已申請獲准，包括遊戲器具及玩具、體育及運動器具、雪屐、高爾夫球球桿、網球拍、運動用球、遊戲用球；體育用品之零售服務等。而自商品推廣至商品市場之開發，或專業產品行銷，參加人均係透過不同途徑進行宣傳推廣其多樣化產品，而第41類服務係參加人不可缺少之宣傳方式，藉此提高參加人知名度之服務及品牌形象，參加人亦積極透過參與多元化推廣活動以提升品牌形象。如提供線上電子書籍及雜誌等，用以刊登參加人之宣傳廣告等，故系爭商標所指定使用之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行；藉由網際網路提供影片欣賞下載服務」等服務與參加人有密切關聯性，易造成相關消費者對系爭商標指定使用之服務產生混淆誤認。

(二)據以異議諸商標應屬著名商標參照參加人於異議階段所舉著名商標相關事證，如年度報告、雨果伯斯集團於臺灣及全球之銷售及廣告金額之詳細資料、參加人於臺灣之部分加盟經銷商之詳細資料、參加人以據以異議諸商標贊助相關體育活動及足球隊之照片、設立「雨果伯斯獎」之獲獎藝術家資料、線上雜誌之相關網站列印資料、與知名珠寶公司、銀行異業結盟發行商品或聯名信用卡之相關資料、於各國相關電視及平面媒體之廣告及報導及舉行街頭藝術活動或服裝秀之報導，參加人亦於世界各地如香港等均註冊類似之「BOSS」系列商標，且均包含指定使用於第16、41類服務與商品可知，被告廣泛於衣服與衣飾配件、各式流行配件商品及相關服務等領域從事多角化之經營，並透過一系列全球性之廣告策略，使據以異議諸商標成為國際知名品牌，則據以異議諸商標為著名商標，應堪認定。

(三)相關消費者對於二造商標之熟悉程度觀諸原告於異議程序所提出之證據資料並未標明日期或所標示之日期晚於本件系爭商標於97年提出申請註冊之日。又系爭商標係於97年1 月10日申請註冊，而原告所經營之業務，係自97年1 月28日方開始營業，則原告所提出之資料自無法證明於系爭商標97 年1月10日申請註冊或更早於其申請日之前已臻著名，則系爭商標若於申請註冊日即97年1 月10 日與據以異議諸商標相較，其著名程度與聲譽自無法與據以異議諸商標相比擬，故於系爭商標申請註冊時，據以異議諸商標自屬相關消費者較熟悉之商標。綜合上開二造商標構成近似，又指定使用於類似或相關聯之商品與服務，足以使相關消費者對所表彰之商品或服務來源產生混淆，於系爭商標註冊申請時，相較於兩造商標之使用情事，據以異議諸商標係屬著名且較為相關消費者所熟悉等因素，自應給予據以異議諸商標較大之保護。另參照原告於訴願階段所提之資料可知，系爭商標雖由外文「Baby Boss City」所組成，惟其實際使用於廣告或宣傳活動時，均將其變更為「Baby Boss 」或「Baby」、「Boss」使用，原告顯有以不公平方式或不正利用據以異議諸商標之識別性，而致減損據以異議諸商標之價值之情形。

(四)另有關著名商標之保護，並不以其所指定使用之商品或服務類別為限。據以異議諸商標既已為高度著名之商標，且具有相當之識別性，參加人復有多角化經營而將之使用並註冊於各類商品或服務之情事，原告以近似之系爭商標，指定使用於與之相關聯商品或服務，即有可能引起相關公眾之混淆誤認，綜上所述，系爭商標之註冊違反註冊時時商標法第23條第1 項第12款前段、第13款即現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款之規定，為此答辯請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

(一)原告前於97年1 月10日以系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學、藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院、兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作、演藝經紀人、攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，向原處分機關智慧財產局申請註冊，經該局審查，准列為註冊第1335987 號商標，權利期間自97年11月1 日起至107 年10月31日止。嗣參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。經原處分機關審查，認系爭商標之註冊並未違反前揭規定，於101 年11月30日以中台異字第G00980106 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告受理後，認系爭商標之註冊有違核准時商標法第23條第1 項第12款前段、13款即現行商標法第30條第1 項第11款前段、10款規定之情形，於102 年5 月20日以經訴字第00000000000 號決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟，並以上開理由主張系爭商標與據以異議諸商標不構成近似，所指定商品或服務亦不類似，又系爭商標使用在「兒童職業體驗」服務已臻著名，為相關消費者較為熟悉者，而參加人未能提出據以異議諸商標已跨足與系爭商標同一或類似服務之事證，則系爭商標之註冊並無致相關消費者混淆誤認之虞；被告與參加人則以前開理由答辯，故本件之主要爭點為被告認原處分機關以系爭商標與據以異議諸商標相較，並未違反系爭商標核准時商標法第23條第1 項第12款前段、第13款即現行商標法第30條第1 項第11款前段、第10款之規定，於法顯有不合，而將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌之決定是否有誤。

(二)按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者不得註冊。註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及第13款本文即現行商標法第30條第1 項第11款前段及第10款本文分別定有明文。故判斷本件有無上開各款規定之情形，必須先判斷二商標是否相同或近似。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實判斷之，例如：(1) 以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2) 商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及整體觀察為標準；(3) 商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分，異時異地隔離並整體觀察，以辨其是否足以引起普通知識經驗之消費者混淆誤認之虞為斷。

(三)經查系爭商標圖樣係由略具設計感之橫書外文「BabyBossCity」所組成，並分別將「Baby」、「Boss」、「City」三字之字首以大寫表示，又外文「city」於中文解釋上，有城市之意，若將其與城市名稱連用，多作為行政區域劃分之單位，若與名詞連用，則常做為界定前述名詞所表彰之人、事、物所組成之特定區域，故不論其係與城市名稱或名詞連用，其皆僅有界定特定區域之意義。系爭商標將「city」連用於「BabyBoss」之後，相關消費者於觀察時自會將「city」聯想為在限定其所連接外文「BabyBoss」之特定區域，而將觀察之重點置放於外文「BabyBoss」上，故系爭商標於整體觀察之際，外文「BabyBoss」自能取得主體地位。而據以異議諸商標則分別單獨由外文「BOSS」，或外文「HUGO」結合「BOSS」、外文「HUGO」結合雙「BOSS」所組成，且前開外文所使用之字體均為大寫，而於版面配置上，或單獨由橫書外文「BOSS」所構成、或由橫書之外文「HUGO BOSS 」所組成，或以字體較大之橫書外文「BOSS」為主體，並於下方置以字體較小之橫書外文「HUGO BOSS 」上下併列所組成，再分別以黑色字體或反白字體加以黑色或橘色外框之方式呈現。二造商標相較，均有外文「BOSS」之部分，且其讀音又屬相同，相關消費者於連貫唱呼之際，亦會產生近似之音感，況「BOSS」係一習用之英文單字，其文字上之意義為「老闆」，故揆諸前揭說明，二商標在外觀、讀音或觀念上，均屬近似，足以使相關消費者產生混淆誤認之虞，為近似之商標。至系爭商標雖另有外文「Baby」之部分，惟因系爭商標「BabyBoss」二外文單字之起首字母均為大寫，可明顯區隔為二外文單字，故相關消費者於觀察系爭商標之際，不易忽略「Boss」之部分，而相關業者，於生產製造或販賣其商品或行銷其服務時，為區隔其所生產或銷售之不同系列商品，多會將原始之商標設計元素加上形容性之文字，或加上不同之圖案或做顏色上之變化，使其成為不同系列商品之專屬商標，系爭商標將外文「Boss」連用於外文「Baby」之後，而外文「Baby」於中文解釋上即為「嬰兒、孩童」之意，若將其與外文「Boss」連用，相關消費者於觀察時，自會誤認係據以異議諸商標使用於嬰幼兒用品之系列商標，故二造商標仍應屬構成近似之商標。

(四)再按系爭商標核准時商標法第23條第1 項第12款前段即現行商標法第30條第1 項第11款前段規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條定有明文。而有無該款所稱著名商標之認定時點，依據系爭商標核准時商標法第23條第2 項即現行商標法第30條第2 項之規定，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。故本件於判斷系爭商標有無核准時商標法第23條第1 項第12款前段即現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之情形時，必須判斷據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。經查觀諸參加人所提其指定使用之商品於全省各大百貨公司設櫃行銷、於國內外各報章雜誌刊登廣告廣為宣傳、臺灣及全球之銷售及廣告金額列表、臺灣之部分加盟經銷商及於網站上之部分臺灣商店之資料、www.hugoboss.com網站之資料、雨果伯斯獎（Hugo BossPrize ）之資料、2004年至2005年配件目錄及廣告宣傳冊、2000年至2004年臺灣之廣告範例、報章雜誌及網路新聞報導資料、荷蘭銀行信用卡使用雨果伯斯商品之促銷活動資料、經濟部智慧財產局中台異字第G00911794 、G00921533 、G00921532 、G00940410 、G00940495 、G00970673 、G00970671 、G00970672 、G00980242 號等商標異議審定書及本院98年行商訴字第216 號判決、98年行商訴字第225 號判決、98年行商訴字第226 號判決、99年行商訴字第191 號判決等資料，均已可證明據以異議諸商標於系爭商標97年11月1 日註冊前，業經參加人投入大量資金廣為宣傳亦在各大百貨公司廣設櫃位，行銷期間持續且密集，並有報章雜誌之討論，且廣泛贊助運動及藝術活動，故據以異議諸商標已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度，應屬著名商標。且按有關著名商標之保護，亦即是否有致相關消費者混淆誤認之虞之認定，並不以其所指定使用之商品或服務類別為限，蓋就商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名者，其所能跨類保護之商品或服務範圍即越大，越容易判斷其間混淆誤認之虞之情況；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍即較小。本件據以異議諸商標既屬著名商標，則其保護之範圍本不以其所指定使用之商品類別為限，且系爭商標指定使用於第41類，而第三人曾以「中國老板CHINA BOSS」指定使用於第41類之「舉辦研討會、講座、提供教育資訊」等服務，亦經被告考量據以異議諸商標係著名商標，參加人為多角化經營之公司，而認二者於產銷來源及銷售對象難謂無關聯，消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，故認有違反系爭商標核准時商標法第23條第1 項第12款規定之適用，而撤銷該商標之註冊確定，此有異議卷附件47所附經濟部智慧財產局98年2 月27日（98）智商0277字第09880082350 號商標異議審定書在卷可憑，況據以異議諸商標於系爭商標申請前之89年、90年間即曾於德國、香港就第41類為商標之註冊，有異議卷附件10在卷可按，再核以參加人所提出之使用資料，可知參加人已將其所行銷之商品自衣服與衣飾配件、各式流行配件商品及相關服務擴及至不同領域，如提供不定期書刊、雜誌等文宣，贊助體育及藝文活動，舉辦相關講座、研習會、展示會或各式以促銷為目的之競賽活動，或自製與相關商品有關之音樂影片等，亦即其已有從事多角化經營之情形，且其多角化經營之範圍相當之廣，故依目前原告之實際使用情形，或與據以異議諸商標之指定使用商品或服務類別有其差異存在，然參酌系爭商標指定使用於第41類之服務相當之多，而依參加人之國外註冊情形及其所提國內使用證據，可證其多角化經營之範圍已涵蓋第41類之服務，准許系爭商標註冊，以二商標近似之程度觀之，自有可能使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，而有違核准時商標法第23條第1 項第12款前段即現行商標法第30條第1項第11款前段規定之情形。

(五)原告雖提出相關資料，主張系爭商標已經其廣泛行銷而為相關消費者所知悉，相關消費者應可區辨二造商標商品或服務係來自不同來源，而無混淆誤認之虞。惟觀諸參加人所提之資料，或無使用日期，或晚於系爭商標註冊日之97年11月1日，雖有部分資料早於系爭商標註冊日，然觀諸前開早於系爭商標註冊日之相關證據資料，多數僅為提及「BabyBoss」或「BabyBoss職業體驗任意城」等之相關報導，僅有少數報導可見有系爭商標。原告雖亦透過平面或電視媒體、公車車體及電台廣告宣傳其「職業體驗任意城」服務。然大部分之廣告內容係在宣傳或僅述及「BabyBoss」或「BabyBoss職業體驗任意城」等，亦僅少數可見有系爭商標。故自原告所提出之行銷使用資料，雖足認參加人自西元2007年8 月後有將系爭商標圖樣實際使用於其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務即系爭商標指定之遊樂園、教導服務等相關服務上，並透過雜誌媒體等廣告行銷前述「職業體驗任意城」服務，然其行銷時間有限，且行銷廣告時亦多非使用系爭商標，或能為部分實際使用其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場相關服務之相關消費者，知悉其係在表彰原告所經營之職業體驗任意城，惟若於系爭商標註冊日前，與據以異議諸商標之多角化經營模式，且長期投入宣傳及廣告之費用、宣傳方式相較，據以異議諸商標仍應為相關消費者較為熟悉，相關消費者仍可能誤認二造商標商品或服務係來自相同來源，而有混淆誤認之虞。又前開原告所提出系爭商標實際使用之相關證據資料，僅能證明原告有將系爭商標使用於所指定之「遊樂園、教導服務」等相關服務，然並無使用於其指定之「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、補習班、幼稚園、電子遊藝場、舉辦體育競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行……」等其餘服務之相關資料，自亦不足以證明系爭商標使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、補習班、幼稚園、電子遊藝場、舉辦體育競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行……」，已為相關消費者所知悉。本院審酌系爭商標與據以異議諸商標相較，顯然據以異議諸商標之識別性較強，且據以異議諸商標之著名程度甚高，其多角化經營之範圍亦相當之廣，對相關消費者而言，自有可能因此致混淆其商品來源或二商標間內部關係等因素綜合判斷，認為原告系爭商標確實已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞情形，而明顯有違核准時商標法第23條第1 項第12款前段即現行商標法第30條第1 項第11款前段之規定，故訴願機關認原處分機關遽以二商標近似程度極低及商品服務領域有別，即認系爭商標註冊無違註冊時商標法第23條第1 項第12款等之規定，而發回另為適法之處分，並無違誤。至系爭商標指定使用之服務相當之廣，與據以異議諸商標相較是否均有違註冊時商標法第23條第1 項第13款即現行法第30條第1 項第10款之規定，雖有疑義，惟因被告已將原處分撤銷，並命原處分機關另為適法之處分，則應由原處分機關一併加以審酌，附此敘明。

(六)商標法第106 條第1 項規定，本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本案係100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1 項第12款前段，雖經修正為商標法第30條第1 項第11款前段，然僅條次變更，內容並無不同，而本件依註冊時及修正施行後之法條規定均為違法事由，併此敘明。

六、綜上所述，系爭商標之註冊已明顯有違核准時商標法第23條第1 項第12款前段即現行商標法第30條第1 項第11款前段之規定，原處分機關以二商標近似程度極低，及其服務或商品有別等理由，即遽認系爭商標之註冊並無致相關公眾或消費者混淆誤認之虞，所為異議不成立之審定，顯有違誤，被告所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，則無違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭