智慧財產法院行政判決

原告

吳東法

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏（局長）

訴訟代理人

杜怡萱

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國106 年10月16日經訴字第10606311300 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111條第1 項定有明文。查原告原起訴聲明為：「一、訴願決定及原處分均撤銷，並准於該商標申請。二、訴訟費用由被告負擔。三、訴願決定違反行政訴訟法第4 條，得向行政法院提起撤銷訴訟，不須經由開庭既可宣判撤銷訴願決定及原處分，應判決准予商標申請。四、訴願決定沒有回答申請人提問問題，回答不出來申請人提問問題如何進行訴願決定，掩飾所屬單位違法決定行為，訴願決定本應糾正所屬機關行為，並沒有依法進行糾正，違反行政訴訟法第4 條逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。五、審查機關無法否定申請人『獨創性標識』沒有回答任何問題，沒有提出任何申請再先資料，然訴願決定本應糾正所屬機關行為，並沒有依法進行糾正，違反行政訴訟法第4 條逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。六、經濟部智慧財產局無法舉例推翻申請人『獨創性標識』合法性，經濟部訴願委員會未予糾正，實有違誤，訴願決定未予糾正，亦有未合。七、請撤回經濟部智慧財產局商標核駁第0380119 號審定書，應准予商標申請。」（見本院卷第6-7 頁），嗣於民國107 年3 月26日準備程序，變更聲明為：「一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應就申請第105046546 號商標為核准註冊之處分。三、訴訟費用由被告負擔。」，且經被告同意在卷（見本院卷第53頁），揆諸前開規定，原告所為訴之變更，自屬合法，應予准許。

二、事實概要：原告前於105 年8 月8 日以「觸控手機；全觸控手機」（經原處分機關106 年4 月13日核駁理由先行通知書請原告補正，惟其逾期未補正視為同意修正為「吳東法標章五」）商標（下稱：系爭申請商標，見附圖），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類之「手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭申請商標圖樣係由一手機圖所構成，且經原告所述其為手持裝置保護殼，功能為增加手持裝置保護作用，是系爭申請商標指定使用於前揭商品，為指定商品品質、用途、原料或相關特性之說明，有商標法第29條第1 項第1 款規定之適用，應不准註冊，以106 年5 月22日商標核駁第0380119 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於106 年10月16日以經訴字第10606311300 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定及原處分，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告主張：

（一）系爭申請商標為原告申請專利繪製之圖形，屬獨創性標識，並沒有任何文字說明，外觀形狀並沒有增加指定商品使用效能或功能描述，亦無所指定商品或服務之品質、用途、原料或相關特性之說明，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。又原告於系爭申請商標申請註冊前，即已於個人臉書及粉絲專頁張貼與系爭申請商標相類似的圖做廣告行銷之用，由於商標須經核准，考量若事後不准註冊，將浪費金錢及成本，故未將系爭申請商標使用於指定商品上，並無違反商標法第29條規定。

（二）聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就系爭商標為核准註冊之處分。

四、被告抗辯：

（一）系爭申請商標圖樣僅為習見之電子手持裝置保護殼，難謂係「獨創性標識」，又系爭申請商標圖樣外觀上並非直接使用在指定商品，且非指定商品必須具備之功能，惟其可增加指定商品使用效能，亦為所指定商品或服務之品質、用途、原料或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識，自有商標法第29條第1 項第1 款規定之情形。又原告未提出系爭申請商標指定使用商品在我國市場上已取得識別性之具體證據，自不應核准註冊。

（二）聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

（一）法律適用基準：

1.按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，應依該有利申請人之法規，若係對申請人不利之法規，則基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律（最高行政法院103 年度判字第688 號、104 年度判字第792 號判決意旨參照）。

2.系爭申請商標於105 年8 月8 日申請註冊，被告於106年5 月22日作成「應予核駁」之審定，本院於107 年5月23日就系爭申請商標之商標註冊案辯論終結，是無論依系爭申請商標申請註冊時或本院言詞論終結時所應適用之法規，均為105 年11月30日修正公布、105 年12月14日施行之現行商標法，並無審究何基準時法規對申請人有利或不利之問題，故系爭申請商標應否准許註冊，自應以現行商標法為斷。

（二）本件爭點：上開二、事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有商標核駁處分書、訴願決定書各1 份在卷可稽（見本院卷第10-14 頁）。又本件經行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款規定，整理並協議簡化爭點後，兩造均同意就協議簡化之爭點為辯論範圍（見本院卷第56頁），則本件爭點為：系爭申請商標註冊，是否有商標法第29條第1 項第1 款規定之適用？

（三）商標法第29條第1 項第1 款規定部分（先天識別性）：1.按（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）前項所稱識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第18條定有明文。可知，商標必須具備使相關消費者能認識、區別其為商標之識別性。次按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不得註冊，商標法第29條第1 項第1款亦定有明文。可知，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性，倘商標僅以描述相關商品或服務之說明所構成者，消費者容易將其視為商品或服務之說明，而非識別來源之標識，倘賦予此說明排他之商標權時，將妨礙其他同業於交易過程中使用此說明之機會，有礙市場公平競爭。至於判斷商標與指定商品或服務間的關係，是否具識別性或僅為描述性文字，則應以國內消費者之普遍認知為準（最高行政法院102年度判字第526 號判決意旨參照）。

2.經查，系爭申請商標圖樣係一觸控手機圖形，整體呈長方型，正面配有黑色觸控螢幕，在正面螢幕下方及側面配有藍色按鍵，螢幕與按鍵之外之部分為紫色，其指定使用於「手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話」等商品，整體商標圖樣予相關消費者之寓目印象，即為一手機或手機外殼之外型，且該圖形乃為坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品來源之標識，亦即，系爭申請商標圖樣僅為描述所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，並無以隱含譬喻方式，暗示說明所指定商品的相關特性，依一般社會通念，消費者僅會將之視為商品之說明，並無可能運用想像與推理後，將該圖形與所指定商品之特性產生聯想之效果，自無將其視為指示及區別來源標識之可能。是以，系爭申請商標圖樣，顯不具有先天識別性，難認係作為識別來源之標示，並得藉以與他人之商品相區別，自有商標法第29條第1 項第1 款規定不得註冊之情形。

3.原告主張：系爭申請商標圖樣為原告繪製之圖形，屬「獨創性標識」，並沒有任何文字說明，只是一個外觀形狀，並沒有增加指定商品使用效能或功能描述，亦非所指定商品或服務之品質、用途、原料或相關特性之說明云云（見本院卷第33頁背面、54頁）。惟查：所謂「獨創性標識」係指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源（商標識別性審查基準2.1.1 參照），則系爭申請商標圖樣縱為原告所繪製，其與坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型並無區別，難謂原告非沿用既有的事物繪製而來，系爭申請商標圖樣非屬獨創性標識甚明，原告上開所陳，已屬無據。又系爭申請商標係指定用於手機相關之商品上，則無論其圖樣係手機本身或手機外殼，均與所指定使用之商品密不可分，依一般社會通念，相關消費者將直接認知為手機相關商品之意，無從依系爭申請商標圖樣辨別商品之來源；且從事業競爭角度觀之，相關手機商品同業於交易過程中使用此一圖樣可能性相當高，若允其系爭申請商標註冊取得排他專屬權，將有礙市場公平競爭，自與法不合。原告上開主張，即屬無據。

（四）商標法第29條第3 項規定部分（後天識別性）：

1.按有前項第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，商標法第29條第2 項定有明文。此即所謂後天識別性之規定，亦即標識雖原不具識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識時，仍可取得商標註冊，又依商標法施行細則第29條規定，此時應由申請人提出相關事證證明之。此外，在考量原不具識別性之標識是否因申請人之使用取得後天識別性時，可審酌下列證據：①商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；②銷售量、營業額與市場占有率；③廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；④銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；⑤各國註冊的證明；⑥市場調查報告；⑦其他得據為認定有後天識別性的證據等資料，綜合審酌之。

2.原告主張：由於商標經核准才屬原告所有，故系爭申請商標申請註冊前未將圖樣用在指定商品上，但於系爭申請商標申請註冊前，已將系爭申請商標圖樣張貼在個人臉書與粉絲專頁上做廣告行銷云云（見本院卷第54-56頁）。查系爭申請商標不具先天識別性，業如前述，惟是否經原告使用，在交易上已成為其商品之識別標識，依原告所陳系爭申請商標申請註冊前，其並未將系爭申請商標使用於指定商品上，難認系爭申請商標業經原告在我國市場上已有廣泛行銷使用，已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，而取得後天識別性。又原告固稱其於系爭申請商標申請註冊前，已於個人臉書與粉絲專頁中張貼系爭申請商標圖樣云云，並提出臉書上張貼系爭申請商標圖樣之照片1 張為憑（見申請卷第30頁、本院卷第35頁背面、第63頁），然僅憑上開臉書上張貼系爭申請商標圖樣之事證，在無其他相關證據佐證下，尚無從證明相關消費者已認識此一商標，而在交易上已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，難認系爭申請商標已具有後天識別性，是原告此部分主張，亦屬無據。至於原告泛言主張：被告無法舉例推翻原告「獨創性標識」合法性，訴願決定並沒有回答原告提問商標圖示到底那邊不符合商標法規定，訴願決定掩飾所屬機關違法行為，沒有依法進行糾正，違反行政訴訟法第4 條逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論云云（見本院卷第73頁）。然原告此部分空言所指，不惟誤解商標申請註冊之識別性要件，又不明且曲解行政處分及訴願救濟程序之意涵，要屬無稽，併此敘明。

六、綜上所述，系爭申請商標為指定使用商品之說明性描述，不具先天識別性，且原告亦未舉證證明其實際使用行為，已在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性。從而，系爭申請商標有商標法第29條第1 項第1 款所定不得註冊之情形，則被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為准許系爭申請商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、答辯或未經援引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭