智慧財產法院行政判決

99年4月22日辯論終結

原告

甲○○

訴訟代理人

張玉希律師

複代理人

羅照斌律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

參加人

曾記𫃎糬股份有限公司

代表人

丙○○

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年11月25日經訴字第09806122020 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要緣案外人蕭旺生於94年10月12日以「老曾祖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之麻糬等商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1212162 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣蕭旺生將系爭商標轉讓與原告甲○○，參加人曾記麻糬股份有限公司以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以98年6 月26日中台評字第950464號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠系爭商標與據以評定註冊第1190228 號「老曾記」商標（下稱據以評定商標，如附圖2 所示）相較，二者外觀、讀音及觀念方面，顯不近似：

1.系爭商標係由中文「老曾祖」所設計而成之商標，據以評定商標則為「老曾記」所構成之商標。二者相較，在外觀上，兩造商標除有「祖」及「記」字之差別外，在讀音上亦顯然有別；在觀念上因「老曾祖」乃有對長輩之尊稱之敬語，與「老曾記」之老僅為新舊之區別，而「曾」字為習見姓氏，「記」則為一般商號之用語，各具有不同之意義，故兩造商標在「字義上」明顯有極大的差異，且以國人自小即開始學習「中文」，對於「老曾祖」與「老曾記」極易區別兩者之差異，實不致有造成混淆誤認之虞，是兩造商標者非屬近似之商標。

2.本案關鍵爭執之「曾」姓氏，業經被告90年8 月28日（90）智商字第09050000550 號公告，認定屬「各類商品依職權認定商標聲明不專用例示事項」，此有經濟部95年7 月27日（95）智商0281字第09590576970 號商標核准審定書附卷可稽，故據以評定商標「老曾記」、「曾記」商標原則上，乃為結合「姓氏」與「商號」所構成之不具識別性文字，應係以取得後天識別性之證明，始得註冊為商標。至於「老」字僅屬形容字詞，尚非商品／服務消費者辨識的主要依據；反之系爭「老曾祖」商標，其商標圖樣中雖有「曾」字，惟其結合了「老」與「祖」等字，形成「長輩之敬語」之意義。蓋商標權人其使用「老曾記」商標指定使用於麻糬，其初衷乃延續授權人曾水港最早使用之「曾」姓氏所衍生之設計變化，實質上無以「曾」字沾邊之意圖，兩造商標實非近似商標。復「曾」同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用，故原告「老曾祖」再經結合「老、曾、祖」三中文字而形成「長者尊稱」已脫離單純姓氏的意義，實得與「老曾記、曾記」區別，非為近似商標。

3.系爭商標與據以評定商標皆為複合字詞，其中「老」為形容字詞，而「曾、記」則為不具識別性之姓氏文字，應施以較低之注意，故兩者相較僅存「祖」可認為主要字詞。由此可見，「老、曾、祖」經複合後已形成「長輩之敬語」之獨立之字義，從而，被告將其割裂而為比對，得出就整體圖樣與讀音方面構成近似之結論，完全未就文字商標之「觀念」意涵進行比較，實難令人折服。

4.依審查基準5.2. 5及審查基準5.2.11之規定，縱認為系爭商標與據以評定商標間，就整體圖樣外觀及讀音相近似，亦非即可推論商標之整體印象即當然近似，是否達到可能引起商品、服務之消費者混淆誤認之程度，亦得依一般商業習慣之標示及其外觀判斷之。經查，原告以系爭商標「老曾祖」使用於「糕餅」等商品，於實際使用時除以系爭1212162 號商標「老曾祖」之中文外，另輔以註冊第1058894 號商標及圖，反觀參加人之使用型態，予消費者之印象實為「曾記糬」及「MAGI」，故依兩造之實際使用型態予外觀上、字義上等整體造型均有極大差異，一般消費者明顯可區辨，則已減弱混淆誤認的程度。至於被告謂實際使用態樣如何並非所問等語，顯與其自行頒定之前揭審查基準相違。

5.被告曾以98年04月10日中台評字第H00970200 號處分書，對「曾福記」與「曾記」兩造商標認定「…二者故均有『曾』…然『曾』字為習見姓氏，『記』則為一般表示商號的用語，識別性皆屬薄弱，稍有結合其他文字、圖形，整體即足資區辨…」，而證據10之案情與本案類似，自應比照「二案非為近似之處分」以維一致之審查原則。

㈡系爭商標與據以評定商標圖樣，並無實際混淆誤認之情事：經查參加人提出之相關廣告，均係參加人之他案註冊商標，並無任何有關據以評定之商標，且參加人亦未能提出確實證據資料證明相關消費者就系爭二商標有何實際混淆誤認之情事，而被告即徒憑其個人臆測之詞，即認其有混淆誤認情事，顯已違反本院98年行商訴字第178 號判決意旨。再者，原告係於94年10月12日申請系爭商標註冊，經原告多年持續不斷地續投入相當之財力、物力使用、經營及維護下，欲使相關消費者認識系爭商標之存在。是若相關消費者對於兩造商標均相當熟悉，亦即二商標在市場上並存之事實已為消費者所認識，足以區辨為不同之來源者，則理應尊重此一併存之事實。然被告徒以原告所附有關系爭商標商品之使用資料，無實際銷售量及範圍等資料以資參酌，難謂系爭商標之使用已無致相關消費者與系爭商標混淆誤認之虞為由，即下判斷，實屬擅斷。

㈢系爭商標註冊人於聲請時及其後之使用態樣均為明顯善意，應受相當保護：

1.按商標註冊後，若註冊人信賴該註冊，進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素的要求，應高於一般申請註冊時的要求（審查基準6.2 參照）。

2.經查，據以評定之商標係95年1 月1 日公告，而原告系爭商標係94年10月12日即申請註冊，換言之，原告申請系爭商標時，並不知參加人有據以評定之商標之存在，因此，提出系爭商標之申請，實係出於善意。再者，系爭商標之申請乃經被告實體審查，且依商標法第25條「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定」，故本案商標於被告審查時並未有違反「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」等商標法第23條第1 項第1 至18各款規定，因此，原告乃據以使用。詎料，被告於98年6 月30日又為系爭商標違反商標法第23條第1 項第13款規定，應予撤銷，如此輕率反覆不一的處分，不僅有違誠信原則，更造成原告重大損失。再者，被告判斷有無混淆誤認之虞時，對於各項因素的要求，並未提高於一般申請註冊時的要求，即作成撤銷系爭商標決定，實有失公允等情。

㈣並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

㈠商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，雖其組成文字「老」、「曾」、「祖」、「記」為習知習見之姓氏或文字，然二者予人寓目印象均為「老曾○」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標（審查基準5.2.1 參照）。

㈡商品是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使用之「麻糬、米果、餅乾、穀製點心片、糖果、糕餅」等商品，與據以評定商標指定使用之「軟糖、牛軋糖、牛奶糖、巧克力糖、月餅、蛋捲、糕餅、羊羹、牛舌餅、芋頭餅、麻糬」等商品相較，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故所指定使用之商品間應屬存在相當高程度之類似關係（審查基準5.3.1參照）。

㈢衡酌二造商標圖樣構成近似，指定使用之商品復屬類似，客觀上相關消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事。

㈣至於原告稱系爭商標與據以評定商標實際使用時尚輔以其他註冊商標，二者明顯可資區辨，又舉另案（中台評字第970200號）處分書指稱其審查標準不一致乙節。按商標評定案件，倘兩造商標均為註冊商標，二者是否構成近似，應以各該商標申請註冊之圖樣為準，至於各商標權人實際使用態樣如何，因可能有多種，並非所問；又所舉案例核其商標圖樣與本件均不相同，案情即屬有別，被告衡酌個別案情而為處分，尚難謂有審查標準不一致之違誤，原告容有誤解等語，資為抗辯。

㈤並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、參加人經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未以書狀聲明陳述。

五、得心證之理由：

㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二商標之圖樣外觀、觀念、讀音有一近似，有致相關消費者誤認為同一商標或有關聯來源之系列商標之虞者，即為近似商標。

㈡系爭商標圖樣係由單純中文「老曾祖」所構成，而據以評定商標圖樣係由單純中文「老曾記」所構成，均無其他文字或圖形相佐。二者相較，僅尾字「祖」與「記」的差異，就整體圖樣外觀與讀音方面，均為近似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，於異時異地隔離觀察或匆促交易時連貫唱呼之際，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈢系爭商標係指定使用於麻糬、糖、蜜、米果、餅乾、糖果、糕餅、冰等商品，而據以評定商標係指定使用於冰淇淋、軟糖、牛奶糖、糕餅、麻糬、冰淇淋麻糬等商品，二者在材料、產製者、行銷管道與相關消費者等因素均多有共同之處，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故所指定使用之商品間應屬存在相當高程度之類似關係。

㈣衡酌本件兩造商標於圖樣上已構成相當程度之近似，且二者指定使用商品間具有同一或高度類似關係等因素，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

㈤至於原告稱系爭商標與據以評定商標實際使用時尚輔以其他註冊商標，二者明顯可資區辨，又舉被告另案（中台評字第970200號）處分書指稱其審查標準不一致云云。惟按商標評定案件，倘兩造商標均為註冊商標，二者是否構成近似，應以各該商標申請註冊之圖樣為準，至於各商標權人實際使用態樣如何，因可能有多種，並非所問；又所舉案例核其商標圖樣與本件均不相同，案情即屬有別，被告衡酌個別案情而為處分，依商標審查個案拘束原則，尚難謂有審查標準不一致之違誤，原告所訴尚非可採，併予敘明。

六、綜上所述，被告認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第13款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，核無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭