智慧財產法院民事裁定

抗告人

麥奇數位股份有限公司

法定代理人

楊正大

代理人

林佳瑩 律師

代理人

張志朋 律師

相對人

英美語言訓練股份有限公司

法定代理人

王志偉

上列抗告人與相對人間聲請定暫時狀態處分事件，對於本院中華民國105 年10月18日105 年度民暫抗字第15號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主文

理由

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：

㈠緣抗告人麥奇數位股份有限公司（下稱抗告人）成立iTutorGroup 集團已在全球申請取得「Tutor 」系列註冊商標，其中抗告人為如附表一所示註冊商標之商標權人，其關係企業香港麥奇集團公司（TUTOR GROUP Limited ）亦持續申請如附表二所示商標，並專屬授權抗告人得在臺灣使用，且本院與經濟部智慧財產局（下稱智慧局）亦肯認TutorABC、TutorABCjr等Tutor 系列註冊商標為著名商標，其中TutorABC商標為抗告人於民國96年間取得，更為相關消費者所熟知。相對人英美語言訓練股份有限公司（下稱相對人）原使用「英美美語」品牌從事實體美語補習班之經營，竟為跨足線上美語教學，使用與抗告人iTutorGroup 集團名稱及Tutor 系列著名註冊商標高度近似之附圖所示i-Tutor 標示及http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱，致生市場、相關消費者混淆誤認為係抗告人所經營之集團，違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第2 款，公平交易法第25條、民法第184 條規定。

㈡相對人目前屬停業狀態，經抗告人聲請對相對人假扣押獲准，兩造間假扣押程序仍在進行當中，顯有爭執之法律關係。相對人為跨足線上美語教學，竟基於惡意攀附抗告人著名之系列商標主要部分Tutor ，前揭使用方式易使相關消費者認為與抗告人為同一系列品牌或屬同一集團，且如附圖所示之標示及網域名稱均以Tutor 所示，與抗告人Tutor 系列商標於外觀、讀音及觀念上均高度近似，致相關消費者混淆誤認，減損抗告人iTutor Group集團名稱及Tutor 系列著名註冊商標之識別性及信譽，抗告人具有高度勝訴可能性。再者，如駁回抗告人之聲請，抗告人之商譽所受之損害將持續擴大，無法以金錢彌補；反之，如准許本件聲請，相對人業已停業，不致生有重大損害。又系爭網站已無人管理，故准許本件聲請對保障相關消費者不受混淆誤認、維護市場公平競爭之公益，具有正面且積極的高度價值與重要性。本件不應准許相對人供擔保免為定暫時狀態處分，如認有必要，抗告人願提供新臺幣（下同）100 萬元之擔保金，爰聲請命相對人停止使用i-Tutor 名稱、http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱及其他內含Tutor 之名稱及網域名稱。

二、相對人經合法通知並未到場，亦未提出書狀陳述意見（本院卷第131 至132 頁）。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項定有明文。次按，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第3 項亦定有明文。再按民事訴訟法第538 條「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。此必要之情事即為假處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，除應釋明與債務人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要定暫時狀態處分之原因並釋明之（最高法院94年度台抗字第792 號裁定參照) 。而所謂釋明，乃當事人提出證據，使法院產生較薄弱之心證，相信其主張之事實大致可信之行為（最高法院99年度台抗字第768 號、98年台抗字第913 號裁定參照）。

四、本件抗告人主張相對人應停止使用i-Tutor 名稱及http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱及其他內含「Tutor 」之名稱及網域名稱。茲就本件抗告人之聲請是否符合上開定暫時狀態假處分之要件，分述如下：

㈠兩造間確有爭執之法律關係存在：抗告人主張其所成立之iTutorGroup 集團在全球持續申請、取得Tutor 系列註冊商標，並以TutorABC、TutorABCjr經營線上英語教學網站，以TutorMing 經營線上華語網站，抗告人為如附表一所示註冊商標之商標權人，其關係企業香港麥奇集團公司亦持續申請如附表二所示商標，並專屬授權抗告人得在臺灣使用，且本院業已肯認TutorABC、TutorABCjr註冊商標為著名商標等情，有抗告人所提線上教學網站網頁、抗告人集團網頁、抗告人集團新聞報導、商標註冊證、本院102 年度民商上字第3 號判決等附卷可參（見原審卷一第40至221 頁），而相對人所營線上美語教學，使用如附圖所示i-Tutor 標示及http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱等情，亦有相對人網頁附卷可參（見原審卷一第249 至253 頁），另抗告人於105 年5 月26日以相對人侵害抗告人前述著名商標為由，向本院聲請對相對人為假扣押，經本院以105 年度民全字第5 號民事裁定准許，抗告人復於105 年6 月21日聲請執行在案等情，亦有本院105 年度司民全字第5 號裁定在卷可佐（見原審卷一第23至25頁），再者，經本院當庭勘驗相對人http://www.i-tutor.com.tw 網站，該網站現仍存在等情，有本院勘驗筆錄可佐（見本院卷第136 、147 至148 頁），堪認抗告人所提證據資料業已釋明本件有爭執之法律關係存在。

㈡抗告人將來本案訴訟有勝訴可能性：本件抗告人所有之TutorABC、TutorABCjr註冊商標，業經本院肯認為著名商標，而抗告人所取得之Tutor 系列註冊商標除TutorABC、TutorABCjr外，尚有TutorMing 、TutorGlass、TutorGroup，已如前述，抗告人集團名稱為iTutorGroup等情，有iTutorGroup 集團網站網頁資料、iTutorGroup 集團新聞報導附卷可參（見原審卷一第57至96頁），而相對人於網站上及網域名稱所使用之i-Tutor 標示，與抗告人所有之Tutor 系列商標相較，整體觀之均有Tutor 字樣，且兩者均在Tutor 文字外附加其他英文字，僅相對人所附加者為i，而抗告人所附加者為ABC 或ABCjr 或Ming或Glass 或Group ，整體觀之，兩商標圖樣應構成近似。再者，抗告人集團名稱為iTutorGroup ，且抗告人Tutor 系列商標均係在Tutor 前或後附加英文字，相對人所使用之商標亦為在Tutor 前附加英文字成為i-Tutor ，並使用於與抗告人商標服務類別相同之線上教學服務，將使相關消費者誤以為兩者有關聯。此外，相對人原使用「英美美語」品牌經營實體英語補習班，然於100 年起為跨足線上英語教學，其捨棄使用多年之英美美語品牌，而改用iTutor名稱經營於抗告人相同之線上英語教學業務，顯見其係為攀附抗告人Tutor 系列商標之商譽，主觀上應有惡意存在。準此，經審酌兩商標圖樣構成近似，使用於相同服務，且相對人有攀附抗告人商譽之惡意，經綜合審酌，應認相對人使用iTutor標示，極有可能使相關消費者誤認為與抗告人之Tutor 系列商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。又相對人之行為，亦可能逐漸減弱或分散抗告人Tutor 系列商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，而減損抗告人著名商標識別性之虞，自有違反商標法第68條第3 款、第70條第1 、2 款之可能，堪認抗告人將來就上開爭議對相對人提起本案訴訟，應有勝訴之可能性。

㈢聲請之准駁對於相對人或抗告人是否將造成無法彌補之損害及雙方損害之程度：查線上英語教學網站之經營，與一般實體英語補習班不同，線上教學網站無實體店面，而係以網站及網路行銷廣告吸引相關消費者填寫資料或進行報名。經本院當庭勘驗相對人網站，其並無更新課程表，該網頁所張貼之「最新消息」資訊亦非最新訊息（見本院卷第147 至148 頁），顯見抗告人主張相對人網頁似已未經營等情，並非無稽。準此，若任由相對人繼續使用iTutor標示及網域名稱，相關消費者一旦不察將之誤以為係抗告人之網站，而向其聯繫或報名，將致生相關消費者誤認抗告人服務不佳甚且停業倒閉之不良印象，而對抗告人商譽造成無法回復之損害。反之，若准許抗告人聲請，因相對人經抗告人多次發函並未回應，經本院通知亦未提出任何答辯或到庭說明，且相對人恐已停業，則本件若准許抗告人之聲請，對相對人之損害不高。

㈣聲請之准駁對公眾利益之影響：本件雖屬兩造私權爭議，然相對人恐已停業，倘仍放任相對人網站繼續存在，恐有致影響相關消費者權益，致生損害公益。

㈤綜上，本院審酌抗告人提出之各項證據資料，認抗告人就爭執之法律關係及定暫時狀態處分之原因及必要性，已為釋明，是抗告人聲請命相對人應停止使用i-Tutor 名稱及http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱，為有理由，應予准許；至抗告人聲請命相對人停止使用其他內含「Tutor 」之名稱及網域名稱部分，因抗告人所註冊之商標並非「Tutor 」，他人所使用之商標圖樣中即使有「Tutor 」字樣亦未必對抗告人系列商標構成侵害，仍應視相對人實際所使用之商標圖樣而定，是抗告人此部分聲請無理由，應予駁回。

五、擔保金之審酌：按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3 項定有明文。又智慧財產案件定暫時狀態之處分，於聲請人為適足之釋明後，應否命聲請人供擔保，法院有審酌之權利。法院定擔保金額而為准許定暫時狀態處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因定暫時狀態處分所受損害之賠償，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損害為衡量之標準（最高法院48年台抗字第142 號判例參照）。本件抗告人提出之證據資料，雖就上開應准許部分已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟抗告人主張之法律關係是否確實存在，仍待本案訴訟審理方能確定，本院認依上開規定仍應命抗告人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分。爰審酌兩造之營業規模、相對人侵害情狀後，認抗告人有以100 萬元為相對人供擔保，以備供相對人可能因本件定暫時狀態處分所受損害賠償。

六、綜上所述1 ，關於命相對人停止使用i-Tutor 名稱及http://www.i-tutor.com.tw 網域名稱部分，本院認抗告人對本件定暫時狀態處分之原因及必要性已為釋明，其釋明雖有不足，惟抗告人已陳明願供擔保以補釋明之欠缺，爰酌定抗告人以100 萬元為相對人供擔保後准許之，至抗告人請求命相對人停止使用其他內含Tutor 之名稱及網域名稱部分，則無理由，應予駁回。原裁定就上開應予准許部分，駁回抗告人之聲請，尚有未洽，抗告意旨就此部分指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應由本院廢棄改判如主文第2 項所示，至於上開不應准許部分，原裁定駁回抗告人之聲請，核無違誤，抗告意旨就此部分指摘原裁定不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件抗告一部有理由、一部無理由，爰裁定如主文。

智慧財產法院第二庭