智慧財產法院民事裁定

抗告人

吳裕豊

上列抗告人因與相對人中興電工機械股份有限公司間保全證據事件，對於中華民國107 年9 月14日本院107 年度民聲字第43號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主文

理由

一、按第二審為訴之變更追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，該項規定並為抗告程序所準用之，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第446 條第1 項、第255 條第1 項第2 款定有明文。查抗告人於原審僅聲請「就相對人位於桃園市○○區○○路00號，依附件所示『2750RT地基圖』之施作結構及施作方法予以保全」（見本院原審卷第33頁），嗣於本院抗告程序中追加其聲請如後抗告聲明第3 至5 項所示，乃基於同一基礎事實所為之聲請，揆諸上開說明，自應准許，合先敘明。

二、本件聲請及抗告意旨略以：抗告人係中華民國第I338071 號「一種使工作母機不受環境震動干擾的防震施工方法」發明專利（下稱系爭071 號專利）及第M461502 號「一種工具機的基礎地基防震結構」新型專利（下稱系爭502 號專利，兩專利合稱時簡稱「系爭兩專利」）之專利權人。相對人前向抗告人詢價製造CNC 工具機基礎地基防震結構，並提供預計在桃園市○○區○○路00號施作之如附件所示「2750RT地基圖」，嗣相對人委託第三人施作在案，然經檢視前開地基圖後，發現相對人以該地基圖委託第三人施作之CNC 工具機基礎地基防震結構（下稱系爭結構），其施工方法以及防震結構等，已落入系爭071 號專利請求項1 、2 及系爭502 號專利請求項1 至4 之權利範圍。根據相對人施工圖面，明顯具有系爭兩專利請求項之所有技術特徵，至於是否達到「溝槽深度與基礎地基深度均為1.2 米」或「該深溝底部的深度超過所述工具機基礎地基的深度」，屬於必須於現場施工方能測量及檢測的事實，實有必要將前開相對人依地基圖施作工程之方法送鑑定，有先為證據保全之必要。因相對人已進行工程施作，且拒絕提供任何未構成侵害之證明資料，而相對人所涉系爭兩專利者，皆屬地面下之施作，如不予保全，系爭施作工程恐將於臨訟前再度施工變更，湮滅證據，將造成不易行有效之證據調查，且相對人亦可能於事後爭訟中就其施作予以刨除而不復存在，於證據上顯有滅失或礙難使用之虞。又相對人就系爭施作並無停止之意，對於抗告人專利權之侵害持續擴大，如不予抗告人就相對人之施作行為先行鑑定，抗告人恐無法據此為有效之暫時處分之聲請，是抗告人就相對人之施工方法，有確認事物現狀有法律上利益且有必要。原裁定認抗告人釋明不足，且以地基圖深度與實際施工深度差異而認本件無保全必要，然保全證據釋明程度僅須達到薄弱心證即可，且相對人實際施作深度並非全憑圖面即可知悉，原裁定容有違誤，爰提起本件抗告，並聲明：1.原裁定廢棄。2.准對相對人位於「桃園市○○區○○路00號」處所施作工程所使用之施工方法等，以拍照、攝影或其他必要之方式予以保全。3.准對相對人位於「桃園市○○區○○路00號」處所施作工程所使用系爭結構之實物外觀、細部特徵、使用材料明細、施作地基及溝槽深度，以拍照、攝影、實際深度測量或其他必要之方式予以保全。4.准對相對人使用「2750RT地基圖」之設計文件、圖面、規格書、相對人委託第三人間之有關本件系爭結構來往之訂單、出貨單、統一發票、營業帳冊、代工之文書、電子書信及電磁紀錄等相關銷售資料及委託製造文書等，以影印、拍照、攝影、儲存電磁紀錄於儲存裝置或其他必要之方式予以保全。5.准對相對人「2750RT地基圖」之施作方法為鑑定。6.程序費用及抗告費用均由相對人負擔。

三、按「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定」、「保全證據之聲請，應表明下列各款事項：一他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。二應保全之證據。三依該證據應證之事實。四應保全證據之理由。前項第一款及第四款之理由，應釋明之」、「釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限」，民事訴訟法第368條、第370條、第284條分別定有明文。所謂「依該證據應證之事實」，係指當事人聲請保全證據所欲證明之事實而言，亦即「待證事實」，若所欲保全之證據與待證事實無關，其聲請保全證據，即無必要。所謂「應保全證據之理由」，則指民事訴訟法第368條第1項所定證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意，或確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之事實，參照同法第284條之規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則其聲請即不應准許（最高法院98年度台抗字第753 號裁定意旨參照）。而所謂因釋明而應提出之能即時調查之證據，係指當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨時進行調查之證據而言，故當事人如未同時提出供釋明用之證據，法院自無裁定限期命其補正之必要（最高法院75年度台抗字第453 號裁判要旨參照）。又民事訴訟法之證據保全制度，基於當事人自行研判紛爭之實際狀況，可助於其尋求解決紛爭之手段，以消弭訴訟，乃擴大賦與當事人在起訴前蒐集事證資料之機會，而於同法第368 條第1 項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，然仍須於有法律上利益並有必要時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。此項「就確定事、物之現狀」程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為「必要性」之判斷（最高法院105 年度台抗字第774 號裁定參照）。又保全證據之聲請，應由聲請人負責查清表明應保全之特定證據，並釋明應保全證據之理由。如聲請人就證據是否存在、存在之形式為何、由何人持有及其保存地點等項尚有未明，自不得利用保全「證據」中之確定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明（最高法院106 年度台抗字第1100號裁定參照）。

四、經查：

㈠系爭071 號專利為方法專利，其請求項1 界定有特定的施工步驟，抗告人所提「2750RT地基圖」揭露地基施工之設計圖，由該地基圖僅能從中知悉地基尺寸與各結構之位置關係等資訊，並無法瞭解其具體之施工步驟，因此單由施工設計圖並不足以釋明系爭結構施工時所使用之步驟與系爭071 號專利所界定者相同。再者，系爭071 號專利請求項1 所界定「柱狀溝槽」、「柱狀溝槽的鑽挖深度超過機械基礎地基的深度」及「以可拆換方式植入一由可撓性材質製成的減震管件」之技術特徵，乃系爭071 號專利說明書中達成所述功效的技術手段，惟「2750RT地基圖」圖面中未見任何柱狀溝槽或減震管件，且保麗龍層與水泥層向下延伸之深度相同，因此「2750RT地基圖」所揭露者明顯與系爭071 號專利請求項1所界定者不同。是以，抗告人顯未釋明系爭結構落入系爭071 號專利請求項1 之權利範圍，自亦未釋明落入附屬請求項2 權利範圍。

㈡系爭502 號專利請求項1 所界定「深溝底部的深度超過所述工具機基礎地基的深度」之防震壕溝及該防震壕溝「包含灌注入具高添滯度的皂土膠體或高分子聚合物漿料」之技術特徵，乃系爭502 號專利說明書中達成所述功效的技術手段。「2750RT地基圖」中雖可見該地基水泥層外側設有「防震層PU」及「保麗龍層」之減震材料層，惟該保麗龍層與水泥層向下延伸之深度相同，且該減震材料層所使用之材料亦非系爭502號專利請求項1所界定者，因此「2750RT地基圖」所揭露之防震結構與系爭502號專利請求項1所界定者，明顯不同。是以，抗告人顯未釋明系爭結構落入系爭502 號專利請求項1 之權利範圍，自亦未釋明落入附屬請求項2 至4 權利範圍。

㈢抗告人雖稱：只要在基礎座周圍有作防震溝就侵害系爭兩專利，與深度無關云云（見本院原審卷第35頁），其主張顯然忽略系爭071 號專利為方法專利須有特定之施工步驟，及系爭兩項專利除深度外，均尚有界定減震管材跟防震壕溝灌入物之材質，是其上開所稱並不可採，至抗告人雖有提出專利侵權比對分析以釋明相對人侵害系爭兩專利（見臺灣桃園地方法院107 年度聲字第115 號卷，下稱桃院卷，第6 至7 頁），但該比對分析報告無法得知係委由何公正機關所做成，且其侵權比對方式係以「2750RT地基圖」為比對，然該地基圖顯然欠缺系爭兩專利之部分技術特徵，已如前述，是該比對分析報告顯不可採，準此，本件欲保全之證據與待證事實之關連性已屬薄弱，有無保全必要性顯非無疑。再者，抗告人稱相對人已進行工程施作，然抗告人並未釋明該工程目前施作程度為何，而系爭071 號專利為方法專利，若相對人之地基防震部分已施工完畢，則縱至現場保全證據，亦無法得知其「過去」施工過程之步驟為何，若尚未施工完畢，該項防震工程顯然無法在保全證據當日即施工完成所有步驟，亦無法得知其「日後」之施工步驟是否會實施系爭專利之方法，另與系爭502 號專利有關之防震壕溝目前於相對人施工現場是否還存在亦未見抗告人釋明，因此，縱至施工現場可否保全到與系爭專利技術有關之證據，亦屬有疑。此外，保全證據是否有法律上必要，固不以本案訴訟是否有勝訴可能性為判斷準據，然亦非無論聲請人所主張之紛爭有無成立可能，只要客觀上證據有滅失或礙難使用之虞，或聲請人欲確認事物現況，即一律認為有保全之必要，蓋因保全證據之實施在若干程度上既會對相對人造成干擾，且亦可能相當程度揭露相對人營業秘密，則保全證據之聲請人就紛爭之判斷自不得僅憑主觀臆測，而須至少釋明到有最低程度成立之可能性，始足當之，以避免聲請人利用保全證據制度為摸索性證明，浪費司法資源亦影響相對人權益，此即前開最高法院105年度台抗字第774 號裁定所揭櫫之「平衡考量」之旨。本院認依本件個案情節，系爭兩專利之技術特徵，並非如抗告人所述「只要在基礎座周圍有作防震溝就侵害系爭兩項專利」，且系爭兩專利其餘其他技術特徵未見抗告人釋明有遭侵害之可能，已如前述，尤有甚者，由相對人回覆抗告人之回函可知，抗告人委由律師寄給相對人警告函所附之新型技術報告，業經經濟部智慧財產局認定不具進步性（見桃院卷第10至11頁），佐以「2750RT地基圖」亦欠缺系爭兩專利之部分技術特徵，是抗告人依該現有事證判斷，實已可研判紛爭之實際狀況，尚無再以保全證據方式確認事物現況之必要。此外，本件相對人目前工程施工程度為何，未經抗告人釋明，已如前述，無法排除若本件施以證據保全，有關溝槽或壕溝深度部分，恐須封鎖相對人工地並以專業儀器及專業人員測量甚至須進行挖掘，始能予以確認，對於相對人之工程進度影響甚鉅，至於施工方法、系爭結構之外觀、細部特徵、使用材料明細等，或無法由本件保全證據得知，或可由日後調查證據方式取得，因此，經綜合審酌本件上開情節，本院認在抗告人已知其所取得之新型技術報告為不具進步性，且所提之「2750RT地基圖」顯無法釋明相對人有侵害其專利權可能之情形下，為避免相對人之正常商業活動遭影響，且防止相對人營業秘密遭不必要之揭露，經權衡兩造利益後，本院認抗告人本件保全證據之聲請，顯有摸索證據之情形，是抗告人聲請對相對人位於「桃園市○○區○○路00號」工地之系爭結構、施工方法等為保全證據，難認有保全之必要性。

㈣另抗告人聲請保全相對人使用「2750RT地基圖」之設計文件、圖面、規格書、相對人委託第三人間之有關本件系爭結構來往之訂單、出貨單、統一發票、營業帳冊、代工之文書、電子書信及電磁紀錄等相關銷售資料及委託製造文書，並聲請對「2750RT地基圖」之施作方法為鑑定部分，抗告人並未釋明該等證據有何滅失或礙難使用之虞，且未具體表明依該證據應證之事實，進而釋明該證據應予保全之理由（有確定事、物現狀之法律上利益及必要），且抗告人既已取得「2750RT地基圖」，自得隨時將該地基圖送鑑定或於訴訟中請求法院送鑑定，是上開聲請均無保全之必要，不應准許。

五、綜上所述，經權衡兩造之法律上利益及紛爭類型，本院認抗告人僅有主觀臆測，並未釋明本件有保全證據之必要性，其保全證據之聲請自不應准許。從而，原裁定駁回抗告人保全證據之聲請，核無不合。抗告意旨仍執前詞，指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。抗告人追加之聲請亦為無理由，應併予駁回。

據上論結，本件抗告及追加聲請均無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項、第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第一庭