臺灣臺中地方法院九十二年重訴字第二四九號

臺灣臺中地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　九十二年重訴字第二四九號

原告

乙○○

訴訟代理人

蔡得謙律師

複代理人

張雅雯

被告

利益得股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

宋耀明律師

複代理人

黃翊琇律師

右當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十三年十月五日言詞辯論終結，判決如

左：

主文

事實及理由

一、原告起訴主張：原告係新型專利第一九五四一二號「棘動工具㈠」之專利權人，專利期間自民國八十九年十月十一日起至一○一年二月二日止。被告所製造、銷售之棘動工具（即可換向扳手Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　Ｇｅａｒ　Ｗｒｅｎｃｈ，型號包括ＲＧＷ○一四、ＲＧＷ○一五，下稱系爭工具），與原告前揭新型專利之申請專利範圍為實質相同，有財團法人中國生產力中心及台灣省機械技師公會出具之鑑定報告可證，原告因被告侵害前揭專利權，估計受有新台幣（下同）六百萬元之損害。爰依專利法第一百零五條準用同法第八十八條第一項之規定提起本訴，聲明：㈠被告應給付原告六百萬元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；㈡被告不得製造、銷售與新型專利第一九五四一二號「棘動工具㈠」專利範圍為實質相同之棘動工具；㈢原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：原告曾於九十年二月八日將系爭新型專利申請專利範圍第一項加以限縮，經經濟部智慧財產局於九十一年五月二十一日公告於專利公報上，原告之系爭新型專利範圍即應以第二次公告者為準，惟原告提出之中國生產力中心鑑定報告未就本案專利之歷史檔案資料進行禁反言分析，顯有重大瑕疵不足採信。而本件經法院囑託財團法人工業技術研究院鑑定結果，認定被告之系爭工具與原告之新型專利範圍不相同，且被告之系爭工具已被排除在原告所有之新型專利範圍外，系爭工具自無侵害原告之系爭新型專利。至原告提出台灣省機械技師公會九十三年三月十二日專利侵害鑑定報告，亦未注意禁反言原則之適用，顯有違誤，不足採信。本件被告並未侵害原告之專利權，原告提起本訴，顯無理由等語置辯。聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回；㈡如受不利判決，願以現金或台北銀行敦化分行所發行之可轉讓定期存單供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事實：

（一）原告為新型專利第一九五四一二號「棘動工具㈠」之專利權人，專利期間自八十九年十月十一日起至一○一年二月二日止。有原告提出之中華民國專利證書影本一紙附卷可稽。

（二）原告係於八十九年二月三日向經濟部智慧財產局申請「棘動工具㈠」之新型專利，於同年十月十一日公告申請專利範圍，於九十年二月八日修正申請專利範圍（其內容詳如附件一），並經智慧財產局於九十一年五月二十一日公告修正後之申請專利範圍。公告期間先後有訴外人張育豪、陳裕堂、林金德等三人提出異議，惟經智慧財產局於九十一年五月間作成審定，上開異議不成立，再續行行政救濟程序，亦均遭駁回確定。

（三）系爭棘動工具（即可換向扳手Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　Ｇｅａｒ　Ｗｒｅｎｃｈ，型號包括ＲＧＷ○一四、ＲＧＷ○一五），係被告製造、銷售。

四、得心證之理由：本件兩造爭執者，乃被告製造銷售之系爭棘動工具，有無侵害原告之專利權？茲查：

（一）按我目前實務上，就專利侵害之鑑定程序，乃係依照經濟部智慧財產局於八十八年三月編纂之「專利侵害鑑定基準」中之全要件原則、均等論原則、禁反言原則等三大原則作為主要判斷發明專利是否受侵害之依據。即關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列流程相比（參見附件二之鑑定侵害判斷之流程及說明）：

①全要件原則：分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件並遂一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。

②均等論原則：將待鑑定樣品與申請專利範圍之構成要件之特徵相同，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該待鑑定樣品或技術構成為均等。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。

③禁反言之原則，適用於申請專利範圍之縮減補正，但在申請過程或核准後，專利權人有放棄之實，即不得再行主張。即於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。

（二）本院依兩造陳報之鑑定機關名單，囑託兩造均同意之財團法人工業技術研究院（下簡稱工研院）進行本件專利侵害之鑑定，經工研院於九十三年一月二十七日作成專利侵害鑑定報告。查該鑑定報告載明係依據上開經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準進行鑑定，首先為分析待鑑定物品實質之基本要件與系爭專利申請範圍是否符合全要件原則，經鑑定結果：

①認針對系爭專利之專利申請範圍第一項及第十三項獨立項與待鑑定物之構成要件分析比對結果，待鑑定物與系爭專利案專利申請範圍獨立第一項之元件限制要件（Ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓ）並不完全符合，因此待鑑定物與系爭專利案專利申請範圍獨立第十三項相較，應不符合全要件原則，所得結論為「待鑑定物之技術特徵與系爭專利申請專利範圍不相同」，需再進行均等論分析。

②接續比較待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍獨立第一項、第十三項之均等論分析，分別就ａ、比較鑑定物技術特徵與系爭專利案申請專利範圍之實質投術手段是否相同？ｂ、比較待鑑定物之技術特徵與系爭專利案申請專利圍之質實功能是否相同？Ｃ、比較待鑑定物之技術特徵與系爭專利之申請專利範圍實質效果是否相同？經分析結果，認：待鑑定物與系爭專利案兩者係利用實質上相同之技術手段、達成實質上相同之功能，進而達成實質上相同之效果；待鑑定物與系爭專利符合專利均等論之成立要件，故待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍應屬實質相同，故須再就禁反言原則作分析比較。

③禁反言原則分析：系爭專利於專利申請、公告、核准之過程中，分別遭相關人等提出三件專利異議案。系爭專利於專利異議案Ｐ101之答辯理由書之第十二頁中提及：「‧‧‧本案之三個容置部並非全部開設於頭部，而是頭部內形成一第一容置部，而柄部則設有第三容置部，於第一、三容置部間則設有第二容置部，而且換向開關係置入本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，‧‧‧，引證案一（公告編號第382298號新型專利案）三個容置槽全部設於頭部，且引證案一之轉向切換結構乃於動作時是對頭部相對旋轉，就此點而言引證案一與本案強調之特點不同，故兩案顯然是不同之創作」。系爭專利於專利異議案Ｐ20之答辯理由之第九頁中提及：「‧‧‧本案設於柄部之第三容置部並未由引證案一中揭露，且此一設置可使本案扳手頭部體積大幅減小，使本案更適用於狹小空間環境之操作，具功效之增進，且本案之換向開關係置入扳手本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，‧‧‧，該引證案（公告編號第380098號新型專利案）之轉向切換結構乃於動作時是對頭部相對旋轉，就此點而言引證案與本案之結構特徵明顯不同」。系爭專利於專利異議Ｐ30之答辯理由書之第十頁中提及：「本案於扳手頭部內形成一第一容置部，而柄部則設置有第三容置部，於第一、三容置部間則設有第二容置部，反觀引證案（公告編號第399510號新型專利案）於專利申請範圍內之請求項中並未界定容置部之數目及相對關係，本案設於柄部之第三容置部及連接部之設置皆並未由引證案中揭露，且此一設置可使本案扳手頭部體積大幅減小，使本案更適用於狹小空間環境之操作，具功效之增進，且本案之換向開關係置入扳手本體之第三容置部內並可相對柄部旋轉定位，就此點而言引證案與本案之結構特徵明顯不同‧‧‧」。由於系爭專利於前述之諸異議（Ｐ01，Ｐ02及Ｐ03）答辯理由書中已對扳手本體之第一、第二及第三容置部之位置以及換向開關之操作作出一明確之範圍限制，依禁反言原則，系爭專利申請範圍中之扳手本體及換向開關之主張權利範圍應限制於：第三容置部必須設於扳手本體柄部，且換向開關必需相對於扳手本體柄部旋轉定位，亦即，依禁反言原則，系爭專利已放棄第三容置部設置於頭部之設計及其均等設計，以及，換向開關設置於扳手本體頭部之第三容置部中，可相對於扳手本體頭部旋轉定位及其均等之設計。待鑑定物之扳手本體的第三容置部係設置於扳手本體頭部與柄部之交界處，且換向開關置於第三容置部中為可相對扳手本體頭部旋轉定位，依據禁反言原則分析，待鑑定物之扳手本體與換向開關之技術特徵應已排除於系爭專利之均等設計範圍內，因此，待鑑定物整體技術特徵與系爭專利相較，兩者應為利用實質不相同之技術手段、達成實質相同之功能與效果。因此，待鑑定物與系爭利申請專利範圍應不相同。

（三）本院審視上開工研院之侵害鑑定報告，業已依據經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細確實，自屬客觀可採。雖原告以：⑴原告在專利範圍未就第三容置部之形狀加以定義或限制，工研院上開鑑定報告卻自行認定系爭專利第三容置部「須係『單一銑削』狀」。⑵原告專利說明書第七頁明白載示「該第二容置部14係隱藏在柄部內12」，而「第二容置部」之下方為「第三容置部」位於柄部，當無疑義，專利說明書已清楚界定「第二容置部」係位在柄部，則以原告專利說明書及圖示來界定「待鑑定物第三容置部」，「待鑑定第三容置部」即位在原告之專利說明書及圖示之柄部，絕非報告中所謂「頭部與柄部交接處」或「頭部」。⑶「待鑑定物第三容置部」既係在原告之專利說明書及圖示上之柄部，並不在頭部，則換向開關在第三容置部內，待鑑定物之換向開關當然係相對於柄對旋轉定位，工研院報告中所謂「待鑑定物之換向開關係相對頭部旋轉定位，此系爭專利之換向開關可相對柄部旋轉定位之操作不同」，即屬謬誤。認待鑑定物與原告專利範圍全要件相符，工研院卻認定全要件不相符，因而質疑工研院之鑑定報告不實。然工研院針對原告質疑之上開各點，回覆說明：「1、系爭專利申請說明書中第七頁（目的與優點）一節，其中第二─四行中明確載明「‧‧‧，而第一、二、三容置部皆設成圓形或弧形狀者，以利製程上可以銑刀銑製即可，‧‧‧」，又，同第七頁〔本創作詳細說明〕一節，其中第九～十行中亦明確載明「．．．，第三容置部十五之一端有穿透柄部十二之表面且呈圓柱狀者，．．．」；及，系爭專利案申請圖式第一～五圖與第七～九圖明確揭示本案之第三容置部均為圓形銑削之實施態樣。依據專利申請範圍並參酌前述專利申請說明書與圖式內容，可確定系爭專利案之第三容置部之實質技術內容確實為「單一銑削而成之容置空間」，專利侵權鑑定報告書中對系爭專利案之第三容置部的實質內容界定，應無違誤。⒉依據系爭專利申請說明書第二圖式之實施例組合后側剖面圖，該圖式揭示有不同厚度之剖面結構，其中標號十二之部份為柄部（較薄之區域），而容設棘動件之部份（較厚剖面）為頭。又，系爭專利於專利異議（POl,P02）過程中針對異議證據（公告編號第三八二二九八號新型專利案）與系爭專利之結構比對後作出異議證據之三個容置槽全部設於頭部的見解，此一見解亦符合「頭部為較厚剖面處、柄部為較薄剖面處」之結構部位區隔。鑑定報告書中對頭部與柄部之界定係根據系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解，及配合系爭專利說明書圖式，得出由結構剖面之厚度差異來區分頭部與柄部之判斷基準，此一基準非屬個人主觀認定。系爭專利申請範圍及說明書中雖載明「第二容置部係位在柄部內」，但柄部究係位於何處？以及，柄部、頭部如何區分確實未先清楚界定（說明書第七頁中僅載明「扳手本體十，一端為頭部十一，而另端則為柄部十二」），再者，具狀人顯然在系爭專利申請之異議答辯過程（POl與P02）中，針對頭部與柄部之界定一事與申請說明書中所載內容採用不一致的認定基準。據此，鑑定報告書中所述「待鑑定物之扳手本體於頭部內分別形成有第一及第二容置部，於頭部與柄部交接處形成有一第三容置部」應為適切。⒊待鑑定物容置換向開關之第三容置部並非位於扳手本體柄部，４依據對系爭專利之第三容置部與換向開關之實質內容分析界定，鑑定報告中作出待鑑定物與系爭專利相較不符合全要件原則之認定，應無違誤。⒌本件專利鑑定分析，因不符合全要件原則，故依專利鑑定基準進入均等論分析範疇；又，均等論提供專利權人一均等擴張之保護範圍，唯其仍需受限於禁反言之限制與習用公知之技術，本鑑定報告依專利鑑定基準分析本案均等擴張之禁反言限制，並無不當。」，有工研院九十三年七月二十二日回函所附之意見回覆說明可稽，由是以觀，可認工研院之鑑定，均是依據原告專利申請範圍並參酌專利申請說明書與圖式內容，暨系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解而為認定，並無原告所指自行定義認定之情形（並詳後述），故原告指稱工研院鑑定有瑕疵云云，並無可採。

（四）原告固先後提出中國生產力鑑定中心、台灣省機械技師工會所為之鑑定報告共三份用資證明被告侵害專利權之事實，然查：中國生產力中心前後所為之二份報告，均認待鑑定物品與系爭專利權要件，經全要件分析結果，為相同，續為消極均等論之分析，認消極均等不成立，視為相同，則依前述之鑑定程序，即應續為禁反言之分析，惟該二份報告均敘明：「至於禁反言之認定，因無本專利取得之原始紀錄資料，禁反言部份本中心不加以表示竟見」，惟如前述，本件原告於系爭專利案聲請過程中，曾於異議案中就「頭、柄」部之位置及「換向開關」之部分加以說明，則該二報告未續就禁反言原則加以分析，顯有重大瑕疵，本院自無從採該二份報告認定被告有侵害系爭專利權之事實。又查，台灣省機械技師工會出具之鑑定結果固認：「‧‧‧⑶、依據本專利申請專利範圍第十三項：「該連接部位係使柄部及頭部並非全部鏤空相連，可增加頭部與柄部間之結構強度」，清楚定義：連接部位係使柄部與頭部相連，且連接部位係位於頭部與柄部之間。⑷、依據專利說明書第七頁倒數第六行：「與第一容置部十三相鄰之柄部十二內部設有一弧形狀之第二容置部」，清楚定義：①柄部係緊鄰第一容置部②第二容置部係設於柄部內②第三容置部亦係設於柄部內（因第三容置部距第一容置部更遠）。⑸、依上述申請專利範圍及說明書之定義，可清楚界定扳手之「頭部」與「柄部」。⑹、依上述對「柄部」之定義，並參酌說明書第二圖（第一實施例組合後之側剖面圖）所示，則連接部右側亦即包含第二容置部及第三容置部之處，雖具有較厚之形狀，唯仍屬「柄部」之範圍。。⑺、由以上之說明可知：待鑑定樣品連接部右側亦即包含第二容置部及第三容置部之處，雖具有較厚之形狀，唯仍屬「柄部」之範圍‧‧‧」，並據上開基礎，認待鑑定樣品與專利申請範圍實質相同。然按專利侵害鑑定過程中，對專利申請範圍暨專利實質內容之解釋及分析，應考量專利人針對同一標的已陳述之竟見或主張之內容，原則上，專利權人不得就同一事項作前後矛盾或不同之解釋或主張，此即「禁反言」原則；且按專利權所保護之客體為權利人之發明即權利人增進工業技術之思想，尚非實際之工業製成品，此亦即專利權被歸類為智慧財產權或稱工業所有權之故，故專利權人在專利申請書所使用之文字及圖示，均係為描述權利之內在之技術思想，是苟非已有明確之指示外，自不得僅以辭（圖）而解釋、限定權利之原技術思想範圍。經查，本件專利權人於申請專利說明書中並未針對「頭」、「柄」部所指為何，加以定義，僅於專利說明書第七頁倒數第六行中曾對第一、二、三容置部之位置加以說明，然系爭專利於專利異議過程中針對異議證據（公告編號三八二二九八號新型專利案）與系爭專利之結構比對後作出異議證據之三個容置槽全部設於頭部之見解，此一說明，顯與原告於申請說明中所載內容採用不一致的認定基礎，蓋如依原告之主張，應依申請說明中之敘述，即以連接部分做為頭、柄部分界之標準，則以此標準就該異議證據為判定，該異議證據之三個容置槽即非均位於頭部，是對本案系爭工具頭部與柄部之界定，即應以工研院認根據系爭專利案針對異議證據之答辯與技術見解，及配合系爭專利說明書圖式，得出以結構剖面之厚度差異來區分頭部與柄部之判斷基礎為可採；況退步而言，縱認工研院所認以結構剖面之厚度差異區分頭、柄部為不當，然如上述，本件專利權人即原告於申請專利說明書中並未對「柄部」一詞加以界定，依字面解釋，所謂「柄」，參諸一般辭典，係「泛指器物上供手執握的把手」，或「器物上用手拿的部分」，系爭工具之「連接部」及「第三容置部」並非設於「供手執握之部分」，即難認係設於「柄部」。上開台灣省機械技師之鑑定報告，並未審酌及上開原告於異議案中之答辯，已就系爭專利之頭、枘部，與專利說明書為不同之認定標準，即逕採原告於專利說明第七頁之敘述（並非對頭、柄部之界定）界定頭、柄部之標準，並據以認定系爭鑑定物：「柄部設於第三容置部，換向開關係可相對於柄部旋轉定位」，並得出鑑定物與專利申請範圍實質相同之結論，即非無瑕疵，本院要難採憑。因事證已明，原告復聲請本院傳訊相關鑑定人員到場說明，應無必要，附此敘明。

（五）又原告指稱被告曾於八十九年五月二十五日申請「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」專利，經訴外人張育豪及星聯鋒股份有限公司根據原告系爭專利申在前提出異議，經智慧財產局以被告之申請案與系爭專利屬同一構造而審定異議成立。然姑毋論該「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」與系爭工具結構是否同一，即認屬相同，然如前所述，專利侵害鑑定須依一定之程序為之，是該審定意見，要與本件系爭工具是否侵害原告專利之爭點無涉，自無從因此認原告主張屬實。又本件被告於訴外自行囑託理律法律事務所為系爭新型專利侵害鑑定比對分析，經適用禁反言原則分析結果，亦認系爭鑑定物對本案專利不構成侵害，亦有該侵害比對分析報告可稽。綜上所述，被告製造之系爭物品並未侵害原告之專利權，則原告依專利法第八十八條第一項、第一百零五條之規定，請求被告連帶賠償原告六百萬元及法定遲延利息，及禁止被告為製造、銷售行為，自屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。

五、按專利法第九十四條規定：「關於發明專利之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵查或審判」，是於民事訴訟中有關於發明專利之舉發案，法院得審酌實際情形決定停止審判與否，並非一有舉發案，即應停止審判程序。本件被告固以其業已針對系爭專利案提出舉發為由，請求於舉發案確定前，停止本件訴訟程序，惟因本院認被告並無侵害系爭專利權之情事，即無停止程序之必要；又本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，於判決結果不生影響，無庸一一論列，併此敘明。

六 據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。

臺灣臺中地方法院民事第二庭

法院書記官