最高行政法院(含改制前行政法院)八十九年度判字第五○七號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度判字第五○七號

原告

台灣三陽製藥廠股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳文郎 律師

訴訟代理人

劉法正 律師

被告

經濟部智慧財產局

右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十七年十二月一日台八七訴

字第五八七二八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣本件關係人愛康製藥廠股份有限公司於民國（下同）七十九年十一月二十八日以如附圖所示「蜈蚣及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第一類之各種中西藥品商品申請註冊，作為其註冊第四九五五三五號「蜈蚣」商標之聯合商標，經被告審查核准，列為註冊第五三四一五二號商標（下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定，申請評定，被告於八十七年二月九日以中台評字第八七○○一一號商標評定書為申請不成立之評定，原告不服，循序提起訴願、再訴願均遭駁回，原告仍有未服，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨略謂︰查，「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」，為系爭聯合商標於民國八十年九月十六日註冊當時適用之商標法第三十七條第一項第六款所明定（七十八年五月二十六日修正公布）。所謂「有致公眾誤信誤認之虞」者，包括「商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質品質、產地等混淆誤認之虞」之情形，行政院自七十四經字第一八○六八號函修正之「商標有欺罔公眾或致公眾誤認之虞審查基準」二、二之㈢等項著有明釋，不待辭費。次查，關係人前以「蜈蚣」二字作為本案系爭商標圖樣，將其表彰於「各種中西藥品」商品申請註冊；原告認有違反首揭法條規定，對之提出評定及一再訴願。一再決定機關維持原處分，無非以㈠系爭聯合商標圖樣上之中文「蜈蚣」係自然界之昆蟲名稱，以之向被告申請獲准註冊者，所在多有；㈡關係人以「蜈蚣」二字作為商標圖樣，獲准商標專用權，在市場上長久使用，已為交易上可辨識商品來源之標章，應具商標型態，尚難使一般消費者對之產生各種中西藥品之功效與蜈蚣藥材效用之直接聯想，自無使公眾誤信其商品之性質、品質之虞；㈢原告提起本件商標評定事件，僅憑關係人於另案答辯書中，就該件註冊商標並無商標法第三十七條第一項第十款適用之片段答辯文字，尚不足以證明系爭商標有違首揭法條之規定等為據，遽予否認。其處分之理由甚於武斷，於法理之邏輯推演亦有未恰，漠視民眾權益，原告自難信服。蓋以自然界之動植物名稱作為商標圖樣而獲准註冊者，固所在多有，惟仍應依個案之差異，分別判斷是否違反商標法禁止註冊之規定，始足當之，不得率謂自然界之動植物名稱均得作為商標圖樣申請註冊。㈠例如，以「貂」申請註冊使用於汽車商品，固無違法之虞，然倘以之申請註冊於皮草商品，則倘指定使用之商品果以「貂皮」為原料，難道毋庸進而審查有無違反商標法第三十七條第一項第十款之情事？反之，倘非以「貂皮」為原料，則難謂無致公眾誤認誤信之虞，而有違反同條項第六款之情事。又如，以「鱷魚」、「鯨魚」、「茉莉」等，分別指定使用於皮件、魚肝油、花茶等商品，果能僅因渠等為自然界之動植物名稱，而認絕無違反商標法第三十七條第一項所定情事之可能，逕予准許註冊？從而，原處分以「蜈蚣」為自然界蟲名，即逕認以之作為商標，無違反商標法之可言，實為武斷草率。㈡「蜈蚣」固屬自然界蟲名，惟亦同係我國傳統知名之中藥材：蜈蚣在中藥可為藥引，我國傳統醫藥書籍如：「本草綱目」、「中國藥學大辭典」及「中國醫學大辭典」等皆有所載，其亦為普遍於中藥行皆可購得之藥材，數千年來我國人民對此皆有所認識，並根深柢固深植本地消費者的腦海。依我國固有養生觀念，「藥材」與「藥品」二有價值並無分軒輊。「蛇膽」、「熊膽」、「熊掌」、「虎鞭」、「鹿茸」、「犀角」、「猴腦」等同為我國固有知名藥材之自然界動物，既不得作為商標圖樣使用於藥品商品，何得獨厚「蜈蚣」而薄「蛇膽」、「熊膽」、「熊鞭」、「虎鞭」、「鹿茸」、「犀角」、「猴腦」？是就「蜈蚣」係自然界蟲名之角度以觀，「蜈蚣」二字固非不得作為商標圖樣而使用於衣服、電器、玩具、引擎等商品；惟如前所述，「蜈蚣」一詞除係自然界之蟲名外，於我國傳統中藥亦為一普遍知名之藥材，以之指定使用於藥品商品，自有使消責者將其與藥品商品之功效產生聯想，而生對商品品質、性質誤信誤認之虞，原處分認定之違誤，彰彰明甚。㈢被告前於中台評字第八六○三四一號商標評定書中，以關係人商標圖樣之中文「蜈蚣」，經長久廣泛使用，已為市場交易上可藉以辨識商品來源之標章為由，認系爭聯合商標主申請註冊並未違反註冊時商標法第三十七條第一項第十款之規定。惟須俟以長期廣泛使用取得商標之顯著性，而排除商標法第三十七條第一項第十款之適用者，必其商標圖樣本質上有商品說明之虞，然因長期使用之結果取得後天顯著性，故得不受該條項款之限制。倘商標圖樣本身，本質上即無商品說明之疑慮，即毋庸進一步審查有無長期廣泛使用事實之必要。職是，倘中文「蜈蚣」本質上並未臻藥材說明之程度，前引評定書逕以中文「蜈蚣」並非與商品本身之說明有關係為由，為評定申請不成立之處分，即為已足，不待以關係人長期廣泛使用「蜈蚣」商標之結果，作為關係人之中文「蜈蚣」具有商標顯著性，而無違反商標法第三十七條第一項第十款規定之認定。從而，被告以中文「蜈蚣」之得排除商標法第三十七條第一項第十款規定，係因其長期廣泛使用結果，適足以證明被告亦承認中文「蜈蚣」係中藥藥材之說明。今關係人以中文「蜈蚣」為商標指定使用於中藥藥品，卻不得逕以其為自然界之蟲名，而「以自然界之動植物名稱作為商標圖樣而獲准註冊者，所在多有」為由，謂其絕對應准予註冊。違反商標法第三十七條第一項第六款規定之商標圖樣，不得以其業經長期廣泛使用之結果，予以排除適用。㈠中文「蜈蚣」既為中藥藥材之名稱，作為商標指定使用於中藥藥品，自有使人對藥品品質、性質產生聯想之虞。以之使用於未含「蜈蚣」

藥材之藥品，豈有不令消費者產生誤認之理？本案系爭商標以國人習知之著名藥材名稱「蜈蚣」二字，指定使用於藥品商品獲准註冊，關係人實際使用於蜈蚣油、風濕丸、追風膏、化痰散、還少丸等皆為中藥藥品商品，且「詳視答辯人公司之所有藥品成分均無以蜈蚣為藥材者︰︰︰乃為關係人所自承，則消費者自有將未包含「蜈蚣」藥材之藥品，誤認其含有「蜈蚣」之虞。㈡而該當於商標法第三十七條第一項第六款規定之商標圖樣，依法未有得以經長期廣泛使用之事實，而予以排除適用之餘地。原處分以關係人之中文「蜈蚣」業經在市場上長久使用，已為交易上可藉之辨識商品來源之標章為由，逕為應排除商標法第三十七條第一項第六款之適用，所據為何？實令人匪夷所思。再者，前揭第六款所謂「有致公眾誤認誤信之虞」者，實著重於商標與商品之結合觀察：㈠前揭第六款之立法目的，主要在於保護消費者權益，避免使消費者產生混淆之虞。構成要件之該當與否，著重於商標與商品之結合觀察，是否會致一般消費者誤認誤信其商品之性質與品質之虞。此與上述「表彰商品來源之功能，著重於商標與商品來源者之結合認識，二者概念有別，在認識上豈可混為一談！至原訴願決定機關所稱：「系爭『蜈蚣』商標，在市場上長久使用，已為交易上可辨識商品來源之標章，應具商標型態，尚難使一般消費者對之產生各種中西藥見之功效與蜈蚣藥材效用之直接聯想：自無使公眾誤信其商品之性質品質之虞」云云，功效顯然於法理之邏輯推理有所誤解。㈡系爭「蜈蚣」商標，縱經長期使用而其備「表彰商品來源」

之功能，仍不得排除其有同時已長期致今一般消費者誤認誤信其商品性質與品質之可能，此亦未合法令、解釋或前例揭示，得以長期使用之結果排除商標法第三十七條第一項第六款規定之故。㈢考量前揭第六款規定之適用，應著重於商標實際之使用。⒈商標權利重實際使用，與先申請或先使用主義無涉：商標貴在使用，務以辨識商品或服務，所以申請商標註冊，必須具有使用意思方可，商標法第二條「確具使用意思」

即為此義。復以同法第二十五條第一項第一二、三款，專用期限屆滿前三年若無正當理由未使用者不予核准之規定；及同法三十一條第一項第二款，關於三年未使用撤銷專用權之規定，在在證明商標首重使用，否則試問國家賦予商標申請人專用及排他的權利目的又何在？至於採先申請主義或先使用主義，只是權利取得方式有別，與商標權之目的絲毫無涉：⒉雖採先申請主義，評定商標是否「有致公眾誤信誤認之虞」，仍須參酌其實際使用態樣以為斷：採先申請主義之商標制度者，多於實際使用之前，預先提出商標之申請：因此審查機關無法就實際使用態樣，將商標與商品結合觀察而為判斷其是否「有致公眾誤信誤認之虞」或「具有描述說明性」，只能依商標圖樣與指定後用商品間之聯想，大概審查是否有違法之虞。但此種事先審查之判斷結果，與事後商標實際使用之違法態樣卻若有不符，例如：以「無磷」為商標圖樣使用於洗衣粉商品而強調環保，於實際使用上，該商品成分有無含磷，關係該商標究屬「有致公眾誤信誤認之虞」或「其有描述說明性」，然主管機關對此節卻受限於事先審查而不能依實際使用態樣判斷，無法落實法律保護消費者的本意。若該洗衣粉確不含磷，則說明性商標得因使用取得第二層意義而得註冊（現行商標法第五條第二項與第三十七條第一項第十款但書參照）。惟數年後該商標使用之洗衣粉改為含磷成分，則核商標之實際使用即明顯「有致公眾誤信誤認之虞」，然而依法提出評定卻須以註冊審查時之狀態為斷，即無法剝奪該違法商標專用權，殊不合理。故考量商標法主要立法目的之一為保護消費者權益，與商標權重視使用之精神，主管機關自應在評定審查時，參酌商標實際使用之態樣而為判斷，方符合法理。⒊系爭「蜈蚣」商標實際使用態樣違反前揭第六款規定，自應為法所相繩：系爭「蜈蚣」商標於申請時，主管機關受限於事先審查，無法知悉其藥品商品是否含蜈蚣藥材成分，不能依實際使用態樣判斷該商標是否「有致公眾誤信誤認之虞」或「其有描述說明性」。原告以關係人自承該商標使用之藥品商品內未含蜈蚣藥材成分－其實際使用態樣的確「有致公眾誤信誤認之虞」為由，向主管機關提出評定及一再訴願，殊料一再訴願決定機關不查究竟，率爾以「原告提起本件商標評定事件，僅憑關係人於另案答辯書中，就該件註冊商標並無十款適用之片段答辯文字，尚不足以證明系爭商標有違首揭法條之規定」為由駁回一再訴願，實對商標權重視實際使用之精神有所誤解，系爭「蜈蚣」商標使用態樣違法屬實，自應為法所相繩。綜上所陳，本案系爭第四九五五三五號「蜈蚣」商標，指定使用於「各種中西藥品」商及申請註冊，自有使一般消費者對該商品之性質品質發生混淆誤認之虞，應有註冊時商標法第三十七條第一項第六款禁止註冊規定之適用，洵堪確認。而原處分己屬違法不當。一再訴願決定未予糾正、曲予迴護，亦有未合，爰求為判決，將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷等語。

被告答辯意旨略謂︰按商標圖案有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為註冊時商標法第三十七條第一項第六款所規定，惟所謂有欺罔公眾之虞，係指以襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言；所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，復為行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞審查基準一及二所明示。本件原告以系爭商標之商品無論是否以蜈蚣為藥材，以之作為商標圖樣指定使用於中西藥品，有使人誤認其所表彰之商品性質、品質之虞，又被告中台評字第八六○三四一號商標評定書所認其已經長久使用，為市場交易上可藉之辨識商品來源之標章，應僅適用於註冊時商標法第三十七條第一項第十款之規定，與本件以同法條第六款申請評定無涉云云，經經濟部訴願決定，以系爭註冊第五三四一五二號「蜈蚣及圖」商標圖樣上之中文蜈蚣為蟲名，而以自然界之動物、蟲類作為商標圖樣獲准註冊者，所在多有，且系爭「蜈蚣及圖」商標係作為已獲准註冊之第四九五五三五號「蜈蚣」商標之聯合商標，又關係人於評定答辯書亦說明系爭商標圖案另案遭原告主張違反同法第三十七條第一項第十款之規定申請評定時，即曾檢送證據資料，證明其早於四十年間即以蜈蚣圖形指定使用於風濕丸、追風膏、化痰散、還少丸等藥品商品，獲准註冊為第二二號「蜈蚣」商標，且於泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞地區亦以中文蜈蚣及蜈蚣圖形取得商標專用權，予消費者之印象為「蜈蚣的藥品」屬商標形態之認識等語，有關係人評定答辯書附原卷可稽，系爭商標並無致一般中西藥品購買者對其表彰商品之性質、品質及產地發生誤認誤信之虞，遂駁回其訴願，經核並無不當。按關係人以蜈蚣作為商標經註冊使用多年，尚無使一般消費者誤認誤信其商品之性質、品質之虞，已如前述，核與有無商標法第三十七條第一項第十款規定之適用及是否視為具有特別顯著性之認定，係屬二事，不得混為一談，所訴核不足採，被告所為之處分，並無不合。爰求為判決，駁回原告之訴等語。

理由

按商標圖案有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為註冊時商標法第三十七條第一項第六款所規定，惟所謂有欺罔公眾之虞，係指以襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言；所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，復為行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞審查基準一及二所明示。查系爭商標係關係人愛康製藥廠股份有限公司於七十九年十一月二十八日以如附圖所示「蜈蚣及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第一類之各種中西藥品商品申請註冊，作為其註冊第四九五五三五號「蜈蚣」商標之聯合商標，經被告局審查核准，列為註冊第五三四一五二號商標，有商標註冊簿影本附原處分卷可稽，原告以系爭商標之商品無論是否以蜈蚣為藥材，以之作為商標圖樣指定使用於中西藥品，有使人誤認其所表彰之商品性質、品質之虞，又被告中台評字第八六○三四一號商標評定書所認其已經長久使用，為市場交易上可藉之辨識商品來源之標章，應僅適用於註冊時商標法第三十七條第一項第十款之規定，與本件以同法條第六款申請評之無涉為由，申請評定。被告則以系爭商標圖樣上之中文蜈蚣為昆蟲之名稱，而以自然界之昆蟲作為商標圖樣獲准註冊者，所在多有，況系爭商標圖樣上之蜈蚣二字業經該局中台評字第八六○三四一號商標評定書認已經長久使用，為市場交易上可藉之辨識商品來源之標章，予消費者印象為蜈蚣牌藥品之商標型態之認識，系爭商標難謂有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質之虞，無註冊時商標法第三十七條第一項第六款規定之適用，乃為申請不成立之評定。經查本件應審究者乃系爭商標有無違反註冊當時商標法第三十七條第一項第六款之規定，揆之首揭說明，所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。原告主張系爭商標中文「蜈蚣」，乃我國傳統知名之中藥材，可為藥引，為本地消費者所認識，愛康公司指定使用於中西藥品商品，自有使消費者將其與藥品商品之功效產生聯想，而生對商品品質、性質誤信誤認之虞，況愛康公司承認其產製之藥品無以蜈蚣為藥材，則消費者自有就未包含「蜈蚣」藥材之藥品，誤認其含有「蜈蚣」藥材成分之虞等云云，作為其認定系爭商標有註冊時商標法第三十七條第一項第六款「有致公眾誤信之虞」之依據。惟查被告以系爭商標「蜈蚣」，係昆蟲之名稱，以自然界之昆蟲作為商標圖樣向被告申請註冊者，所在多有，揆諸自然界之昆蟲予人一般之印象多為常見之事務，一般消費者，是否確將之認為藥材名稱，而對本件商標所表彰商品之性質、品質發生混淆誤認之虞，尚乏實據等情，並非無據。本件系爭商標係「蜈蚣」，乃屬昆蟲之名稱，原告認為係屬中藥材，雖有藥典所記載，但尚難認為一般消費者均有此認知。原告主張「蜈蚣」係消費者根深柢固認識之藥材，以之為商標，將使消費者對所表彰之商品之性質、品質有混淆誤認之虞，即以「蜈蚣」之中文為商標，致一般消費者有對其所表彰之藥品有蜈蚣藥材之成分事實產生混淆誤認之虞之看法，並無任何證據資為證明，實乃原告主觀上之推測，況查系爭商標繫於七十九年十一月二十八日註冊，迄今使用多年，如有「致使公眾誤信之虞」之事實，應有相當證據可資蒐集，惟原告提起本件訴訟並未舉出任何證據以為佐證，其之主張，尚難採信。至於原告所舉貂皮、蛇胆、無磷等之例與本件系爭商標非屬同一（貂與貂皮、蛇與蛇胆均不同，前者為昆蟲或動物，後者則非），不能引為本件證據。又商品之內容有其文字之說明，非商標所應表彰，商標之作用在於商品之識別，而非商品內容之驗證，本件系爭商標在於表彰「蜈蚣牌之藥品」，而非「蜈蚣成分之藥品」，原告以藥品有無「蜈蚣」藥材為是否發生混淆誤認之虞，及主張關係人曾自承其所製產之藥品均無採用蜈蚣藥材等主張，均不足以認定系爭商標所表彰之商品有無致公眾即消費者誤認其性質、品質等之虞，原告之主張，應無可採。

被告為申請不成立之評決，核無違誤，一再訴願決定，遞予維持，亦無不合。原告起訴意旨非有理由，應予駁回。原告另有關商標法第三十七條第一項第十款之論述，非本件審究範圍，不予論列，並此敍明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。

行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 評 事 陳 石 獅評 事 彭 鳳 至評 事 黃 合 文評 事 林 茂 權評 事 王 立 杰右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 王 福 瀛

附圖（彩色）