最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第00587號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第00587號

上訴人

全興油封企業股份有限公司

代表人

乙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

參加人

日商．日本特殊陶業股份有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

林志剛律師

　　　　　　楊憲祖律師

　　　　　　黃闡億律師

上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國93年10月29日臺北高等行政法院92年度訴字第2860號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人主張：（一）依系爭商標申請延展註冊時之商標法第37條第1項第6款所規定，不得申請註冊之事由為「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者。」而所謂「有使公眾誤信之虞」之判斷基準係指：「商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。」（行政院台七十經字第1811號函備查之「商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞審查基準」及本院74年判字第1184號判決參照），與系爭商標是否有「襲用他人商標」之事實無關，而原判決認定系爭商標在「客觀上尚難謂其有襲用他人商標．．．」云云，顯錯置「襲用他人商標」之要件於前揭條文，其論斷即有未當。（二）依系爭商標申請延展註冊時之商標法第25條之1第1款規定，明文要求商標在10年過後申請延展註冊之時，必須再由主管機關依同法第37條第1項第1款至第6款及第8款之規定重新審查商標之顯著性之原因，係為避免註冊商標在經歷10年之外在環境變遷之後，因他人商標大量使用，而使註冊商標淡化而喪失顯著性，故依該規定意旨，系爭商標是否「創用在先或襲用他人商標」與顯著性之審查並無必然之關連，原判決執此理由而駁回上訴人之原審之訴，其適用法規顯屬不當。（三）上訴人註冊之「興封及圖NTK」商標之註冊時間雖在系爭商標之後，但因上訴人長久以來經營市場之結果，每年之營收已遠遠超過系爭商標所有人之營收數字，而二者之商標皆包含「NTK」3字母，難謂無近似之處，故揆諸系爭商標之顯著性已被上訴人所有之商標所沖淡殆盡，若再予以延展註冊，將有使公眾混淆誤信之虞，而原審判決對此並無一語提及為何無使公眾產生混淆誤信之虞，其認定過程實有判決不備理由之違法。為此，訴請廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分等語。

二、被上訴人未提出答辯狀，為任何陳述或主張。

三、參加人則以：（一）依原處分機關評決時（民國91年12月3日）之商標法第77條之1第2款規定，商標之評定應適用延展註冊時即78年5月26日修正公布之商標法，而該商標法第37條第1項第6款規定有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，原判決已於判決書第22頁倒數第6行詳加論述，與上訴人所引行政院台七十經字第18114（上訴人誤繕為1811號）號函核定之「商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞審查基準」之定義相同，並以參加人以其創用在先並持續使用之系爭商標申請延展註冊，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，致使消費者產生混淆誤信之虞云云，為其判決之理由，即呼應前述定義，並無違背法令之處。（二）所謂商標之顯著性，係指其所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人信賴商標而區別商品之來源與品質（曾陳明汝教授著「商標法原理」93年1月修訂再版第28至第30頁參照）。系爭商標之字樣「NTK」乃參加人運用智慧獨創所得，並非沿用既有之辭彙或事物，具有高度識別性，且經參加人長期廣泛使用，系爭商標並無識別力減弱之情形。而原判決認參加人創用在先之商標，難謂有襲用他人商標，乃呼應其對「有欺罔公眾之虞」所下之定義，亦無適用法規不當之違法。（三）至於上訴人註冊之「興封及圖NTK」商標，並非本件據以申請評定之標的，故其與系爭商標是否有致消費者產生混淆誤信之虞，原非本件所應審查之範圍。且依上訴人於原審提呈之證據，進口報單大部分標示為「NOK」商標，與其註冊商標不同，而出口報單僅標示「NTK」，未一併標示中文「興封」字樣；而其提出之71年度起之營利事業所得稅結算申請核定通知書影本，僅得證明其營業收入，不足認定是項收入即屬販賣註冊商標商品之所得，參照現行「著名商標或標章認定要點」，其商標之使用未使國內相關事業或消費者普遍認知，從而無從證明其商標已達著名程度。反觀參加人自53年起即以系爭商標於世界各國取得百餘件商標專用權，且獲錄於日本著名商標集，而該商標指定使用之商品也早於64年即已行銷至我國，此有參加人於評定階段所檢附之多件證據可稽，凡此均足以認定參加人創用「NTK」商標在先，並有持續使用之事實，原判決據此論述，並無理由不備之情形等語，資為抗辯。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）本件參加人於67年11月27日以「NTK（墨色）」商標，作為其註冊第16702號「日本特殊陶牌NGK」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第27條第92類之發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品、磁製機器零組件等及其他應屬本類之一切商品等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為註冊第131111號聯合商標 (圖樣如附圖一) ，參加人復於72年6月1日及82年8月6日二次申請延展註冊，核准專用於同一商品。嗣上訴人以該延展註冊聯合商標有違延展註冊時之商標法第37條第1項第6、12款之規定，檢具註冊第177508、178851號「興封及圖NTK」聯合商標、註冊第184557號「興封NTK」聯合商標及註冊第42010號「興封及圖NTK」服務標章圖樣如附圖二)，對之申請評定。案經被上訴人審查，認參加人無襲用上訴人商標之實，亦無使一般消費者對其商品之出產地或製造者發生混淆誤認之虞，自無系爭聯合商標延展註冊時商標法第37條第1項第6款規定之適用，就此部分乃為申請不成立之處分。另上訴人主張前揭商標法第37條第1項第12款部分，因系爭聯合商標係於69年4月1日核准註冊，嗣經核准延展已註冊滿10年，故不在得由利害關係人申請評定之列，爰就此部分為申請駁回之處分。上訴人不服，依序提起訴願及行政訴訟。（二）按「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」為系爭聯合商標評決時商標法第77條第1項第2款所明定；故知，實體上應適用註冊時之規定，程序應適用評決時之規定。本件系爭聯合商標係於民國82年12月1日經延展註冊，其商標之評定應適用延展註冊時即78年5月26日公布施行之商標法；至於何人就何法條得申請評定屬程序事項，應適用評定時即91年5月29日公布施行之商標法；上訴人主張應適用67年系爭聯合商標註冊時之商標法云云，殊有誤解。（三）次按「註冊已滿10年之商標，違反第25條第2項第1款規定者，利害關係人得申請評定其註冊為無效」、「有第37條第1項第1款至第8款情形之一者」不予核准延展註冊，為系爭聯合商標評定時商標法第52條第3項及第25條第2項第1款所明定。是利害關係人對註冊已滿10年之商標申請評定，應以前揭商標法第37條第1項第1款至第8款所列舉者為限。查本件系爭聯合商標係於69年4月1日核准註冊，嗣經核准延展已註冊滿10年，則上訴人主張商標法第37條第1項第12款部分，即不在前揭條款列舉得由利害關係人申請評定之列，被上訴人將上訴人此部分之申請予以駁回，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。（四）又按：「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。」為系爭聯合商標延展註冊時商標法第37條第1項第6款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。又本款之適用固不以被襲用之商標夙著盛譽為要件，亦不以使用於同一、同類、性質相同或近似之商品為限，惟仍應以兩造商標圖樣構成相同或近似，且足使一般消費者對其商品之出產地或製造者發生混同誤認之虞者，始足當之。查本件上訴人原所有之審定第686321號「NTK」商標，業經上訴人自請撤銷；另審定第755306、第755815號「NTK」等二件商標，經參加人提出異議，經被上訴人以中台異字第860883、第860885號商標異議審定書為撤銷審定之處分確定在案；而註冊第91713號「全興NTK」聯合商標，亦經參加人提起評定，為被上訴人以中台評字第67178號商標評定書評決其註冊為無效確定在案，因此上訴人現今事實上已無指定使用於油封相關產品之註冊商標存在，自無造成一般消費者混同誤認之虞。（五）另上訴人據以評定之註冊第177508、178851號「興封及圖NTK」聯合商標、註冊第184557號「興封NTK」聯合商標及註冊第42010號「興封及圖NTK」服務標章皆在系爭聯合商標申請註冊之後；且參加人早於53年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於世界多國取得一百多件商標專用權，該商標亦獲錄於日本著名商標集。此外該商標指定使用之商品也早於64年即已行銷至我國，且於67年起陸續取得註冊第95920、131111、518026、520989、755553號「NTK」等多件商標專用權，指定使用於可搬式及直結式瓦斯、火口點火器（瓦斯爐、熱水器、烤箱、爐具及保暖器等）、發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品等多件商品；再稽以參加人於評定階段所檢附之商品型錄影本、75年及78年等於德國雜誌刊登廣告、銷售至香港地區、菲律賓及我國之商業發票影本、87年日本出版之「FAMOUS TRADEMARKS INJAPAN」及參加人與上訴人於69年訂立之同意上訴人無償使用其註冊第131111號「NTK」商標在我國製造、販賣之契約書等，均足以認定參加人以其創用在先並持續使用之外文「NTK」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，並延展註冊，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，自無前揭商標法第37條第1項第6款規定之適用。從而，被告就此部分為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，茲為其判決之論據。

五、本院查: ㈠按「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。」為系爭聯合商標延展註冊時商標法第37條第1項第6款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。又本款之適用乃應以兩造商標圖樣構成相同或近似，且足使一般消費者對其商品之出產地或製造者發生混同誤認之虞者，始足當之。㈡查商標圖樣有無欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，乃應就整體觀察之，從而所謂「有欺罔公眾之虞」，其前提乃係指以襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞可言。同理，所謂「有致公眾誤信之虞」，固指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。惟其前提一如前述，亦應以系爭商標有襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有「有致公眾誤信之虞」，此為當然之理，否則系爭商標倘無襲用他人商標，焉有阻卻其為商標註冊之必要。本件原判決業已詳述：參加人早於53年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於世界多國取得一百多件商標專用權，該商標亦獲錄於日本著名商標集。此外該商標指定使用之商品也早於64年即已行銷至我國，且於67年起陸續取得註冊第95920、131111、518026、520989、755553號「NTK」等多件商標專用權，再稽以參加人於評定階段所檢附之商品型錄影本、75年及78年等於德國雜誌刊登廣告、銷售至香港地區、菲律賓及我國之商業發票影本、87年日本出版之「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」及參加人與上訴人於69年訂立之同意上訴人無償使用其註冊第131111號「NTK」商標在我國製造、販賣之契約書等，均足以認定參加人以其創用在先並持續使用之外文「NTK」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，並延展註冊，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，自無前揭商標法第37條第1項第6款規定之適用，核無違誤。上訴意旨猶稱商標有「使公眾誤信之虞」與「襲用他人商標」無關，及系爭商標是否「創用在先或襲用他人商標」與申請延展註冊顯著性之審查並無必然之關連，而指摘原判決不當，顯有誤會。而參加人註冊既較上訴人註冊在先，且經原判決敘明參加人延展註冊時，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，上訴意旨稱參加人商標與上訴人商標近似，原判決並未論及何以參加人延展商標不致使公眾混淆誤信之虞，亦無足採。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第五庭審判長法 官　蔡　進　田

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異