最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第01410號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96年度判字第01410號

上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

甲○○ 送達處所同上

參加人

丙○○

訴訟代理人

林鎰珠 律師

被上訴人

建準電機工業股份有限公司

代表人

乙○○ 送達處所同上

訴訟代理人

陳啟舜 律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，參加人對於中華民國94年6月8日臺北高等行政法院93年度訴字第1155號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

壹、本件參加人丙○○於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局之獨立參加人，因本件撤銷訴訟之訴訟標的，係在爭執上訴人所為原審定「舉發成立，應撤銷專利權」行政處分之違法性，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即上訴人經濟部智慧財產局，參加人丙○○雖於上訴訴狀列其自己為上訴人，仍應認係為上訴人提起本件上訴，本院爰列經濟部智慧財產局為上訴人，丙○○為上訴人之參加人，先予敘明。

貳、本件參加人上訴意旨略謂：（一）原舉發處分並非據同一事實同一證據而為審定：本件舉發案之審定除針對系爭專利於電路板上成應元件設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上等構成特徵已為舉發證據2、4、5、6等所揭之無刷風扇結構有相同之揭露外，亦對系爭專利申請專利範圍中為獨立項所述構成再予附加描述之附屬項（第2至5項）認不具新穎性，原處分已將系爭專利申請專利範圍每一請求項逐項判斷。又第00000000號專利異議（一）案異議理由係以證據4（第00000000號專利案）所揭僅指稱與即系爭專利申請專利範圍第3項相同，據以為主張系爭案申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性，與舉發理由以系爭專利申請專利範圍獨立項中有關「其特徵在於......」之後的技術特徵之界定，為早先公開之證據2所揭露，且相同於證據6所揭示之特徵結構，同時由證據3、4、5所示之KD系列無刷風扇與系爭專利為相同之新型等據為主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證據，本件原舉發審定，應無違反專利法第105條準用第72條第2項規定。且第00000000號專利異議（一）案及本件舉發審定均依當事人所主張之事實及理由據為審定依據，原判決認兩案係對同一證據作前後相反之證定，係屬違誤。（二）原判決理由係以核准時專利法第105條準用同法第72條第2項所規定，異議案及前項舉發案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，而為判決撤銷原訴願決定及原處分之最主要理由。然查，本件訴訟所處理者乃參加人所提出之舉發理由書經智慧財產局為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，觀之該舉發理由書所附證據有7項，原判決所執以為程序駁回者，僅舉發證據6所稱之美國專利第0000000號，其餘證據均略而未論，顯有判決不備理由之違法。本件舉發審定處分所執以為審定之理由證據6僅為證據之一部分，除去證據6，舉發審定處分仍然有為同一舉發審定之可能，此觀舉發審定理由書所載「舉發證據二為SUNONWEALUE ELECTRIC MACEENE INDUSTRYC0.,LTD.於1966年8月（型錄頁底背面右下角標示P9608B）所刊印發行之KD SERIES PRODUCT GUIDE（KD系列產品介紹）型錄（被舉發人建準電機工業股份有限公司稱像其所印製之產品型錄）;型錄第一項末行載有U.S.NO：0000000、0000000，即為證據6之美國第0000000號專利案及證據7之美國第0000000號專利案。證據6無刷風扇結構，包括線圈座2（stator base）由軸管5（metal並纏繞有線圈，線圈座之中心點與上極片之極前端34（the企ont pad）可連接形成一直線，以及電路板6（circuit board）以軸孔供軸管5結合在線圈座，並設有控制件、感應元件61（IC），使轉子7（rotor）可感應啟動，由第一圖所示，揭露線圈座結合下極片位置形成有缺口27（groove），可供成應元件61伸入（The IC61ofcircuit board 6is firmly axed in thegroove 27ofstator base 2），電路板上成應元件設有線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上。證據7揭露由軸管結合有上、下極片並纏有線之線圈座，及以軸孔供軸管結合在線圈座，設有控制件、感應元件，使轉子可感應啟動之電路板等，屬系爭專利申請專利範圍所在『其特徵在於......』之前所引述之構成」即可知悉，縱僅依舉發證據7，原舉發審定仍得據以判斷系爭專利不具新穎性。且原舉發審定再謂「舉發證據3為SGS台灣檢驗科技股份有限公司於2001年3月12日，受協禧電機股份有限公司屏東總公司委託對直流冷卻風扇〔標籤上載有：SUNNONKDI204PTSZDC12V 0.9W IbfPEDANCE PROTECTED MADE INTAIWAN K9318（ON SIDE）等字樣〕進行檢驗比對所出具之證明書，該驗證其樣品即證據2型錄中之KD系列產品;證據4為證據3所驗證之KD系列無刷直流風扇（KD1204 PTS2）樣品，證據5為供拆解之KD系列無刷直流風扇（KD1204PTS2）樣品。證據4、5樣品揭露相同於證據2型錄所示之證據6、7美國專利案之技術構成;由前述可知，舉發證據2、證據6及證據4、5所揭相同之無刷風扇結構，係在系爭專利申請日前已公開及產製，揭露相同於系爭專利於電路板上成應元件設在線國座中點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上等構成特徵，故系爭專利不具新穎性」。即原舉發審定據所有證據而為判斷，並非僅以證據6而為判斷，爰廢棄原判決。

叁、被上訴人則以：（一）查原處分舉發成立所憑之證據２、４、５、６中，證據６係載有具體技術內容之刊物，故得作為判斷是否「已見於刊物」之引證資料，至證據２（被上訴人產品型錄）雖為刊物之一種，但因只揭露證據６之案號及產品型號、發行時間等證據資料，並未揭露其具體技術內容，故無法作為判斷是否「已見於刊物」之引證資料。至證據４、５係產品實物，既非刊物，亦無法作為判斷是否「已見於刊物」之引證資料。又，證據４、５係產品實物，雖可作為判斷是否「已公開使用」之引證料，惟因欠缺公開使用之時間證明，需輔以證據２之產品型號、發行時間等證據資料，故該三者無法獨立作為證據使用。因此，若遽以證據２、４或５作為證明「已見於刊物」事實之證據，或遽以證據６作為證明「已公開使用」事實之證據，或獨立以證據２、４或５作為證明「已公開使用」事實之證據，皆非適法。次查原處分既以前開「已見於刊物」或「已公開使用」之事實認定系爭專利不具「新穎性」，依前開第3項所述，判斷「新穎性」之「證據資料」，既不允許將二件或二件以上之不同「證據資料」予以組合，而應以個別獨立之引證資料比對。因此，若將證據６與證據２、４或５混合用以證明「已見於刊物」或「已公開使用」之事實，亦非適法。（二）查原判決僅以前開獨立證明系爭專利「已見於刊物」之證據６，與訴外人協禧電機股份有限公司於系爭專利「審定公告期間」提出異議所據以主張系爭專利不具新穎性之證據４（第00000000號專利案）為同一證據，參加人卻遽將用於「不同待證事實」（「已公開使用」及「已見於刊物」），且與非原判決所審斷之其他證據混為一談，主張原判決不適用論理法則。

（三）查參加人雖提七項舉發附件，惟其第一項為系爭專利之專利公報影本，在其餘六項證據中，獨立證明「已見於刊物」之證據６已為原判決所論斷，為參加人所不爭。至證據７部分，原處分及訴願決定暨參加人皆自認其所揭露者僅為系爭專利申請專利範圍所載「其特徵在於」之前所述之習知技術，既未包括「其特徵在於」之後所述之創新技術，該證據７根本不得獨立作為證明系爭專利不具新穎性之證據。退步言，證據4、5既經原判決認定不具證據力，證據７亦不具證據力，自屬當然等語，資為抗辯。

肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）查異議證據6乃被上訴人向美國申准之專利，其申請內容與申請時被上訴人向美國主張「優先權」之我國第00000000號新型專利申請案完全相同，故知上開美國公開之第0000000號專利案與我國第00000000號專利案為同一案件。次查我國第00000000號專利申請案，曾被訴外人協禧電機股份有限公司以為異議證據，主張系爭專利不具新穎性，該案嗣經原處分機關審查認定第00000000號專利案並未揭示系爭專利之特徵（即電路板上感應元件係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上），不能證明系爭專利不具新穎性及進步性，因而為異議不成立之處分，協禧電機股份有限公司不服，依序提起一再訴願及行政訴訟，均遭駁回確定，依首揭規定，任何人自不得以同一事實及同一證據（即我國第00000000號專利案或美國公開第0000000號專利案），再為舉發作相同之主張（主張本案不具新穎性）。（二）本件原處分及訴願決定既認定異議2至6所揭示者為相同之無刷風扇結構（即證據6為美國公開第0000000號專利案，證據2、3、4、5分別為上開美國專利案產品之型錄、樣品及比對證明書），而美國公開第0000000號專利案不得執為證據舉發系爭專利不具新穎性，已如前述，則異議證據2、3、4、5亦不得據以主張系爭專利不具新穎性。（三）原處分機關雖主張第00000000號專利異議㈠案異議理由係以證據4（第00000000號專利案）所揭僅指稱與系爭案（即系爭專利）申請專利範圍第3項相同，據以為主張系爭案申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性；實與本件舉發案舉發理由以系爭專利申請專利範圍主項（獨立項）中有關「其特徵在於．．．」之後的技術特徵之界定，為早先公開之證據2所揭露，且相同於證據6所揭示之特徵結構，同時，由證據3、4、5所示之KD系列無刷風扇，即可清楚看出證據2所示之KD系列無刷風扇，與系爭專利為相同之新型等據為主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證據云云。惟查本案申請專利範圍第3項係該申請專利範圍第1項（獨立項）之附屬項，該附屬項之技術內容應與獨立項之技術內容一併考慮，原處分機關之該處分理由顯然已就參加人之舉發理由所主張本案專利範圍第1項中有關「其特徵在於：」之後之技術特徵之界定，加以審理。且該異議㈠案之異議人協禧電機股份有限公司嗣後提出之一再訴願及行政訴訟，所主張之事實亦非僅針對系爭專利申請專利範圍第3項而已，而最高行政法院89年度判字第3312號確定判決更明確認定證據4（我國第00000000號專利案）及證據5皆未揭示本案（系爭專利）以線圈座結合下極片形成缺口或以電路板設缺口或孔，以使感應元件於組裝時，可設於線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上之技術特徵。故原處分機關主張本件舉發案與先前之異議案所主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證據云云，實有可議。（四）綜上所述，本件舉發案有違系爭專利核准時專利法第105條準用第72條第2項之規定，原處分機關不察，仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，不無違誤，訴願決定予以維持，亦有未合。被上訴人起訴意旨執以指摘，為有理由，爰將訴願決定及原處分一併撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

伍、本院查：被上訴人之前手洪慶昇於86年2月1日以「小型散熱扇之定子感應元件定位構造」向智慧財產局申請新型專利，經智慧財產局編為第00000000號審查，嗣洪慶昇於86年4月22日提出申請專利範圍修正本，復於87年7月3日將此專利申請權讓與被上訴人，本專利經智慧財產局審准予專利，發給新型第168279號證書（即系爭案）。本件系爭新型專利案包含有：線圈座，係略成一圓形之座，由軸管結合有上、下極片並纏繞有線圈；其線圈座之中心點與上極片之極前端可連接形成一直線；電路板，以軸孔供軸管結合在線圈座，設有控制件、感應元件，使轉子可感應啟動；其特徵在於：電路板上感應元件係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上。參加人以系爭專利不符新型專利要件提出舉發，參加人所提舉發證據計有：證據2為SNONWEALTHELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO.,LTD.於西元1996年8月印製之KD SERIES PRODUCT GUIDE 型錄（即KD系列產品介紹）；證據3為SGS台灣檢驗科技股份有限公司受協禧電機股份有限公司委託對直流冷卻風扇進行驗證比對所出具之證明書；證據4為證據3所驗證之KD系列無刷直流冷卻風扇（KD1204PTS2）樣品；證據5為供原處分機關拆解之KD系列無刷直流冷卻風扇（KD1204 PTS2）樣品；證據6係西元1992年3月3日公開之美國第0000000號專利案；證據7係西元1991年1月22日公開之美國第0000000號專利案。經智慧財產局以（92）日專3（3）05018字第09220936520號審定略以：證據2被上訴人之型錄，其第1頁末行記載有「U.S.PATENT NO：5，093，599」及「U.S.PATENT NO：4，987，331」，即為證據6、7之美國第0000000、0000000號專利案；又証據6揭露線圈座結合下極片位置形成缺口，可供感應元件伸入，電路板上感應元件設有線圈座中心點與上極片之極南端所連接形成之直線之縱向位上；證據7揭露之由軸管結合有上、下極片並纏繞有線圈之線圈座，及以軸孔供軸管結合在線圈座，設有控制件、感應元件，使轉子可感應啟動之電路板等，屬系爭專利申請專利範圍所載「其特徵在於」之前所述之構成；又證據2型錄第1頁末行載有證據6、7美國專利案之專利號碼；證據3證明書所驗證樣品即證據2型錄中所示之KD系列產品；證據4、5樣品揭露相同於證據2型錄所示之證據6、7美國專利案之構成，故證據2、6及證據4、5所揭示相同之無刷風扇結構，係在系爭專利申請前已公開及產製，揭露相同於系爭專利於電路板上感應元件設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上等構成特徵，系爭專利不具新穎性；又為系爭專利申請專利範圍第1項（獨立項）所述構成再加描述之附屬項（第2至5項）亦不具新穎性；另審查專利是否不具進步性係以無不具新穎性之情事為前提，系爭專利既有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要；因認系爭專利違反核准時專利法第98條第1項第1款之規定，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服提起訴願，經經濟部訴願委員會於93年2月11日訴字第09306212450號決定除仍持原處分之相同見解外，並認系爭專利之另案專利異議㈠案之異議人係主張該案證據4之我國第000000000「無碳刷直流馬達之定子構造」新型專利案所揭露內容與系爭專利申請專利範圍第3項相同，據以主張系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性及進步性；而本件專利舉發㈠案之舉發人（即本件參加人）之舉發理由則係以系爭專利申請專利範圍主項（第1項）中有關「其特徵在於．．．」之後之技術特徵之界定，為舉發證據2所揭露，且相同於證據6所揭示之構造特徵，再由證據3、4、5所示之KD系列無刷風扇，即可清楚看出證據2所示之KD系列無刷風扇，與系爭專利為相同之新型等理由，是本件專利舉發㈠案及另案專利異議㈠案之證據不盡相同，且二案之舉發人或異議人所主張之理由亦不同，難謂屬同一事實及同一證據，則原處分機關對本件專利舉發㈠案所為之審定，尚難謂有違專利法第105條準用第72條第2項之規定等語。而為訴願駁回之決定。被上訴人不服遂提起行政訴訟。並經原審裁定參加人丙○○獨立參加本件原處分機關之訴訟。按系爭案審定時專利法第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條至第99條或第27條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。惟按「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」為系爭專利核准時專利法第105條準用同法第72條第2項明文規定。原判決關於本件異議證據6即美國公開之第0000000號專利案與我國第00000000號專利案為同一案件。又我國第00000000號專利申請案，曾被訴外人協禧電機股份有限公司以為異議證據，主張系爭專利不具新穎性，該案嗣經上訴人審查認定第00000000號專利案並未揭示系爭專利之特徵（即電路板上感應元件係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上），不能證明系爭專利不具新穎性及進步性，經上訴人87年6月25日台專（判）04024字第121275號異議審定書為異議不成立之處分，協禧電機股份有限公司不服，依序提起一再訴願及行政訴訟，最後經本院以89年度判字第3312號判決駁回確定，且本件舉發審定係以異議證據6為認定系爭案不具新穎性之理由，係同一證據（即我國第00000000號專利案或美國公開第0000000號專利案），再為舉發作相同之主張（主張本案不具新穎性）等等之事實，以及上訴人及參加人於原審主張本件舉發案與先前之異議案所主張之證據及理由，非屬同一事實及同一證據云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。參加人上訴主張：除去證據6，舉發審定處分仍然有為同一舉發審定之可能，另僅依舉發證據7，原舉發審定仍得據以判斷系爭專利不具新穎性云云，惟查：

㈠舉發證據2、3、4、5分別為舉發證據6之美國公開第0000000號專利案產品之型錄、樣品及比對證明書，為舉發證據6之關聯性證據，舉發證據6即美國公開第0000000號專利案已不得執為證據舉發系爭專利不具新穎性，則異議證據2、3、4、5亦不得據以主張系爭專利不具新穎性，業據原判決詳述在案，參加人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。

㈡至於證據7揭露由軸管結合有上、下極片並纏有線之線圈座，及以軸孔供軸管結合在線圈座，設有控制件、感應元件，使轉子可感應啟動之電路板等，此有本判決附件舉發證據7申請專利範圍及圖示可查，其所揭露者僅為系爭專利申請專利範圍所載「其特徵在於」之前所述之習知技術，蓋系爭案依申請專利範圍第1項之構造特徵在於「電路板上感應元件係設在線圈座中心點與上極片之極前端所連接形成之直線之縱向位上」。另依本件系爭案創作目的在於藉由此項感應元件之定位技術，使感應元件精確對齊在最佳感應位置上，達到馬達易於啟動，及組裝精確、方便之功效，此觀之本判決附圖之系爭案圖示及申請專利範圍之記載甚明。因此，如何「精確定位」馬達之感應元件，既為系爭案之技術特徵，均為系爭案所改良者，舉發證據7之技術內容既不包括系爭案申請專利範圍所載「其特徵在於」之後所述之創新技術，技術內容當然不相同，該證據７無從作為證明系爭專利不具新穎性之另一證據。原舉發審定所謂：證據7揭露之屬系爭專利申請專利範圍所載「其特徵在於」之前所述之構成等語，亦認定舉發證據7，自無從為系爭案不具新穎性之另一引證在案，原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以本件舉發案有違系爭專利核准時專利法第105條準用第72條第2項之規定，上訴人不察，仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，不無違誤，訴願決定予以維持，亦有未合。被上訴人起訴意旨執以指摘，為有理由，乃將訴願決定及原處分一併撤銷，由上訴人另為適法之處分，核無違誤。從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　劉　鑫　楨

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異