最高行政法院(含改制前行政法院)98年度判字第1300號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年度判字第1300號

上訴人

京展光學股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

張慧明 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

參加人

德商．雨果伯斯公司

代表人

丙○○○○○

訴訟代理人

蔡淑美 律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國96年6月28日臺北高等行政法院95年度訴更一字第146號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人之前手京甸企業有限公司（下稱京甸公司）前於73年3月20日以「波士BOSS及圖（墨色）」商標（下稱系爭商標，如附圖1），指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第84類之各種眼鏡、鏡片、鏡框及一切其他應屬本類之組件等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局即被上訴人）申請註冊，經其審查，准列為註冊第262549號商標。84年10月1日核准延展註冊（商標專用權83年11月1日至93年10月31日），並於90年2月23日移轉登記為上訴人。嗣參加人以系爭商標有違其延展註冊時商標法第37條第1項第7款之規定，對之申請評定。案經被上訴人審查，以92年5月27日中台評字第900421號商標評定書為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第728178號商標應一併撤銷之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回後，遂提起行政訴訟。經臺北高等行政法院以92年度訴字第4839號駁回上訴人之訴，上訴人不服，乃向本院提起上訴，經本院以95年度判字第1575號判決將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院審理，經臺北高等行政法院95年度訴更一字第146號判決駁回上訴人之訴，上訴人猶未甘服，遂提起上訴。

二、上訴人起訴主張：有關「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標（下稱據以評定商標，如附圖2）是否著名，認定時間點應為系爭商標申請註冊時（73年3月21日），而非延展註冊時（83年10月31日），且參加人於評定階段檢附之國、內外註冊證僅係權利取得之證明，有多國之註冊證資料並非據爭BOSS商標，而係「HUGO BOSS」等商標。又系爭商標使用至今已逾20年，於相關業界間亦頗具知名度，全省經銷商已增加到481家，至今仍持續販售，每年之進口金額亦達千萬元，且依90年至95年之進口報單，平均每年進口數額均數百萬元。參加人於77年2月26日將據以評定商標指定使用於眼鏡等商品申請註冊，其73至77年之型錄均係「衣服」商品，並非「眼鏡」。雙方商標各自使用於眼鏡及衣服商品，併存至今20餘年，並無混淆誤認之情事。另系爭商標83年辦理延展，為原權利之延續，延展註冊所取得之商標權來自73年註冊公告之權利，並非襲用自據以評定商標等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：系爭商標圖樣與參加人據以評定商標圖樣相較，二者均有相同引人注目之外文「BOSS」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，應屬構成近似之商標。據以評定商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標，業經被上訴人認定在案。從而上訴人於其後以相同之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，衡酌客觀事實，應係知悉據以評定商標之存在而以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體參加人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞。據以評定商標經參加人使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品而具有相當之商譽，並為一般消費者所熟知，而上訴人並無提出系爭商標經其使用而具相當知名度之證據，則系爭商標以相同於據以評定商標之外文「BOSS」做為商品圖樣之主要部分之一，復使用於性質相關連之眼鏡、鏡片、鏡框商品申請註冊，極易使消費者於接觸時聯想到其為參加人所有或與之相關連，從而本件系爭商標之延展註冊，客觀上仍有使消費者對其所表彰之商品來源與據以評定商標產生聯想，而致混淆誤認之虞等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭商標圖樣係由中文波士、外文「BOSS」之設計圖所組成，其與參加人據爭之「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，據此，堪認該據以評定商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標。系爭商標自73年12月16日公告註冊後，依上訴人所提出系爭商標之使用資料觀之，其全省經銷名單資料16份，僅係經銷商之名單，並未顯示使用系爭商標之情形；進口報單20份、INVOICE 2份及發票多紙僅標示有「BOSS MODEL」或「Mod. BOSS」或於發票上註明「BOSS」字樣，其均係商品型號名稱或品名，但其使用之商標圖樣是否與系爭商標相同，並無從得知，系爭商標除外文「BOSS」之外，尚有中文「波士」及一設計圖，系爭商標是否有長期並存使用，自應以系爭商標之整體圖樣觀察判斷，尚不能僅以有外文「BOSS」之使用，即認係系爭商標之使用，而上開進口報單及INVOICE或發票，非惟僅標示「BOSS」字樣，且係商品名稱之型號或品名資料，自不能以該進口報單所示進口商品型號名稱中或品名有「BOSS」之字樣即認係系爭商標之使用證據。另上訴人於附件7所提之雜誌廣告4份，其係系爭商標於84年8月14日延展註冊時所提出使用之證明資料，其僅係型錄之使用資料，其發行之數量及流通之管道均屬不明，並非於報章雜誌媒體之大量長期廣告，尚不能僅以該有限之資料即認系爭商標與據以評定商標已併存使用多年，且各具知名度。本件系爭商標於84年10月1日延展註冊時，於84年9月27日申請第000000000號「BOSS」聯合商標，該聯合商標僅有外文「Boss」，與參加人註冊在前之審定第690529號商標亦僅有單純外文「BOSS」之字母完全相同，唯有「oss」字母大小寫之差異，且亦指定使用在眼鏡、鏡片、鏡框之商品。而外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，該據以評定商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標，已如前述。則系爭商標於84年9月27日申請第000000000號「BOSS」聯合商標時，以幾乎相同於據爭第690529號商標，申請使用在相同眼鏡、鏡片、鏡框之商品。難謂無以不公平競爭之目的，襲用他人之商標而有致公眾誤信之虞。雖然系爭商標早於73年11月1日即獲准註冊，其商標專用權期限因於83年10月31日屆滿而於83年10月15日申准延展註冊，但系爭商標迄至83年10月31日商標專用權屆滿前，並未因長期使用而具有知名度，而其所提出進口報單、INVOICE 2份及發票卻多僅標示有「BOSS」字樣，無從與參加人已臻著名之「BOSS」、「HUGO BOSS」等據以評定商標相區辨。且據以評定商標自1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並有諸多報章雜誌廣告資料可憑，已如前述。固然，參加人所提出據以評定商標於國內之廣告資料最早為77年7月份之感性生活雜誌，但其內容已提及「BOSS」服飾在歐洲已算是一種極為普遍商品。足見據爭「BOSS」商標在歐洲及美國均早已極負盛名。再由參加人所提據以評定商標之世界各國註冊證、國際註冊證、及據以評定商標之商品於1984年至1989年於世界各大雜誌之廣告、多件改制前行政法院判決及商標異議審定書等證據資料，據以評定商標於系爭商標73年11月1日獲准註冊時雖尚無足夠之國內廣告證據資料證明在國內已臻著名，但依據當時於國外之廣告證明資料已足證明據以評定商標於國外已屬著名商標。再查，系爭商標之前手京甸公司依其申請系爭商標註冊時所提出之公司執照觀之，其所營事業包括一般進出口貿易業務、各種眼鏡架、打火機、手工藝品買賣進出口業務、代理國內外有關廠商產品投標報償、買賣業務等，其為從事眼鏡或其他進出口商品之業者，所銷售商品並不限於國內產品，其對國內、外精品流行資訊自甚為熟習，尤其服飾為個人必需消費商品，與京甸公司從事眼鏡架相關商品屬個人隨身配件具有關聯關係，且依據以評定商標服飾業在國外著名之程度，京甸公司從事一般進出口貿易業務，自難謂為不知。則上訴人之前手京甸公司於73年3月21日申請系爭商標註冊時，既知「BOSS」商標當時於國外已臻著名之事實，其仍以相同於據以評定商標圖樣中引人注意之「BOSS」外文，作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，自有以不公平競爭之目的，襲用據以評定商標而有致公眾誤信之虞之情形。系爭商標於83年10月15日申請系爭商標之延展註冊，亦不能謂無襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞。上訴人主張系爭商標83年辦理延展，為原權利之延續，延展註冊所取得之商標權來自73年註冊公告之權利，並非襲用自據以評定商標一節，非屬可採。至於上訴人所舉其他以「BOSS」作為商標圖樣之註冊案例，或業經被上訴人為撤銷審定，或另有其他文字圖樣，案情有異，且亦屬另案妥適與否問題，自不能比附援引，執為本件有利上訴人判斷之論據。從而系爭商標以相同據以評定商標之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一，指定使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框等商品申請延展註冊，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自有前揭商標法第37條第1項第7款規定之適用，被上訴人據此而為系爭商標延展註冊應為無效，且系爭商標之聯合註冊第728178號「BOSS」商標因正商標被評定無效而失所附麗，應一併撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：

㈠本件應適用之法規：

⒈現行商標法第91條第1項係規定：「本法中華民國92年4月29日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，總統令於92年5月28日修正公布，並自公布日起6個月後施行）修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」是以申請評定以及評決均在修正施行前之評定案件，仍應適用修正前商標法規定。本件係92年11月28日現行商標法修正施行前之90年11月5日由參加人申請評定，並經被上訴人於商標法修正施行前之92年5月27日以中台評字第900421號已評決之評定案件，自應適用修正前商標法之規定辦理。

⒉再按評決時商標法即91年5月29公布日施行商標法第77-1條規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」另「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如下：二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。」亦經83年7月15日修正發布（自發布日起施行）商標法施行細則第40條定有明文。系爭商標係於84年10月1日獲准延展註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正公布之商標法（下稱延展註冊時商標法）。

⒊復按「（第1項）商標專用期間為10年，自註冊之日起算。（第2項）前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以10年為限。」「（第1項）申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前1年內申請。（第2項）前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有下列情形之一者，不予核准：一、有第37條第1項第1款至第8款情形之一者。」「商標圖樣有下列情形之一者，『不得申請』註冊：．．．

七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」為系爭商標延展註冊時商標法第24條、第25條第1項及第2項第1款、第37條第1項第7款所規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依延展註冊時商標法施行細則第31條規定，指「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」以上均經原判決就適用法規基準時論述甚詳，核無不合。

㈡原判決依據系爭商標73年11月1日獲准註冊時，於國外之廣告證明資料已足證明據以評定商標於國外已屬著名商標；上訴人之前手京甸公司於73年3月21日申請系爭商標註冊時，既知「BOSS」商標當時於國外已臻著名，其仍以相同於據以評定商標圖樣中引人注意之「BOSS」外文，作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，自有以不公平競爭之目的，襲用據以評定商標而有致公眾誤信之虞之情形。系爭商標於83年10月15日申請系爭商標之延展註冊，亦不能謂無襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人上訴意旨略謂：原審未斟酌系爭商標本身為一習用用語，未審酌據以評定商標之知名度與使用商品是否類似即推論適用延展註冊時商標法第37條第1項第7款，有適用法律不當云云，惟查，證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。

㈢再者，原判決業已說明：據以評定商標為著名之商標，系爭商標竟於84年9月27日申請第000000000號「BOSS」聯合商標時，以幾乎相同於據爭第690529號商標，申請使用在相同眼鏡、鏡片、鏡框之商品，難謂無以不公平競爭之目的，襲用他人之商標而有致公眾誤信之虞；系爭商標雖早於73年11月1日即獲准註冊，其商標專用權期限因於83年10月31日屆滿而於83年10月15日申准延展註冊，但系爭商標迄至83年10月31日商標專用權屆滿前，並未因長期使用而具有知名度，依其所提之資料顯示，無從與參加人已臻著名之「BOSS」、「HUGO BOSS」等據以評定商標相區辨等情，亦經原判決論述甚詳，經核並無不合，上訴人上訴主張：原審竟以上訴人84年9月27日註冊之第72818號聯合商標與據以評定商標近似，推論十年前註冊之系爭商標有襲用他人商標至公眾誤信，有違經驗法則與論理法則云云，自非足取。

㈣上訴人雖又以：本案重要爭點在於應否將已註冊17年之商標評定其註冊無效，基於信賴保護以及法安定性，除非有明確證據證明有重大損及公益之情事，否則不應動搖其註冊之效力，另一方面，前述聯合商標與據以評定商標在市場上並存20餘年，在法律上也併存註冊10餘年，原審未論及併存註冊之事實亦有適用延展註冊時商標法第37條第1項第7款規定之不當，並有違行政訴訟法第189條規定云云，惟查，原判決業已詳論：系爭商標自73年12月16日公告註冊後，依上訴人所提出系爭商標之使用資料觀之，尚不能僅以該有限之資料即認系爭商標與據以評定商標已併存使用多年，且各具知名度等事項，詳如前述，自與論理法則及經驗法則無違，難謂有判決不適用法規或判決不備理由之違法。則系爭商標既係襲用據以評定商標，所提使用之資料又無法證明有併存之事實，被上訴人依前揭商標法規定所為評定成立之處分，自難謂有違信賴保護或法安定性，上訴意旨，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異