最高行政法院(含改制前行政法院)98年度判字第670號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98年度判字第670號

上訴人

國泰金融控股股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳玲玉 律師

訴訟代理人

潘昭仙 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國96年7月11日臺北高等行政法院95年度訴字第3325號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人前於民國（下同）93年3月31日以「Enrich yourlife國泰世華銀行」聲音商標（下稱系爭聲音商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…」等服務，申請註冊，經被上訴人經濟部智慧財產局審查，認本件聲音商標係指定使用於廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…等服務，惟其所檢附之證據資料均為銀行相關業務之提供，自難認已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，應不准註冊，以94年11月18日商標核駁第289201號審定書予以核駁之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經經濟部95年7月26日經訴字第09506173160號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂提起行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：本件上訴人申請註冊之「Enrich yourlife國泰世華銀行」聲音商標，係由4個音符所組成之簡短旋律，填上外文「Enrich your life」，本身為一組簡短的廣告樂句、旋律。該旋律非日常大眾所習知習見之聲音，具有獨創性。與經濟部所頒「立體、顏色及聲音商標審查基準」所載AT&T案例之樂譜並無不同，都以簡單的旋律組成。即使搭以外文「Enrich your life」，更能突顯該旋律之含義，這種簡短旋律與「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.1所載「鐘聲、鈴聲或動物叫聲等」原為通用且習知的聲音須經長期使用而獲有顯著性是不同的。因此，就系爭聲音商標所示之旋律，其已具有獨創性及先天識別性，應無被上訴人所指商標法第23條第1項第1款之情事。就國內已有先例，如新萬仁製藥股份有限公司所有註冊第00000000號「綠油精」聲音商標，得指定於非營業商品之聲音商標。上訴人於申請時已檢附該聲音商標於各電視媒體託播之資料，以及於全國各大賣場、超商、百貨公司、捷運站、機場、飯店、醫院等消費者出入頻繁之場所設置可24小時播放該聲音商標之ATM，台鐵23個車站電視牆播放節目中亦有該聲音商標之廣告，除此之外尚有設置於全國各地的國泰世華銀行分行所提供消費者之服務，上列眾多廣告之播放再加上金融監督管理委員會西元2004年12月金融統計輯要所公布國內銀行業排名：國泰世華銀行淨值排名第4名，總資產排名第10名觀之，實難謂上訴人所申請之系爭聲音商標未符合前述審查基準之規定等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：本件上訴人申請註冊之聲音商標，依其申請書所示簡譜及所附.wav光碟片所呈現男生重唱之曲調聲音，並非屬令人一聽即能深刻腦海或印象鮮明之曲聲，而外文「Enrich your life」有「豐富你的人生」之意，亦屬祝福或立志之一般描述性用語，二者之組合，易使消費者將其視為廣告歌曲，而不易將之作為區別服務來源之依據，上訴人以之作為聲音商標指定使用於「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析…」等服務，尚難認具先天上識別性。又觀諸上訴人檢送之電視頻道播放「Enrich your life」音樂歌唱聲音播放之計費單、廣告排期表、上訴人自動提款機設置點及台鐵電視牆廣告排期表等證據資料，內容均與上訴人經營之銀行業務有關，無可見與系爭聲音商標指定使用「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送…」等服務之使用證據資料，難認經其長期廣泛使用於前述指定服務，已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，進而取得核准註冊，自無商標法第23條第4項規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：按聲音商標乃92年11月26日修正施行之商標法所新增之商標型態，商標之識別性有先天識別性與後天識別性之分，不因其為傳統商標或立體商標、聲音商標等新型態商標而異，是新型態商標非絕對不具先天識別性，惟聲音本身若非極具特殊性，否則客觀上難使一般消費者將其視為區別商品或服務來源之標識，足見新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難。凡此觀之經濟部93年6月10日經授智字第093200306110號令訂定發布，同年7月1日施行之「立體、顏色及聲音商標審查基準」

4.3識別性所載：「聲音商標是以聽覺的而非視覺的方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性的判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別的標識」可明。上開申請註冊之聲音商標，依其申請書所示簡譜及所附.wav光碟片所呈現男生重唱之曲調聲音，並非屬令人一聽即能深刻腦海或印象鮮明之曲聲，而外文「Enrich your life」有「豐富你的人生」之意，亦屬祝福或立志之一般描述性用語，二者之組合，易使消費者將其視為廣告歌曲，而不易將之作為區別服務來源之依據，上訴人以之作為聲音商標指定使用於「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析…」等服務，尚難認具先天上識別性。又聲音商標若不具先天上識別性，但經由證明其已取得第二層意義，得依商標法第23條第4項規定：「有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」規定，申請註冊。是上訴人倘欲另依商標法尋求商標註冊之保護，就上開不具先天識別性之商標，欲取得第二層意義，自應提出在該申請註冊商標所指定使用之商品或服務之使用證據資料，乃屬當然。上訴人固主張系爭聲音商標經其於國內無線、有線電視頻道、上訴人設置之自動提款機及台鐵電視牆廣泛播送，已為消費者熟知，應具後天識別性云云。惟觀諸上訴人檢送之電視頻道播放「Enrich your life」音樂歌唱聲音播放之計費單、廣告排期表、上訴人自動提款機設置點及台鐵電視牆廣告排期表等證據資料，內容均與上訴人經營之銀行業務有關，無可見與系爭聲音商標指定使用「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送…」等服務之使用證據資料，難認經其長期廣泛使用於前述指定服務，已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，進而取得核准註冊，自無商標法第23條第4項規定之適用。至上訴人所舉其註冊第0000000號商標業已獲准註冊及其他國內外核准之諸聲音商標案例乙節，查被上訴人雖認註冊第0000000號聲音商標其聲音雖不具先天上識別性，但經上訴人在該商標所指定使用之信用卡交易處理機、自動兌款機、銀行取款卡、信用卡、金融卡等商品業已有廣泛使用之事實，而取得第二層意義，具後天識別性，另其他國內外核准之諸聲音商標案例，均與系爭聲音商標之聲音有別，且屬另案問題，基於商標審查採個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件有利之論據。又上訴人所提美國及英國商標事務所來函，查美國商標法有所謂「Intention touse」制度之設計，與我國商標法制各異；而該英國商標事務所回函亦提及審查員針對聲音商標審查傾向積極，極可能收到至少1次先行核駁通知等語，顯見英國商標審查實務亦傾向認為聲音商標通常不易被認定具有先天上識別性，且回函所謂「it is possible to apply for the Mark in anyrelation to any goods and services」，並不表示不具識別性之商標，仍可獲准註冊。又上訴人所舉歐盟諸例，按諸各國法制不同，亦不能執為本件之有利證據，並予陳明。綜上，上訴人所訴，要無可採。從而，被上訴人所為本件核駁之處分，揆諸首揭法條規定及說明，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：

㈠「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5條規定者。…」為商標法第23條第1項第1款所明定。則是否准予註冊自應就商標法第5條所規定商標類型（第1項）及識別性（第2項）：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」判斷之。所謂商標有無識別功能，應依消費者之認知，與商品/服務結合，始克判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。

㈡又按整首歌曲之旋律固不具先天識別性，此在圖形文字亦有相對應之案例概念，是與圖畫、文章並不具先天識別性相同，但若該旋律、圖畫、文章之特定部分作為商標，足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自具有先天識別性。再者，商標本身並無任何意義，必須與其所指定使用之商品結合才有意義，所以，在聲音商標之識別性判斷，自不得單以聲音係旋律為由，即認不具先天識別性，亦不得捨指定使用之商品、消費者之認知，單獨就聲音作敘述而否定先天識別性。經查，上開申請註冊之聲音商標，依其申請書所示簡譜及所附.wav光碟片所呈現男生重唱之曲調聲音，顯係外文「Enrich your life」，就指定使用之商品、消費者之認知，是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別？自應詳加調查審認，原判決竟循訴願決定及原處分之理由，捨指定使用之商品、消費者之認知，單獨就系爭商標之聲音認「並非屬令人一聽即能深刻腦海或印象鮮明之曲聲」，自與聲音商標識別性之判斷有違，原判決適用商標法即屬有誤。

㈢另聲音固為新型態之商標，但其識別性與其他樣態之文字圖形商標等之識別性判斷標準並無二致，採認聲音商標所困難者，在於如何將其固定在書面，以達公示周知而為註冊保護之標的，並非聲音之識別性標準較嚴格。此在日本尚不承認聲音、氣味商標之立法例，亦非否認聲音、氣味商標足以具有先天識別性，而係因其特定於書面以達公示之方法有技術上困難。此外，經濟部於93年6月10日訂定發布，93年7月1日施行之「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.3所載，亦有相同見解，殊無所謂「新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難」之理，原判決竟循訴願決定所謂「新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難」之說法，作為本件判斷之基礎，其適用商標法即屬未合。經查，上訴人就本件申請註冊之聲音商標，依其申請書所示，業已提出簡譜及所附.wav光碟片呈現男生重唱之曲調聲音，合於商標法施行細則第10條規定，原審就系爭商標之是否具先天識別性自應詳加調查，但卻未能就此詳予審究，僅以「新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難」即為不利上訴人之認定，亦嫌速斷。

㈣復按聲音之所以作為商標，係因該聲音足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，進而具有廣告促銷之功能，所以具識別性之廣告曲、旋律，當然係聲音商標，詎原判決竟以：系爭商標「易使消費者將其視為廣告歌曲」，進而推論「不易將之作為區別服務來源之依據」云云，亦不合於聲音商標識別性之判斷，於法不合。

㈤從而，原判決就商標法第23條第1項第1款規定之法令適用有誤，遽爾駁回上訴人在原審之訴，容有未洽，且本件事實未臻明瞭，致本院無從為正確之法律上判斷，自仍有待再詳查究明之必要。上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判，查明系爭商標是否具識別性（先天及第二層意義）。

六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異