臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第二七六二號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第二七六二號

原告

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔡瑞森律師

訴訟代理人

劉騰遠律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

被告參加人 日商‧科瑪股份有限公司

代表人

河瀨徹

訴訟代理人

乙○○

　　　　　　　　蔡淑美律師

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年九月二十八日經（八

九）訴字第八九○八八六五六號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

壹、事實概要：緣參加人日商‧科瑪股份有限公司於民國（下同）八十六年十月二十日以「ETNIES」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之夾克、套裝、大衣、雨衣、毛衣、運動衫、泳裝、襪子、圍巾、帽子、風衣等商品，向中央標準局（即被告八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告審查准列為審定第八三一六○八號「ETNIES」商標，公告期間，原告以據以異議之商標為著名商標，該審定商標有違商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，案經被告審定，以八十九年五月二十四日中台異字第八八一五五二號註冊商標異議審定書為「異議不成立」之處分，理由略謂：據以異議商標非著名商標，系爭商標申請註冊，無致公眾發生混淆誤信之虞。原告不服，提起訴願，仍遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明求為判決：

㈠原處分、訴願決定均撤銷。

㈡被告應另為「異議成立」之處分。

二、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。

參、兩造之爭點：原告據以異議之商標是否為商標法第三十七條第七款之著名商標？

一、原告主張之理由：

㈠參加人申請註冊而被異議之系爭「ETNIES」商標圖樣與原告之「ETNIES」據以異議商標相同，有致公眾混淆誤認之虞，已違反商標法第三十七條第七款規定，自不得申請註冊。按商標圖樣若「相同於他人著名之商標」，「有致公眾混淆誤認之虞」者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款前段所明定。而所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體混淆誤信之虞而言。蓋系爭商標圖樣「ETNIES」與原告據以異議之「ETNIES」著名商標完全相同，無庸置疑。而原告據以異議之「ETNIES」著名商標，符合被告於八十九年八月十日所公告之「著名商標或標章認定要點」等標準，係屬著名商標，容列理由如次：

１、原告早在世界各地積極註冊保護「ETNIES」商標並取得專用權，且絕大部分商標之申請註冊日及獲得註冊日均早於參加人系爭商標的申請註冊日（西元一九九七年十月二十日即民國八十六年十月二十日），足以證明原告商標著名。查原告係「ETNIES」商標之所有權人，在國內外積極註冊保護「ETNIES」商標，該「ETNIES」商標早在西元一九八九年（民國七十八年）即在中華民國註冊為第四六四四五九號商標。在國外，該商標早自西元一九八八年（民國七十七年）起即在美國、加拿大、巴拿馬、厄瓜多爾、薩爾瓦多、哥斯大黎加、巴西、哥倫比亞、委內瑞拉、阿根廷、英國、愛爾蘭、法國、挪威、丹麥、瑞典、波蘭、芬蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、瑞士、希臘、奧地利、列支敦士登、義大利、葡萄牙、西班牙、印尼、泰國、新加坡、韓國、日本及澳洲等世界數十個國家普遍申請註冊。其中在參加人系爭商標申請日（西元一九九七年十月二十日即民國八十六年十月二十日）前獲准註冊之國家更有中華民國、美國、英國、法國、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、瑞士、德國、奧地利、列支敦士登、希臘、義大利、西班牙、葡萄牙、泰國及韓國等，被告於其異議審定書內，誤認原告之商標或為申請中案件或註冊日期在系爭商標申請註冊日之後，而拒絕採認為著名商標之參酌因素，以致做出不當之錯誤處分，自應被撤銷。又參加人不據事實，竟稱原告申請商標之日較參加人申請日晚者居多，顯屬不實陳述。

２、「ETNIES」商標商品在系爭商標申請註冊日（民國八十六年十月二十日）前已在國內普遍銷售，已成為一著名商標。查「ETNIES」商標鞋子自西元一九八九年（民國七十八年）即為滑板好手所愛用之比賽鞋，而後「ETNIES」商標之滑板運動鞋更成為滑板界首屈一指之使用鞋，「ETNIES」鞋子為各滑板好手所爭相使用在各種競賽上，已成為著名之滑板運動鞋。該商標商品在西元一九九六年（民國八十五年）左右，已進口至國內各大運動用品店廣為銷售，茲呈送左列資料以供審辦參考：

⑴「ETNIES」商標商品一九九六年型錄影本二份。

⑵一九九六年及一九九七年銷往LEON IMPORT CLOTHING及JET SUNNY之發票影本十九紙。

⑶一九九六年與國內JET SUNNY往來及訂貨資料影本數十紙。

⑷一九九六年及一九九七年與國內Infinite Options往來及訂貨資料影本十多紙。由該等資料可以證明「ETNIES」商標滑板鞋早在系爭商標申請註冊日前，即經由國內代理商進口該商標商品在國內普遍銷售，該商標已成為一著名商標，彰彰明甚。

⑸查原告據以異議之「ETNIES」商標商品已在全省各地販賣滑板鞋及相關體育用品店廣為銷售，茲略述全省各地銷售地點如后，並呈送全省各地四十六家銷售地點詳細地址一覽表一份以供卓參①台北市：十一家②新竹市：二家③嘉義市：二家④台中市：四家⑤台中縣：一家⑥台南市：一家⑦台南縣：一家⑧高雄市：七家⑨高雄縣：一家⑩台北縣：四家⑪宜蘭縣：一家⑫中壢市：五家⑬桃園市：二家⑭彰化市：二家⑮基隆市：一家⑯屏東市：一家。由上資料可知原告據以異議之「ETNIES」商標商品銷售全省各縣市，己成為相關業者及消費者所知悉之著名商標，殆無疑義。又原告「ETNIES」商標商品之台灣總代理APPAREL & SPORT USACORP對促銷「ETNI ES」商標商品不遺餘力，經常在國內流行酷報「COOL」雜誌及「BANG」雜誌刊登巨幅廣告，以促銷「ETNIES」商標商品，愛好運動之青少年必然已知悉並喜愛原告之「ETNIES」商標商品，無庸置疑。

３、「ETNIES」商標商品在日本、韓國、美國、加拿大、拉丁美洲等國人經常旅遊之國家廣為銷售，其知名度普遍為國人所知悉。查本件商標商品除在國內銷售外，自西元一九九○年起即在日本、韓國、拉丁美洲廣為銷售，在美加地區「ETNIES 」商標商品在「SKATEboarding」雜誌上廣為報導，蓋該雜誌在青少年滑板相關事業及消費者間相當流行，流傳期間亦早於參加人系爭商標申請日（民國八十六年十月二十日）。茲呈送左列資料以供審辦參考：

⑴「ETNIES」商標商品自西元一九九○年（民國七十九年）至一九九三年在日本銷售資料發票影本廿五紙。

⑵「ETNIES」商標商品西元一九九三年（民國八十二年）在韓國銷售資料發票影本四紙。

⑶「ETNIES」商標商品自西元一九九六年（民國八十五年）至一九九七年在拉丁美洲銷售資料發票影本十多紙。

⑷「ETNIES」商標商品自西元一九九○年（民國七十九年）至一九九八年之商品型錄影本數十紙。

⑸原告之代理商出具其確有收到「ETNIES」商標商品型錄之宣誓書影本八紙。

⑹「ETNIES」商標商品自西元一九九○年（民國七十九年）至一九九一年在美國各大雜誌刊登廣告影本數十紙。

⑺「ETNIES」商標商品自西元一九八八年（民國七十七年）至一九九五年在國外各大雜誌刊登廣告影本數十紙。

⑻「ETNIES」商標商品自西元一九九二年（民國八十一年）至一九九七年在國外各大雜誌刊登廣告影本數十紙。由上述證據資料可知「ETNIES」商標自西元一九八八年（民國七十七年）起即在美國開始使用，至今已有十多年，即便在鄰近國家如日本，「ETNIES」商標商品之銷售亦達十年之久，原告欲再陳明者乃日本、美加為國人經常出國旅遊之地，依據觀光局統計資料，國人民國八十八年度出國至日本之人數多達七十二萬人，至美國之人數為五十六萬人，至加拿大人數則將近十七萬人，而國人之親朋好友旅居日本、美加之人數亦相當可觀，是國人非常容易經由當地雜誌媒體報導而知悉本件商標商品，是被告經濟部智慧財產局無視本件商標商品已在日、韓、美加廣為銷售十多年，該商標商品因國人經常出國旅遊，且國內有許多哈日族，喜好美加品牌之消費者，是該商標商品應為國人所知悉之事實，其僅拘泥於國內證據審查之狹隘見解顯不足採。何況該商標商品亦透過國內多家代理商在國內各大體育用品店銷售，惟因代理廠商之更換，以致資料收集困難而無法提供非常明確之國內銷售資料，然該商標商品已在國人非常熟悉之日本、美加地區銷售十多年，且該商標商品已成為滑板界首屈一指之使用鞋，「ETNIES」已成為一著名商標，則為無庸置疑之事實，是被告之見解顯有違誤，不足為採。

㈡參加人既於申請系爭商標前曾進口銷售附有原告「ETNIES」商標之商品，其顯係惡意剽竊原告「ETNIES」著名商標為己有，自不得申請註冊。查原告之「ETNIES」商標商品早自西元一九九○年（民國七十九年）起即在日本廣為銷售，已成為日本一般消費者所知悉之著名商標。而參加人基於地緣，且同為生產製造性質類似之夾克、帽子、襪子等與運動鞋相關連商品之廠商，自然知悉「ETNIES」著名商標之存在，參加人竟惡意剽竊原告著名商標為已有，是系爭商標顯有不得申請註冊之情事，無庸置疑。又參加人除在中華民國申請註冊「ETNIES」商標外，亦以相同之「ETNIES」商標在中國大陸申請註冊，經原告提出異議後，業經大陸商標局認定參加人知悉原告之「ETNIES」商標後，才以相同之「ETNIES」商標在中國大陸申請註冊，參加人「ETNIES」商標之註冊和使用，易使消費者對產品之來源產生混淆誤認，因此認定異議成立，而撤銷參加人「ETNIES」商標申請案。而「韓國專利廳之異議決議書」內更提到，參加人曾有進口並銷售原告商品之事實。且參加人先以原告「ETNIES」商標圖樣在日本獲得登記後，再於韓國申請登記之事「非為偶然」，並會使消費混淆或誤認，而據以撤銷參加人「ETNIES」商標申請案。是中國大陸及韓國專利廳均認定「ETNIES」商標商品在日本、韓國有相當之知名度，參加人為日商且曾進口並銷售附有原告商標之商品，自應知悉「ETNIES」商標，是參加人以相同之「ETNIES」商標申請註冊，顯有使消費者對於商品來源有混淆誤認之虞，而為撤銷參加人「ETNIES」商標申請案之裁定，本案與中國大陸及韓國之案情相同。

二、被告主張之理由：

㈠查本件系爭爭審定第八三一六○八號「ETNIES」商標圖樣與據以異議商標圖樣，固均為相同之外文「ETNIES」，惟就原告異議階段所檢送之證據資料觀之：商品歷史介紹、商標註冊證影本及世界各國申請註冊一覽表，非標章使用證據資料；商品型錄之發行日期為一九九八年春季，晚於系爭商標申請註冊日八十六年十月二十日，商品型錄宣誓書，僅可認型錄有散發事實；刊登廣告之雜誌，或所謂在國外各大雜誌刊登廣告之國外各大雜誌，銷售地點僅限於美國、加拿大兩國境內；據以異議商標商品銷售日、韓、拉丁美洲及我國等各國之資料中，僅七紙（共三份）為銷售國市場之資料，均銷售給LEON IMPORT CLOTHING公司，總共僅三筆，金額值二萬餘美元。

㈡又就原告訴願階段檢送之證據資料觀之：原告「ETNIES」商標商品八十五年型錄影本，無法看出係經大眾傳播媒體公開宣傳我國內之資料；「ETNIES」美國公司於同年四月與我國代理商往來銷售前述型錄內商品之往來資料、訂單及發票影本數十份，經查係銷售給LEON IMPORT CLOTHING及JET SUNNY等公司，只有一個月份資料，金額又不大，僅能證明有進口我國之事實，且僅早於系爭商標申請註冊日一年餘；附觀光局出國資料影本，非商標使用資料，僅供參考；另原告於行政訴訟理由書所檢送之證據資料大致與前述證據資料相同。是依原告所提出之現有全部證據資料予以判斷，因大部分屬國外資料，而復未能檢送其他相關資料佐證，尚難憑在我國取得註冊第四六四四五九號商標專用權及早於系爭商標申請註冊日一年餘至半年間之金額不高之銷售我國內發票資料，逕認據以異議商標於系爭商標申請註冊當時，己為相關公眾所共知之著名商標。從而參加人縱以相同外文「ETNIES」作為系爭商標之商標圖樣，指定使用於夾克、帽子、風衣等商品申請註冊，客觀上尚難謂有使一般商品購買人對其所表彰商品之來源或產製主體與據以異議商標產生聯想而玫混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用。至原告所舉參加人以相同之「ETNIES」商標在大陸地區及韓國申請註冊，經原告提出異議後，業經兩地之商標主管機關撤銷其申請案，據而主張據以異議商標之著名乙節，核該二案既非我國案例，原告尚不得比附援引執為本案之論據；本件於行政訴訟階段所檢送證據與異議訴願階段所提之證據資料大致相當，且雙方因「ETNIES」商標在大陸地區及韓國之爭議，亦與本件案情有異，均併予指明。

三、參加人主張之理由：

（一）、本件原告之「ETNIES」商標並非著名商標：

１、原告之「ETNIES」商標尚未達著名商標之程度：

⑴查原告之「ETNIES」商標於本件商標註冊申請當時，使用該商標之美國公司ETNIESUSA於其本國美國尚未為著名之商標，有以下證據可稽：

①美國專利商標局網頁上之商標檢索資料顯示，在美國，原告及其公司於參加人註冊申請系爭商標時，皆尚未擁有「ETNIES」商標。

②ETNIES USA公司之企業調查報告書顯示，該設立於一九九○年，乃從業員六名之小規模公司，於一九九四年停業。

③美國BRAND SPORTS JUICE市場為題之書面報告書：此為一九九二年至一九九四年美國BRAND SPORTS JUICE市場銷售排名順位表，但原告之「ETNIES」商標並不在此排名之前二十五名以內。

④原告之SOLE TECHNOGY公司所發信函：乃ETNIES USA公司解散後，原告設立SOLE TECHNOGY公司發函宣布原告決定放棄其「ETNIES」商標，因該商標人氣低迷等等情事。

⑤由以上資料，可知該ETNIES USA銷售之原告「ETNIES」商標商品尚有滯銷之現象，致該公司解散，亦使原告不得不宣布放棄其「ETNIES」商標，故而原告之「ETNIES」商標於美國絕非廣泛銷售之商品，更非著名之商標。

⑵次查，原告所提出之證據多係於外國使用之資料，於國內境內僅有一九九六年及一九九七年之銷售發票等，其不足以證於國內境內係已為眾所周知之著名商標。況且，依原告自稱，代理其「ETNIES」商標商品之廠商經常更換，此絕不能是著名商標所會發生之現象，且此現象因而致原告收集銷售資料之困難，而無法提供於中華民國明確之銷售資料。既然，銷售之資料無法收集，又何以能證得其商標已為著名。總之，即依原告自己之主張，亦可證其「ETNIES」商標尚未達著名之程度。

⑶原告據以異議之「ETNIES」商標於日本亦非著名商標：依原告所提日本專利廳之裁判結論係謂系爭商標違反商標法第四條第一項第十五款‧‧‧。惟其並非認為原告（即請求人）之「ETNIES」商標已為著名商標，充其量只是認為「ETNIES」商標在日本滑板用具業者間，有造成對商品來源誤認及混同之虞。因而認為參加人在日本申請指定使用於鞋類或運動用具商品之系爭商標註冊無效。惟日本之各該判決參加人均表不服而在上訴中。是不得逕予比附援引。

⑷又原告稱國內消費者經常旅遊於美加、日本等地，人數可觀，因而主張國內消費者應已普遍知悉在美國著名之原告「ETNIES」商標，因此謂原告之「ETNIES」商標在國內已為一般消費者所知悉云云，實係謬論。其不知該觀光統計之人數雖有逐年增加之趨勢，然經常旅遊於外國者之於全中華民國之人，亦僅為少數。況且，即使在國內消費者於國內市場上，在各形各色之眾多商品及多樣的商標之間，誰能一一細數，個個商標之個種商品，更遑論，於外國僅作短暫停留之遊客們。或者其論謂：祗要曾於美加、日本等地銷售之商品，其商標即係著名商標？或是曾至美加、日本等地旅遊之人就當知悉於美加、日本等地銷售商品之商標？究其兩者均無必然關係，其與商標之是否著名更無瓜葛。

⑸原告所舉之最早證據為民國七十八年在中華民國註冊證及一九八八年起在美國等國之註冊證。惟此等資料不能證明據以異議商標已廣泛使用於商品上而為消費者所熟知，況表列中所示，以申請於本件系爭商標申請日（一九九七年十月二十日）以後者居多。況所謂註冊證，事實上，其中多含申請書，並無從證明該註冊商標之實際使用，更不能以此證明其「ETNIES」商標之著名性，因此註冊證與商標本身是否著名，無必然關係。

２、以原告舉證之銷售資料，不足以證明其商標之著名性：

⑴原告商標在我國之銷售資料為一九九六年至一九九七年，不足以稱其商標於一九九八年在我國已為著名商標。且事實上，原告提出之在國內之賣資料，除部分給「ETNIES USA」公司訂購書記載公司名稱外，其餘全未使用「ETNIES」商標，無法確認訂購之商品為「ETNIES」商標之商品，更不足以認定使用「ETNIES」商標之商品在我國有販賣之事實。

⑵原告所提出於他國之銷售資料，籠統地宣稱其所檢附之資料為一九九○年至一九九三年或一九九八年，事實上，大部分係一九九七年或一九九八年之資料：

①於日本之銷售發票：原告所提二十五份資料中可發現，除（１）一九九一年三月二日所寄出之信函所言：「本人將往美國之際，如照片所示之ETNIES鞋子希望帶一盒；及（３）一九九三年一月二十四日株式會社レパンテ所發出之訂購本套樣品之信函等二份書信外，其餘全部銷售發票上皆僅有「ETNIES USA」商號名稱之記載，而並未記載賣出之商品為「ETNIES」商標之商品。而且前述，（１）之由HARUMI所發信函無法判明是否從日本所發出，其他之銷售發票係何種商標或商品，亦均不清楚。因此，無從證明原告在日本販賣「ETNIES」商標之商品之事實。

②於韓國之銷售發票：依原告所提出之四份資料，完全是給「ETNIES USA」公司之商品訂購書，除記載公司名稱外，無法確認有訂購「ETNIES」商標之商品。從而，亦無法證明原告商標之商品在韓國有販賣之事實。

③於拉丁美洲銷售發票多紙：此等發票之出貨者為ETNIES美國公司，但發票上所記載之商品是否為「ETNIES」商標商品，則無法確認。

３、原告所提之廣告資料：證十三、十四及十五之雜誌廣告上完全無使用「ETNIES」商標圖樣，且作為原告公司名稱又未見於其中。況，於一九九二年一月號、同年十月號、一九九四年六月號、同年八月號、一九九四年二月號、同年六月號、一九九五年一月號、同年四月號所示之照片，吾僅見一選手，其他並無所發現，而該選手為何，是否關乎本案系爭商標之著名性，無法確認。且前揭廣告僅在美國溜冰滑板雜誌上「ETNIES」商標之溜冰滑板廣告八次，惟該雜誌之發行份數不明。其餘所刊載之雜誌、販賣國家、地區、販賣數量等亦均不明，且部份之雜誌名稱及發行年月日均由手寫，其中有五份並無「ETNIES」商標。從而「ETNIES」之鞋子雖能認定於一九九二年已在國外某地區販賣之事實，但僅於溜冰滑板雜誌刊載八次，且皆於我國之外，並分散各地區刊載，此等證據尚難證明「ETNIES」商標已被廣泛地在我國銷售。甚至該等雜誌在我國之廣告效果如何，均未據原告舉證證明，更難認據以異議之「ETNIES」商標信譽及商品品質已為我國一般消費者所熟知。

４、原告所舉之「ETNIES」商標之商品型錄，及受領「ETNIES」商標商品型錄之八份宣誓書中，除可認為型錄有散發之事實外，其與原告所主張「ETNIES」商標之著名性，則無充分之證明。況且提出之型錄日期，尚在本件系爭商標申請日之後。

５、原告以證三自稱其「ETNIES」商標使用於鞋類商品，自一九八八年開始販賣，及其「ETNIES」品牌為滑板溜冰界首屈一指之使用鞋云云，惟此證係由何人所作成，及其基於何種訊息所作成均不明。更何況，原告並未提供「ETNIES」商標之鞋子自一九八八年即開始販賣事實之證明，且原告之「ETNIES」商標在我國係著名商標之證明亦付之闕如。

（二）、次查本件系爭審定第八三一六○八號「ETNIES」商標之指定商品為衣服類商品，而原告商標則指定使用於鞋子類商品，二者之製造者、販賣場所、產品性質、用途極為不同，依一般社會通念，衣服與鞋子絕非類似商品，且因二者行銷管道有別，絕不致引起消費者或相關業者之混淆誤認。原告以二商標指定使用於「極相似商品之衣服類和鞋子類」，而論定「系爭商標顯非關係人所創用，關係人涉嫌剽竊抄襲原告之著名商標」云云，顯然過度推論，其所言亦非事實。況據以異議商標在美國係使用在溜冰滑板用鞋，台灣市場上一般消費者對該商標鞋類商品之產製者直覺上終究不致產生混淆誤認，殆無疑義。

（三）、綜上所述，據以異議商標並無原告所稱之著名性，而參加人之系爭商標並無違反商標法第三十七條第七款之規定，參加人亦無盜用原告之據以異議商標，更何況參加人之系爭商標就商品銷售量或年度廣告量，如在報紙、雜誌及電視等媒體之廣告，均遠超過原告。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定。所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章己廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，同法施行細則第三十一條第一項亦有規定。

二、參加人於八十六年十月二十日以「ETNIES」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之夾克、套裝、大衣、雨衣、毛衣、運動衫、泳裝、襪子、圍巾、帽子、風衣等商品，向被告申請註冊，經被告審查准列為審定第八三一六○八號「ETNIES」商標，公告期間，原告以據以異議之商標係著名商標，該審定商標有違商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，案經被告為「異議不成立」之處分等情，有參加人系爭商標審定卷、原告八十七年十二月十五日異議申請書、被告以八十九年五月二十四日中台異字第八八一五五二號註冊商標異議審定書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實，原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張如事實欄所載。

三、經查本件系爭商標與據以異議之商標均以英文字「ETNIES」為商標，顯係相同之商標無訛。惟本件原告係以商標法第三十七條第七款之事由申請異議，該條款之要件並不以據以異議之商標在我國已註冊為前提，亦不以是否同一或類似商品為要件，是以據以異議之商標縱已在我國註冊（原證一第四六四四五九號商標註冊證），仍應審究其是否具著名性。另系爭商標、據以異議之商標二者是否使用於同一或類似商品，應係判斷是有致公眾混淆誤認之虞之要所應考慮之條件之一，惟適用商標法第三十七條第七款，應先判斷是否具著名性後，始判斷是否致公眾混淆誤認之虞，是本件所應審究者為厥為：據以異議商標是否為著名商標？

（一）、按商標權利之有無及其範圍與內容必須依商標法之規定為之，商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度之亦有一定之地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在其國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。是以釋字第一○四號解釋就舊「商標法第二條第八款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言」，解釋理由書即謂商標之保護採「屬地主義」（參照釋字一○四號解釋理由書），商標法自公布迄今雖歷經六次修正。然無論舊法之「世所共知之商標」，或是現行法之「著名之商標」，皆指「富有知名度之商標」、「夙負盛名之商標」等概念，而釋字一○四號解釋既對此概念加以解釋，則此解釋採「屬地主義」之精神並不因修法後條文用詞略異而有所改變。

（二）、另本件被告係於八十九年五月二十四日作成異議審定書，則原處分應適用於八十八年三月九日以（八八）智商九八０字第二０四五九五號公告公布之「著名商標或標章認定要點」，該要點第二點係規定：「本法所稱著名商標或標章，係指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言」、「（一）所謂我國境內相當廣泛範圍，係指商標或標章使用之情況已遍及全國相當廣泛範圍而言」、「所謂相關公眾所共知，係指商標或標章已為通常或可能接觸所使用相關商品或服務之相當多數大眾所熟知者而言。」亦符合上開釋字第一○四號解釋之精神，本院自得予採用。是所謂著名商標或標章，應指於中華民國境內一般所共知者而言，於新法或舊法皆然，否則若該商標商品並未廣泛行銷於國內市場，亦未透過傳播媒體或雜誌、報紙之廣告介紹予國內之消費大眾或相關業者，國內消費者或相關業者對該商標並無從認知，根本不會產生混淆誤認，亦不致構成商標法第三十七條第七款所述之情形。

（三）、按商標著名與否之認定時點，應以他人申請註冊時著名與否為準，此有上開要點第十點第二款規定。系爭商標係在八十六年十月二十日提出申請註冊，玆就原告所提之證據判斷如下：

⑴「ETNIES」商標商品一九九六年型錄影本二份：但無法看出係經由大眾傳播媒體公開宣傳我國內之資料。

⑵一九九六年及一九九七年銷往LEON IMPORT CLOTHING及JET SUNNY之發票影本十九紙；一九九六年與國內JET SUNNY往來及訂貨資料影本數十紙；一九九六年及一九九七年與國內Infinite Options往來及訂貨資料影本十多紙：惟上開資料僅係數月之資料，金額不大，且僅早於系爭商標申請註冊日前一年餘，又上開資料僅能證明有進貨之事實，但無法確認是否係銷售據以異議商標之商品，是無法證明「ETNIES」商標滑板鞋早在系爭商標申請註冊日前，即經由國內代理商進口該商標商品在國內普遍銷售，據以異議之商標殊難認為著名商標。

⑶原告所提據以異議之「ETNIES」商標商品已在全省各地販賣滑板鞋及相關體育用品店：但均係在系爭商標申請註冊之後之證據，並不足作為判斷據以異議之商標著名性之依據。

⑷據以異議之商標於七十八年間在我國註冊之第四六四四五九號商標註冊證：僅能證明據以異議之商標曾在我國註冊，並不足證明據以異議之商標之實際使用狀態且據以異議之商標註冊多年，在國內所銷售之額度不多，更足見其在國內並不具著名性。

⑸況且原告所提之各項證據，均只能證明其在國外之知名度，該等雜誌並無在我國發行，實難謂據以異議之商標已在我國達「著名」之程度。此外原告亦未能提出據以異議之商標在國外所為之證據資料，為國內相關事業或消費者知悉，據以異議之商標殊難認係著名商標。

（四）、原告雖主張：國內消費者經常旅遊於美加、日本等地，國內消費者應已普遍知悉在美國著名之原告「ETNIES」商標，因此謂原告之「ETNIES」商標在國內已為一般消費者所知悉云云，惟查我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，更何況據以異議之商標使用於滑板溜冰鞋類，客戶群係屬小眾，更與旅遊外國無必然關係。除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能，但原告所舉之上開證據並不足以證明上開事實，足見原告本項主張，並不足採。

三、綜上所述，據以異議商標並非商標法第三十七條第七款規定之著名商標，從而，被告依首揭規定，為異議不成立之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。本件原告之訴為無理由，應予駁回。至於本件據為異議之法律乃修正後商標法第三十七條第七款，是以系爭商標是否符合舊法三十七條第七款規定之「襲用」，並非本件之訴訟標的；另外兩造對於系爭商標、據以異議商標是否有混淆誤認之虞之攻擊防禦方法，均與本件判結果無涉，自無庸一一審酌，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 五 庭審 判 長 法 官 張瓊文