臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第三一三號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　 九十年度訴字第三一三號

原告

啟大織襪有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

陳文元律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

參加人

義商‧朱莉安娜 （以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易）

參加人

Gulian

代表人

朱莉安娜卡美利

訴訟代理人

蔡淑美律師

複代理人

乙○○

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月十八日經（八

九）訴字第八九○八九四二八號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於八十七年四月三日以「R羅貝思ROBOTER」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十四類之毛巾、浴巾、餐巾、枕巾等商品，向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請註冊，經准列為註冊第八四八二一○號商標（下稱系爭商標，如附圖一）。嗣關係人即參加人以系爭商標註冊有違註冊時商標法第三十七條第七、十二、十四款之規定，對之申請評定。經被告審查結果，以八十九年七月十九日中台評字第八八七一二○號商標評定書為申請成立之處分。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，參加人聲請參加訴訟並經本院准為參加訴訟。

二、兩造及參加人之聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：駁回原告之訴。

㈢參加人聲明：原告之訴駁回。

三、兩造及參加人之爭點：系爭商標於核准註冊當時有無違反商標法？

㈠原告主張之理由：

⒈按被告編印商標手冊支審查準則，商標之圖樣若僅係未經設計之單一字母時，由於單一字母無法藉以與他人商品或服務區別，欠缺商標本質上所應具有的特別顯著性，應被認為不符合商標法第五條第一項之規定，自不得准予註冊，可知，據以評定之商標所以獲准註冊，主要理由即其「Ｒ」英文字母係經過設計，圖樣本身之單一字母係由一皮帶扣所構成，而非在於其本身為一大寫Ｒ字母，亦即大寫字母Ｒ本體並非該圖樣特別顯著性之所在；同理，本件系爭商標之強列支配商標整體印象者，在於該圖樣係由中文及英文文字組成之整體，而非該圖樣中單純的Ｒ印刷體字母。據此，原處分及訴願決定以二商標係同樣具有無特別顯著性的部分（即某英文字母外形），作為認定二商標構成近似之基礎，其邏輯與論理顯與國民「法的確信」有著嚴重衝突；甚者，若被告上開論理可以成立的話，則實務歷年來所核准且係以英文字母外形為標示圖樣之同類商品註冊案，豈非都將因其彼此在外觀上同是某一字母外形，而應被認為構成近似？由此益徵被告立論之牽強與矛盾。又，商標近似之判斷與審查，如忽略整體印象之綜合判斷（特別是在組合式商標之情形），將流於機械、僵化與形式。再由上開審查準則規定之旨，可推知在商標審查實務上，「單一英文字母」並非屬於某一特定廠商所得專用而註冊成為商標，故如果有兩個商標同時以相同之英文字母，作為圖樣之本體或以其作為商標之組成部分時，只要彼此設計的意匠或組合的特徵得藉以區別，不致造成消費大致眾之混同誤認，依法當然不得僅以其同樣係使用相同字母之外觀而認為二商標構成近似。否則，在以英文字母為主體圖樣之商標案中，不免會造成對申請在前之商標有過度保護，而讓某特定廠商取得將某一英文字母作為該企業專用之權利的情形。甚且，如此一來亦會使得國內商標近似之判斷與審查，忽略整體印象之綜合判斷（特別是在組合式商標之情形），流於機械、僵化與形式，以致過度嚴苛而使得商標之取得更形困難，不利我國商標業務之國際化。

⒉商標是否構成近似混淆之判斷，應顧及商標識別力之變化及強弱，並非所有商標均具有相同之保護範圍，吾人於判斷商標是否構成近似混淆時，亦應顧及商標識別力之變化及強弱。詳言之，如一商標圖形之識別力愈弱時（即弱勢商標），其區別商品之來源的功能有限，受保護之範圍當然就越小，因此若他人之商標與之僅有少許之近似，不構成混淆之虞。而商標識別力強弱之判斷，主要取決於消費市場上實際取得註冊之近似商標存在的數量，亦即若有相當數量之近似商標使用於類似商品土時，即可顯示係爭商標之識別力較弱，其保護範圍亦應縮小，只要其彼此間存在少許之差異時，即足以排除商標混淆之虞，改制前行政法院七十七年判字第二九八號判決即曾表示此見解，以皇冠圖形使用於各類商品而獲准註冊者不勝枚舉，足見皇冠圖形在我國已是弱勢商標，無從單獨表彰商品，二商標是否構成近似，自應就其他構成部分作通體觀察。經查，目前實務上以「Ｒ」英文字母為商標圖形獲被告機關核准註冊在案之商標，共約一千餘件，其中註冊指定使用於第二十四類商品者，亦有四十一件左右。準此可見，本件據以評定之以「Ｒ」英文字母為本體圖樣之商標，實為弱勢商標，且由於其與原告系爭商標比較，兩者除有一「Ｒ」英文字母外觀之部分類似外，其餘根本無一相同處，差異甚多，依前揭改制前行政法院之見解，當足以排除二商標混淆之虞，而非屬近似之商標，實為灼然。

⒊商標外文是否構成近似之判斷，主要在於依循整體印象綜合判斷之原則。例如，二商標之外文，即便是出現有一單字相同或主要部分相同，但是若該相同部分之標識力較低，即不該強行且沒有理由約認定二商標構成近似。在商標註冊實務上，被告即曾准許「 VALENTINO 」、「 VALENTINO DIU」、「VALENTINOGARAVAMI 」、「 MARID VALENTINO 」、「 GIANNI VALENTINO 」、「 ENZOVALENTINO」、「FORTUNA VALENTINO」同時註冊在案，另如「黑松」與「大黑松小倆口」亦同；行政法院八十九年判字第一四號判決，亦未以「法蘭迪諾、路迪 VALENTINO RUDY」與「VALENTINO」二商標有一外文完全相同，而認定其近似；又行政法院七十一年判字第二○○號判決就「台盈及圖TAIREX」與「TAIREX」二商標圖樣，亦不因前者組合圖樣中之外文部分與後者完全一樣，而認定有使公眾混淆之虞。查本件原處分及訴願決定意旨，乃是以原告系爭商標之外文部分「ROB OTER」與據以評定之「ROBERTA DI CAMERINO 」商標圖樣上外文主要部分之一「ROBER TA」相較，兩者均由七個字母組成，多數字母排列順序相同，故外觀相仿云云，因認兩者為近似商標。雖然，此種比較方式固非無見，然而，實不免過於機械化及形式化。蓋外文「ROBERTA 」一字，並非參加人首創及專用，實際上其係為一人名，於國內、外常被用作商標之構成部分使用，例如於美國即有「ROBERTA RIGHI 」、「ROBERTA SCARPA」、「 ROBERTAAPA 」、「 ROBERTA's RULES OF ORDER 」、「AMBASSOR ROBERTA」、「RROBERTA」與本件據以評定之「ROBERTA DI CAMERINO」同時獲其專利商標局准予註冊在案；縱在我國經被告獲准登記者亦有「 ROBERTA BALDINI」、「ROBERTA ALAN」、「ROBERT」、「 ROBERTO ORSINI」、「ROBERTO CAVALLI」、「ROBERTO VARINNO」、「R ROBERTO MOCALI」、「ROBERTO RONCORONI」等商標，足見實務上確實存在相當數量含有「 ROBERTA」字或與其近似之商標，至文字本身所生之獨立意義有限，故以之作為商品區別之識別力，實屬相當薄弱，因此，為商標近似比對時，如單以該文字作為比對之基準，而忽略商標本身尚有其他構成部分之差異，則不免過於偏狹（被告中台評字第Ｈ00000000號評定書，即是認為據以評定之商標尚有「 DI CAMERINO」部分得與原告系爭商標中之「 ROBOTER」相區別），且無視消費市場上既已存在如此相當數量含有「 ROBERTA」或「ROBERT」商標，依常情言，該文字不會喚起一般商品購買人區別商品之印象矣。甚者，如原處分中此部份之認定理由可採，則前揭「 ROBERT」等商標豈非又因全部與據以評定之商標「ROBERTA DI CAMERINO」同有「ROBERTA」字而該構成近似商標？由此顯見原處分之認定似有未洽。

⒋有關商標是否構成近似，在判斷上本應以消費市場上相關商品購買人於普通注意下，是否會受到混同誤認為據，而非以判斷者本人（商標審查員、訴願委員或法官）是否有受混淆來認定，商標法施行細則第十五條即有明文，且購買者是否會受到混淆，應是在消費市場上，而非在法庭內決定之。是以，判斷者於遇有商標近似之爭議時，若無其他可資參考輔助如消費者問卷及意見調查等客觀、科學資料時（如市場調查報告），最後似唯有訴諸主觀的想像，揣摩一般消費者接觸系爭商標之認識情形，來加以認定，徒增困擾。為此，改制前行政法院前於商標是否近似礙難認定時，即曾透過市場調查之方法予以解決，此亦為原告聲請以市場調查之方法來認定之原因。惟，基於其他因素之考量，有認本件並無須經由市場調查之方式解決紛爭，然而，基於前開所述理由，無不再徵諸本件原處分及訴願決定完全忽略一般商標近似判斷原則，即通體觀察及商標圖樣識別力之審酌，無怪乎最後導致其判斷結果與行政法院前例有違之情形。至於，參加人所提出之系爭商標與據以評平商標之商品影印本，並非真實。縱假定該影印資料為真，其亦應該是屬於公平交易法所規範不正競爭之範疇，而無關乎商標本身是否構成近似之判斷。

㈡被告答辯之理由：按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十二款所明定。又商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為商標法施行細則第十五條第一項所明定。商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。查本件系爭商標圖樣係由英文字母「Ｒ」、外文「 ROBOTER」及中文「羅貝思」以上中下之排列方式所組成，其中字母「Ｒ」與據以評定商標圖樣上之「Ｒ設計圖」相較，後者固為經設計過之「Ｒ」圖形，惟外觀上仍清晰可見係大寫字母「Ｒ」，二者難謂外觀不相彷彿；又前者外文「ROBOTER」與另據以評定之註冊第一○○五八四號「ROBERTA DI CAMERINO」商標圖樣上之外文「R OBERTA DI CAMERINO」相較，其中外文主要部分之一「ROBERTA 」係置於字首且較為引人注意，印象深刻，二者又均由七個英文字母所構成，且多數字母排列順序均相同，外觀極相彷彿，異時異地隔離觀察，客觀上，難謂無使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，且二者復均指定使用於毛巾、浴巾等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。至原告稱與本件系爭商標圖樣完全相同之註冊第八五二三○八　號「R羅貝思ROBOTER」商標評定案，經被告以中台評字第八八七一二二號商標評定書為「申請不成立」之處分乙節，經查該案目前業經經濟部　經九○訴字第○九○○六三○二二九○號訴願決定書撤銷原處分在案，被告並重為「申請成立」之處分（中台評字第九○○○八九號商標評定書），原告之主張自不足採。

㈢參加人主張之理由：

⒈按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得申請註冊，為商標法第三十七條第七、十二及十四款所明定，而辨別商標是否近似，應就圖樣上之各主要部分全體觀察其外觀、名稱或觀念上，有無足以引起混淆誤認之虞為判斷（行政法院七十一年判字第六○○號判決參照）。又商標近似與否，應隔離觀察，以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故商標在外觀土、名稱上或觀念上，其圖形、文字主要部分近似，有足以引起混同誤認之虞，即不得不謂為近似，行政法院七十一年判字第一○九八號判決參照。商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似的商標。即商標圖樣上之外文有一單字或主要部分相同或僅少數字母或排列順序不同，而外觀相似，有混同誤認之虞者，即為外觀近似；商標圖樣上之外文不同，主要部分讀音相同或近似，有混同誤認之虞者，則為讀音近似，復為行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標近似審查基準一、二之（七）、（八）及三之（二）所明示。本件系爭商標圖樣係由英文字母「Ｒ」、外文「ROBTER」及中文「羅貝思」以上中下之排列方式所組成，其中字母「Ｒ」與據以評定商標圖樣上之「Ｒ設計圖」相較，後者固為經設計過之「Ｒ」圖形，惟外觀上仍清晰可見係大寫字母「Ｒ」，二者難謂外觀不相彷彿；又前者外文「ROBTER」與另據以評定之註冊第一○○五八四號「ROBERTA DI CAMERINO」商標圖樣上之外文「ROBER DI CAMERINO」相較，後者外文主要部分之一「 ROBERTA」係置於字首且予人印象深刻，二者又均由七個英文字母所構成，且多數字母排列順序均相同，外觀極相彷彿，其時異地隔離觀察，客觀上，難謂無使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。

⒉再者，參加人將「R」及「ROBERTA DI CAMERINO」靈活應用於各項商品，使其商標之使用呈現多樣之變化，故於消費者之認知上，對於參加人之商標品牌形象之認知，不僅止於商標圖樣本身，且包含「R」字概念及「ROBERTA」字，提及「R」或「ROBERTA」即等同於參加人之商標。系爭商標與本件據以評定商標相較，均含有相同醒目之大寫「 R」字，且系爭商標之中文「羅貝思」及外文「ROBOTER 」與「諾貝達」及「 ROBERTA」極為相似，均指定使用於同一或類似之商品，致消費者施以一般之注意，不論同時同地或異時異地隔離觀察，極易混淆誤認二者為同一系列之商品。又，系爭商標與據以評定商標之使用情形，原告惡意仿襲參加人之商品（襪子），包括：一、商品最上端均為黑色圓形掛勾。二、掛勾下方之置襪環均為紅底金色Ｒ字之商標設計，其整體之紅色形狀、大小亦極為相似。三、價格標示均為紅黑設計，標示價格亦均為新台幣八十元。四、襪子上「 R」字位置，均設計在接近襪口處。因此，對一般消費者容易方生混淆誤認，亦曾發生知名之「美華泰」百貨連鎖店於定價標籤誤載原告商品為「諾貝達四分之三襪」，而非原告系爭商標之中文「羅貝思」。

⒊按前揭行為時商標法第三十七條第七款之構成要件，除了系爭商標與據以評定商標構成近似以外，尚須據以評定商標為著名商標。此款之立法意旨，除了保護著名商標所有人辛苦創建之商譽之外，並含有懲罰仿襲商標及保護消費者、建立正常交易秩序、鼓勵自創品牌之立法意旨在內。參加人之產品自一九四六年創立迄今，已達半世紀之久，「R」、「ROBERTA」、「ROBERTA diCAMERINO」為參加人首創之商標，在美國、日本、加拿大：：：等國及世界財產權組織均有註冊，至於我國早於六十七年即已獲准註冊，列為註冊第一○○

三三一、一○○三三二、一○○三六六、一○○三六七、一○○六二三、一○○六二四、一○○八八九、五七三二三八、五七三二九一、五七二一一九、五七六二五九、0000000、六八六一一四、七四五三九四、七三七四三五、七四○三一一、七二八五四四、七四五三九五、七六八九四○、七六八九三

九、七二八五四五、七六一六三○：：：等數十件商標，仍在專用期間。此外，參加人自八十二年起授權海馬服裝工業股份有限公司生產製造服飾、衣著等商品，經由海馬服裝工業股份有限公司之行銷及嚴謹之品質管制，並支出龐大之廣告費用，在各大百貨公司均可見到參加人上述商標之產品，如新光三越，S0G0百貨、中友百貨：：：等，計一百五十餘個百貨公司據點，皆有公開銷售參加人上述商標之產品，參加人之商標之聲譽早已在國際間及我國享有極高之知名度，為著名商標，迭經台灣高等法院及各地方法院判決所認定，被告中台評字第Ｈ0000000號評定書，中台異字第Ｇ0000000號、中台異字第七九一二六七號、中台異字第七九一二六六號及中台異字第七九一二一三號異議審定書足堪佐證據爭商標之著名程度。因此，原告以近似於參加人著名商標之商標申請註冊，一般消費者及相關業者於交易時，若施以一般之注意，即使於同時同地觀察之，亦極易造成混淆誤認，此乃肇因於參加人優質品牌之形象早已根深蒂固地存在於消費者及相關業者心中之故。由此可知，系爭商標之註冊已違反註冊時商標法第三十七條第七款之規定。

⒋按相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定。本件原告曾為參加人據以評定商標之被授權人海馬服裝工業股份有限公司之經銷商丹尼諾國際股份有限公司所委託之製造商（委託製造「 ROBERTA DI CAMERINO」諾貝達男士襪等商品），在委託製造合約存續期間，原告因違反約定，製造價格低廉之合約內容以外商品，經丹尼諾國際股份有限公司於八十七年十一月二十三日發函制止，要求改善無效後，乃於八十八年二月二十八日終止委託製造及經銷。因此，原告顯然係因契約、業務往來關係而知悉參加人商標之存在，竟又於八十七年四月三日以近似於參加人商標之系爭商標申請註冊，顯係惡意抄襲，即違反前揭行為時商標法第三十七條第十四款規定。

⒌商標近似與否之認定，除了純粹依形式上比較觀察外，註冊申請人之心理因素亦應列為判斷基準之一。蓋商標法所保護者，乃智慧財產權以及消費者之權益，而智慧財產權係由創作、發明而產生之權利。若註冊申請人出於仿襲動機而申請註冊，因而造成消費者混淆誤認，則此亦應構成商標近似之原因，而註冊申請人亦因此不具有可保護之智慧財產權存在。本件原告在實際使用系爭商標時，故意不使用「羅貝思」中文字，卻只以「R」及「ROBOTER」置於其商品上，其動機即是為了仿襲參加人之商標。因此，若將此種心理因素加以考量在內，並配合形式上之觀察以及考慮系爭商標造成混淆誤認之結果，系爭商標與參加人據以評定之商標為近似之商標。

理由

一、按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似於之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊」，商標法第三十六條定有明文。又商標圖樣有相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，亦為商標法第三十七條第十二款所明定。而前揭二款之適用係以二商標圖樣構成相同或近似為前提要件，又商標是否近似，應以一般具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察有無混同誤認之虞以為其判斷，商標法施行細則第十五條第一項亦定有明文。再「構成雙方商標之圖形或文字等若隔離觀察其主要部分近似者，縱其附屬部份外觀殊異，仍不能謂非近似之商標」，行政法院（現巳改制為最高行政法院）著有三十一年判字第四號判例。

二、本件原告申請註冊之「R羅貝思ROBOTER」商標（如附圖一）圖樣係由外文大寫字母Ｒ在上，外文 ROBOTER、中文羅貝思字樣分別依序在下排列所組成，與據以評定之註冊第五七七二九一號「R with buckle device」商標（如附圖二）圖樣，係由一呈較大外文書寫體字母Ｒ狀（Ｒ字左上方有一扣環，且Ｒ字呈交叉圖形）為主體，據以評定之註冊第一○○五八四號「 ROBERTA DI CAMERINO」商標（如附圖三）圖樣，係由外文印刷大寫ROBERTA DI CAMERINO字樣一字排列所組成，兩者商標圖樣上俱有外文字母Ｒ圖形，據以評定商標固無中文字樣，且兩者商標外文整體字樣復不相同，惟兩者商標圖樣均係以呈外文Ｒ狀設計構圖為主要部分，且系爭商標外文ROBOTER與據以評定商標外文ROBERTA部分均由七個外文字母所構成，前三個字母皆為ROB，其後復有外文字母 ER，拼音相近，整體外觀實極相彷彿，其主要部分構圖意匠、造型及整體觀念上相彷，異時異地隔離觀察時，有使一般商品購買者誤以為係同一系列，而產生混淆誤認之虞，屬近似商標，復均指定使用於毛巾、浴巾等同一或類似商品，有使公眾對其商品之性質、品質產生混淆誤認之虞。況原告曾為參加人據以評定商標之被授權人海馬服裝工業股份有限公司之經銷商丹尼諾國際股份有限公司所委託之製造商（委託製造「 ROBERTADI CAMERINO」諾貝達男士襪等商品），當對據以評定商標甚為熟稔，竟於設計系爭商標之初毫不避嫌，其圖魚目混珠之心態自有可議。又前者申請註冊日八十七年四月三日，較後者註冊第五七七二九一號「R with buckle device」商標之申請註冊日八十一年三月二十八日及註冊第一○○五八四號「ROBERTA DICAMERINO」商標之申請註冊日六十七年一月二十六日為晚，自有商標法第三十七條第十二款規定之適用，不因渠等有無中文及外文整體字樣有所不同而異。再系爭商標既依商標法第三十七條第十二款規定應評決為無效，則其是否另有同條第

七、十四款規定之適用，自無庸審究。且商標註冊案件之審查，係以與據以核駁之案例或引證比較，至其他案例是否合法，與本件無關，亦非本案所應予審酌；另原告所言商標識別力之變化及強弱一節，辜不論消費市場上近似商標數量之多寡，因商標之知名度或行銷數量與其是否有違商標法第三十七條第十二款之規定無涉，爰不予審究，併此敘明。從而被告以原告申請註冊審定之第八四八二一○號「R羅貝思ROBOTER」商標圖樣（如附圖一），與據以評定之註冊第五七七二九一號「R with buckle device」商標圖樣（如附圖二）及註冊第一○○五八四號「ROBERTA DI CAMERINO」商標圖樣（如附圖三），其主要部分圖形外觀、設計及外文主要部分外觀極相相彷，異時異地隔離觀察，均有致一般消費者混同誤認之虞，復均指定使用於同一或類似商品，為近似之商標，參加人以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條之規定，對之申請評定，而為申請成立之處分，揆之首揭法條規定及判例，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨難認為有理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官 鄭忠仁

附圖一： 附圖二： 附圖三：