臺北高等行政法院判決

原告

美商‧吉李德科學股份有限公司

代表人

甲○○○○

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

林志剛律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

丙○○ 住台北市○○○路○段125號7

被告

經濟部智慧財產局 設台北市○○路○段185號3樓

代表人

蔡練生（局長） 住同上

訴訟代理人

丁○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國92年7月23日經訴字第09206216140號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國87年10月1日以「新穎化合物，其製法與含彼之藥學組成物」（下稱系爭案）向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，並同時主張三項優先權，並於申請書上記明「受理地區：（１）美國、（２）美國、（３）美國；申請日：（１）美國：1997年9月26日、（２）美國：1997年9月17日、（３）美國：1997年9月26日；申請案號：（１）08–938644、（２）60–059308、（３）60–060195」等，該案並經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於91年9月4日以（91）智專三（四）01027字第09187001395號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告對系爭案應為准予專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第20條第2項之規定而不符發明專利要件？

㈠原告主張之理由：

⒈系爭案申請專利範圍第1項所載的化合物，具有會造成噁心反胃問題的特性，在系爭案申請專利前從未被發現，而是由系爭案之發明最先發現而提出的。按系爭案申請專利範圍第1項所載的化合物，其化合物代號為GS4104，而後被取名為Oseltamivir。在1996年出版之第12版「MERCKINDEX（默克索引）」中，尚未載列有取名為「Oseltamivir」之化合物者。迄2001年出版之第13版「MERCK INDEX」，才登載有取名為「Oseltamivir」之化合物。究其原因，即在於該化合物為較新的化合物。這也是在系爭案之優先權日（1997年9月17日）及在台灣申請專利當時，以及原處分引證的1997刊物（Bioorganic & Medicinal Chemistry Letter, Vol.7，No.14,0000-0000, 1997），皆僅記載有代號GS4104，而沒有文字名稱之原因。由於原處分引證的1997年刊物，在出版當時因不知GS4104具有造成噁心反胃問題的特性，所以並未記載GS4104會造成噁心反胃問題。其後，原告與Hoffmann-La Roche Inc.共同於Roche Pharmaceuticals之April 29, 1999 Current NewsReleases，公開宣佈以GS4104製成丸劑用於醫療流行性感冒過程中，口服會造成噁心反胃問題。此時，系爭案申請專利範圍第1項所載的化合物，仍僅被揭示其代號為GS4104，尚未被取名為Oseltamivir。依據原告所知，直到October 28,1999的「The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE，Vol.341: 0000-0000」，才有人將GS4104取名為 Oseltamivir，並記載醫療流行性感冒過程中，用於口服具有會造成噁心反胃問題。接著，MEDLINE plus刊物（A service of the U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE and theNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH）也於01/13/2000揭示GS4104為Oseltamivir，以及其用於口服會造成噁心反胃問題。

⒉按前揭專利法第20條第1項前段，係規定可供產業上利用之發明，為發明專利要件之一。然查原處分不予專利之理由，只就不符前揭專利法第20條第2項及第22條第4項規定加以論述，從原處分不予專利之全部理由觀之，顯示原處分根本未具有系爭案違反專利法第20條第1項前段的理由，則其爰引該條項前段據以核駁系爭案，自難謂原處分無違法。

⒊依前揭專利法第20條第2項文義觀之，並非只要發明係運用申請前既有之技術或知識，就可單純地逕行認定為熟習該項技術者所能輕易完成，而是必須具體說明運用申請前既有之技術或知識所完成之發明，係究竟如何會導致熟習該項技術者所能輕易完成的理由始可。否則僅以發明係為運用申請前既有之技術或知識所完成的，就當然逕行認定為熟習該項技術者所能輕易完成，未免過於武斷，亦難謂已備具應有的理由。是以原處分僅是指稱系爭案係利用US0000000之相關內容製成所請組合物，即當然認定為熟習該項技術者所能輕易完成，難謂已備具應有的理由。

⒋依專利審查基準的規定，判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準，檢索申請當日之前之既有技術及/知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合。系爭案係在申請一種用於選擇性抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物，故本發明乃屬於抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物的技術領域。則在判斷本發明有無進步性時，自應確實依據本發明所屬之技術領域來判斷。如前所述，系爭案申請專利範圍第1項所載的的化合物，具有會造成噁心反胃問題的特性，乃是在系爭案申請專利前從未被發現，而由本發明最先發現而提出的。故在系爭案申請專利前，在抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物的技術領域中，顯然地沒有任何先前技藝揭示過如系爭案的活性成分具有會造成噁心反胃問題的特性。既然先前技藝不知有該問題的特性存在，當然也就不會提出解決該問題之任何方式。因此，自然也就沒有任何先前技藝會教導或建議採用如系爭案的活性成分以腸道保護之特定形式加以使用的藥學組成物（即將系爭案活性成分及腸道保護劑二者組合使用，以形成系爭案之藥學組成物）。所以在抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物的技術領域中，先前技藝只知道將活性成分以局部投服至肺中的方式，而此方式與系爭案之以腸道保護形式截然不同。換言之，在抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物的技術領域中，先前技藝之教導並沒有提供任何誘因，可促使熟習該項技術者思及克服系爭案活性成分所造成之噁心反胃問題。因此，自無可能經由先前技藝之教導而憑空推知系爭案之發明，難謂系爭案發明不具進步性。

⒌須知在醫療方面，首先要知道何種病要以何種化合物來醫療，以及該化合物有何特性，然後才能決定採用何種投服方式。並非先知道有何種投服方式的存在，就自然而然會知道採用何種化合物可醫療何種疾病，以及該化合物有何特性。故要以何種化合物來醫療何種疾病，並非單純知道有US 0000000遞送系統之技術者，就能輕易思及的。因此，不能單純以有US 0000000遞送系統的存在，就否定一切各不相同的化合物之相關發明不具進步性。在本案之抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物的技術領域中，本案之活性成分係以抑制神經胺酸苷酶活性，來達到治療流行性感冒之目的。因此，在該技術領域中，先前技藝最先會想到與感冒有關的，當然是氣管與肺等器官，因而先前技藝只知以活性成分局部投服至肺中的方式，來抑制神經胺酸苷酶活性，從來就沒想到以口服方式來抑制神經胺酸苷酶活性，以達到治療流行性感冒之目的。由於本案首先發現本案之活性成分具有造成噁心反胃問題的特性，因而採用口服之腸道保護形式以解決該問題。固然US 0000000已揭示有利用腸道保護劑將一已知化合物投服至結腸之遞送系統，然如前所說的，並非知道有何種投服方式存在，就自然而然會知道採用何種化合物可醫療何種疾病，以及該化合物有何特性，換句話說，在US 0000000所已揭示之「一已知化合物」，對本發明的技術領域來說實毫無意義，故要以何種化合物來利用US 0000000之遞送系統，並非單純知道有US 0000000遞送系統之技術者，就能輕易思及而完成的。

⒍再者，系爭案活性成分採用口服以腸道保護之特定方式使用成為藥學組合物，在功效上不但具有口服即能達成抑制神經胺酸苷酶活性及使用方便性，而且具有解決噁心反胃的問題，則已具有顯然的進步。再由熟習該等先前技術者從來就不知系爭案活性成分有噁心反胃問題的特性，當然也就不知試圖去解決該問題之情形，就可證實本發明非為熟習該等先前技術者所能輕易推知，因而具有突出的技術特徵。故依據專利審查基準規定，組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦須就整體予以考量。顯示本發明不但非為熟習該項技術者所能輕易完成者，而且具有進步性，完全符合發明專利之進步性要件。

⒎專利審查基準對前揭專利法第22條第4項規定有進一步說明：「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載。」而系爭案申請專利範圍第1項所載之化合物既為已公開的化合物，而其中之腸道保護劑，依原處分所稱既已公開見於US 0000000，可知其技術內容及特點，依系爭案申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，依據上開專利審查基準的說明，該等部分自可省略不予記載。可見系爭案申請專利範圍之記載並無不符前揭專利法第22條第4項規定之情事。因此，原處分謂系爭案申請專利範圍僅記載在腸道可被保護之化合物，並未記載技術內容及特點，不符專利法第22條第4項之規定乙節，顯然有誤。

⒏訴願決定指稱，系爭案究係如何將系爭案活性成分以腸道保護劑進行保護之相關組合的技術手段及內容，則均付之闕如，顯為欠缺達成技術手段之非可供產業上利用之發明乙節。如前已說明者，雖然系爭案藥學組成物中所用活性成分及腸道保護劑均為已知者，但並沒有任何先前技藝教導或建議將系爭案活性成分採口服以腸道保護之特定形式加以使用，而將系爭案活性成分及腸道保護劑等二者組合成藥學組成物。至於系爭案申請專利範圍第1項記載之在腸道可被保護，係指系爭案活性成分經腸道保護劑保護，使得該被保護之活性成分不與胃液接觸，而能到達腸中並經腸吸收而言。又其中所用之腸道保護劑，係習知用於保護藥物不與胃液接觸的薄膜塗覆物，凡此在系爭案中文說明書第349至362頁均有說明。尤其，系爭案中文說明書第357至362頁記載有具體範例，提供如何將系爭案活性成分以腸道保護劑進行保護的技術手段及內容。由此可見，系爭案說明書已提供實施而達成系爭案發明所需之技術手段及內容，故具有可供產業上利用性，顯見訴願決定之上述指稱，完全不符事實。

⒐被告謂原告稱被告再審查審定書引用法條有誤，系爭案並無不符前揭專利法第20條第1項前段的理由乙節，顯與事實不符。事實上，原告係主張原處分顯然不備前揭專利法第20條第1項前段之理由，而非稱再審查審定書引用法條有誤。兩者之涵義及法效各有不同，不容混淆。至於前揭專利法第20條第1項前段所規定的產業利用性，係定義為申請專利之發明「本質上」必須能夠被製造或使用者而言，故依此定義並不要求申請專利之發明現已被製造或使用，因此縱使該發明尚未被製造或使用，而將來有被製造或使用之可能性時，仍符合產業利用性要件，與申請專利之發明說明書記載不完備，致該發明無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，以及是否可重複實施，因而不符前揭專利法第22條第3項規定者，不但在本質上不同，而且在判斷順序或層次上亦有先後差異，實不容混淆。由於系爭案所用的腸道保護劑，該劑在胃中並不會溶解，而須至腸道才會溶解，因此系爭案之活性成分須至腸道才會被釋放出來。亦即，系爭案之活性成分不會在胃中被釋出而造成噁心反胃問題，且該活性成分具有抑制神經胺酸苷酶活性之功效，乃是該活性成分原來已知的功效，故系爭案所形成之藥學組成物於投用時具有預期功效，乃是絕對無可置疑的事。況且在系爭案說明書所列之實例119-121 即具有藥理實驗數據支持其功效。再者，依專利法第22條第3項可知，發明說明書所載之發明技術內容，對習於該項技藝者是否易於理解且可重複實施，以及所請範圍記載過於簡略等事事，係屬於前揭專利法第22條第3項所規定之說明書應載事項是否記載完備的範疇，而非屬於同法第20條第1項前段規定，兩者不能混為一談。

⒑關於系爭案於說明書大量描述化合物之製備實施例，乃因該化合物原為系爭案發明人所發明的，而原告為美國公司，由於美國專利法採最先發明主義，故原告誤以為系爭案之化合物縱使已公開，也可以在臺灣申請專利。何況系爭案88年3月16日函送之說明書的申請專利範圍，除申請專利範圍第1項係請求化合物的發明專利外，其餘第2項至第7項均為請求含有化合物及腸道保護劑之組成物的發明專利，且其時系爭案尚未經初審審查。何況依前揭專利法第44 條規定，只要不變更原申請案實質，在再審查審定前，原告依法得修正縮小申請專利範圍。故被告以系爭案於說明書大量描述化合物之製備實施例，迨其後因所請化合物及醫療用途已見於公開刊物，不符專利要件，原告始稱其為提供一種經腸道保護劑保護之抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物為由，相為指摘，顯示被告不但不明專利法規定，而且帶有只要發現原申請專利範圍第1項化合物是已知的，則其他利用該化合物所創作之他發明，就應予撻伐而不給予專利的不正確審查觀念。

⒒系爭案說明書第354至362頁，既然已自動指明US 0000000揭示有利用腸保護劑將一已知化合物投服至結腸之遞送系統，以及該腸保護劑成分的組成及功能，則任何稍有智慧的人，皆會意會系爭案並非在請求該腸保護劑及其遞送系統專利。換句話說，系爭案之藥學組成物發明只是在利用該腸保護劑及其遞送系統而已。該US 0000000雖然揭示有將一已知化合物投服至結腸之遞送系統，但必須瞭解的是，其所遞送之已知化合物，都與系爭案之化合物（即活性成分）無關。亦即其從未揭示曾有遞送過系爭案之化合物的記載，而在系爭案的抑制神經胺酸苷酶活性之技術領域中，須知在系爭案申請前，先前技藝只知道將系爭案之活性成分以局部投服至肺中的方式，來抑制神經胺酸苷酶活性；從來就沒有人使用過或想到過改以口服方式將系爭案之活性成分經由胃送至腸道，來抑制神經胺酸苷酶活性。並且在系爭案申請前，也從來沒有人知道系爭案之活性成分在以口服方式來抑制神經胺酸苷酶活性時，是不能在胃中釋放出來的。換言之，在系爭案申請前，從來就沒有人知道系爭案之活性成分在胃中具有會造成噁心反胃的特性。因此，在系爭案申請前，也就從來沒有人會想到將系爭案活性成分及腸道保護劑二者組合使用，以形成系爭案之活性成分不在胃中釋出造成噁心反胃，而須至腸道才可以被釋出之藥學組成物，可見系爭案之藥學組成物發明具有進步性。由此可見，僅知道US 0000000揭示有腸保護劑及其遞送系統，以及系爭案之活性成分為已知的，而不知可將傳統局部投服至肺中以抑制神經胺酸苷酶活性的方式，改以口服方式來抑制神經胺酸苷酶活性，以及不知系爭案之活性成分在胃中具有會造成噁心反胃的特性的話，是不可能輕易就會想到系爭案之藥學組成物發明的。因此，被告僅以系爭案之活性成分與腸保護劑及其遞送系統係已知的，即逕行認定系爭案之藥學組成物發明不具進步性，實屬過於主觀武斷，顯然為後見之明。

⒓系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之特性，是由系爭案首先發現乙事，可徵諸系爭案說明書第349頁第2段有下述之記載：「本發明中所用的『腸保護』一辭係指保護本發明化合物以免部份的胃腸道（通常為上游胃腸道，尤其是胃及食道）曝露於本發明化合物。以此方式可以保護胃黏膜組織以抵抗其曝露於本發明化合物的速率（該曝露速率會造成不良作用諸如噁心）」可知。再者，系爭案之化合物具有在胃中造成噁心反胃的特性，乃是系爭案之化合物本身原具有的特性，只要將該化合物口服入胃中，即可以獲得證實該化合物具有該特性，並無需要做特別測試及試驗數據來證實。這就有如糖具有甜的特性，乃是糖本身原具有的特性，只要將糖放入口中，即可以獲得證實糖具有甜的特性，並無需要做特別測試及試驗數據來證實。而系爭案用以包覆該化合物的腸道保護劑，在胃中並不會溶解，須至腸道才會溶解，且腸道保護劑具有這種功能是已知的。既然包覆系爭案化合物的腸道保護劑不會在胃中溶解，系爭案之化合物即無從曝露於胃中，如此就不會產生系爭案之化合物在胃中造成噁心反胃的問題，當然即解決了系爭案之活性成分在胃中會造成噁心反胃的問題。這種事理乃是依據一般經驗法則即可明瞭的，並無需要特別以被告所謂之測試試驗及數據作為佐證，即可證實者，與醫藥品是否有治療人類疾病功效，須要反覆做成測試試驗及數據來作為佐證，方能證實者不同。至於系爭案之活性成分GS4104（即Oseltamivir）本身具有抑制神經胺酸苷酶活性的功效，乃是已知的，也是被告所明知者，根本無需再由原告提供任何測試試驗及數據來作為佐證。何況被告在核駁前，從未要求原告提出完整功效測試試驗及數據，以支持所請範圍確已解決造成噁心反胃問題。

⒔被告對於系爭案化合物之物、化特性，以及可用於相關組合技術且具預期功效，依理應該認識得很清楚，才會在原處分中，以系爭案所請藥學組成物中之活性成份（即化合物）及腸道保護遞送系統的成份組成與功能，均已見於公開刊物為由，而認定系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成。否則被告如沒有上述之認識，則依理被告就無從認定系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成才是。然被告另外卻質疑原告如何僅能以習知技術就推知系爭案之活性成分亦可用於相關組合技術且具預期功效，顯前後矛盾。

⒕再查，被告謂原告並未針對其活性成分之物、化特性提出一可適用之腸道保護劑及其組合乙節之理由，並未見於再審查核駁審定中，亦屬於新理由。且其所言與客觀事實亦不相符。茲舉系爭案說明書中，有關可適用於系爭案活性成分（GS4104）之腸道保護劑及其組合的記載如下，以供參考。依系爭案在說明書第351頁最後1段至第354頁即指明：「許多專論文獻述及腸保護及其相關技術，其均可用於製備本發明之腸保護組成物。此類專論文獻包括：‥‥‥‥」。系爭案說明書第356頁第3段載明：「可用於本發明中的習知腸保護用聚合物或聚合物混合物，包括在低於約5‧5之pH值下（即在謂中的一般情況）不可溶，但在pH值約5‧5或更高時（即在小腸和大腸中的情況）為可溶者。特定之腸保護用材料的有效性可依美國藥典（USP）的程序測定之」。系爭案說明書第357頁第3段至第360頁之「腸保護的範例體系（按下示之GS4104即系爭案之化合物）」，亦載明：「體系１：腸保護之GS4104膠囊在此範例體系中，於尺寸４的白色不透明硬明膠膠囊殼中（膠囊組成：明膠NF，2氧化鈦USP），混合GS4104（化合物262，實例116，磷酸鹽形式，131o4mg/膠囊，相當於100 mg游離鹼）與克司卡眉洛鈉（Croscarmellose Sodium）（2.6 mg/膠囊），並以腸衣包覆該膠囊。藉由此技藝中所習用的程序，將下列腸衣調和物施加於膠囊上。．．．通常係將腸保護用聚合物．．．以完成塗覆的賦形藥重量計算，大約1-50%，較佳為1-15%，更佳為5-10%的聚合物腸衣即足以用於腸保護」。根據以上之說明，可見被告所謂申請專利範圍敘述過於簡略，不符前揭專利法第22條第4項之規定，實於理有據乙節，與客觀事實不符。

㈡被告主張之理由：

⒈查系爭案係申請一種經腸道保護劑保護之抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物，其技術特徵在於將活性成分與腸道保護劑二者組合使用，則說明書自當具體記載相關技術內容，如活性成分與腸道保護劑之組成比例、形成之藥學組成物於投用時是否確具預期功效。惟系爭案並未記載上述事項，僅說明書354至362頁介紹腸保護劑型及腸保護的範例體系，且於91年5月9日修正之申請專利範圍第1項亦簡單記載「‧‧‧其包含在腸道可被保護之具有下式的化合物‧‧‧」。按前揭專利法第22條第4項之規定，申請發明專利應載明申請專利範圍，其範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，系爭案因申請專利範圍記載過於簡略，其發明內容對習於該項技藝者並不易理解且可重複實施。

⒉有關系爭案之進步性之爭議，原告稱被告僅以發明係為運用申請前既有之技術或知識所完成的，就逕行認定系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成，實屬武斷等。然就系爭案之技術內容而言，若其技術特徵在於將活性成分與腸道保護劑二者組合使用，則如活性成分與腸道保護劑之組成比例、形成之藥學組成物於投用時是否確具預期功效等皆屬系爭案之發明範疇，說明書自應有詳細記載。然原告捨此而不為，卻於說明書大量描述化合物之製備實施例，僅於第354至362頁簡略提及其可用於腸保護劑之型式，其後因所請化合物及醫療用途已見於公開刊物，不符專利要件，原告始稱其為提供一種經腸道保護劑保護之抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物。由說明書第354至362頁的內容，可知系爭案係以習用技術將已知化合物包覆，此部份內容亦已於說明書第354及357頁中記載。綜上所述，可知系爭案係揭示利用腸保護劑將一已知化合物投服至結腸，然有關以結腸為目標之遞送系統，其成分的組成及功能均已見於US 0000000（如說明書第354至362頁），原告雖稱在系爭案申請前並沒有任何先前技藝教示相關技術內容，然將已知之化合物及公開之技術進行組合，實乃運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，並無技術上難以突破之處。

⒊原告稱系爭案活性成分採用口服以腸道保護方式使用成為藥學組成物，在功效上具有解決噁心反胃的問題，故實具功效性等。然誠如原告稱申請專利範圍第1項所載的化合物具有會造成噁心、反胃之問題是由系爭案首先發現，則原告在申請發明專利時，理當提出完整功效數據以支持所請範圍確已解決上述問題，但由系爭案之說明書並無上述功效測試試驗及數據之揭示予以佐證。蓋專利係保護一新而有用之發明，今原告在無任何具體事實佐證下，自無法主張其申請範圍為一產業上可利用且重複實施之發明，更不得以此取得專利保護，方為合理。

⒋原告稱專利審查基準中，獨立項若有部分事項依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載，故系爭案申請專利範圍第1項並無不符前揭專利法第22條第4項之情事等。就原告所言，系爭案技術特徵在於首先利用腸保護劑將一已知化合物投服至結腸，故其間之製藥技術乃為習知，不需記載等。但就不同的活性成分而言，其物、化特性各不相同，原告如何僅能以習知技術就推知系爭案之活性成分亦可用於相關組合技術且具預期功效。在系爭案，原告並未針對其活性成分之物、化特性提出一可適用之腸道保護劑及其組合，僅在申請專利範圍簡單描述「‧‧‧其包含在腸道可被保護之具有下式的化合物‧‧‧」，故被告所稱申請專利範圍敘述過於簡略，不符前揭專利法第22條第4項之規定，實於理有據。

⒌原告稱被告「原告稱本局再審查審定書引用法條有誤，系爭案並無不符專利法第20條第1項前段的理由」乙節，顯與事實不符。事實上是，原告係主張原處分顯然不備前揭專利法第20條第1項前段之理由，而非稱再審查審定書引用法條有誤」。經查，原告稱「‧‧‧顯示原處分根本未具有系爭案違反專利法第20條第1項前段的理由，則其爰引該條項前段據以核駁系爭案，自難謂原處分無違法」所述，原告認為申請專利範圍之記載係屬前揭專利法第22條第4項之規定，此與同法第20條第1項前段並無相關。原告又稱前揭專利法第20條第1項前段所規定的產業利用性定義，則縱使該發明尚未被製造或使用而將來有被製造或使用之可能性時，仍符合產業利用性要件，與申請專利之發明說明書記載不完備，致該發明無法使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施，以及是否可重複實施，因而不符前揭專利法第22條第3項規定者，不但在本質上不同，而且在判斷順序或層次上亦有先後差異等。首先釐清的是原告此段言論係根據「新專利法」而言，而新專利法係於93 年7月1日起開始實施，此與系爭案在91年9月4日審定不予專利時，所依據之專利法版本（86年5月7日總統令修正公布，91年1月1日施行，此處稱之為舊專利法）並不相同。依據83年10月之專利審查基準，未完成之發明視為非可供產業上利用之發明，其中未完成之發明包括（1）欠缺達成目的之技術手段的構想（2）有技術手段但顯然不能達成目的之構想。查系爭案係申請一種經腸道保護劑保護之抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物，其技術特徵在於將具抑制神經胺酸苷酶活性之化合物與腸道保護劑二者組合使用，則說明書自當具體記載相關技術內容，如該活性成分與腸道保護劑之組成比例、形成之藥學組成物於投用時是否確具預期功效等。惟系爭案並未記載上述事項，僅說明書354至362頁介紹腸保護劑型及腸保護的範例體系，且於91年5月9日修正之申請專利範圍第1項簡單記載「‧‧‧其包含在腸道可被保護之具有下式的化合物‧‧‧」。按前揭專利法第22條第4項之規定，申請發明專利應載明申請專利範圍，其範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，系爭案因申請專利範圍記載過於簡略，其發明內容對習於該項技藝者並不易理解且可重複實施，故依前述審查基準之規定，系爭案視為欠缺達成目的之技術手段的構想，故被告以不符產業利用性不准予專利，並無不當。

⒍原告又稱系爭案所請藥學組成物，只要所用之腸道保護劑的量，能包覆住活性成分以通過胃至腸道，即可在腸道中達最佳之吸收作用，故並無需要兩者有特定之組成比例。然就系爭案之技術內容而言，若其技術特徵在於將已知活性成分與已知腸道保護劑二者組合使用，則如何將活性成分與腸道保護劑進行組合，實乃系爭案之發明重點，如二者組成比例、形成之藥學組成物於投用時是否確具預期功效等，皆屬系爭案之發明範疇，說明書自應有詳細記載。然原告捨此不為，僅於第354至362頁簡略提及其可用於腸保護劑之型式。綜上可知，系爭案僅在於揭示將已知活性成分與已知腸道保護劑二者組合使用之概念，但實際技術內容並無著墨，此乃為欠缺達成目的之技術手段的構想，故視為未完成發明，不具產業利用性。

⒎有關系爭案之藥理功效，原告又稱系爭案之活性成分不會在胃中被釋出而造成噁心反胃之問題等等。事實上，就系爭案之技術內容而言，其係提供一種具有抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物之新劑型，其解決之問題在於活性成分不會在胃中被釋出而造成噁心反胃之問題，則原告自當有責任提供藥理測試模式及數據證明該發明具有預期功效。若僅以習知技藝易於推知而想當然爾，則與專利法之立法精神大相違背，自無法主張其申請範圍為一產業上可利用且重複實施之發明，更不得以此取得專利保護。至於系爭案說明書提供之藥理數據，係針對抑制神經胺酸苷酶活性而具有之醫藥活性測試（並非提供活性成份不會在胃中被釋出造成噁心反胃之功效數據），此為已知之部分，非屬系爭案技術特徵，併予敘明。

⒏至於申請專利範圍之敘述過於簡略部分，查再審查核駁審定書，被告即已明確指出申請專利範圍僅記載在腸道可被保護之化合物，並未記載技術內容及特點，不符前揭專利法第22條第4項之規定。相同事項，原告稱系爭案活性成分與腸道保護劑皆屬顯而易知的技術內容，故可省略不記載。但原告另外又稱「固然US 0000000已揭示利用腸道保護劑將一已知化合物投服至結腸之遞送系統，然如前所說的，並非知道有何種投服方式存在，就自然而然會知道採用何種化合物可醫療何種疾病，以及該化合物有何特性‧‧‧」等，然其主要原則仍是以申請專利範圍之敘述過於簡略，其發明內容對習於該項技藝者並不易了解且可重複實施，故為欠缺達成目的之技術手段的構想，不符產業利用性。

⒐查有關GS4104具有造成噁心反胃問題的特性，系爭案說明書並無具體、明確之說明，且無實施例證明可解決噁心反胃之問題，僅於說明書第349頁約略敘述以腸保護形式可以保護胃黏膜組織以抵抗其曝露於本發明化合物的速率（該曝露速率會造成不良作用諸如噁心），而至起訴時，原告與Hoffmann-La Roche Inc.共同於Roche Pharmaceuticals April 29,1999 Current News Releases，公開宣佈以GS4104製成丸劑用於醫療流行性感冒過程中，口服會造成噁心反胃問題，惟查附件三之公開日期係於1999年4月，此係於系爭案申請日（1998.10.1）之後，自不足以支持系爭案於申請當時已確知該活性成分具有造成噁心反胃的特性。

⒑再者，對於專利之發明，發明人必須將所面臨欲解決的課題指出，並將其解決的方法，技術手段詳細說明，以此來交換其專利專屬權利，這是專利之基本精神，原告並未揭露其欲解決噁心反胃之問題，有無例起證明所述功效，僅於訴訟階段提及，並不符合專利原理。綜觀系爭案說明書之內容皆強調對於活性成份之腸道保護，惟由先前技術US0000000可知「腸保護劑型係用於解決如具有在上消化系統易於崩解之藥物，而以腸道保護劑包覆住活性成分以通過胃至腸道，始行釋放活性成分之技術內容」已揭露此等相關製劑之技術手段及功效。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案審定時專利法第19條暨第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟如「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定；另發明之申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，亦為同法第22條第4項所明定。

二、系爭案係新穎化合物，其製法與含彼之藥學組成物，依原告91年5月9日修正後之申請專利範圍，其請求項係：

⒈一種用於選擇性抑制神經胺酸苷酶活性之藥學組成物，其包含在腸道可被保護之下式的化合物。

⒉如申請專利範圍第1項之組成物，其包含具有下式之化合物，及腸道保護劑。

三、被告為系爭案不予專利之審定係以被告91年5月9日修正之申請專利範圍第1、2項所請藥學組成物，其中活性成份已見於91年3月8日（91）智專三（四）01027字第09182001071號專利再審查案核駁理由先行通知書理由3所述之初審審定書中提及之附件7（即西元1997年7月22日出刊之「Bioorganic &Medicinal Chemistry Letters」雜誌第1843頁所示技術）的公開刊物中，原告雖稱其技術特點係「在腸道可被保護」之化合物，然查其說明書第355頁至第362頁內容可知，系爭案係利用美國第0000000號專利案之相關內容製成所請組合物，其係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，技術上並無難以突破之處；另申請專利範圍僅記載在腸道可被保護之化合物，並未記載技術內容及特點，故系爭案應有違前揭專利法第20條第1項前段、第20條第2項及第22條第4項規定等理由資為論據。

四、經查，系爭案係有關一種藥學組成物之物之發明，而申請專利範圍第一項、第二項之該藥學組成物所包含之化合物，其中活性成份已見於91年3月8日（91）智專三（四）01027 字第09182001071號專利再審查案核駁理由先行通知書理由3所述之初審審定書中提及之附件7（即西元1997年7月22日出刊之「Bioorganic & Medicinal ChemistryLetters」雜誌第1843頁所示技術）的公開刊物中，此有1997年7月22日出刊之「Bioorganic & MedicinalChemistry Letters」雜誌第1843頁所示技術附卷可憑，並為原告不爭執（93年9月29 日準備程序筆錄參照）。原告雖主張上述化合物及腸道保護劑固均屬習知，但將習知之上述化合物及習知之腸道保護劑組成系爭案之藥學組成物並非習知，因為系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之特性，是由系爭案首先發現而系爭案用以包覆該化合物的腸道保護劑，在胃中並不會溶解，須至腸道才會溶解，且腸道保護劑具有這種功能是已知的。既然包覆系爭案化合物的腸道保護劑不會在胃中溶解，系爭案之化合物即無從曝露於胃中，如此就不會產生系爭案之化合物在胃中造成噁心反胃的問題，當然即解決了系爭案之活性成分在胃中會造成噁心反胃的問題。被告對於系爭案化合物之物、化特性，以及可用於相關組合技術且具預期功效，依理應該認識得很清楚等等。

五、但查，系爭案申請專利範圍第1項請求標的係藥學組成物，原告就該藥學組成物僅記載包含具有之化合物，再以「在腸道可被保護」之形容詞界定該化合物，但並未具體明確記載其係與何其他何種「在腸道可被保護」之化合物組成系爭案藥學組成物。則系爭案申請專利範圍第一項之藥學組成物除所具有下列化合物即，已被1997年7月22日出刊之「Bioorganic & MedicinalChemistry Letters」雜誌第1843頁所揭露外，就其共同組成之其他組成物亦未具體指明申請專利之技術內容及特點，自不能謂已符合審定時專利法第22條第4項之規定。

六、次查，系爭案申請專利範圍第1項就系爭案第1項之組成物，雖記載該藥學組成物除包含具有下式即之化合物外，另包括腸道保護劑。系爭案申請專利範圍第1項、第2項之上述化合物係屬習知，腸道保護劑亦屬習知，均為原告所不爭執，而原告所主張系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之特性，是由系爭案首先發現部分並非系爭案之創作內容。原告發現系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之特性僅係發明創作所欲解決之問題，並非解決問題之創作手段，亦即該項發現並非系爭案之發明技術內容，系爭案之技術內容係在於對系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之問題所提出之解決技術手段，亦即將習知之上述化合物及習知之腸道保護劑組合成系爭藥學組成物之技術手段是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，始為系爭案是否具有進步性之審究重點。再查，腸道保護劑為一已知的東西（即屬習知技術），化合物被腸道保護劑保護於其中，通過胃時不會溶解，到腸道時才會溶解，此為已知的腸道保護劑等情，為原告所自承（93年9月29日準備程序筆錄），而當病患服用系爭案之化合物會造成噁心、反胃之現象，既屬必然發生之問題，則熟習該項技術領域者，就上述問題之解決，運用既有習知之上述腸道保護劑用之效用以解決病患服用系爭案之化合物所造成噁心、反胃之現象，即屬可輕易完成。尚不能將系爭案的化合物具有會造成噁心、反胃之特性，是由系爭案首先發現，即據為系爭案之創作手段，進而主張將習知上述化合物及習知腸道保護劑加以組成，以解決系爭案的化合物所造成噁心、反胃現象之技術手段亦具有進步性。因此，原告將習知之上述化合物及習知之腸道保護劑組合成系爭藥學組成物之技術內容，自難謂具進步性。

七、又被告係以系爭案係利用美國第0000000號專利案之相關內容製成所請組合物，其係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，技術上並無難以突破之處；另申請專利範圍僅記載在腸道可被保護之化合物，並未記載技術內容及特點，故系爭案應有違審定時專利法第20條第1項前段、第20條第2項及第22條第4項規定作為不予專利之理由。而依被告所指之內容則僅敍及不符審定時專利法第20條第2項及第22條第4項規定之理由，就審定時專利法第20條第1項前段違反之情形雖未於理由中說明，尚有疏漏。惟因系爭案因有違審定時專利法第20條第2項及第22條第4項規定而應不予專利，其理由已如前述，故被告再審查核駁審定書此部分之疏漏尚不影響判斷之結論，仍不能執此而為有利原告之判斷，應併敍明。

八、從而被告以系爭案不符法定專利要件，依審定時專利法第20條第2項及第22條第4項規定而為應不予專利，其結論於法尚無不合。訴願決定予以維持，並無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥