臺北高等行政法院判決

原告

美商‧英特爾公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳慧玲律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

劉彥玲律師

上一人複代理人

陳絲倩律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

日商‧花王股份有限公司

代表人

乙○○商標部副部

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

蘇燕貞律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國92年12月4日經訴字第09206225050號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國90年12月21日以「B．I（Beauty Inside」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第3類之「化粧品；人體用肥皂、香皂；護膚霜；滋潤乳液；護膚乳液；護膚乳；護臉乳液；美容面膜；臉部按摩乳液；身體按摩乳液；卸妝化粧品；古龍水；化粧水、花露水」商品，向被告申請註冊，經被告審查准列為審定第0000000號商標，嗣原告以該商標有違審定時商標法第37條第7款之規定，對之提起異議，經被告審查以92年8月11日（92）智商0390字第9280384840號發文之中台異字第911645號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應撤銷系爭商標之審定。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第3類之商品，有否商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，而構成審定時商標法第37條第7款之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈查原告創立於西元1968年，為電腦微處理機及其他先進積體電路裝置之領導廠商，並為全球最大之電腦晶片製造商，國內業界或新聞媒體多稱其為「（美商）英特爾」。原告於電腦界乃至全球之影響力，從其公司前總裁安德魯‧葛羅夫當選時代週刊1997年度風雲人物可見之。原告於1991年起即開始大量使用據爭商標「INTEL INSIDE& Design」（下稱據爭商標，如附圖二）於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，隨後亦使用於服飾及相關之配件，原告以其首創而具有高度識別性之商標設計格式「{word} INSIDE」標示於微處理器等商品，以表彰其高品質、高科技及創新之特質。此外，原告並授權世界各國數以千計之大小電腦製造商使用其商標，如IBM、康柏、惠普等電腦大廠，包括台灣超過1千家以上之電腦製造商。原告早已投入鉅額之行銷宣傳費用於據爭商標上，單就台灣而言，原告於系爭商標申請前兩年，即分別於1998年及1999年投資美金9百萬及1千2百萬於各式包括廣播、平面及網路廣告上，其全球推廣結果估計已使包括台灣在內超過5兆人次之全球消費者目睹過此一商標。另依時代雜誌於1999年（系爭商標申請前）所刊登之一篇文章所載，據爭商標於中國地區與可口可樂「Coke」及麥當勞「McDonalds」幾居於等高之商標水準及地位。經由原告上述之努力宣傳下，該商標已獲得高度之知名度及商業上之成就，使消費者一見到此一採取特殊設計格式「{word}INSIDE」之據爭商標即會聯想到原告。

⒉換言之，當消費者接觸到同具此特殊格式「{word}INSIDE」之系爭商標時，即會將其誤認為經原告贊助或與原告有所關聯。十餘年來，原告除在中華民國取得據爭商標之多類商標專用權外，且據爭商標亦在世界2百多個國家獲准註冊。據爭商標經由原告廣泛宣傳促銷，且由於資訊業、電子業之蓬勃發展，原告標示據爭商標之電腦零組件產品，早已為業界之龍頭產品，而為一般消費者所熟知。依1998年據爭商標於美洲、歐洲、日本、亞洲之知名度調查報告顯示，約百分之80以上消費者知曉據爭商標，百分之40以上消費者使用過印有據爭商標之產品或服務。是該商標格式「{word} INSIDE」已經成為原告之代號。另原告於我國亦擁有以相同商標設計格式「{word} INSIDE」為基礎之商標群，如「THE COMPUTER INSIDE」（註冊號數第780871號及第876374號）、「INTEL INSIDE XEON」（註冊號數第919311號）、「THE JOURNEY INSIDE」（註冊號數第137397號）、「INTEL INSIDE PENTIUM III &Design」（申請號數第00000000號）。因之，更添「{word} INSIDE」格式與原告之關聯性。可見原告對該以「INSIDE」為尾之文字組合商標設計格式即「{word} INSIDE」之重視及日後以此繼續發展之決心與計劃。由上揭事證可知，據爭商標無論於我國乃至全球皆為著名商標，殆無疑義。

⒊首先，系爭商標與據爭商標同具分離之英文單字「INSIDE」，依行政院台74經18068號函所核定之商標近似審查基準第2點之（8）：「商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似，有混同之虞者，為外觀近似。」此二商標為外觀近似，自不待言。其次，原告當初並非僅因系爭商標具有「INSIDE」字樣方對之提出異議。原告當初之所以對之提出異議，乃在於該商標與據爭商標皆具有相同之「{word} INSIDE」格式（或意匠），也就是前有其他英文字，末有「INSIDE」之英文商標組合方式。不了解英文之人，或許會認為「INSIDE」僅為一普通外文字，並不具顯著之識別性，被告及訴願決定機關正乃此典型之例子。殊不知，此一「{word} INSIDE」格式，乃原告所獨創，蓋一般英語並無單獨將一或二單字置於「INSIDE」一字之前之表達方式，通常為「INSIDE」之後加上一或若干字，例如：「INSIDE THE PGA」（翻作「PGA花絮」）、「INSIDE INFORMATION」（翻作「內幕消息」）等。故此一不合乎文法的「{word} INSIDE」設計格式，正是原告商標獨特之處。復經原告多年來廣泛沿用在其他不同之商標之上（如上述之「INTEL INSIDE PENTIUM III &Design」、「INTEL INSIDE XEON」、「THE COMPUTER INSIDE」及「THE JOURNEY INSIDE」等商標），在投注大量經費之行銷及宣傳之下，更加強其識別之作用。使一般消費者一見到採用「{word} INSIDE」設計格式之商標，即會聯想到原告，儼然已成為原告公司產品之表徵。

⒋被告所謂據爭等商標圖樣或由粗線條圈勾之外文「INTELINSIDE & Device」或單純之外文「INTEL INSIDE 」所構成，其構圖具整體性，並無特別突顯「INSIDE」一字等語，確有極大之誤失。實則，原告一系列之以「{word}INSIDE」為基礎之商標群，極明顯地係在突顯該獨特之「{word} INSIDE」格式。要言之，據爭等商標之識別性，除來自於「INTEL」及「INSIDE」等個別外文之外，亦源自於其獨特之商標設計格式「{word} INSIDE」。因之，該「INSIDE」字樣及其於商標所居末位之設計，於整體觀察商標之近似時，至少應與其他部位居於等同重要之地位，參歐盟商標局就「CINEMA SOUND INSIDE」及「DSM INSIDE」二異議案所為決定，二商標非僅商品與據爭商標近似，二商標其圖樣與據爭商標亦為近似且混淆。從而本案中，系爭商標亦模仿此一創作意匠而採用相同之設計格式「{word} INSIDE」，僅將「INSIDE」以前之文字略作改變，然其設計之創意及其外觀上予人之印象仍與據爭商標如出一轍，如異時異地隔離觀察，實難謂無使一般消費者誤認為二者間有相當關聯而生混淆誤認之虞，二者顯為近似商標，應無庸置疑。

⒌末查，系爭商標其「{word} INSIDE」格式以外之外文部分「BEAUTY」係中文「美麗」之意。用於「化妝品、人體用肥皂香皂；護膚霜；滋潤乳液；護膚乳液；護膚乳；護臉乳液；美容面膜；臉部按摩乳液；身體按摩乳液；卸妝化妝品；古龍水；化妝水、花露水」等指定商品，實為極具說明性之商標。原告以該「BEAUTY」字樣於被告商標資料庫所作搜尋，發現與系爭商標同樣指定使用於化妝品組群商品且擁有該獨立之「BEAUTY」字樣之註冊商標，竟高達3百件。可知，系爭商標之「BEAUTY」部分確為極為弱勢之商標，進而知系爭商標之主要部分實為該獨特之「{word} INSIDE」格式。從而，依商標之主要部分觀察原則，二者商標同為該「{word} INSIDE」格式，實極易引致混淆，為近似商標無疑。綜言之，系爭商標與據爭著名商標近似，有引致公眾混淆誤認之虞，當有違前揭商標法第37條第7款之規定，應不得申請註冊。

⒍又查，系爭商標所指定商品為「化妝品、人體用肥皂香皂；護膚霜；滋潤乳液；護膚乳液；護膚乳；護臉乳液；美容面膜；臉部按摩乳液；身體按摩乳液；卸妝化妝品；古龍水；化妝水、花露水」，與據爭等商標所指定使用於第9類之「電腦、空白或錄有電腦操作系統程式及電腦應用程式之晶片、微處理器」、第14類之「鐘錶、項鍊」、第16類之「活頁夾、美工刀、書籍、筆」、第18類之「旅行袋、背包」、第21類之「馬克杯、水壺」、第25類之「衣服、襪子」、第28類之「模型玩具、踏板車、滑溜車」等各種生活用品雖分屬不同類別。惟今諸如電腦晶片、微處理器等商品技術於各領域之應用實相當普遍，於生化科技亦廣為運用（如前述與高雄市政府之合作即為一例）。且因現今工商資訊發達，以原告行銷營業範圍之廣大，復於玩具車、貴金屬飾品、服飾、杯子、背包、書籍、各類文具用品及電信多媒體數位通訊等商品營業上已廣泛使用據爭商標，加之在二者商標如此近似且據爭商標為世界性之知名商標，擁有高度之知名度而廣為消費者所熟知，將使消費者易於錯誤地聯想系爭商標商品係由原告所認可、贊助或有其他之關聯。事實上，原告早在系爭商標申請前（2000及2001年），於全球各地就上述商品之銷售額，已達7千萬及5千250萬元，其中大多數來自於標示有「INTELINSIDE」商標之商品。故參加人採用據爭商標中最具識別性之文字格式「{word} INSIDE」作為其商標設計，於相關連市場領域銷售同為一般消費性物品之商品，除使消費者無從辨識其商品或服務來源之不同外，亦顯示其欲藉此攀附原告之商譽而造成消費者混淆之嫌。因之，系爭商標自應依前揭商標法第37條第7款之規定，而不得申請註冊。

⒎按據爭等商標係原告用於表彰商品及服務品質之優良所創用之標章，亦為原告花費鉅資塑造保護之識別象徵。今參加人以同具「{word} INSIDE」格式之系爭商標申請註冊，該商標「{word} INSIDE」格式以外之「BEAUTY」部分更乃相當弱勢之商標，非其主要部分。其使用於類似或高度相關聯之產品，顯係企圖藉此攀附原告優良之商譽，使消費者誤認其商品係來自原告，或經其授權認可、贊助、背書或有其他之關聯，因而具備優良之品質保證。此不僅損及原告辛苦建立起之商譽，其結果更將使消費者對於相關產品產生誤信誤認，實有違前揭商標法第37條第7款之規定。抑有進者，因據爭商標係原告首創，採取獨特且具創意之商標設計格式「{word} INSIDE」，且因大量使用及大量廣告而具極強之顯著性，倘允許與其構成近似之系爭商標獲得註冊，除有損消費者利益外，亦將會淡化原告著名商標之顯著性，則原告多年來保護商標之努力，將付諸於流水，影響原告及其廣大授權廠商之權益甚鉅。

⒏「INTEL INSIDE」商標在設計上採用自創之文字「INTEL」與自創之格式「{word}INSIDE」相結合，蓋一般英語並無單獨將一或二個單字置於「INSIDE」一字之前之表達方式，此一不合乎文法的設計格式，正是此一商標獨特之處，該獨創之特性使「INTEL INSIDE」商標在先天上即具備了高度之識別性。此一論點可由英國專利局撤銷「DIGITAL INSIDE」商標之決定書獲得證明，該決定書於第25頁第（69）段指出「二造商標皆含有小寫之INSIDE字樣，且具有相類似之形式，也就是將其公司名稱置於INSIDE一字之前。這不是一種合於普通文法的使用公司名稱的方式。在一般合於文法之英文，它應該作為形容詞使用，而此處卻作為名詞使用」。「INTEL INSIDE」商標最早係由原告於80年起於世界各地同步使用，並於81年1月16日於我國獲得註冊，在此之前無論在何種商品之類別，全中華民國境內沒有任何一件註冊商標採用「INSIDE」一字或「{word}　INSIDE」作為其商標設計之一部分。由此一情形可知，「INTEL INSIDE」商標之設計不但不合文法，甚至在先天上也是獨創一格、獨一無二的。蓋「INSIDE」一字雖係日常生活中常用之字彙，但將其使用於商標之中則屬創舉，事實上商標識別性本就源自於獨創性，愈是獨創之商標，愈具有識別之作用，故無論是據爭商標本身，或「INSIDE」一字或「{word}INSIDE」格式，在先天設計上之高度識別性實毋庸置疑。

⒐然「INTEL INSIDE」商標於81年於中華民國獲得註冊，且經多年悉心經營下而成為著名商標。然而愈是具有高度識別性之著名商標，愈容易成為他人搭便車及攀附之對象。故自「INTEL INSIDE」商標註冊七年後之88年起，即開始有第一件攀附原告獨特商標格式「{word}　INSIDE」之註冊第855638號「LIGHT CLEAN INSIDE」商標申請註冊（該商標已於90年11月1日公告撤銷），嗣後並陸續即開始引起他人群起仿效，至今已有36件商標攀附原告「{word}INSIDE」商標格式申請註冊（其中20件已撤銷，其餘則尚在行政救濟程序中或準備進行行政救濟）。從而，由此發展脈絡可證明原告之「{word}　INSIDE」商標格式於數年間引起他人群起仿效，實係因其具有之高度識別性及知名度所致。被告指稱據爭商標並未突顯「INSIDE」一字，事實上，卻從未考量原告以「INSIDE」字樣作為商標設計之一部係屬創舉之事實。因此，縱使據爭商標並未特別突顯「INSIDE」一字，但「INSIDE」字樣或「{word}INSIDE」格式透過原告實際在市場中之大量使用，已深植於消費者之心中，而取得壓倒性之識別作用。

⒑原告以「{word}INSIDE」商標格式為基礎於我國註冊之商標群，計有8種（「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE設計圖」、「THE COMPUTER INSIDE」、「THE JOURNEY INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」、「INTEL INSIDE CENTRINO」、「INTEL INSIDE CENTRINO設計圖」、「INTEL INSIDE PENTIUM II」），共22件註冊案，此一系列之註冊商標更進一步強化了「{word}　INSIDE」商標格式之識別性，在消費者之印象中形成原告一系列相同「{word}INSIDE」格式商標之印象。當消費者接觸到其他人採用相同「{word}　INSIDE」格式之商標時，即非常容易誤認為係原告之一系列商標。混淆誤認之虞審查基準亦指出，商標的近似除了外觀、觀念及讀音的近似外，尚包括在類型上的近似，尤其是主張先權利的一方，已經註冊或使用多數個相同類型的商標，而形成一種系列商品的形象時，則類型的近似也將成為商標近似應考量的重要因素之一。另外，混淆誤認之虞審查基準亦指出，識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。原告之「INTEL INSIDE」商標及其格式「{word}　INSIDE」具有高度之識別性已如上述，且經採用於一系列之相同格式之商標群，他人採用相同之格式即足以相關消費者混淆誤認。然被告及原訴願決定機關於比對二造商標圖樣是否近似時，從未將二者識別性之極端差距納入考量。

⒒就先權利人多角化經營之情形而言，原告一系列之「{word} INSIDE」格式之商標，計有8種商標，22件註冊案，並橫跨第9、14、16、18、21、25、28、38、41等共9種商品類別，範圍非常廣泛，包括了電腦相關商品、鐘錶、項鍊，活頁夾、美工刀、書籍、筆等文具，旅行袋、背包、馬克杯、水壺等日常生活用品，衣服、襪子等服飾類商品及各式玩具商品。實際使用上，原告已將該系列商標使用於襯衫、外套、吊繩、POLO衫、T-Shirt、帽子、文件套、杯子、手提包、午餐盒、筆記本、鑰匙圈、電腦包、筆筒、計算機、識別夾、筆、背包、腰包、保溫瓶、手錶、玩偶、電腦相關服務及電信多媒體數位通訊等服務，以2000及2001年為例，原告於全球各地上述商品之銷售額，已達新台幣7千萬及5千2百50萬元，其中大多數來自於標示有「INTEL INSIDE」商標之商品。混淆誤認之虞審查基準指出，先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。據爭「INTEL INSIDE」商標既如上述廣泛使用於各種不同類別之商品，多角化經營之情形明顯。因此，更增加消費者混淆誤認之可能性。

⒓就相關消費者對各商標熟悉之程度而言，混淆誤認之虞審查基準中指出，相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，據爭之「INTEL INSIDE」商標如前述為世界知名之商標，且80%以上的人知曉據爭商標，40%以上的人實際使用過標示有據爭商標之產品或服務，消費者對於原告之「INTELINSIDE」甚為熟悉，相較於系爭商標並無任何知名度，顯然「INTEL INSIDE」應受較大之保護。就其他混淆誤認之因素而言，原告之主力產品為電腦微處理器，並在每一部採用其電腦微處理器之電腦外部明顯處皆標示有「INTELINSIDE」商標。再加上其全球市場佔有率包括台灣市場在內，高達八成以上，全世界每五台電腦中就有四台採用原告之微處理器。而台灣為電腦王國，電腦之普及率極高，且幾乎所有電腦使用者皆認識原告之「INTEL INSIDE」商標。而系爭商標所指定使用之商品僅為一般日常生活用品，包括認識「INTEL INSIDE」商標之電腦使用者，所有人都是潛在的消費者。故在商標之實際使用上，當認識「INTEL INSIDE」商標之電腦使用者於購買標示有「B．I（Beauty Inside）」商標之化妝品時，即非常可能誤認該商品與原告之關聯性。

⒔縱認原處分及訴願決定於決定作成時，依前揭商標法並無違誤（舊法無新商標法第23條第1項第12款所增設有關著名商標淡化或減損之保護規定），惟在被告作成異議決定前，新商標法早已公布並新增有關著名商標淡化或減損之保護規定（新商標法92年5月28日公布，其第94條明定自公布日起6個月後施行），且於訴願決定時，新商標法業已先於92年11月28日正式施行。再者，原告亦已於92年7月28日訴願理由書主張倘允許系爭商標註冊，將會沖淡原告著名商標之顯著性。因此，被告及訴願決定機關就本事件未適用與衡酌新法之相關規定，實有悖於法理。

⒕查訴願程序具有行政程序之性質，而訴願決定亦屬一種行政處分，故訴願機關於判斷系爭處分時，原則上應以訴願決定時之法律及事實狀態為準。且訴願機關為實體審查時，對於系爭處分之合法性及合目的性，得為完全之審查，俾確保行政處分之合法性與適當性。於行政訴訟程序而言，此部分容有不同之學說及實務見解，惟大體上係區分行政處分及行政訴訟之類型以觀。在具有雙重效力之行政處分，如由因該處分而遭受不利益負擔之第三人提出爭訟時（如本件情形），則與課予義務之訴的情形相同，係以最後言詞辯論時為準。在具有繼續性效力之行政處分（如授予參加人系爭商標權利之處分），其處分雖一次被發布，但其效力則繼續存在，原則上應以最後言詞辯論時決定之。如依實體從舊，程序從新原則，本件似應依前揭商標法判斷原處分及訴願決定是否違法。惟查，實體從舊，程序從新原則之立論乃源於保護人民權益及法安定性之考量，因此除法律有特別規定外，原則上新法不具有溯及之效力。然而無論自行政救濟目的或人民權利保障言，訴願機關或行政法院於適用法規時，應非可一律適用實體從舊，程序從新原則，而仍應從保護人民權益之觀點，適當修正實體從舊，程序從新原則之適用，因此無論學說或實務均認實體從舊，程序從新原則並非一毫無例外之鐵律。例如在本件情形，被告授予參加人商標權，此對參加人言固屬授益處分，對原告言則屬不利，則在此種具有第三人效力且具有持續性效力之行政處分，其違法判斷之基準時即應作不同之考量，質言之，原授益處分之相對人（本件參加人）雖因處分之作成而受有利益，惟於行政救濟之法定期間內，因該授益處分受有不利益之第三人即原告已依法提起訴願及訴訟，原授益處分可能因第三人提行政爭訟而遭撤銷之情況，應為授益人（參加人）可得預見，從而授益人之信賴程度甚低，應不適用行政程序法有關信賴保護之規定，此際，如由第三人即原告循行政爭訟程序主張加以撤銷，訴願機關或行政法院於適用法規時均得適用新商標法以判斷原處分是否違法。

⒖被告或謂本件異議決定乃作成於新商標法施行前，因此並無適用新法之餘地，惟查，異議決定何時作成，在我國行政救濟實務上，實取決於被告之審理情形，由於本件異議程序乃處於新法公布後、施行前之過渡期間，是倘本件異議決定乃作成於當時不久後之新法施行日後，依上開邏輯似即應審酌並適用新商標法有關著名商標淡化或減損之保護規定，此種僅因異議決定作成時點所致之新舊法適用差異，其所生之不利益，參酌訴願法第81條但書不利益變更禁止原則之法理，顯不應歸為原告負擔。況訴願決定作成時，新法已經施行。為維持法秩序之衡平（避免因異議決定時點之差異而作成不同之處置），並充分保障異議人之權益，原異議決定顯應考量商標權之授予屬持續性效力處分之本質而適用新法規定。是原處分及訴願決定罔顧新法規定，而逕予維持不合新法規定之原處分，顯已對原告及公益皆產生危害，洵有違誤。商標法第23條第1項第12款後段為92年修法所新增之規定，依其修正說明「係在防止與著名商標產生混淆誤認外，並應避免對著名商標之減損（Dilution）產生」，為「淡化理論（DilutionDoctrine）」之明文，因其尚屬新引進之理論，於具體案例中應如何適用，及其適用之範圍界線如何，我國商標實務上尚無經驗，學說上亦乏詳盡之說明。

⒗「淡化理論（Dilution Doctrine）」之立法，在國外已有行之多年之立法例，故已累積相當之學說及判例，頗值參考。以美國為例，於1996年施行之「美國1995年聯邦減弱法案」（Federal Trademark Dilution Act of 1995）施行至今已近十年，故其國內之學說及判決判例，有相當之參考價值。傳統學理上，淡化理論係在擴大著名商標之保護範圍。亦即商標近似之程度雖不至於造成混淆誤認之虞者，但若因其使用或註冊將會淡化或減損著名商標之識別性或信譽，則雖所指定使用之商品或服務並非相同或類似，亦構成商標之侵害或應禁止其註冊。惟淡化理論是否可適用於二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品）之情形，美國學說及實務上爭議不休。但實務上自1993年美國第二巡迴法院的一項判決已終止了此一爭議，認定美國紐約州的反淡化法可適用於競爭性商品之情形。因此在美國法院實務上，當二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品），但二件商標是否近似則因其字樣或格式之不同而存在爭議時，仍可適用淡化理論。

⒘由於原告已將據爭「INTEL INSIDE」等商標廣泛使用於襯衫、外套、吊繩、POLO衫、T-Shirt、帽子、文件套、杯子、手提包、午餐盒、筆記本、鑰匙圈、電腦包、筆筒、計算機、識別夾、筆、背包、腰包、保溫瓶、手錶、玩偶、電腦相關服務及電信多媒體數位通訊等商品或服務上，其多角化經營之努力已使其商品範圍分布於不同之領域及類別之中，從而模糊了商品類別之間之界線。且如前述幾乎所有電腦使用者皆認識原告之「INTEL INSIDE」商標。而系爭商標所指定使用之商品僅為一般日常生活用品，包括認識「INTEL INSIDE」商標之電腦使用者，所有人都是潛在的消費者，故二件商標所指定使用之商品仍為類似或屬競爭性商品，而系爭商標採取與原告「INTEL INSIDE」等商標相同且具高度識別性之「{word} INSIDE」格式，二者商標顯屬美國法院實務所認「當二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品），但二件商標是否近似則因其字樣（wording）或格式（format）之不同而存在爭議時」，仍可適用淡化理論之情形。故應適用商標法第23條第12款，不許系爭商標之註冊。退步言之，縱認定二者所指定使用之商品並非類似，但因系爭商標採取與據爭商標相同且具高度識別性之「{word} INSIDE」格式，而如前述應屬近似商標。縱因商品非類似而認為無混淆誤認之虞，惟依淡化理論，此一情形已足以減損「INTELINSIDE」等商標之識別性，而有現行商標法第23條第1項第12款有關減損著名商標或標章識別性之情形，而不應准予註冊。

㈡被告主張之理由：經查，系爭商標圖樣與據爭等商標圖樣相較，二者固有相同之外文「Inside」一字，惟前者「Beauty Inside」予人寓目印象係一整體概念，客觀上不宜任意割裂分析二外文而單獨就「Inside」一字加以比對。況查據爭商標圖樣或由粗線條圈勾外文「intel inside」為一整體設計，或為單純之外文「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」所構成，其構圖亦具整體性，並未特別突顯「inside」一字。是以，系爭之「B‧I（Beauty Inside）」與據爭之「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE & device」、「INTEL INSIDE XEON」二外文所表達之文義不盡相同，予人寓目印象亦相去甚遠，異時異地隔離觀察，或連貫唱呼之間，於外觀、觀念及讀音上，尚無致相關公眾誤認二商標為具關連性之系列商標商品而對其產製來源或產製主體發生混同誤認之虞，二者應非屬構成近似之商標。

㈢參加人主張之理由：

⒈原告固主張其創立於1968年，為電腦微處理機及其他先進積體電路裝置之領導廠商，並為全球最大之電腦晶片製造商，國內業界或新聞媒體均簡稱原告公司為「（美商）英特爾」。惟其所使之商標或標章亦被稱為「INTEL」，而無人提及「INTEL INSIDE」，此亦可由原告所提供之證據可資證明，證一之標題即為「英代爾MMX亮相」，而內文中亦無「INTEL INSIDE」；證二時代雜誌之封面，僅見「Intel's AndrewGrove」，並無「INTEL INSIDE」；證五商標資料及證六世界各國註冊一覽表為註冊資料，均與是否「著名」無必然關聯；證七知名度調查資料內所標示者皆為「INTEL」。由前揭事實已足證明原告所著名者僅係「INTEL」，惟「INTEL」是否著名，與「INTEL INSIDE」是否著名無涉，更遑論據以論結「{word}INSIDE」為原告所創用之「著名商標」。再者，於實際使用上，原告所有之「INTEL」及「Pentium」等均有中譯名，唯獨不見「INTEL INSIDE」或「{ word} INSIDE」之中譯名，凡此更證明「INTEL INSIDE」或「{ word} INSIDE」並非著名之商標或標章。

⒉次按，原告固引用商標近似審查基準，進而推論系爭商標與據爭等商標構成近似。惟此項基準要非唯一標準，倘商標圖樣如由二以上之部分相結合所構成，而有強弱之分者，自應就其較強之主要部分比較觀察，如該部分有顯著之不同，則其他部分縱相類似，但顯無發生混同誤認之虞者，仍應認非近似之商標，有最高行政法院74年度判字第473號判決可參。「INSIDE」乙字，乃習知之英文字彙，原告並無特別突顯或單獨使用外文「INSIDE」之事實，本難予分割觀察而單獨以外文「INSIDE」進行比較。何況，「INSIDE」乙字，意指「在裡面」，並非新創之用語，其識別力不如「INTEL」強勢。是以，「INSIDE」部分為系爭商標整體中之較弱部分，於判斷商標近似與否時，自應就系爭商標中較強之文字部分加以比較觀察，從而二者固均有外文「INSIDE」，原告僅以系爭商標中較弱之「INSIDE」部分為唯一比較觀察之依據，遽認系爭商標與據爭商標構成近似，顯非適法。

⒊另，再參酌下列商標或標章註冊併存之客觀事實，顯見「INSIDE」之識別性已然沖淡，成為弱勢商標：

⑴單獨以「INSIDE」為商標圖樣核准者有：第930778號商標指定使用於第9類，第728305號商標指定使用於第14類。

⑵以「4D Insider」為商標圖樣核准者有：第674477號商標指定使用於第49類，第655913號指定使用於第50類，第672563號商標指定使用於第72類。

⑶以「Arts inside」為商標圖樣而核准者有：第0000000號指定使用於第24類，第0000000號指定使用於第27類。

⑷以「CLOSE UP INSIDER 」為商標圖樣而核准者有：第907103號指定使用於第3類，第918818號指定使用於第5類，第919323號指定使用於第10類，第926009號指定使用於第21類。

⑸以「WHAT'S INSIDE SURVIVES」為商標圖樣而被核准者有：第0000000號指定使用於第16類，第0000000號指定使用於第20類。

⑹以「WHAT REALLY MATTERS INSIDE」為商標圖樣而被核准者有：第998050號指定使用於第7類，第0000000號指定使用於第9類，第0000000號指定使用於第12類。

⑺其他如第972408 號「CABINSIDE」商標指定使用於第30類、第0000000號「debug inside」商標指定使用於第9類、第0000000號「GenMont Inside」商標指定使用於第5類、第0000000號「NANOINSIDE」商標指定使用於第24類、第0000000 號「POWER INSIDE & DESIGN」商標指定使用於第25類、第0000000號「Singtex inside &Device」商標指定使用於第25類、第955457號「TECH INSIDER」商標指定使用於第16類。

⑻將「INSIDE」放在前面者，則有第577607號「INSIDEBEAUTY」商標指定使用於舊第49類；第0000000號「INSIDE CERAM」商標指定使用於第7類；第0000000號「INSIDE COMMUNICATION」商標指定使用於第9類；第176866號「INSIDE COMMUNICATIONS」商標指定使用於第42類；第0000000號「INSIDE DISRAM」商標指定使用於第7類；第0000000號「INSIDE DISRAM」商標指定使用於第11類；第959942號「INSIDE及DSP設計圖」商標指定使用於第9類；第983646號「INSIDE JOB」商標指定使用於第3類；第0000000號「INSIDE KERAM」商標指定使用於第11類；第998269號「INSIDELINE」商標指定使用於第9類；第0000000號「INSIDE PITCH」商標指定使用於第9類；第839485號「INSIDE SECRETⅠ機密」商標指定使用於第5類；第0000000號「INSIDER SYSTEM」商標指定使用於第9類。

⑼而服務標章中亦有第164201號「INSIDELINE」商標指定使用於第42類；第192042號「INSIDE PITCH」商標指定使用於第41類等。準此註冊併存之客觀事實，顯見「INSIDE」之識別性已然沖淡，成為弱勢商標，非可作為審認商標近似與否之唯一論據，事理至明。「INSIDE」既已成弱勢商標，則系爭商標中之「INSIDE」部分即因之成為系爭商標整體中之較弱部分，於判斷商標近似與否時，自應就系爭商標中較強之「Beauty」部分比較觀察，惟原告不察，僅以系爭商標中較弱之「INSIDE」部分為唯一比較觀察之依據，遽認系爭商標與據爭商標構成近似，實嫌速斷而違反前揭判決就商標近似所為認定基準之闡釋。

⒋至於原告所謂系爭商標與據爭商標均使用相同之外文「INSIDE」，是系爭商標申請註冊之主要部分在於「INSIDE」，並據以認觀察系爭商標與據爭商標構成近似等等，殊不足採。蓋判別商標近似與否，首應依循通體觀察原則，即就二商標之分別整體印象，通體隔離觀察有無引起混同誤認之虞判斷之，迭經本院諸判決先例揭示。矧商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，系爭商標審定時商標法施行細則第15條第1項著有明文。倘依原告之意見，則所有使用相同之外文「INSIDE」乙字之商標者，均在禁止註冊之列，而毋庸審酌是否有混同誤認之虞？其有違事理之常及審查商標近似與否之認定基準甚明。

 ⒌原告於電腦界固享有某程度之聲譽，惟其知名度僅限於與電子相關之產業；然被告乃係化粧、醫藥及保養之巨擘，實無藉系爭商標攀附原告商譽之必要。再者，原告從未涉足於參加人所經營之相關事業，雖原告抗辯現今電腦晶片、微處理器等商品於各領域之應用實相當普遍，於生化科技亦廣為運用，更舉其與高雄市政府間之乙項生化科技與資訊科技之結合計畫，用以證明原告於我國多角化經營，並遍及生化科技領域，惟原告所舉上開合作案中，其所提供者僅係與電腦有關之技術，非唯與生化事業無涉，更與參加人所經營者無任何關聯，況且有關藥品等之生產尚需經過特許，並非一般業者可得隨意產製者。是以，一般消費者絕無因系爭商標之使用，因而致生混淆誤認之可能。

⒍再查，系爭商標指定使用於第3類之「化粧品；人體用肥皂、香皂；護膚霜；滋潤乳液；護膚乳液；護膚乳；護臉乳液；美容面膜；臉部按摩乳液；身體按摩乳液；卸妝化粧品；古龍水；化粧水、花露水」等商品，與據爭商標指定使用於第9類之「電腦、空白或錄有電腦操作系統程式及電腦應用程式之晶片、微處理器」、第14類之「鐘錶、項鍊」、第16類之「活頁夾、美工刀、書籍、筆」、第18類之「旅行袋、背包」、第21類之「馬克杯、水壺」、第25類之「衣服、襪子」、第28類之「模型玩具、踏板車、滑溜車」等商品相較，二者之商品原材料、用途、性質、功能、產製主體及產銷管道等均不相同，依社會一般通念，核非屬類似之商品，亦無前揭商標法第37條第12款規定之適用，原處分洵無違誤。

⒎又系爭商標係由外文「B．I（Beauty Inside）」橫列所構成，而據爭商標圖樣則由粗線條圈勾之外文「intelinside」設計圖或單純之外文「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE & device」及「INTEL INSIDE XEON」等商標，其構圖具整體性，並無突顯「INSIDE」或有單獨使用之事實，於外觀構圖意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖，或「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE & device」及「INTEL INSIDE XEON」等整體為準，當難析離單獨以外文「INSIDE」進行比較，從而二者雖均具有外文「INSIDE」部分。惟二者客觀上各有其不同之主題意匠，繁簡有別，予人之寓目印象亦相去甚遠，於異時異地隔離觀察，要難謂有致相關商品購買者誤為關聯系列商品而發生混淆誤認之虞，核非屬近似之商標，揆諸上開說明，自無首揭法條規定之適用。

⒏按現行商標法第90條規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件尚未審定結案者，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於本件之情形，商標法係在異議審定以後才施行，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同，復考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，現行商標法第90條關於基準時規則，應不影響施行前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件，行政爭訟案件仍應適用異議審定時之基準時規則，亦即91年5月29日公布施行之商標法第77條之1第1項第1款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：1、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定。

 ⒐固如原告所言，有學者主張應以行政救濟時法規狀態為法令基準時，惟渠等無法說明商標異議程序既為原處分違法性審查，為何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是原告上揭主張不足可採。從而本件有關行政處分違法判斷基準時，應以原處分作成時為判斷基準。矧上開學者亦主張雖訴願機關應以訴願決定時之法律及事實狀態作為審查系爭處分之基礎，惟上開原則容應有若干例外之必要，如法規若明文規定以原處分作成時為判斷基準者，即應從其規定，例如商標法施行細則第40條規定（即現行商標法第90條規定），準此規定，商標之異議審定、評定及撤銷，其判斷之基準時，應分別以異議審定時、註冊當時及撤銷處分時適用之法律為準，故其後法律雖有變更，仍應以處分時之法規為準。再者，最高行政法院60年度判字第374號判例闡示：「請求評定商標之註冊為無效，而係主張其註冊有違背規定之情形者，其有無違背規定之情形者，其有無違背規定，應以註冊當時適用之法律為準。註冊後法律雖有變更，但其是否應評定為無效，仍應視其有無違反註冊時法律之規定為斷。」此復證明本件原處分違法判斷基準時應依商標法之規定，乃依異議審定時之法律及事實狀態為準，亦即本件應適用修正前商標法之規定。

⒑退步言，縱如原告所陳本件應適用現行商標法，惟本件亦無現行商標法第23條第1項第12款有關著名商標淡化或減損之保護之適用，蓋；所謂淡化理論係指將他人夙著盛譽之商標使用於雖非同一或類似商品，或完全不致發生誤認混同之各種各樣之商品，以致該著名商標之識別性被沖淡或變弱之現象。惟查，前揭理論之目的係在避免將著名商標使用於風馬牛不相及之營業部門，影射其商標權人努力開拓之信譽，免費搭乘其知名度之便車之行為。惟如前述，參加人於化粧、醫藥及保養等事業具有極負盛名，就知名度而言，絕不亞於原告，實無利用系爭商標攀附原告商譽之必要。是故，原告主張系爭商標之使用將沖淡據爭著名商標之識別性，誠實過慮，不足採信。

理由

一、本件係於92年4月29日商標法修正施行（92年4月29日立法院三讀通過，同年5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後即同年11月28日施行）前，已依修正前商標法規定提出異議，並經異議審定之案件（被告係於92年8月11日作成異議審定），尚無現行商標法第90條所規定，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊之適用；又系爭案之異議經被告依當時商標法第77條之1第第1款規定，適用異議審定時之規定，為系爭商標異議不成立之處分，並經訴願決定維持，關於原處分及訴願決定是否合法，自應適用異議審定時之規定。本件原告提起訴願後、原訴願決定作成前，新商標法雖已公布並新增有關著名商標淡化或減損之保護規定，並自92年11月28日施行，惟判斷原處分及訴願決定是否合法，仍應以作成異議審定時所適用之商標法為依據，已如前述，故本件尚無新修正商標法之適用。原告主張其循行政爭訟程序主張撤銷被告對參加人之授益處分，訴願機關或行政法院於適用法規時均得適用新商標法以判斷原處分是否違法一節，尚非可採。

二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。惟其適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而衡酌商標圖樣是否近似，應以具有普通知識、經驗之一般消費者於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第15條第1項復定有明文。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，始為近似之商標。所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤認之虞，應以連貫唱呼為標準；觀念近似則指商標圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞者。故衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買人，施以普通之注意，就二商標之文字、圖形或記號，異時異地隔離及通體觀察判斷之。

三、系爭商標係由外文「B．I（Beauty Inside）」所構成，而據爭838878、787071、829126號之「INTEL INSIDE」商標係由單純「INTEL INSIDE」由左而右橫置或斜置之外文印刷體大寫所構成；據爭第787077號、「INTEL INSIDE & DEVICE」商標係由粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖組成；據爭第919311號「INTEL INSIDE XEON」則係由單純「INTEL INSIDE XEON」外文所組成。依上述據爭商標所顯示「inside」或「INSIDE」外文均係與「INTEL」或「intel」共同使用，其構圖具整體性，並無突顯「inside」或有單獨使用之事實。因此，於外觀、構圖、意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或「INTELINSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」為準，尚難將其中之外文「inside」分離後單獨與系爭商標進行比較。原告主張系爭商標與據爭商標之主要部分既皆為「INSIDE」一字及「{word} INSIDE」格式，其主要部分完全相同，自屬外觀近似一節，並非可採。又原告雖主張據爭商標之「INTELINSIDE」已成為著名商標等等。但查，據爭商標既未將「inside」分離後單獨使用，自仍應將「INTEL INSIDE」整體與系爭商標作比較，尚不因「INTEL INSIDE」為著名商標即將「INSIDE」單獨分離以與系爭商標比較其間是否近似。因此，依系爭商標墨色印刷體大寫外文「B．I（Beauty Inside）」與據爭商標相較，二者雖均有外文「INSIDE」部分，惟尚有字首「Beauty」及「B．I」之外文縮寫與據爭商標重要之「INTEL」之區別，於異時異地隔離通體觀察，或文字連貫唱呼之際，尚無致相關商品購買人誤為關聯系列商品而發生混同誤認之虞，且「Beauty」與「INTEL」之觀念亦有不同。從而系爭商標與據爭商標應尚非屬近似之商標。原告主張系爭商標與據爭商標於外觀、讀音、觀念近似或雷同部分，非屬可採。又本件係以據爭商標與系爭商標之圖樣作比較，與原告於我國所擁有以「{word} INSIDE」商標格式為基礎之商標群無涉，並不能以原告具有以「{word} INSIDE」商標格式為基礎於我國註冊之商標群，即認該系列之註冊商標已強化「{word}　INSIDE」商標格式之識別性，而得作為他人採用相同之格式足以使相關消費者混淆誤認之論據。另原告所指被告中台異字第888001號等其他另案商標經撤銷案件，或攀附系爭商標「{word}INSIDE」商標格式之註冊第855638號「LIGHT CLEAN INSIDE」另案商標申請迄今已有36件，其中20件業已撤銷部分，經查其等商標圖樣與本件不同，案情有別，且屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，自難比附援引，亦不能指被告違反行政法之平等原則及恣意禁止原則。

四、依上所述，系爭商標與據爭商標既非近似，且系爭商標異議審定時商標法第37條第7款之適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。則系爭商標之註冊自無前揭商標法第37條第7款之規定。又本件原告係依異議時商標法第37條第7款規定申請異議，且依適用異議審定時之商標法，尚無現行商標法第23條第1項第12款之適用，已如前述。故關於原告主張系爭商標採取與據爭商標相同且高度識別性之「{word}INSIDE」格式，依淡化理論，有減損系爭著名商標之識別性部分，自毋庸予以審究。從而被告為異議不成立之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥