臺北高等行政法院判決

原告

米老鼠牛排館國際企業有限公司

代表人

甲○○董事）住同

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國93年1月28日經訴字第09306211090號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）91年3月11日以「米老鼠」服務標章（下稱系爭標章，），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之「冷熱飲料店；西餐廳；牛排館；飲食店：小吃店、餐廳、咖啡廳」服務，向被告申請註冊，申請案號為第000000000號。案經被告審查，認系爭標章圖樣上之中文「米老鼠」與美商迪士尼企業公司（下稱迪士尼公司）創作之著名卡通人物「MICKEYMOUSE」之中譯名「米老鼠」相同，原告以之作為標章圖樣，指定使用於前述服務，有使一般公眾對其服務提供者產生混淆誤認之虞，應不准註冊，以92年3月27日服務標章核駁第0000000號審定書（下稱原處分）予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷，請求判命被告應就原告91年3月11日之「米老鼠」服務標章註冊申請（申請案號：第000000000號）作成核准之處分。

㈡被告聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭標章與「MICKEY MOUSE」商標是否相同或近似而有致公眾混淆誤認之虞？

㈠原告主張之理由：

⒈按「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」固為修正前商標法第77條準用第37條第7款所明定，惟「所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章，已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」亦為88年9月15日修正之商標法施行細則第31條所明示。故所謂著名商標或標章，應指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言。又該條款之適用，除以相同或近似於他人著名商標或標章之樣申請註冊者外，另要已有致公眾混淆誤認之虞者，始足該當適用之。是以，縱使有相同於他人著名商標或標章之圖樣申請註冊，但不致產生公眾混淆誤認之情事時，則尚難有上揭法條之適用，合先陳明。

⒉查「米老鼠」固為迪士尼公司所創作之卡通人物之一，惟其僅係一卡通人物之代稱，有標榜「美國老鼠」之意（按，因『美國』舊亦有稱為『米國』者。）；而其真正的外文名字為「MICKEY MOUSE」。惟近來迪士尼公司均以「米奇」（即MICKEY）稱呼之，並與另一卡通人物「米妮」（即MINI）互為卡通人物中表彰虛擬之一男一女之角色，是以，即便是過去國人習以「米老鼠」3字稱呼該卡通人物，然已因迪士尼公司近來一直使用「米奇」之名稱，且從該公司之相關文宣與廣告中也未見其主動使用「米老鼠」之相關字樣。職是之故，原告認為「米老鼠」3字，已漸失其表彰該卡通人物之合適性。是以，當一般消費者一聽聞「米老鼠」3字時，是否隨之聯想到迪士尼公司所有之上開「米奇」卡通造型人物，容有疑義。

⒊次查，原告以「米老鼠」作為系爭標章之圖樣，用以表彰原告之上揭指定服務項目時，是否亦如原處分所言：「經核本件服務標章圖樣上之『米老鼠』與美商迪士尼企業公司創作之著名卡通人物『MICKEY MOUSE』之中譯名『米老鼠』相同，以之作為標章圖樣申請註冊，指定使用於西餐廳、牛排館、咖啡廳等服務，有致一般消費者對其服務提供者產生混淆誤認之虞。是依商標法第77條準用同法第37條第7款及第43條之規定，仍應核駁」云云，實亦有疑問。原告謹臚列下述之理由，用以說明被告上述之認定，於認事用法上之違誤：

⑴查「米老鼠」3字雖為過去國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名稱之代稱，惟事實上迪士尼公司並未將「米老鼠」3字認定為上開卡通人物之正確代稱；此觀乎目前迪士尼公司在有關上開卡通人物之卡通影片、卡通造型玩偶或其他以該卡通造型圖樣所為之各種文宣廣告，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」為其代稱可自明。況且，包括迪士尼公司之前手「華特迪斯奈公司」在內，自始至今從未將「米老鼠」3 字當作其表彰任何商品之商標或表彰服務之標章，故迪士尼公司並未將「米老鼠」3字，當作其所有之商標或標章看待；凡此，亦可從迪士尼公司或其前手從未向被告申請任何「米老鼠」商標之實際情事可明顯窺之。爰此，迪士尼公司本身既未認定「米老鼠」為其所有之商標，則被告竟未深切體察其中之道理，不僅平白為他人作嫁，且遽認系爭標章有違前揭法條之適用，實對原告相當不公平。

⑵承上所述，迪士尼公司既然未曾使用「米老鼠」為其表彰商品及服務之商標或服務標章，亦即在市面上未見迪士尼公司使用「米老鼠」標章之習慣，則原告以「米老鼠」作為服務標章圖樣，向被告申請註冊，而指定使用於上開之服務上時，於實際之情形而言，理應不致讓一般消費者產生混淆誤認之情事。故被告不察此等實情，於認定事實上即有疏漏。

⑶再者，前揭審定時商標法第77條準用第37條第7款之構成要件之一為「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之『商標』或『標章』」，要以他人之「商標」或「標章」為標的；反觀，被告所據以核駁之「米老鼠」者，實為國人舊時對卡通造型人物代稱，而該代稱時至今日根本不為其所有之迪士尼公司所使用，甚至更不曾經該公司當作商標或標章使用之，已如前述；既然非屬該公司所認定之卡通人物代稱，亦非屬該公司所使用之商標或標章，則「米老鼠」3字對迪士尼公司而言，實非屬商標概念，之於一般消費者而言，當然亦非屬商標概念，其事理至為明確。爰此，「米老鼠」3字既非一商標概念，則當然非上開法條構成要件上之「商標」或「標章」要素。是以，被告未辨明「代稱」與「商標」之分野，而遽以上開法條予以適用，此於認事用法上洵屬違誤，實有糾正之必要。

⑷次查，在82年19日修正前之商標法第37條第1項第7款規定：「商標圖樣相同或近似他人著名標章，使用於同一或同類商品者，不得申請註冊。」該舊法之規定，亦以他人之著名商標或標章為其審查標的，且在適用上只要以所申請註冊之商標相同或近似於他人著名標章為唯一之構成要件，不若上開商標法有關著名商標之保護規定中，仍另須要以「有致公眾混淆誤認之虞」為要件。是以，上開舊法有關著名商標保護之規定，其適用上較現行法寬鬆。今查，在上開舊法適用期間，原告發現有：註冊第13905號「米老鼠」標章（專用期間：73年10 月1日至83年9月30日）及註冊第42998號「米老鼠」標章（專用期間：79年2月1日至89年1月31日），上揭2註冊標章，既然在舊法時期適用較寬鬆之條件下（即不需要「有致公眾混淆誤認之虞」），仍能經被告之前身經濟部中央標準局核准註冊，且兩案前後相接約達16年之久，則何以在今日現行法採較嚴謹之條件下（即仍需考慮「有致公眾混淆誤認之虞」），卻反遭被告予以核駁？於此，被告未能確實述明理由，且其前後不一之審查認定，誠亦讓被告不能甘服。

⑸第查，同為迪士尼公司前身「華特迪斯奈公司」所創用之「唐老鴨」卡通人物，核其知名度實不下於本件據爭之「米老鼠」，惟原告亦查出有經被告核准註冊第106576號「唐老鴨」標章（專用期間：86年8月16日至96年8月15日），目前仍屬有效存在者。而迪士尼公司對「唐老鴨」3字，其態度與對待「米老鼠」3字之情形實如出一輒；均非正式地認為該卡通人物之稱，亦從未將之視為一商標或標章之使用，被告因而核准上開案件，否則，若如本件審查之嚴格角度而言，早經核駁矣。職是之故，系爭商標「米老鼠」遵此審查原則而言，亦應獲准註冊才是。被告未能詳察實有違行政處分之平等原則。

⑹末查，原告之代表人甲○○從事餐飲服務事業已逾10年，於6年多前有鑑於國內有關西餐牛排館雖充斥於坊間，但總給予一般消費者良莠不齊之感，若非價格高檔致一般消費者聞之卻步，而實際上已成為社會名流或作為炫耀經濟能力者所出入之場所；即是標榜消費低廉，但餐廳硬體設備不良或飲食衛生環境不佳之窘境。是以，甲○○即於桃園縣中壢市位於中原大學斜對面（即原告目前之營業現址）開設第1家「米老鼠牛排館」，從事經營西餐牛排館之服務業務。因店面裝潢高雅舒適，故以平價兼中高價位之經營模式開展事業。一方面用以平價但品質衛生兼顧之餐點加惠予當地中原大學城之學生及附近居民、上班族，另方面以中高價位且品質更優良精緻之牛排西餐等高級餐飲服務，提供給予喜好鮮美口味而品質精緻之饕客享用。因經營方向正確且飲食環境高雅，加上原告透過各種媒體不斷地廣告宣傳，如：中國時報及聯合報、廣告宣傳車、及散發海報及廣告DM等，如此「米老鼠牛排館」時至今日，已創造出良好之聲譽及相當之口碑。而原告經營至今，除前開之中原大學旁之總店外，目前已陸續開有桃園內壢分店、龜山分店、龍潭分店及台北松山分店，是以，原告所經營之「米老鼠牛排館」予台北及大桃園地區之消費者心目中，勢已建立起良好之企業形象，並留下深刻的品牌信譽，實已無庸置疑。又系爭標章圖樣「米老鼠」，實係原告公司名稱之特取部分，而國內一般廠商或公司，將公司名稱之特取部分與其用以表彰其所產製商品之商標取名一致之情形，可謂相當普遍，且不論公司或企業規模大小，該等情形實在不勝枚舉。是以，原告所有之「米老鼠」標章，既已在一般消費者心目中留下相當深刻之品牌印象與認識，兼之與原告公司形象相結合之結果，因此，系爭標章「米老鼠」所標榜之餐飲，應不致使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞。

㈡被告主張之理由：

⒈按「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」為審定時商標法第77條準用第37條第7款所規定。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第31條第1項所明定。本件原告申請註冊服務標章圖樣上之「米老鼠」與迪士尼公司創作之卡通人物「MICKEY MOUSE」之中譯名「米老鼠」相同。經查一般國內消費者對中文「米老鼠」3字之認知，係對該著名卡通人物昔時之稱呼，且該稱呼廣為人知，消費者聽聞「米老鼠」3字，極易與迪士尼公司之「MICKEY MOUSE」，又稱為「米奇」之著名擬人化卡通人物產生聯想，故「米老鼠」觀念上可謂與其相當。又迪士尼公司之前手自60年起以該「米老鼠」卡通人物造形及外文「MICKEY MOUSE」於我國取得註冊第44689號、第44823號、第44832號等多件商標，指定使用於冠帽、書籍、圖書照片、電影片、筆、玩具等多類商品，鑑於「MICKEY MOUSE」卡通人物之卡通影片廣泛發行於世界各地，並製成相關週邊商品販售，「MICKEY MOUSE」商標顯已為國內消費者所熟知，核屬著名商標無疑。系爭標章圖樣上之中文「米老鼠」既與該等商標之圖形及文字觀念相同，自屬構成近似；又系爭標章指定使用於「冷熱飲料店；西餐廳；牛排館；飲食店：小吃店、餐廳、咖啡廳。」服務，與前開註冊商標所指定使用之冠帽、書籍、圖書照片、電影片、筆、玩具等商品，雖不無差異，惟以迪士尼公司「MICKEY MOUSE」商標之著名程度及國內消費者對其認知程度，系爭標章之申請註冊實難謂無致消費者對其服務來源或提供主體產生混淆誤認之虞。另原告所舉註冊第13905號及第42998號「米老鼠」服務標章獲准註冊案例，經查前者業經被告評定其註冊無效公告在案，後者則因專用期間屆滿未延展註冊而失效，尚難據為主張有利於系爭案之論據；況依標章審查個案拘束原則，亦不得比附援引，執為系爭標章應准予註冊之論據，併於陳明。

⒉與本件類似案件已有3件，並經鈞院判決均為原告之訴駁回已告確定。「米老鼠」中文部分與迪士尼公司MICKEYMOUSE系爭商標相近似，中文部分迪士尼公司並未註冊，從60年開始註冊的是「MICKEY　MOUSE」，另相關案件原告申請之第268992號「米老鼠牛排館」申請註冊案已被核駁，並經鈞院92年度訴字2261號判決駁回原告之訴確定，第268993號「米老鼠」商標經大院92年度訴字第2101號判決駁回，另第32498號「米老鼠牛排館」服務標章，也經鈞院92年度訴字第2260號判決駁回原告之訴。

⒊依著名商標或標章認定要點第7點之規定，著名商標或標章之認定，不以在我國申請註冊或使用為前提要件。「米老鼠」與「MICKEY MOUSE」觀念與圖樣相當，故認定近似及有混淆誤認之虞。依著名商標或標章認定要點第7款規定不以相同或相類似之服務為限，系爭標章所指定使用之西餐廳與迪士尼公司之玩具等商品有差異，但迪士尼公司之「MICKEY MOUSE」之著名程度實在是太著名，故認為對於服務來源或提供主體產生混淆誤認。

理由

一、原告起訴主張：「米老鼠」3字對迪士尼公司而言，頂多是一個卡通造型人物之代稱，甚至迪士尼公司本身亦不正式認同該代稱，而另以「米奇」稱呼之；既然「米老鼠」3字實為一非正式之代稱且非屬商標，則即使系爭標章圖樣「米老鼠」，與上開迪士尼公司卡通人物代稱「米老鼠」3字近似，然終非屬商標或標章之法律概念，又原告經營之「米老鼠牛排館」西餐牛排館服務，迄今已逾6年多，期間透過原告之於報章媒體之大量廣告與宣傳，加以上開各店面標章之充當活動招牌而提供消費者餐飲服務之結果，已使一般消費者認識原告所有之標章及所表彰之服務，且因系爭標章圖樣與原告名稱之特取部分相同，故一般消費者顯已將系爭標章圖樣與原告主體產生聯想與結合而不致與迪士尼公司產生混淆誤認之情形，是原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：查一般國內消費者對中文「米老鼠」3字之認知，係對該著名卡通人物昔時之稱呼，且該稱呼廣為人知，消費者聽聞「米老鼠」3字，極易與迪士尼公司之「MICKEYMOUSE」，又稱為「米奇」之著名擬人化卡通人物產生聯想，故「米老鼠」觀念上可謂與其相當。系爭標章圖樣上之中文「米老鼠」既與著名商標「MICKEY MOUSE」之圖形及文字觀念相同，自屬構成近似，且以該「MICKEY MOUSE」商標之著名程度及國內消費者對其認知程度，系爭標章之申請註冊實難謂無致消費者對其服務來源或提供主體產生混淆誤認之虞，原處分並無違誤等語置辯。

三、本件兩造對於事實概要欄所載之事實暨「MICKEY MOUSE」商標係迪士尼公司使用於冠帽、書籍、圖書照片、電影片、筆、玩具等商品之著名商標，自60年起即陸續獲准註冊（第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第000000 00號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第000000 00號、第00000000號）等情均不爭，並有商標註冊簿及原處分附於本院卷暨服務標章註冊申請書附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按審定時商標法第37條第7款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」第43條規定：「申請註冊之商標，經審查後認為不合法者，應為駁回之審定；並以審定書記載理由，送達申請人或其商標代理人。」第77條規定：「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」是本件被告依據上述規定核駁，其爭執厥在於系爭標章與「MICKEY MOUSE」商標是否相同或近似而有致公眾混淆誤認之虞？

五、經查：

㈠按審定時商標法施行細則第15條第1項規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」又按審定時（93年8月1日廢止）商標近似審查基準第1點規定：「商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。」第3點：「有左列情形之一者，為觀念近似：……㈢商標圖樣上之中文與外文意義相同，有混同誤認之虞者。……」第5點規定：「衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按左列原則判斷之：(一)以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準。(二)商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準。......」第7點規定：「本基準所稱文字，係指商標圖樣所使用之文字。」核以上規定與商標法之立法目的「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展」（審定時商標法第1條參照）被告於審查商標是否構成近似時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

㈡又所謂有致公眾混淆誤認之虞，係指服務標章圖樣有使相關消費者對其營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞。而有無使公眾產生混淆誤認之虞，應就商標或標章識別性之程度、是否具有創意、所指定使用商品或服務相關及類似程度、購買人之注意力等相關因素判斷之（最高行政法院93 年度判字第1597號判決參照）。

㈢查原處分以著名商標、標章之保護乃世界共同趨勢，且不以註冊為要件，經核系爭標章圖樣上之「米老鼠」與迪士尼公司創作之著名卡通人物「MICKEY MOUSE」之中譯名「米老鼠」相同，以之作為標章圖樣申請註冊，指定使用於西餐廳、牛排館、咖啡廳等服務，有致一般消費者對其服務提供者產生混淆誤認之虞，核依前揭之說明而為審查，且已就前揭商標之識別性、近似程度、商品或服務類似之程度及購買人之注意力等因素綜合判斷，其認定於法洵屬有據。

㈣至原告主張系爭標章其所使用之服務與該「MICKEY MOUSE」商標指定使用之商品在市場上有區隔，消費者或相關業者足以辨識系爭標章所提供的服務非來自該迪士尼公司云云，本院依以下之理由認尚非可採：

⒈按我國非英語系國家，政府機關及民間通常所使用之文字均為中文，國民所受之教育亦以中文教育為主，是關於以英文表達之事物，國民多仍藉由中文翻譯而為理解並表達，從而所謂具普通知識經驗之一般消費者，對於使用中文之商標，亦多自中文表現之意涵而為判斷，此即前揭商標近似審查基準第3點㈢規定商標圖樣上之中文與外文意義相同，有混同誤認之虞者，即認為觀念近似，並進而認定為近似之商標之理由。

⒉查「MICKEY MOUSE」係迪士尼公司前手華特迪斯耐公司所創作之著名卡通人物，昔時其中譯名即為「米老鼠」，此為原告所不爭；至近年來，迪士尼公司固漸以「米奇」稱之，惟依「MICKEY MOUSE」之字面而為中譯，應為「米奇老鼠」，然依我非英語系國家使用譯名之慣例，亦仍多簡稱為「米老鼠」，並仍直接並輕易地見到或聽到「米老鼠」3字聯想並等同於上開之「MICKEY MOUSE」，是被告認系爭標章與「MICKEY MOUSE」商標構成近似，洵屬有據。

⒊又按審定時商標法第35條規定：「申請商標註冊，應指定使用商標之商品類別及商品名稱，以申請書向商標主管機關為之。不同類別之商品應分別申請。商品之分類，於施行細則定之。類似商品之認定，不受前項商品分類之限制。」是所謂商品類似係指二不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；所謂服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的標章，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。是商品或服務分類類似與否之認定，依上開之規定尚非囿於商品或服務分類之限制，而應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟酌。且應予強調者，如註冊在先之商標權利人，如有多角化經營即其商標使用於多類商品或服務時，更應將其此種經營情形列入考量。本件據以核駁之「MICKEY MOUSE」商標雖未就商品及服務分類表第42類之「冷熱飲料店；西餐廳；牛排館；飲食店：小吃店、餐廳、咖啡廳」服務申請註冊，此為兩造所不爭，惟查迪士尼公司前手華特迪斯耐公司自60年1月1日起，即陸續在我國獲准註冊，第00000000號使用於冠帽類、第00000000號使用於新聞雜誌、期刊類、第00000000號使用於書籍類、第00000000號使用於圖書照片類、第00000000號使用於電影片類、第00000000號使用於筆類、第00000000號使用於玩具玩偶類、第00000000號使用於衣服領袖類、第00000000號使用於汽水飲料類、第00000000號使用於糖果類、第00000000號使用於鐘及附件類、第00000000號使用於手錶掛錶及附件類、第00000000號使用於燈泡燈罩類、第00000000號使用於無線電收音機類、第00000000號使用於靴鞋、拖鞋等類、第00000000號使用於被褥、床單等類、第00000000號使用於毛巾、浴巾等類、第00000000號使用於浴衣、海灘裝等類、第00000000號使用於橡膠球、可動之玩具機器人等類、第00000000號使用於電影片之製作、發行及出租等類、第00000000號使用於地址簿、相片簿等類，此有商標註冊簿在本院卷第226頁至第266頁可參，顯見其非僅長期經營特定之商品或服務，且已跨足屬於食品之飲料及糖果類，是系爭標章依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

⒋至原告所舉「米老鼠」及「唐老鴨」等商標註冊案例，經查該等商標或因專用期間屆滿而失效，或被評定其註冊為無效，或「唐老鴨」商標圖樣與本件有別，且屬另案核准是否妥適之問題，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件應核准註冊之論據，原告主張被告未能詳察有違行政處分之平等原則云云，則亦委無可採。

六、綜上所述，原處分認系爭標章有行為時商標法第77條準用第37 條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」之情事，並準用第43條之規定為駁回之審定，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，於法無據，應予駁回。

七、兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩