臺北高等行政法院判決

原告

日商‧三菱電機股份有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

乙○○（技師）住台北市○○路80號6 樓

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94年8 月30日經訴字第09406134480 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國92年8 月8 日以「張力控制裝置」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，同時聲明以其於西元2003年4 月23日在日本申請之特願0000-000000 號申請案，主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第221447號專利證書。嗣原告以系爭案申請專利範圍第1 項有關「記憶裝置」之界定，有進一步具體界定之必要，於93年12月16日向被告提出更正之申請。案經被告審查，認其所請更正並不符合專利法第64條第2 項之規定，於94年4 月1 日以（94）智專二（四）05067 字第09420299880 號函為「應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：如主文所示。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案之專利範圍更正申請是否不符專利法第64條第2 項之規定，而應不准更正？

㈠原告主張之理由：

1.專利案之申請專利範圍公告本之更正有造成元件之構成或結合關係改變而導致實質變更申請專利範圍者，固然有違專利法第64條第2 項之規定。然而專利案申請專利範圍公告本之更正，有使元件之構成或結合關係更為清晰明確而使之可據以實施，且更正之內容係在原說明書及圖式之範圍內，同時所屬技術領域中具有通常知識者可自原說明書或圖式記載之事項能直接且無岐異地得知者，即不應視為「導致實質變更申請專利範圍」。被告及訴願決定機關認定本案申請更正將改變公告本原有「記憶裝置」中元件之構成或結合關係，而導致實質變更申請專利範圍之而不准更正，卻對「不准更正」已明顯導致申請專利範圍內容與說明書及圖式所載內容不一致並因此造成事實認定錯誤之情事未能覺察，其所持不准更正之論點有誤解專利法第64條第2 項規定之嫌。

2.原處分及訴願決定之違誤如下：

⑴申請專利範圍第1 項更正前為「當作功能畫面資料予以儲存」，更正後為「當作功能畫面資料予以儲存；同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」。更正之依據為原核准公告之專利說明書及圖示中之說明書第6 頁所示「同時將……予以儲存」及說明書第9 頁所示「功能識別顯示部36……而儲存於記憶機構25」；圖示第2 圖及第3 圖；以及原申請專利範圍第3 項及第9 項。

⑵依據原核准公告之申請專利範圍第1 項，系爭案所具備之記憶裝置界定條件，「係將用以執行張力控制之控制功能項目的對應資料實施設定或顯示所需的畫面資料，與功能項目名稱及項目編號相關連，而當作功能畫面資料予以儲存」，亦即該記憶裝置僅「儲存功能畫面資料」。而原告申請更正後之申請專利範圍第1 項中，記憶裝置界定條件，則「係將用以執行張力控制之控制功能項目的對應資料實施設定或顯示所需的畫面資料，與功能項目名稱及項目編號相關連，而當作功能畫面資料予以儲存，同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」，亦即該記憶裝置儲存有「功能畫面資料」與「功能項目識別資料」等兩種資料。表面上，上述「儲存功能項目識別資料」之引進附加，似有造成實質變更申請專利範圍之情事，惟事實上，上述功能畫面資料及功能項目識別資料等資料皆屬該記憶裝置之基本要素，係該張力控制裝置之其他顯示機構、數值設定機構、功能選擇輸入機構及控制部等所屬界定條件之依據。例如該申請專利範圍第1 項所示，僅界定顯示機構具有「顯示功能畫面資料之畫面資料顯示部」及「顯示功能項目識別資料之功能識別顯示部」，並非界定顯示機構具有「儲存功能畫面資料及功能項目識別資料之儲存部」。

⑶原告請求更正，有說明書及申請專利範圍之支持：

①依說明書第6 頁第9 至13行所示，「記憶裝置，係將用以執行張力控制之控制功能項目的對應資料實施設定或顯示所需的畫面資料，與功能項目名稱及項目編號相關連，而當作功能畫面資料予以儲存，同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」可知，該記憶裝置同時儲存有「功能畫面資料」及「功能項目識別資料」（上文中，係由記憶裝置同時儲存上述兩種資料）。

②依說明書第6 頁第13至16行，顯示機構「具備顯示前述功能畫面資料之畫面資料顯示部以及顯示前述功能項目識別資料之功能識別顯示部」，亦即，顯示機構具備畫面資料顯示部及功能識別顯示部，但「畫面資料顯示部」係用以顯示前述功能畫面資料，而該「前述」當係指記憶裝置內儲存之功能畫面資料，其定義有明確之依據；相對的，功能識別顯示部則用以顯示前述功能項目識別資料，此處之「前述」亦應當係「儲存在記憶裝置內之功能項目識別資料」，否則，該「前述」即失去依附基礎。

③由技術常識亦可明瞭，顯示機構雖具有畫面資料顯示部與功能畫面顯示部，但顯示機構僅具備顯示作用，其本身不可能儲存資料，該資料必須由前述之記憶裝置來提供。而且，說明書內容及申請專利範圍均完全未記載顯示機構內儲存有功能項目識別資料。

④說明書第9 頁第14至19行明確指出「將顯示於畫面資料顯示部35之資料做為功能畫面資料，並將顯示於功能識別顯示部36之資料做為功能項目識別資料，以分別與功能項目名稱及項目號碼連結而儲存於記憶機構25。」

⑤申請專利範圍第1 項之相關附屬項第2 至6 、9 、10項中，特別是第3 項第2 至3 行及第9 項第4 至5行，亦分別明確界定「前述記憶機構係將功能項目識別資料與項目號碼相關連並儲存」、「前述記憶機構係可儲存前述功能畫面資料以及前述功能項目識別資料」。亦即，功能項目識別資料係儲存在記憶裝置中。

⑥由上可知，申請專利範圍第1 項之記憶裝置中加入前述更正內容，才能使記憶機構、顯示機構、功能選擇輸入機構及控制部內有關「功能項目識別資料」之界定更為明確而完整，使該技術領域中具有通常知識者得以明瞭並據以實施，而使原有元件之構成或結合關係更加明確完整。這是該項技術領域中具有通常知識者可直接而無岐異地推知者，應無可能造成任何實質變更之情事。

3.根據被告訴願答辯書以及訴願決定書所述，原處分及訴願決定均認：依公告本之申請專利範圍第1 項，本案張力控制裝置所屬之「記憶裝置」僅貯存「功能畫面資料」，而未貯存「功能項目識別資料」；另一方面，只有顯示機構才儲存「功能畫面資料」及「功能項目識別資料」。惟依原告所請求更正之申請專利範圍第1 項以及說明書圖式及申請專利範圍第3 、9 項，系爭案張力控制裝置之記憶裝置卻同時儲存有「功能畫面資料」及「功能項目識別資料」，顯示裝置僅將該等資料顯示而已。

4.所增加的「同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」，功能項目識別資料於原來申請專利範圍中已有界定其儲存的構成，所以並非原申請專利範圍所沒有實質包含的，此可從原來申請專利範圍第1 項中的控制部有提到「由前述記憶機構讀取對應之功能畫面資料與功能項目識別資料」，既然是讀取，表示原來有儲存，所以原來的申請專利範圍已經有界定儲存於其中，只是沒有寫清楚而已，所以此次更正為寫清楚而已，為原來實質包含的構成，並非新增加的。

㈡被告主張之理由：

1.原告認為：「專利案申請專利範圍公告本之更正有使元件之構成或結合關係更為清晰明確而使之可據以實施，且更正之內容係在原說明書及圖式之範圍內，同時所屬技術領域中具有通常知識者可自原說明書或圖式記載之事項能直接且無岐異地得知者，即不應視為『導致實質變更申請專利範圍』」，惟前述之「所屬技術領域中具有通常知識者可自原說明書或圖式記載之事項能直接且無岐異地得知者」，係為判斷是否「超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」（即專利法第64條第2 項前段）之條件（參照專利審查基準第2.6.3）， 並非審查「實質擴大或變更申請專利範圍」（即專利法第64條第2 項後段）之依據，被告對原告將申請專利範圍第1 項中所增加之部分，已經認定並無超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

2.系爭案於審查階段係以請求項第1 項之記憶裝置僅具有「功能畫面資料」，並無「功能項目識別資料」，經審查結果為核准審定並公告後取得專利權，既然已公告取得專利權在案，判斷是否實質變更申請專利範圍，應以更正本之申請專利範圍與公告本之申請專利範圍作比對；且依據專利法第56條第3 項之規定，在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，雖然未曾記載於申請專利範圍之事項固不在保護範圍之內，惟就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，故自無原告所稱「造成權利行使爭議之虞」。而針對專利法第64條第2 項之規定，說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項之解釋與原核准之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍，乃對申請更正作較嚴謹之限制，不允許專利權人任意更正說明書或圖式，藉以變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨。

3.惟經被告核准之公告本中，其請求項第1 項之記憶裝置僅具有「功能畫面資料」，並無「功能項目識別資料」，其係於顯示機構中才同時具有「功能畫面資料」及「功能項目識別資料」。是以，如系爭案申請專範圍第1 項中之記憶裝置更正為同時具有「功能畫面資料」及「功能項目識別資料」，其形式上雖對原請求項增加條件，以進一步限定範圍，但將改變其公告本原有『記憶裝置』中元件之構成或結合關係，而導致實質變更申請專利範圍。

4.有關可支持該項更正之它處說明書內容，或「記憶裝置」以外之構件，如「顯示機構」等等，皆具有『功能畫面資料』及『功能項目識別資料』等等內容，僅能證明該項更正「未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」。而審酌是否「實質變更申請專利範圍」時，應考究請求項之技術特徵經更正後是否有實質不同之意義者（參照專利審查基準第2.6.68）；就系爭案請求項第1 項經更正前後之「記憶裝置」即有明顯不同之意義，其增加「同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」一語，與原公告本中請求項第1 項之「記憶裝置」在性質上與功能上即具有明顯不同者，而導致「實質變更申請專利範圍」。（參照專利審查基準第2.6.69）。

5.依照審查基準第2 篇第6 章規定，申請專利範圍變更限於由申請專利範圍支持才可以，而本件原告於申請及訴願階段都是以說明書第6 頁、第9 頁及圖式第2 圖、第3 圖作為支持變更的理由。雖然此變更沒有超過其專利說明書及圖式的範圍，但仍不符合規定。於訴訟上原告才改由申請專利範圍支持其變更，所以原告主張的依據不同，被告沒有審酌。

理由

一、按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」為專利法第64條第1 項所規定。惟「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」同法第2 項亦有明文。

二、系爭案係於92年8月8日申請，於93年10月1日公告給予發明專利權，依其公告本所示申請專利範圍第1項所示，其係一種張力控制裝置，係根據張力設定值控制長型材料之張力，具備有：係記憶裝置，係將用以執行張力控制之控制功能項目的對應資料實施設定或顯示所需的畫面資料，與功能項目名稱及項目編號相關連，而當作功能畫面資料予以儲存；顯示機構具有，顯示前述功能畫面資料之畫面資料顯示部；以及顯示前述功能項目識別資料之功能識別顯示部，而用以顯示由前述功能畫面資料與前述功能項目識別資料所組合之功能畫面；數值設定機構，用以輸入顯示於前述畫面資料顯示部之控制功能項目之項目號碼；功能選擇輸入機構，用以執行對應顯示於前述功能識別顯示部之前述功能項目識別資料之選擇輸入；以及控制部，在由前述數值設定機構輸入項目號碼時，根據儲存於前述記憶機構之功能畫面資料，將對應項目號碼之功能項目名稱顯示於前述顯示機構；並根據前述數值設定機構之項目號碼之輸入結果、或是前述功能選擇輸入機構之選擇輸入結果，由前述記憶機構讀取對應之功能畫面資料與功能項目識別資料，並於前述顯示機構顯示功能畫面（第2項至第13項係附屬項，內容詳系爭案專利公報所示）。

三、原告於93年12月16日申請更正申請專利範圍第1項，於系爭案申請專利範圍第1項第5行中增加「同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」之記載。案經被告審查為不准更正之理由係以：上述申請專利範圍第1 項第5 行中所增加之內容係屬串列式的增加技術特徵以界定一發明，符合審查基準第2-6-65頁第(7)點之規定，故本項更正符合「申請專利範圍之減縮」之更正規定，又該增加之內容已記載於申請時原說明書第6 項第12-13 行及第9頁第14-19 行，且可由圖式第2-3 圖中查知，故本更正案並無超出申請時原說明書或圖式所之範圍。惟該更正內容並不包含於原申請專利範圍第1 項中，其形式上雖係對原請求項加入增加條件，以進一步限定範圍，但將改變原有「記憶裝置」中元件之構成或結合關係，而導致實質變更申請專利範圍等理由資為論據。

四、經查，被告就系爭案上述更正申請專利範圍已說明係屬申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，則該更正是否應予准許依專利法第64條第2項之規定即應審究是否已實質擴大或變更申請專利範圍。次查，原告就系爭案所為之更正係於原申請專利範圍第1項第5行中增加「同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」，雖然該更正將原請求項加入「同時將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料予以儲存」，該儲存之執行功能進一步界定記憶裝置功能範圍。但原申請專利範圍之顯示機構已界定「具有…以及顯示前述功能項目識資料之功能識別顯示部…」；功能選擇輸入機構界定「用以執行對應顯示於前述功能識別顯示部之前述功能項目識別資料之選擇輸入」；控制部界定「…或是前述功能選擇輸入機構之選擇輸入結果，由前述記憶機構讀取對應之功能畫面資料與功能項目識別資料，並於前述顯示機構顯示功能畫面」。由上述申請專利範圍第1 項各組成構件之界定內容已顯示，控制部已可由前述記憶機構讀取對應之功能項目識別資料，則功能項目識別資料若未先儲存於記憶體中，控制部將如何自記憶體中讀取？足見功能項目識別資料儲存於記憶裝置中並非原有申請專利第1 項所未涵蓋之技術內容。而上述顯示機構所具有之功能識別顯示部，亦界定其用以顯示功能項目識別資料，並用以顯示由前述功能畫面資料與前述功能項目識別資料所組合之功能畫面，亦即識別顯示控制功能項目所需之資料確係以功能項目識別資料儲存於記憶裝置中，其後始能經由記憶機構讀取對應之功能項目識別資料，並於前述顯示機構顯示功能畫面。因此，將識別顯示控制功能項目所需的資料當作功能項目識別資料儲存於記憶裝置中，本即在原有申請專利範圍第1 項所包含之技術範圍內，並未因該技術內容之加入使原申請專利第1 項原有元件、成分、步驟之結合關係及原核准公告之創作性質或功能改變，而導致實質變更申請專利範圍。

五、從而被告以上述更正內容並不包含於原申請專利範圍第1項中，其形式上雖係對原請求項加入增加條件，以進一步限定範圍，但將改變原有「記憶裝置」中元件之構成或結合關係，而導致實質變更申請專利範圍而不准更正，尚有未洽。訴願決定未予指摘，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及處分，為有理由。依前所述，上述系爭案之更正內容核屬原有申請專利範圍第1項所包含之技術範圍內，並未因該技術內容之加入使原申請專利第1項原有元件、成分、步驟之結合關係及原核准公告之創作性質或功能改變，而導致實質變更申請專利範圍，且該更正為申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，為被告所不爭執（理由詳參原審定書），則該更正之申請符合專利法第64條第1 項、第2 項之規定，事證已臻明確，原告請求被告對原告93年12月16日就第00000000號專利申請案所為申請專利範圍更正申請應為准予更正處分，核屬有據，應併准許。

六、末查，原告於申請及訴願階段雖均以說明書第6 頁、第9 頁及圖式第2 圖、第3 圖作為支持變更的理由，但其仍主張該更正並未使原有申請專利範圍1 項實質變更，則上開更正是否有包含於原有申請專利範圍之技術內容內，自屬被告應依職權調查範圍，尚不能以原告於本院審理中始改由申請專利範圍所界定之技術內容支持其更正，與申請時或訴願階段理由有異，即謂其不得為該等主張，應併敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥