臺北高等行政法院判決

原告

和龍興業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

翁顯杰 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

春寶企業股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

　　　　　　戊○○

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年5 月24日經訴字第09506168670 號訴願決定，提起本件行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）91年7月5日以「六角金蔥製造機」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第216198號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人春寶企業股份有限公司（下稱參加人）以系爭專利有違其核准時專利法第98條第1項及第2項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，原告於94年9月21日對系爭專利提出更正本，被告以其更正本已變更實質內容，依專利法第108條準用第64條第2項之規定不准更正，遂以系爭專利原核准公告之申請專利範圍為審查，而依核准時專利法第98條第1項之規定，以（94）智專三㈠05017字第09421128170號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願，亦遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭專利是否有違核准時專利法第98條第1項之規定？

㈠原告主張之理由：

⒈按，專利法第97及第98條明文規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，凡可供產業上利用且未喪失新穎性及進步性之新型，得依法申請專利。」此所謂之新型，當不違反同法第98條之規定，方得依法申請取得新型專利；若有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得申請新型專利。茲所指「相同之發明或新型」係指兩物品之技術內容相同而言，所謂「技術內容相同」並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，若兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之主要部份相同，而其不相同之附屬部份，僅係習用技術之轉換，為一般業者所容易想到者，即屬技術內容相同之同一性創作，即有專利法第98條第1 項第2 款之適用，自不得依法申請取得新型專利。

⒉而被告機關所為本件異議不成立處分之主要意旨係謂：「經查，系爭專利原專利說明書及其圖式以觀，該說明書中第5 頁僅述及可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥，再者，其圖式亦無揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即是，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，皆完全未具形成六角金蔥粉之刀齒形狀，其專利說明書並未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法剪切出六角狀金蔥，故系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品，是系爭專利前揭技術手段，於其說明書或圖式不載明，使實施為不可能或困難，而無法達成其所預期之創作目的，應不具產業利用性，自有違首揭專利法第98條第1 項前段之規定。從而，原處分機關所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤，應予維持。至訴願人所提訴願補充理由附件五由國立台灣科技大學所製作之專利鑑定報告之鑑定結論認系爭專利與實物照片附件兩者完全相同，依實物照片顯示於機械組件實際動作時可將料捲切割成六角狀金蔥，進而主張系爭專利具有產業利用性及請求進行現場實物勘查等情。經核，該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造與系爭專利圖式第2 圖所示之平面刀構造並不相同，既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實非完全相同，自無法執此作為系爭專利具產業利用性之有利證據；又本件案情業臻明確，如前所述，核無進行實物履勘之必要，一併指明。」等語。

⒊然，原告認為，被告機關與訴願機關一再維護的審定並非合於事實者，而有所偏頗，首先，訴願人於91年7 月5 日提出申請之第00000000號「六角金蔥製造機」新型專利案，請參照附件一( 系爭案之組件照片) ，可由P.1 、P.2、P.3 及P.4 圖並參照說明書中第一圖得知該料捲3 置放於吊料架2 上，再藉由送料滾輪4 將料捲3 後送至切割處，而該平面刀5 及滾刀6 形成切割動作組件，再請參考P.5 及P.6 圖並請參照第二圖、第三圖及第四圖，該滾刀6 及平面刀5 可將斜向前進之料捲3 作位移切割，可參考附件二之料件實品之模擬重疊前進，如此便可切割成為附件三之『六角狀金蔥』成品及附件四之『六角狀金蔥』成品目錄，經由上述之說明可證明駁斥訴願決定書中述及『經查，系爭專利原專利說明書及其圖式以觀，該說明書中第5 頁僅述及可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥，再者，其圖式亦無揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即是，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，皆完全未具形成六角金蔥粉之刀齒形狀，其專利說明書並未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法剪切出六角狀金蔥，故系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品』，為與事實不符；並茲請國立台灣科技大學蕭弘清博士作一鑑定報告如附件五所示，經鑑定後，由鑑定報告內可得知系爭案於機械組件實際動作時可將料捲切割成為六角狀金蔥，且系爭案於申請時已經許純生審查委員審查可實施並經經濟部智慧財產局核准專利成立(如附件六) 。

⒋針對訴願決定書中述及『系爭專利原專利說明書及其圖式以觀，該說明書中第5 頁僅述及可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥，再者，其圖式亦無揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即是，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，皆完全未具形成六角金蔥粉之刀齒形狀，其專利說明書並未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法剪切出六角狀金蔥，故系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品』，其中依系爭案申請專利說明書及其圖所示，該說明書中第5 頁雖僅述及「可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥」，在此，請參閱附件七，特將系爭案專利說明書中提及的實施方式加以詳述，圖式以利明瞭細末狀金蔥的製造過程，並證明系爭專利案可實施：

⑴請參閱第一圖、第二圖與第三圖，將料捲以一斜角角度壓送至平面刀上，其中料捲之待加工面距離平面刀之刀齒有一適當距離，滾刀之刀面與平面刀之刀齒以相互咬合切割方式作加工，料捲先行以滾刀、平面刀剪切掉一廢料，其料捲外形與平面刀之刀齒形狀相同。

⑵請參閱第四圖與第五圖，此時再將料捲往斜前方向位移一適當距離，此時刀齒形狀之料捲也以向斜前方向位移至平面刀及滾刀之間，滾刀再度與平面刀以剪切方式使料捲在經切割加工後成一六角狀的金蔥。

⑶請參閱第六圖，其為滾刀之刀面上之刀齒的放大圖，其刀面上之刀齒形狀係為與平面刀之刀齒形狀相互對應，其中因使用者有多種尺寸的六角狀金蔥設計，所以在較小尺寸之六角狀金蔥的滾刀，其刀面上之刀齒形狀以一般肉眼辨視係為平面的。依上述作動方式與原理，持續不間斷的循環製造「六角狀金蔥」，以證實系爭案其為可實施，並非訴願決定書中「系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品，是系爭專利前揭技術手段，於其說明書或圖式不載明，使實施為不可能或困難，而無法達成其所預期之創作目的，應不具產業利用性。」之論點。

⒌綜上所述，系爭案並未反專利法，其申請前無已見於刊物或已公開使用者，其所運用之技術更非先前他人已使用之技術，自有專利法第98條第1 項第1 款、第2 項規定之適用情形；因之，被告所為本件之處分，訴願決定遞予維持，均有未洽。請貴院將原處分及訴願決定均予以撤銷，並飭令被告機關另為適法之處分，以維護原告權益。

㈡被告主張之理由：

⒈本件起訴理由主要係訴稱本局之審定非合於事實，由附件一至四可駁斥訴願決定理由所指稱專利說明書未揭示可實施之具體內容，無法剪切出六角狀金蔥等理由，並附上附件五鑑定報告及附件七証明其為可實施，…云云。其爭點主要在產業利用性，故本件乃針對產業利用性予以答辯。

⒉按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之改良」，為系爭專利核准時專利法第97條所規定。又依專利法第98條第1 項前段規定：凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利；亦即新型專利如不具「可供產業上利用」者，仍不得依法申請取得新型專利。所謂的可供產業上利用，仍指該創作在產業上能被製造或使用，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能暸解其內容，並可據以實施。又原告於94年9月21日所提更正本，其更正後專利圖式第2圖之刀齒形狀已變更成半個六角形狀，其第4圖平面刀之構造亦與原案專利圖式有別，顯已變更原圖之造形，系爭專利更正後之說明書第7頁復增列：滾刀的每一刀面上的齒與平刀之刀齒形狀相對應...，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒形狀重疊相同的鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀切到時，該葉的面刀恰可切下六角金蔥的形狀... 等敘述文字，該等內容並未載於原系爭專利說明書之中，顯然該更正本已變更實質內容，（按專利法第108條準用第64條第2項「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」之規定），原告之更正本自有違專利法第108條準用第64條第2項之規定不准更正，本件自應依系爭專利原核准公告之申請專利範圍審查，先予指明。而就產業利用性而言，舉發人以舉發附件10之示意圖及樣品主張系爭專利不具產業利用性。經查，系爭專利原專利說明書及其圖式以觀，該說明書中第5頁僅述及可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥，再者，其圖式亦無揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即是，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，皆完全未具形成「六角金蔥粉之刀齒形狀」，其專利說明書並未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法剪切出六角狀之金蔥，故系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品，是系爭專利前揭技術手段，於其說明書或圖式不明，使實施為不可能或困難，而無法達成其所預期之創作目的，應不具產業利用性。

⒊至原告起訴所提之附件一、二組件照片、實品，從實物照片觀之，其該平面刀構造（刀齒呈半個六角形狀）顯與系爭專利原圖式第2 圖所示之平面刀構造並不相同，而附件

三、四則為金蔥成品非關系爭專利之製造機，起訴附件一至四不足採。又附件五之鑑定報告，經查該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造亦與系爭專利圖式第2 圖所示之平面刀5 構造並不相同，另附件七係原告自行繪製之圖式，惟平面刀構造已與原說明書圖式不同，亦不足採；由於起訴附件既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實非完全相同，自無法執此作為系爭專利具產業利用性之有利證據；故本件依原公告之專利說明書審查，仍不具產業利用性，自有違首揭專利法第98條第1 項前段之規定。從而，原處分機關所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違法，本件起訴為無理由。綜上所述，原處分並無違法，請駁回原告之訴。

㈢參加人主張之理由：發明案是針對說明書來看，原告送鑑定涉及鑑定之機器是否依據說明書來作成，以及製法之複雜，如非依一般施行製法，即是完全無法判斷，本件說明書確實已可清楚看出無法實施。

理由

一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之改良。」為系爭專利核准時專利法第97條所明定。又「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利．．．」亦為同法第98條第1項前段所明定。是知，新型如不具「可供產業上利用」者，仍不得依法申請取得新型專利。又所謂「可供產業上利用」者，則係指該新型創作在產業上能被製造或據以實施使用者而言。

二、查本件原告前於91年7月5日以系爭專利向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第216198號專利證書。嗣參加人以系爭專利有違其核准時專利法第98條第1項及第2項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，原告於94年9 月21日對系爭專利提出更正本，被告以其更正本已變更實質內容，依專利法第108 條準用第64條第2 項之規定不准更正，遂以系爭專利原核准公告之申請專利範圍為審查，而依核准時專利法第98條第1項之規定，以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，亦遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有參加人專利舉發申請書及理由書、系爭專利說明書（公告本）、原告專利更正申請書及修正本新型專利說明書、被告94年9 月16日面詢紀錄表、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述如上述之整理，雙方主要爭執在：系爭專利是否違反核准時專利法第98條第1 項之規定？亦即本件應審究者，在於系爭專利是否不具產業利用性。

三、經查：

㈠本件原告主張其94年9月21日所提系爭專利更正本與系爭專利原專利說明書及申請專利範圍之內容完全相同，該修正前後內容並未變更實質，其更正本僅就原申請專利範圍內容作一些先前技術之補充說明與圖式之修正而已，並無違當時專利法第105 條準用第67條之規定等語。惟查，原告於94年9月21日所提更正本，經對照前後兩版本之圖示（見原處分卷第190、192及第59、61頁），其更正後專利圖式第2圖之「刀齒形狀」已變更成半個六角形狀，其第4圖「平面刀之構造」亦與原案專利圖式有別，顯已變更原圖之造形；另系爭專利更正後之說明書第7頁（第8行至第15行）復增列：「．．．滾刀的每一刀面上的齒與平刀之刀齒形狀相對應．．．，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒形狀重疊相同的鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀切到時，該葉的面刀恰可切下六角金蔥的形狀．．．」等文字，而該等文字內容並未記載於原系爭專利說明書之中，足知該更正本已變更系爭專利之實質內容，參照專利法第108條準用第64條第2項之規定：「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」原告上開更正本自已違專利法許可更正之規定而不准更正，原處分遂依系爭專利原核准公告之申請專利範圍審查，於法自屬有據，原告自稱並無實質變更系爭專利原申請專利範圍等云，自難憑採。

㈡據上，自應依系爭專利公告之申請專利範圍審究本件。而本件參加人主要係以附件10（即參加人自繪之系爭專利進行作動示意圖）主張系爭專利說明書所載內容不會形成六角狀金蔥，無法剪切出六角狀金蔥而無法據以實施等語。原告則主張參加人附件10所揭技術與系爭專利並不相同，系爭專利為一實際可實施之機械等語。

㈢查系爭新型案專利，係於一機台上裝設有一吊料架，於該吊料架上裝置有一料捲，並於機台上裝設有至少兩送料滾輪，而在送料滾輪後方裝設有一固定不動的平面刀及一得以轉動的滾刀，該平面刀上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數個刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀的金蔥者，其特徵乃在於：該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀，俾得有較佳的剪切力，且得剪切成六角狀之金蔥者。有系爭專利說明書第8頁「申請專利範圍」之記載足考（見原處分卷第63頁）。

㈣惟就系爭專利原專利說明書及其圖示以觀，其說明書中第5頁僅述及可藉由「平面刀及滾刀」，「滾切」成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥等文字，然對照其所附圖式並未揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，均未具形成六角金蔥粉之「刀齒形狀」，且其專利說明書亦未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法滾切出六角狀之金蔥，可見系爭專利之機械裝置實無法達成所欲生產六角狀金蔥之物品，自不具產業利用性。原告雖因之提出系爭專利更正本，然因其更正已變更系爭專利實質內容，而有違上述專利法許可更正之規定，不准更正。就此，亦另見原告亦同認為系爭專利之申請專利範圍需要修正。

㈤原告固以附件5，由國立台灣科技大學所製作之專利鑑定報告之鑑定結論，認系爭專利與實物照片附件兩者完全相同，證明依實物照片顯示於機械組件實際動作時可將料捲切割成六角狀金蔥，進而主張系爭專利具有產業利用性及請求進行現場實物勘查等情。惟查，該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造（見訴願卷第29頁）與系爭專利圖式第2圖所示之平面刀構造（見原處分卷第61頁）並不相同，既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實不同，自無法執為本件系爭專利具備產業利用性之有利證明。又原告請求現場實物勘驗部分，因事證已明，且所欲勘驗之機器目下仍為上開鑑定所用之機器，因其平面刀構造與系爭專利所載之圖示有別，有如前述，並無實施實物勘驗之必要，附此敘明。

四、綜上，原告所訴均委無足採，而系爭專利就所欲達成製造六角狀金蔥之技術手段，並未在其說明書或圖式載明，致使其實施為不可能，而無法達成其所欲創作之目的，顯然不具產業利用性，被告因之以系爭專利有違首揭專利法第98條第1項前段之規定，而以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

五、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第六庭審判長法　官 林 文 舟