臺北高等行政法院判決

原告

京滕企業有限公司

代表人

甲○○○董事長）

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師 （兼送達代收人）

複代理人

蘇燕貞律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

郭佩萱

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國95年06月29日經訴字第09506171410號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）94年05月02日以「加州炸雞South California及圖」商標（並聲明圖樣中「炸雞」不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第43類之「餐廳、...、備辦雞尾酒會」等服務，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之「加州South California」係美國之州名，以之做為商標之主要部分之一使用於指定之服務，有使消費者誤認誤信該服務為美國廠商所提供之虞，應不准註冊，乃以95年02月06日商標核駁字第290515號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告就申請第00000000號「加州炸雞South California及圖」商標應為核准註冊之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，固為商標法第23條第1項第11款所規定。然前引條款之立法意旨在維護公平競爭秩序，並避免消費者因該商標之圖樣而對其所表彰商品之性質、品質或產地發生誤認誤信；換言之，若商標圖樣與其指定商品間有「名不符實」之情事，而使消費者因此對商標圖樣所施之文字或圖形與指定商品產生錯誤聯想，導致有誤信其商品之性質、品質或產地之可能者，始有本款之適用。而商標圖樣本身必須是以不實之文字描述商品之內容、性質，或圖樣本身是標榜商品品質之字眼，或者商標圖樣本身即為產地或集散地地名，方該當本款之違法構成要件。至於在適用本款時，尚應考慮業者之使用習慣、消費者之認識情形、商標是否首創使用、商標與商品間之關聯、使用商標時間長短、社會觀念之趨向等。

㈡本件「加州炸雞South California及圖」商標具有高度之識別性，消費者不致誤認其表彰之服務為美國廠商所提供之虞：

1.本件商標係由中文「加州炸雞」、外文「South California」及椰子樹造型以彩色構圖設計而成，原告業已將圖樣中之「加州炸雞」及外文「South California」等說明性文字部份聲明不專用。原告之所以以「加州South California」作為本件商標圖樣之一部份，係取美國加州一向予人陽光燦爛、熱情洋溢及節奏明亮之認知印象。而本件商標整體之設計除「加州炸雞South California」等文字部份之外，另佐有隨風搖曳、綠意盎然之椰子樹造型，在構圖意匠、造型及整體外觀上具有強烈而明顯的特殊創意，並非單純予人文字商標之辨識印象，識別性甚高。

2.尤其，原告於92年01月起即開始以本件商標使用於速簡餐廳之服務，在高雄地區推出「炸雞、漢堡」等速食相關產品，迄今已有3年以上之廣泛使用事實，本件商標在原告長久慣常之使用後，當已在社會大眾主觀印象上造成識別作用。本件商標係指定使用於「餐廳、速簡餐廳、冷熱飲料店、點心吧」等服務，然「加州California」是以製造業及SiliconVally的電腦生產工業富盛名，也有許多有名的觀光勝地及名校，但並不以餐飲著名，亦即「加州California」並非以餐飲夙稱於世。

3.而在本件商標指定使用之餐飲相關服務中，我國廠商以「加州」或其外文「California」作為商標圖樣一部份申請註冊者，實所在多有，諸如：註冊第90359號「加州碼頭California Whaft及圖」商標、第104196號「加州陽光SUNING」商標、第126115號「加州陽光CALIFORNIA-SUNSHINE」商標、第101651號「加州陽光及圖」商標、第104421號「日月光加州」商標、第153022號「加州風洋食館SKYLARK及California Cuisine」商標、第153024號「skylark CALIFORNIA SEABREEZE」商標、第153025號「加州風洋食館CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標、第153026號「加州風洋食館SKYLARK及California Cuisine」商標、第153027號「skylark CALIFORNIA SEA BREEZE及圖」商標及第150901號「加州風洋食館Skylark California Cuisine及圖」商標。而在諸多商品/服務中，以「加州」或「California」作為商標圖樣申准註冊者，亦有多件。

4.前述商標除「加州」或「California」之外，因尚佐以其他文字、圖形或記號併同設計，被告即允准其註冊，足證被告一向不認為以「加州」或「California」作為商標圖樣一部份，有使一般消費者對其商品之產地或服務提供者之國籍產生誤認誤信之情事。而與本件商標相同之文字既廣經同業申准註冊使用，依消費者之認知及生活經驗，顯然應足以判斷其為交易上用以區辨服務來源之標誌，而無僅因圖樣上之「加州」或「California」部份，即產生錯誤聯想而導致誤信其服務提供者為美國廠商之虞，本件商標無商標法第23條第1項第11款規定之適用，足堪確認。

㈢本國廠商以美國州名、城市名或各國城市名稱作為商標圖樣或圖樣一部份於各類商品/服務申准註冊者，甚為常見，被告否准本件商標之註冊，有違平等原則：

1.經原告查名搜尋發現，本國廠商或非美國廠商以美國五十州之州名、州名中譯名及各州首府名、首府中譯名稱，作為商標圖樣或圖樣一部份於各類商品/服務申准註冊者，實比比皆是，此有美國州名一覽表及商標圖樣可資參考比對。其中註冊第0000000號「紐約花苑NEW YORK FLORIST及圖」商標（商標圖樣中之「花苑FLORIST」不在專用之內）、第131643號「堪薩斯個性牛仔及KANSAS」商標（商標圖樣中之「個性牛仔」不在專用之內）之組成態樣與本件商標並無二致，同為美國州名之中文結合原文與指定商品/服務內容之設計型態，可見以美國州名作為商標圖樣一部份，並非不得准予註冊。

2.而在商標註冊實務上，本國廠商以外國城市名稱作為商標圖樣或圖樣一部份申准註冊者，更是所在多有，例如：「伊豆」、「北海道」、「沖繩」、「佛羅倫斯」、「翡冷翠」、「FIRENZE」、「米蘭」、「劍橋」、「蒙地卡羅」、「里約」、「布拉格」、「漢城」、「西西里」等。前述商標顯然係因被告認定並無使消費公眾誤認誤信其商品之產地或服務提供者為外國廠商之虞，始准許註冊。卻其唯獨質疑本案本件商標上文字有使消費者誤認誤信該服務為美國廠商所提供之虞，審查基準前後不一致，就相同之事情為不同之處理，實違反平等原則，難令人信服。

㈣原處分與訴願決定之認事用法顯有違法與不當：

1.原處分核駁本件商標註冊申請案所持之理由為：「一般消費者對『加州South California』為美國之州名多有所認識，自有誤認本件係由美國廠商所提供之虞。又所稱同意聲明『加州炸雞South California』不在專用之內一節，核因『加州South California』並非指定服務之說明性或不具識別性之文字，不符商標法第19條聲明不專用之規定。」訴願決定則稱：「本件商標圖樣係由中文『加州炸雞』及外文『South California』所組成。其中中文『加州』之原文即外文『California』，係美國西部太平洋海岸邊一個州的名稱，訴願人（即原告）同時以『加州炸雞』及其原文『California』作為商標之主要部分指定使用於『餐廳』等服務，有使一般消費者誤認誤信其表彰之服務為美國廠商所提供之虞...另所附以『加州』結合其他文字之11件案例，除其中第00000000號『加州洋食California style foods及圖』商標註冊案尚在審查中、第153026號『加州風洋食館SKYL ARK及California Cuisine』商標圖樣上之『加州風洋食館SKYLARK California Cuisine』為說明文字，業經聲明不專用外，其餘註冊第153025號...等9件案例之案情均與本件不同，尚難比附援引。」

2.原處分與訴願決定均有違誤與不法：

⑴被告前已核准註冊第150901號「加州風洋食館Skylark California Cuisine及圖」商標、第153022號「加州風洋食館SKYLARK及California Cuisine」商標、第153024號「skylark CALIFORNIA SEABREEZE」商標、第153025號「加州風洋食館CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標、第153026號「加州風洋食館SKYLARK及California Cuisine」商標、第153027號「skyLark CALIFORNIA SEA BREEZE及圖」商標在案，前述商標圖樣上之「加州風洋食館」、「California」等文字，業經聲明不在專用之內。由之可見被告係因其為指定服務之說明性或不具識別性之文字，故依商標法第19條之規定准予聲明不專用而取得註冊；訴願機關同時亦認定「加州風洋食館SKYLARK California Cuisine」等為「說明性文字」。而本件商標圖樣上之中、外文部份既同為「加州」、「California」，且本件商標除「加州」、「California」等部份之外，尚結合圖形設計，若刪除文字部分則顯然失其商標之完整性，因此，如原告欲依商標法第19條之規定聲明此說明性文字部分不在專用之列，依法自無不可。惟被告就相同案情卻前後認定不一，竟率爾否准原告聲明「加州South California」不在專用之內的請求，顯有瑕疵，應予撤銷。

⑵再者，即便如原處分所言，「加州South California」並非指定服務之說明性或不具識別性之文字，不符商標法第19條聲明不專用之規定。然觀諸原告前所檢呈美國州名、城市名或世界各國之著名城市名稱在各類商品/服務由我國廠商取得註冊之商標圖樣，顯然此類型之商標於消費市場上早已十分普通常見，消費者當已因反覆觀看及消費經驗之累積，而不致有誤認誤信產地或服務提供者國籍之虞。而與本件商標組成型態相同之註冊第0000000號「紐約花苑NEW YORK FLORIST及圖」商標、第131643號「堪薩斯個性牛仔及KANSAS」商標，業已順利獲准註冊。其中註冊第0000000號商標更係於95年02月01日始行註冊公告，時間點遠晚於本件商標之註冊申請日，而其圖樣上之「紐約NEW YORK」則是人盡皆知之美國東岸州名，亦是人文薈萃之地，惟被告卻未審認其有使消費者誤認誤信其指定之商品為美國廠商所提供之虞，而仍允准其註冊。由之可見此等類型文字只要非其指定商品之著名產地或服務營業地，自具有可註冊性，該些獲准註冊之商標顯然已非個案而已。而被告及訴願機關卻未針對早已存在多時之「加州」、「California」註冊商標及其他美國州名、城市名稱獲准註冊之事實加以斟酌，僅以「案情均與本件不同，尚難比附援引」等語帶過，顯然與行政程序法所揭示之行政原則相違背，亦屬理由不備之違法處分，原處分及原決定自應予以撤銷。

㈤被告審認本件商標不得註冊之標準，實有前後矛盾不一之處，顯然違反平等原則：

1.被告答辯認本件商標有商標法第23條第1項第11款規定之適用之理由如下：

⑴原告願意聲明「加州炸雞、South California」部分不請求專用權一節，因非屬指定服務之說明或不具識別性之文字，核不符合商標法第19條之規定而未准所請。

⑵原告舉出指定使用於餐飲服務，且以「加州」結合其他文字等案例，如申請第00000000號「加州洋食california style foods」商標（甫獲審定、通知繳交註冊費中）、註冊第90359號「加州碼頭CaliforniaWharf及圖」商標...等案例，經查圖樣上之「加州洋食california style foods」、「加州風洋食館Skylark California Cuisine」為說明性文字，業經聲明不在專用之內，而其他以「加州」結合「非說明性文字」獲准註冊商標之案情與本件明顯有別；至所舉註冊第0000000號「紐約花苑NEW YORK FLORIST及圖」商標、第131643號「堪薩斯個性牛仔及KANSAS」商標等例，核其所指定使用之商品或服務與本件不同，且基於商標個案拘束原則，自不得以彼例此執為本件商標應准註冊之論據。

2.被告審認本件商標不得註冊之標準，實有前後矛盾不一之處，顯然違反平等原則：

⑴被告既審認前述申請第00000000號「加州洋食californiastyle foods」等商標圖樣上之「加州洋食california style foods」、「加州風洋食館Skylark California Cuisine」等為說明性文字，而依商標法第19條之規定，准其聲明不在專用之內，則本件商標圖樣上之「加州炸雞、South California」更是直指服務內容所提供之餐點名稱，說明意味實較「加州洋食california style foods」、「加州風洋食館Skylark California Cuisine」等文字更為直接明顯，然被告卻指稱其「非屬指定服務之說明或不具識別性之文字」，而不准原告依商標法第19條之規定聲明「加州炸雞、South California」部分不在專用之內，可見被告之處分前後矛盾不一，違反平等原則。

⑵本件商標圖樣之外觀，並非單純之文字構圖，除黃色中文字體「加州炸雞」及紅色外文字體「South California」之外，尚結合綠色椰子造型併同設計，再加上紫色之背景襯底，整體構圖設色極為活潑鮮明，此亦為被告所肯認，本件商標整體營造出熱情洋溢之椰林風情，實甚具特殊性。而被告核准國內廠商以中文「加州」或外文「California」作為商標圖樣一部份，申准註冊於餐飲服務者實不乏其例，該些商標圖樣除「加州」或「California」之外，因尚佐以其他文字、圖形或記號併同設計，被告即允准其註冊，由之足證被告一向不認為以「加州」或「California」作為商標圖樣一部份，即有使一般消費者誤信其所表彰之服務為美國廠商所提供之虞，顯然仍係以整體商標圖樣呈現之寓目觀感予以審視論斷。今本件商標圖樣既經特殊設計，且原告業已聲明「加州炸雞、South California」等說明性文字不在專用之內，則基於行政一貫性，於本件被告亦應採取同一標準，核准具有高度識別性之本件商標註冊。

⑶又原告於92年01月起即開始以本件商標使用於速簡餐廳之服務，在高雄地區推出「炸雞、漢堡」等速食相關產品，迄今已有3年以上之廣泛使用事實，原告茲檢呈91年04月03日民眾日報及91年04月04日之工商時報之報導、實際使用本件商標於賣場外觀及內部照片、菜單、優惠券、包裝袋、包裝盒等供鈞院參酌。因此，本件商標在原告長久慣常之使用後，當已在社會大眾主觀印象上造成識別作用，並非如被告所稱：「僅能說明其有使用本件本件商標之事實而已」，此一併敘明。

⑷綜上所述，與本件商標相同之「加州」或「California」等文字業廣經同業申准註冊使用，而以諸如註冊第0000000號「紐約花苑NEW YORK FLORIST及圖」商標、註冊第131643號「堪薩斯個性牛仔及KANSAS」商標等型態獲准之美國州名、城市名稱商標更是所在多有，足見此等類型文字只要非其指定商品之著名產地或服務營業地，自仍具有可註冊性，該些獲准註冊之商標顯然已非個案而已。惟被告就此一廣泛註冊之事實未詳為審究，卻僅以「商標個案拘束原則」為由駁斥原告之主張，其就事實之認定自有違誤不法。

㈥綜上論結，本件商標並無商標法第23條第1項第11款規定之適用，誠堪確認，敬祈 鈞院鑒核，迅賜撤銷原處分及訴願決定，以維原告權益與商標審查一致性，至感德便。

乙、被告主張：

㈠查本件「加州炸雞South California及圖」商標圖樣，係以紫色為底色，並於其上結合黃色中文字體「加州炸雞」、紅色外文字體「South California」及綠色椰子樹圖形組合而成，整體構圖設色雖極為活潑鮮明；惟本件商標提供消費者辨識服務來源之主要部分—「加州、South California」，為美國南方著名之州名，是以之做為商標指定使用於「餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、速簡餐廳、飯店、備辦筵席、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、代預訂餐廳、備辦雞尾酒會」等服務，有使一般消費者誤信其所表彰之服務為美國廠商所提供之虞；至原告稱92年01月起開始以「加州炸雞South California及圖」商標使用於「速簡餐廳服務」，在高雄地區推出之炸雞、漢堡等速食相關產品，迄今已有3 年以上之廣泛使用事實一節，核其所稱僅能說明其有使用本件商標之事實而已，惟因據以核駁之商標法第23條第1 項第11款規定之意旨，係在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買，是本件商標圖樣上之「加州South California 」，既如前述有使一般消費者對其所表彰之服務誤信為美國廠商所提供之虞，自有首揭法條規定之適用。至原告願意聲明「加州炸雞、South California」部分不請求專用權一節，因非屬指定服務之說明或不具識別性之文字，核不符合商標法第19條之規定而未准所請。

㈡另原告舉出指定使用於餐飲服務，且以「加州」結合其他文字等案例，如申請第00000000號「加州洋食california style foods及圖」商標（甫獲准審定、通知繳交註冊費中）、註冊第90359 號「加州碼頭California Wharf及圖」商標、第101651號「加州陽光及圖」商標、第104196號「加州陽光SUNING」商標、第104421號「日月光加州」商標、第150901號「加州風洋食館Skylark California Cuisine及圖」商標、第153022號「加州風洋食館SKYLARK 及California Cuisine」商標、第153024號「Skylark CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標、第153025號「加州風洋食館CALIFORNIA SEABREE ZE 及圖」商標、第153026號「加州風洋食館SKYLARK 及Calif ornia Cuisine 」商標、第153027號「SkyLark CALIFORNIA SEA BREEZE 及圖」商標等案例，經查圖樣上之「加州洋食ca lifornia style foods 」、「加州風洋食館Skylark Califo rnia Cuisine」為說明性文字，業經聲明不在專用之內，而其他以「加州」結合「非說明性文字」獲准註冊商標之案情與本件明顯有別；至所舉註冊第0000000 號「紐約花苑New Y ork Florist 及圖」商標、註冊第131643號「堪薩斯及KANSA S 」商標等例，核其所指定使用之商品或服務與本件不同，且基於商標個案審查拘束原則，自不得以彼例執為本件商標應准註冊之論據。

㈢綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第11款規定。

二、本件係原告前於94年05月02日以「加州炸雞South California及圖」商標（並聲明圖樣中「炸雞」不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第43類之「餐廳、... 、備辦雞尾酒會」等服務，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之「加州South California」係美國之州名，以之做為商標之主要部分之一使用於指定之服務，有使消費者誤認誤信該服務為美國廠商所提供之虞，應不准註冊，乃以95年02月06日商標核駁字第290515號審定書為應予核駁之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標，有無違反商標法第23條第1 項第11 款之規定。

三、本院判斷如下：

㈠商標有無識別性，應以相關消費者的認知為準；又基於商標之屬地性，所謂相關消費者，自應指我國之消費者而言；然按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」為商標法第19條所明定。故其適用係指商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用（被告公告之「聲明不專用」審查要點二參照）。查本件商標圖樣中之「炸雞」，為所指定服務內容之說明性文字，經原告聲明不專用，應有前條規定之適用，惟商標得准註冊與否，仍應審查其整體圖樣是否有不得註冊之情事。

㈡查本件「加州炸雞South California」商標圖樣，係以紫色為底色，並於其上結合黃色中文字體「加州炸雞」、紅色外文字體「South California」及綠色椰子樹圖形組合而成；惟本件商標提供消費者辨識服務來源之主要部分，中文「加州」之原文即外文「California」，係美國西部太平洋海岸邊一個州的名稱，原告同時以「加州」及其原文「California」作為商標之主要部分，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第43類之「餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐聽、外燴、伙食包辦、點心吧、速簡餐廳、飯店、備辦筵席、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、代預定餐廳、備辦雞尾酒會」等服務，難謂無使一般消費者誤認其表彰之服務為美國廠商所提供之虞；從而，被告認系爭商標有違商標法第23條第1 項第11款之規定，依法自無不合。是原告主張本件「 加州炸雞South California及圖」商標具有高度之識別性，消費者不致誤認其表彰之服務為美國廠商所提供之虞云云，自不足採。

㈢至原告主張其自92年01月起，即開始以本件商標使用於速簡餐廳之服務，在高雄地區推出「炸雞、漢堡」等速食相關產品，迄今已有3 年以上之廣泛使用事實乙節；查按商標法第23條第4 項規定：「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」固為商標第二層意義之規定，商標之使用符合該第4 項之規定者，固不得再以有不符合第5 條第2 項規定為不得註冊之理由。惟因本件據以核駁之商標法第23條第1 項第11款，並不在同法第23條第4 項規定適用之內；蓋商標法第23條第1 項第11款規定意旨，係在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買；本件商標圖樣上之「加州South California」，既如前述有使一般消費者對其所表彰之服務誤信為美國廠商所提供之虞，已如上述；是原告上開主張，亦難可採。

㈣另原告主張指定使用於餐飲服務，且以「加州」結合其他文字等案例，如申請第00000000號「加州洋食california style foods及圖」商標、註冊第90359 號「加州碼頭California Wharf 及圖」商標、第101651號「加州陽光及圖」商標、第104196號「加州陽光SUNING」商標、第104421 號 「日月光加州」商標、第150901號「加州風洋食館SkylarkCalifornia Cuisine 及圖」商標、第153022號「加州風洋食館SKYLARK 及California Cuisine」商標、第153024號「Skylark CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標、第153025號「加州風洋食館CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標、第153026號「加州風洋食館SKYLARK 及California Cuisine」商標、第153027號「SkyLark CALIFORNIA SEABREEZE及圖」商標等案例，經查圖樣上之「加州洋食california style foods」、「加州風洋食館Skylark California Cuisine」為說明性文字，業經聲明不在專用之內，而其他以「加州」結合「非說明性文字」獲准註冊商標之案情與本件尚屬有間，尚難比附援引。

㈤至原告主張「加州炸雞、South California」部分不請求專用權一節；因非屬指定服務之說明或不具識別性之文字，亦不符合商標法第19條之規定，併此敘明。

四、綜上所述，被告依商標法第23條第1 項第11款之規定，所為本件商標註冊應予核駁之處分，並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成准予系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶