臺北高等行政法院判決

原告

珈鼎通信有限公司

代表人

甲○○（董事）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

　　　　　　乙○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國96年02月16日經訴字第09606061950 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）92年05月30日以「BOSS CITY BOSS」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「行動電話皮套、...、行動電話池」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣異議人德商‧雨果伯斯商標管理公司於94年05月03日以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12、13款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊違反商標法第23條第1 項第12款規定，以95年11月17日中台異字第940495號商標異議審定書為「註冊第0000000 號『BOSS CITY BOSS』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠「BOSS」係弱勢商標文字，且非異議人德商‧雨果伯斯商標管理公司之前手德商‧雨果伯斯公司所創設：

1.按異議人據以異議「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標之「BOSS」乃是單純英文單字，散見於各行各業使用，有證據為證。參閱各行各業之「BOSS」註冊案表（詳原告起訴狀證據一），完全相同者，即有幾百件各類商品之「BOSS」商標註冊在案；其中，更有於65年即註冊者。

2.查異議人所提在我國有關「BOSS」之註冊日期，最早者為77年，惟證據一之有關「BOSS」商標註冊案，於77年前註冊者即有近百件之註冊；亦即，早在異議人向我國註冊據以異議「BOSS」等商標前，已有近百件「BOSS」商標註冊在先。

3.縱然據以異議諸商標於外國最早註冊日為西元1987年，惟亦晚於證據一之65、66年之註冊案；何況有在外國註冊，並不代表「在我國即有廣泛知名度」。

4.以異議人所產銷、註冊之商品類別第18類之「皮革製品、皮包」等商品而言，亦有多件「BOSS」商標註冊（詳皮包、行李箱商品之「BOSS」註冊案表，即證據二），且早在67年前即已註冊在案，則異議人遲至77年才在我國註冊，怎能喧賓奪主。以「HUGO BOSS 」而論（完全相同於異議人之據以異議諸商標），亦有多件註冊案（詳化粧品之「HUGO BOSS 」註冊案表，即證據三）；換言之，異議人據以異議之「HUGOBOSS」、「BOSS」等商標，甚至有可能抄襲自該註冊在先之「BOSS」、「HUGO」等商標。

5.綜上，「BOSS」係弱勢商標文字，而「弱勢商標文字」係任何人可在各別商品類別各別註冊；換言之，「BOSS」乃是普通英文文字之組合，並非異議人之前手德商‧雨果伯斯公司所首創，不可獨佔全部商品組群之使用權，故異議人無權主張原告在不同之商品組群使用。

㈡兩造商標之「商品類別、屬性」不同：

1.系爭商標之商品類別為第9類之「行動電話皮套、行動電話護套、呼叫器皮套、無線電話機皮套、汽車電話機皮套、大哥大外殼、行動電話外殼、呼叫器外殼、無線電話機外殼、電池、乾電池、行動電話電池」等商品，係「行動電話通訊相關器材」；據以異議諸商標為第18類之「皮革與仿皮革、錢包、公文包、公事箱、公事包、公文箱、背包、背囊、背袋、旅行箱、行李箱、行李袋、化粧袋、手提袋、運動用手提袋及背袋、休閒用袋、皮箱、手提箱、雨傘、陽傘」等商品，係「行李袋（箱）」。兩造商標商品係屬完全不同性質之商品，不能以「皆有皮（皮套）」即粗糙概括為相同商品，如不能將「皮衣」與據以異議諸商標之「皮革與仿皮革、背包」等商品論為相同。

2.異議人強調「兩造商標商品具有關聯性」，其係以「材料（皮）」而論，惟若依異議人之立論，則電視機「機殼」採用塑膠製成，豈非「塑膠類製品（茶杯、水桶、帆布等）」皆可干涉「電視機」業者申請註冊商標? 因此，當以被告所定「商品及服務近似檢索」為依據，方屬客觀、公正及公平之準則，而該「商品及服務近似檢索」之第9 類及第18類非是「類似商品組群」。

㈢系爭商標與據以異議「HUGO BOSS」等商標係屬不同商標圖樣：

1.系爭「BOSS CITY BOSS」商標與據以異議「HUGO BOSS」等商標圖樣雖皆有「BOSS」，惟「BOSS」係屬「弱勢商標文字」，故當以「CITY」、「HUGO」作比論，不能單純以「BOSS」作比論；而「CITY」指城市、「HUGO」指雨果（人名、法國藝術家及教育家），因此「BOSS CITY BOSS」及「HUGO BOSS」係屬不同商標圖樣，足可區別而不致使消費者混淆。

2.有證據為證：

⑴參皮包、行李箱商品之「BOSS」註冊案表（即證據二）可知，早在67年（比異議人據以異議諸商標早）即有「BOSS」註冊於第18類之「皮包、皮箱、旅行箱」等商品，若依異議人之立論：「有『BOSS』即不可再准註冊」，則異議人之據以異議「HUGO BOSS 」等商標，當不可准註冊。

⑵又證據二尚有「BOSSINI」、「BOSSWAY」、「BOSSBABI」、「BOSSLEER」、「BABIBOSS」、「ASIRBOSS」、「AVENBOSS」等註冊，皆有「BOSS」，皆分別可准註冊，而不受67年註冊之「BOSS」商標之影響，可證當不能只比論「BOSS」。

⑶異議人亦有將「HUGO BOSS 」註冊於化粧品類，此由前揭證據三顯示，有柏翠斯化妝品公司、優洛寇斯化妝品公司亦註冊「HUGO BOSS」、「BOSS INTENSE」、「BOSS HUGOBOSS （DESIGN）」，而異議人遲至91、92年再註冊，為何不受證據三之影響? 可證不能單比論「BOSS」，而是當以「整體英文」比較。

㈣就兩造商標之知名度，說明如下：

1.據以異議諸商標在我國並未具有「突顯性之廣泛知名度」：

⑴查異議人所提出之使用（廣告）證明，幾乎全是外國地區，只有極少數在我國雜誌廣告，及列出數家經銷店，系爭商標亦有在我國廣告，甚至比異議人之廣告量大（詳系爭商標之廣告雜誌摘頁影本）。因此，據以異議諸商標在我國只有「少量廣告」，難謂在我國有廣泛知名度。

⑵尤其，如前所述，有幾百件各行各業之「BOSS」商標註冊在案，可謂是各行各業皆有「BOSS」牌之產品，因此「BOSS」之品牌並非是異議人所特有，故難謂異議人之據以異議「BOSS」等商標在我國具有「突顯性之廣泛知名度」，亦即「BOSS」牌並非專指異議人之產品。

2.系爭商標亦是具有「全國廣泛知名度」：系爭商標於「call流行通訊雜誌」之廣告，而得產生全國性之知名度；系爭商標於全國各縣市皆有經銷商，再發貨至各地零售店，因此可得全國之廣泛知名度（參系爭商標之「全國各地經銷商」名單）。換言之，異議人提出之據以異議諸商標在我國之廣告雜誌量及經銷商量，皆遠少於原告，因此知名度小於系爭商標；且據以異議諸商標之「行李箱、化粧品」等商品與原告「通信器材」等商品，實是不同之商品屬性及販賣場所（異議人為行李箱店、化粧品店，原告係通信行），二者實有極大之區別。

3.有關異議人指其「在外國具有廣泛知名度」之問題，有證據可證明不能如此片面武斷：被告中台異字840720、841030號異議審定書係對「SATCHI」與「SATCHI CLUB」等商標之異議。該「SATCHI」商標亦是在世界19個地區國家註冊、刊登「雜誌廣告」，且請「明星」做海報廣告，但仍經被告判為在我國不具廣泛知名度；換言之，該「SATCHI」與「SATCHI CLUB」等商標在外國註冊量及廣告量遠多於據以異議諸商標，仍未為被告認定在我國具有廣泛知名度，可證異議人所指在我國具有廣泛知名度，實是片面之詞。

4.若據以異議諸商標被認定為以「外國資料，可做為在我國具有廣泛知名度」，亦即據以異議諸商標可「跨商品類別（任何類別）干涉他人註冊」，將發生證據一、二、三之各「BOSS」註冊案，將可為異議人所撤銷，則我國業界將大亂。

㈤綜上陳述，懇請 鈞院鑒核，撤銷原處分及訴願決定，至感德便。

乙、被告主張：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

1.據以異議諸商標是否為著名之商標或標章：

⑴查外文「BOSS」、「HUGO BOSS 」等系列商標係異議人之前手德商‧雨果伯斯公司首創使用於「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋」等商品，除於世界各國獲准註冊外，並於我國取得註冊第412330、477119、0000000、472992、412320、0000000、0000000等數十件商標權，嗣移轉予異議人，其商品在我國全省各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內外各報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，於臺灣及全球各地均已長期廣泛銷售多年。

⑵據此，足堪認定於系爭商標92年05月30日申請註冊時，據以異議諸商標所表彰之商譽，應已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，並經被告中台異字第G00000000、G00000000、G00000000、G00000000、G00000000號等多件商標異議審定書，及改制前行政法院88年判字第3804號判決及89年判字第477號判決認定在案，其著名程度極高。凡此有參加人檢附之國內外商標註冊資料、臺灣之經銷商地點之詳細資料、報章雜誌廣告、各式產品型錄、皮革製品與配件產品之目錄與簡介、被告中台異字第G00000000、G00000000號等商標異議審定書與最高行政法院88年判字第3804號判決及89年判字第477號判決等證據資料影本附卷可稽。

2.商標是否近似暨其近似之程度：查系爭商標係由大寫外文「BOSS」及「CITY BOSS」分上下兩列橫書所構成，異議人據以異議之「BOSS」、「HUGOBOSS」（詳如異議申請書及檢送之附件）等商標，係為單獨之大寫外文「BOSS」或大寫外文「BOSS」及「HUGO BOSS 」分上下兩列橫書所構成，兩造商標均有上列一字字體較大，下列二字字體較小之構圖，復均有引人注意之相同外文「BOSS」，且整體予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，至為顯著，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

3.相關消費者對商標之熟悉程度：查據以異議諸商標經異議人保護及廣泛使用而在市場上建立極高之著名程度，已如前述，又系爭商標之使用情形雖經原告檢送「call流行通訊雜誌」之廣告資料及全國各地經銷商之名單，然僅有半年份之同一期刊之數頁廣告，且沒有任何期刊銷售量、廣告費用支出數字及商品銷售量之數據佐證，自不足以證明系爭商標商品已為原告廣泛使用而為消費者所普遍知悉。是以，據以異議諸商標較系爭商標而言係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。

4.異議人有多角化經營之情形：依異議人所檢送包含產品型錄等之相關證據資料影本觀之，異議人所生產、經銷之商品範圍不僅止於據以異議諸商標所指定使用之「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋」等商品，還包括「手機掛飾、鑰匙圈、行動電話皮套」等多種皮製配件商品，則揆諸前述審查基準，異議人已有多角化經營之趨勢，應可認定。

㈡衡酌本案據以異議諸商標外文「BOSS」雖非具獨創性，然其既經異議人廣泛使用於前述商品而具有極高之著名程度，予消費者印象自具有強烈之識別性，又兩造商標明顯予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，二者近似程度極高，復考量參加人為多角化經營之公司，有將據以異議諸商標使用於多種皮製配件產品，且就消費者而言，據以異議諸商標係消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。故綜合上述各種相關因素等加以判斷，系爭商標之申請註冊復指定使用於「汽車電話機皮套、行動電話皮套、行動電話護套、呼叫器皮套」等商品，與據以異議諸商標使用之皮製配件商品，二者於產銷來源及銷售對象難謂無關聯，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，揆諸前開說明，應有前揭商標法第23條第1 項第12款規定之適用。

㈢至原告所稱據以異議諸商標外文「BOSS」非異議人所首創，且「BOSS」商標併存註冊於各類商品一節，查該外文「BOSS」雖非具獨創性，為習知習見之文字，我國廠商以之作為商標或服務標章圖樣獲准註冊於各類商品或服務所在多有；惟其既經異議人使用於前述商品而具有相當之商譽，一般消費者就以外文「BOSS」文字構成之商標，使用於性質相關之商品，於接觸時難謂不會聯想到異議人所有之據以異議諸商標，且原告所舉諸案例之商標圖樣或與本案不同，或指定商品類別不同，或案情有別，或屬另案註冊是否妥適問題，且基於商標審查個案拘束原則，原告之主張尚不得執為本案應無首揭法條適用之論據。又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，其是否尚有違商標法第23條第1 項第13款規定之情事，即無庸論究，併予敘明。

㈣綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得申請註冊，為商標法第23條第1 項第12款所明定。而本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第16條所明定。又判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/ 服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

二、本件係原告前於92年05月30日以「BOSS CITY BOSS」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9 類之「行動電話皮套、... 、行動電話池」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣異議人於94年05月03日以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12、13款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊違反商標法第23條第1 項第12款規定，以95年11月17日中台異字第940495號商標異議審定書為「註冊第0000000 號『BOSS CITY BOSS』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為：㈠據以異議商標是否為著名商標？㈡系爭商標圖樣是否近似於據以異議商標圖樣，而有致相關公眾混淆誤認之虞？

三、本院判斷如下：

㈠商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查本件系爭註冊第0000000號「BOSS CITY BOSS」商標圖樣係由佔整體商標圖樣約三分之二強單純未經設計之外文「BOSS」與佔約三分之一之外文「CITY BOSS 」上下併置而構成；而據以異議「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標圖樣或由單純外文「BOSS」所構成；或由佔整體商標圖樣約五分之四強之單純外文「BOSS」與佔約五分之一外文「HUGO BOSS 」上下併置而構成。二者商標相較，整體予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」字，然無論外觀、觀念或讀音均為相似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈡次查，外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」為異議人之前手德商‧雨果伯斯公司首先使用於「旅行袋、皮夾、皮革、衣服及靴鞋」等商品，除於世界各國取得註冊外，並自77年起陸續於我國取得註冊第412330、477119號「BOSS」、第414343、412320號「HUGO BOSS 」及第148211號「BOSS HUGO BOSS」等數十件商標權，並於嗣後將該等商標權移轉予異議人；據以異議諸商標之商品在我國各大百貨公司均有行銷據點，並長期於國內外各報章雜誌刊登廣告以廣為宣傳促銷，已為我國相關事業或消費者所熟知；且於改制前行政法院88年度判字第3804號判決及89年度判字第477 號判決中已認定據以異議「BOSS」及「BOSS HUGO BOSS」等商標在85年間早已為國內消費者所熟知等情，此有異議人所檢送據以異議諸商標於我國及世界各國註冊證明資料、國內外報章雜誌廣告影本、據以異議諸商標商品在我國行銷據點清單、產品型錄及最高行政法院88年度判字第3804號判決及89年度判字第477號判決書影本等證據資料附卷可稽。綜上，足認系爭商標於92年05月30日申請註冊前，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。

㈢末查相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（商標審查基準5.6.2 參照）。另先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品\服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品\服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入或已經進入同一商品\服務市埸經營者，更應予以考量（前揭審查基準5.4 參照）。查據以異議諸商標，除於世界各國取得註冊外，並自77年起陸續於我國取得註冊商標權；據以異議諸商標之商品在我國各大百貨公司均有行銷據點，並長期於國內外各報章雜誌刊登廣告以廣為宣傳促銷，已為我國相關事業或消費者所熟知，已如上述；原告主張系爭商標亦是具有全國廣泛知名度，然依原告所檢送之西元2004年09月份起至西元2005年05月份尖端出版之「call流行通訊」雜誌、未揭示日期之尖端出版之「手機BEST BUY」雜誌及全省經銷商明細等證據資料影本觀之，經銷商明細僅證明該等公司與原告間有商業之往來，而報章雜誌或為無日期記載，或僅為單一雜誌且刊登日期未及1 年，在原告未再佐以如廣告量、廣告金額、系爭商標商品銷售金額等佐證資料；是以，由上述資料實難證明系爭商標業經原告長期廣泛使用而達著名商標程度。從而，據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知，應受較大之保護。況依異議人所檢送上開資料影本觀之，異議人所生產、經銷之商品範圍不僅止於據以異議諸商標所指定使用之「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋」等商品，還包括「手機掛飾、鑰匙圈、行動電話皮套」等多種皮製配件商品，則異議人已有多角化經營之趨勢，應可認定。從而，據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知，且已有多角化經營趨勢，自應受較大之保護。

㈣綜上，揆諸二造商標之近似程度極高，據以異議諸商標為著名商標，且據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知應受較大之保護；且異議人為多角化經營之公司，有將據以異議諸商標使用於各種皮製配件產品，況異議人所產製之手機吊帶商品與系爭商標指定使用行動電話皮套等商品間難謂無關聯等因素，客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之情事，自應有商標法第23條第1 項第12款規定之適用。從而，被告就本件商標異議案所為「註冊第0000000 號『BOSS CITY BOSS』商標之註冊應予撤銷」之處分，依法自無不合。至系爭商標有無違反商標法第23條第1 項第13款之規定，則毋庸予以論述，併此敘明。

四、綜上所述，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告所訴，核不足採，其訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶