臺北高等行政法院判決

原告

清展科技股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳群顯 律師

訴訟代理人

呂聿雙 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

乙○○

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年3 月14日經訴字第09606063700 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）88年11月4 日以「門窗導塊之結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第161863號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反核准時專利法第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以95年7 月14日（95）智專三（三）06001 字第09520554470 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部96年3 月14日經訴字第09606063700 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴被告未給予原告面詢之機會，程序上是否合法？

⑵系爭專利獨立請求項第1 、5 項，及其餘附屬項是否具有進步性？

⑶被告以引證3認系爭專利請求項第1 項不具進步性，是否構成訴外裁判？

⑷被告以系爭專利申請時原告引證關聯性最深之先前技術據以核駁，是否適法？

㈠原告主張：

⒈程序違法部份：

⑴被告無不能面詢之正當理由，拒絕當事人面詢之申請，有違行政自我拘束原則以及行政程序法第6 條之平等原則：

①專利之舉發涉及專業技術之判斷，實務上審查委員為確實瞭解系爭專利之技術特徵以及引證案、先前技術之技術內容，俾作成正確之審定，原則上均會同意給予當事人面詢、言詞說明之機會，被告亦自承：「本局認為面詢有助於審查人員瞭解案情，因此不僅是審查人員之權利，如申請人或兩造認為有需要皆可提出，不論局內、外審人員應儘量接受。」確已形成被告之行政慣例無疑，況本件案情確有技術事實不易釐清、未臻明確，且有由當事人攜帶相關樣品實物當場解說之必要，被告實難一律以本件案情已臻明確、尚無面詢必要，恣意剝奪此一被告行之有年、原則儘量接受面詢之行政慣例以及當事人到局面詢之機會。至於參加人所謂相關法律亦無要求行政機關一定要同意面詢云云，要非事實，亦非當前被告之行政慣例，僅係因原處分結果對其有利所為之偏頗言論，要非足採。

②惟查本案舉發人與被舉發人間，就本案相關技術內容屢有激烈爭執，被告對於相關爭點亦未能徹底明瞭（其諸多認定事實錯誤之部份詳見下述，絕非如被告所辯之舉發事證已臻明確），實有舉辦面詢以幫助審查人員瞭解案情之必要。按面詢如同訴訟中之庭訊期日，為雙方當事人均需參與並得為言詞陳述之程序，而被告之審查委員亦得針對相關技術問題詢問雙方當事人之意見，以利釐清案情。本案舉發人（即參加人）既已於94年12月5 日向被告提出面詢之申請，如被告准予面詢，雙方（包含原告）自可藉由此一面詢之機會，將審查委員對本案技術之疑問一一澄清、避免產生不必要之誤解，以及任一方因為程序不透明無法充分陳述意見而導致日後反覆爭訟，是不論面詢係由何人申請，均為雙方（包含原告）依法可享有之程序保障，被告既無正當理由拒絕面詢之申請，當已損及原告之公法上權益，顯已違反行政自我拘束原則以及行政程序法第6 條之平等原則，被告及參加人一再辯稱原告並未申請面詢，故無違法云云，要無可採。

⑵訴願受理機關無正當理由拒絕原告言詞辯論之申請，依目前司法實務見解，顯已違反訴願法第65條之規定：

①按「訴願法第65條規定：『受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。』其立法理由為：『本條由現行條文第19條後段規定修正移列。現行法為簡易迅速處理訴願案件而採書面審理原則，但書面審理經常不易發現真實，且有關訴願爭點不易理清，故為保障當事人權益，並促進發現真實，爰仿效日本行政不服審查法第25條規定，修正規定在訴願人、參加人有請求言詞辯論的情形，應予言詞辯論之機會。』惟若配合同法第63條之規定，從論理及體系解釋方法著眼，除受理訴願機關認有必要時，得依職權行言詞辯論外，訴願人或參加人申請言詞辯論者，受理訴願機關僅得基於正當理由，例如訴願不合法、顯無理由或依現有資料，事實及法律關係已臻明確等原因，加以拒絕，…。若無正當理由拒絕訴願人或參加人之申請，不行言詞辯論，此項程序瑕疵應認已構成撤銷訴願決定之原因。」臺北高等行政法院91年度訴字第5131、1812號判決意旨參照。

②經查原告於訴願時曾就本案相關之技術提出諸多重要爭點，詎經濟部訴願審議委員會卻在事實認定不清、技術特徵不明之情形下（其諸多認定事實顯然錯誤之部份詳見下述，絕非如其所辯之事證已臻明確），無正當理由不予原告言詞辯論之機會，單方面全盤採用被告舉發審定書之片面見解，全然不行言詞辯論或不予原告到指定處所陳述意見之機會，遽然作成駁回訴願之決定，其踐行之審議程序自難謂無瑕疵，實有速斷，顯已違反訴願法第65條之規定，應予撤銷。

⑶被告以兩造爭點以外之事項作成原處分，為違法之訴外裁判：

①按我國專利舉發行政救濟之審查，係兼採處分權主義及爭點主義（參臺北高等行政法院91年度訴字第31822742、2924號判決），因此，舉發案審查之範圍，應以舉發人所主張之舉發理由（亦即專利要件、舉發證據或申請專利範圍請求項）為依據，任何非舉發人所主張之爭點，倘被告加以審查，即構成「訴外裁判禁止」之違法，合先敘明。

②依據被告現行之「專利審查基準」，亦明示舉發之審查採取處分權主義及爭點主義，專利專責機關應以舉發當事人所述理由及附具之證據作為審查之依據，不得對舉發人未主張之理由逕行論斷（專利審查基準第5 篇5-1-17及5-1-18頁參照）。

③經查，原處分第5 頁第13行提及「更何況系爭專利本請求項薄片有分段槽之設計事實上另於前述（三）.3所揭露引證案3 『鋁窗框防落調整導塊結構改良』之薄片（32）、縫槽（33）上億以可見有類似十字形之設計（參該案第2 、3 圖），其雖未見於舉發理由提及，惟為彰顯本請求項確實僅為習知技術之運用而不具增進功效之進步性，乃併予指出」，則被告已自承對於舉發人所未提及之理由進行論斷，亦即被告在參加人未以其所提舉發證據4 （85年11月11日公告之第00000000號「鋁窗框防落調整導塊結構改良」新型專利案，下稱引證3 ）推翻請求項第1項 之進步性之情形下，竟遽然逕自以引證3 認定請求項第1 項不具有進步性，顯已公然違反其內部行政規則專利審查基準中舉發審查之處分權主義、爭點主義，與行政自我拘束原則以及行政程序法第6 條之平等原則有違。被告雖辯稱引證3 部份僅係附帶說明，並非形成認定之理由，實則，參加人所提舉發證據2 （87年8 月21日公告之第00 000000 號「鋁窗之下導塊氣密構造改良」新型專利案，下稱引證1 ）係原告於提出專利申請時早已於專利說明書中列明關連性較深之先前技術，依據系爭專利核准時之專利審查基準第2-2-21頁，被告不得在未具體敘明理由即逕自引用新型專利申請人引證關連性最深的先前技術據以核駁，被告在參加人針對同一已經前審查委員審酌之引證證據但未能具體敘明額外舉發理由之情形下，亦即原處分在認為請求項第1 項與引證1 具有「橫向之分段槽」（原處分第4頁末3 行）此一重大差異，但參加人卻又未能提出任何具體額外舉發資料足以說明請求項第1 項不具進步性，換言之，被告明知引證1 似不足以否定該「橫向分段槽」技術特徵之進步性，乃自行援引引證3 之十字型分段槽，以否定本請求項「橫向分段槽」技術特徵之進步性，其心證形成過程顯非僅是附帶說明，而屬訴外裁判無疑，被告所辯，實為避重就輕之詞，不足採信。

⒉事實認定錯誤部份：

⑴被告未具體敘明理由即逕自引用原告引證關連性最深的先前技術據以核駁，顯有違反專利審查基準之違法：

①按「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關連性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」，系爭專利核准時專利審查基準第2-2-21頁定有明文。

②參加人所舉之引證1 及其所提舉發證據3 （87年4 月21日公告之第00000000號「紗門窗導塊之構造改良」新型專利案，下稱引證2 ）均為原告於專利說明書中列明關連性較深之先前技術，原告並於說明書中詳細具體敘明針對該引證案之改良之處，並獲專利申請時原審查委員之認同，是原處分如欲針對同一證據，推翻前審查委員之認定，自應更加具體敘明其理由。然被告不僅誤解系爭專利獨立請求項第1 、5 項之功效在先，復驟下結論認為請求項第1 、5 項不具進步性於後，全然未見其具體之理由及依據何在，即逕自論述系爭專利請求項1 、5 均為習知技術之運用。綜觀原處分，其中最為具體之理由，竟係前述以參加人未主張之引證3 ，論斷請求項1 不具進步性之「訴外裁判」之部分。然此段論述已顯然違法如前所述，而除此段論述之外，被告全未具體敘明理由，卻逕自引用原告引證關連性最深的先前技術據以核駁請求項第1、5 項，顯已違反前述專利審查基準及行政一致性之原則之違法。

⑵進步性之意義：

①按所謂「『輕易完成且未能增進功效』，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即專利之新型具有能產生某一功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成」，系爭專利核准時專利審查基準第2-2-17頁定有明文。

②又「『增進某種功效』，係指申請專利之新型，其物品之形狀構造或設備之改良，在效果上克服先前技術中存在之問題點，具備好用或實用之條件者。例1.在技術發展有限之領域中（in the field of the crowded art ），在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具『有增進某種效果』。」專利審查基準第2-2-19頁復定有明文。

③此外，「新型在市場上之成功，如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一」（專利審查基準第2-2-21頁），此即以「商業上之成功」作為進步性有無之輔助性判斷因素，合先敘明。

⑶系爭專利獨立請求項1 具有提高裕度等新功效，而為熟習該項技術者無法輕易完成，確實具有進步性，被告之認定顯有違誤：

①查被告無非以系爭專利請求項第1 項所界定之門窗導塊頂部中央處向下橫設之嵌軌槽、嵌軌槽一側橫向形成薄片、薄片中央形成缺口、缺口適當處形成橫向之分段槽等結構，其功效係在於穩固銜夾軌道之軌身（42）部，而使得門窗於軌道平移時更為平穩且不至於過於逼緊軌道，並非如原告所述具有提升裕度空間量等功效云云。

②然查，系爭專利請求項第1 項之技術內容為：「一種門窗導塊之結構改良，其中該導塊係於頂部形成有向外延伸的定位片，且於導塊頂部中央處向下橫設有連通兩對應面之嵌軌槽，而其特徵在於：該嵌軌槽一側橫向形成有薄片，薄片中央形成有缺口而使得其能對稱分置，而薄片之缺口於適當處係可各形成有橫向之分段槽者。」請參閱系爭專利說明書第四圖，該分段槽（232 ）即係用於適應不同形狀、尺寸軌道之軌端（41），由於各門窗軌道製造商所製造銷售之門窗，因為相同製造商之模具耗損、不同製造商相同規格門窗尺寸誤差以及軌端設計形狀之不同，並無法提供一具有足夠裕度可通用於各種不同軌道軌端之門窗導塊，導致製造成本提高以及銷售不易。系爭專利請求項1 之創作即是提供一具有足夠裕度容許量，可通用於各種不同軌道軌端之門窗導塊，此一功效，顯未揭露於引證1 ，而相關習知技術之缺失，業已經原告於系爭專利說明書第5 、6 頁充分說明，足證本請求項確實具有提升裕度之功效。

③被告一再辯稱原告專利獨立項第1 項之嵌軌槽中橫向分段槽之結構，其功效僅在於使門窗在軌道平移時更為平穩，而系爭專利提升裕度之功效，完全係來自於申請專利範圍第5 項迫緊肋之功能，並未載明請求項第1 項與提升裕度之功效有直接之關聯（原處分第2頁倒數第8 行，訴願決定同其主張），故進而認定該項無進步性。惟查系爭專利說明書第4 頁確已舉出說明書附件1 之第339125號專利（即引證1 ），引證1之嵌軌槽缺口為圓形，並於系爭專利說明書第6 頁倒數第6 行表明引證1 圓形缺口之導塊根本毫無裕度可言（僅係用於符合特定軌道之特定形狀軌端，而具有氣密之效果，當然不具有如系爭專利請求項第1 項充足裕度之功效）。由此可知，專利專利橫向分段槽之設計，自係出於改良引證1 欠缺裕度缺點之目的，其功能當不僅止於穩定門窗之移動，而更有提高裕度之效果，益證舉發審查委員刻意無視專利說明書之明白敘述、事實認定不清，即遽下審定之不當。

④綜上所述，被告既誤解系爭專利請求項第1 項橫向分段槽之創作目的與功效，進而認為請求項第1 項要屬公知之技術，不具進步性，其前提既已錯誤，結論自亦不足採，訴願決定完全採用其結論，均有違誤，依法應一併撤銷。

⑤承上，依據原告所引用之專利審查基準第2-2-19頁，系爭專利實係處於技術發展空間有限之領域中（參原告起訴狀附件3 之導塊嵌止技術演進影本，針對系爭專利核准後，原告之產品於市面上普受好評，有諸多同業仿效，並申請獲准相關專利），又原告確已具體指明系爭專利請求項1 具有引證案1 所無之顯著功效，克服先前技術中存在之問題，在「技術發展有限之領域中」，應屬具有增進某種功效，而應認為熟習該項技術者所非能輕易完成，且具有「商業上之成功」，均得證明系爭專利請求項1 當具有「進步性」。

⑷系爭專利獨立請求項5 具有提高裕度等新功效，而為熟習該項技術者無法輕易完成，確實具有進步性，被告之認定顯有違誤：

①查系爭專利請求項第5 項之技術內容為：「一種門窗導塊之結構改良，其中該導塊係於頂部形成有向外延伸的定位片，且於導塊頂部中央處向下橫設有連通兩對應面之嵌軌槽，而其特徵在於：該導塊於頂部下方形成有迫緊段，而迫緊段適當處形成有貫穿之定位孔而可供固定元件穿置定位，且於迫緊段兩對應側分別橫設有1 個以上具彈性之迫緊肋者。」參照系爭專利說明書第2 圖，其中迫緊段（25）設有1 個以上具彈性之迫緊肋（251 ），另參照系爭專利說明書第4 圖，系爭專利請求項第5 項係利用具有彈性迫緊肋之曲彎變形，達到卡制固定之功效。由於各門窗製造商所製造銷售之門窗，因為相同製造商之模具耗損、不同製造商相同規格門窗直框（3 ，即框條）尺寸誤差等因素，並無法提供一具有足夠裕度可通用於各種不同框條尺寸之門窗導塊。系爭專利請求項第5 項即是提供一具有足夠裕度容許量、較低材料成本、製造簡單並可通用於各種不同框條尺寸之門窗導塊，上揭功效，顯未揭露於引證2 ，而相關習知技術之缺失以及請求項第5 項之功效，業已經原告於系爭專利說明書第10頁充分說明。

②被告一再以引證2 已揭露凸肋條（或凸齒）及平衡溝結構，亦具有相當之彈性及卡掣迫緊效果，係皆為習知卡掣迫緊技術之應用，而於窗框料內壁間之卡掣迫緊功效亦可預期並無特殊增進之處云云。惟查原處分及訴願決定均誤解系爭專利請求項5 「迫緊肋」之功能，按於系爭專利申請前，所有業界均採用較粗短之迫緊齒，因該迫緊齒結構上之體積較粗而短，顯然並無任何之彈性空間，而迫緊齒在製造成本上自然較系爭專利迫緊肋為多（引證2 因而無法充分適用於各種不同尺寸之窗體結構，亦即缺少裕度）、彈性較差導致容許框條尺寸之裕度較小、以及迫緊齒在製造上因溝槽數量多較迫緊肋為複雜與不便等，而原告之專利則為首見採用較長而細之迫緊肋以提高裕度之專利，在「技術發展有限之領域中」，應屬具有增進某種功效，而應認為熟習該項技術者所非能輕易完成，而應具有進步性。且自系爭專利問世後，業界亦紛紛仿效而採用較長而細之迫緊肋，依前述專利審查基準，系爭新型在商業上之成功，亦可輔助證明原告專利確實具有進步性。則被告對原告專利之技術尚未充分掌握，誤解系爭專利請求項5 所欲解決之問題、達成之功效顯與習知技術具有不同，復無正當理由拒絕原告之面詢，竟望文生義自行推論「以文義來看，…實質構造皆同為習知卡摯迫緊技術之應用」（原處分第5 頁倒數第12行），亦有速斷。

③綜上所述，原告所引用之專利審查基準，系爭專利實係處於技術發展空間有限之領域中，又原告確已具體指明系爭專利請求項5 具有引證2 所無之顯著功效，應屬具有增進某種功效，而應認為熟習該項技術者所非能輕易完成，當具有「進步性」。

⒊綜上，系爭專利獨立項第1 項、第5 項確實具有進步性，則其附屬項亦應具有進步性，原處分及訴願決定確有認定事實錯誤及適用法規不當之違法事由。

㈡被告主張：

⒈起訴理由1 、2 略稱：原告（應係「被告」之誤繕）之公平性令人起疑、審查委員有訴外裁判之嫌云云。按被告一向對於專利案之審查係依審查人員之相關專長分審，並就相同國際分類（IPC ）的專利案儘量由同一位審查人員審查，避免一案兩准（如申請案）或同一證據作成相異之處分（如舉發案），因此，原告之多件爭議案件發交同一審查人員公正審查，應無偏差或過於嚴苛之情事，亦無訴外裁判之嫌，且原告已依法提起行政救濟，業經經濟部訴願會維持原處分在案，即可證明被告審查無誤。另，原告於答辯時未請求面詢，因此，被告並無不接受原告請求面詢之情事，原告起訴無理由。

⒉起訴理由3 、4 、6 略稱：審定書嚴重失誤之處、應用處全然不同、審定書或訴願答辯書自相矛盾云云。查系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之門窗導塊頂部中央處向下橫設之嵌軌槽、嵌軌槽一側橫向形成薄片、薄片中央形成缺口、缺口適當處形成橫向之分段槽等結構，其功效係在於穩固銜夾軌道之軌身（42）部，而使得門窗於軌道平移時更為平穩且不至於過於逼緊軌道，並非如原告所述具有提升裕度空間量等功效。而所謂可提升裕度空間量等功效，係由系爭專利申請專利範圍第5 項所界定之迫緊肋、迫緊段等結構之數量、位置的調整而來，二者不能混為一談。次查，引證1 為一種鋁窗之下導塊氣密構造改良，導塊具有軌槽、阻隔肋片及貼持片等結構，而其特徵在於：軌槽兩側一體成型有一平齊其底緣面的薄片狀阻隔膜，並於阻隔膜上設有嵌設槽，該嵌設槽之形狀係依下軌框之軌柱形狀設計，用以在下軌塊套置於鋁窗左右縱框料底端實施時，使鋁窗左右縱框料底端與軌柱間得有組裝接觸的氣密效果者。事實上，引證1 之頂部具有二向外延伸之貼持片，導塊頂部中央處向下橫設有兩相對應面之軌槽，並在該軌槽兩側橫向形成有阻隔膜，而其中央形成有嵌設槽等結構，已揭露類似於系爭專利申請專利範圍第1 項之導塊、定位片、嵌軌槽、薄片、缺口等主要構造；且系爭專利結構係以嵌軌槽頂端缺口處之夾軌塊來銜夾軌道之軌身部，使門窗於軌道上平移時更為平穩，並藉薄片與夾軌塊接觸形成之切口，使得薄片逼緊於軌道軌身時能更具彈性，不會過於逼緊軌道而阻礙門窗在軌道上平移之功效。此功效並非單獨由分段槽結構即可達成。據此，系爭專利具分段槽之薄片結構，與引證1 所揭示之圓弧槽口薄片相較，應屬簡單形狀改變，故系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前既有引證1 之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。再者，引證2申請專利範圍第1 項已揭露一種紗門窗導塊構造，包含限位片、嵌軌槽、膜片、夾軌塊等結構；而其特徵在於，導塊構造的兩側實體面各橫設有一道平衡溝，該平衡溝橫設高度最佳狀態係呈水平於嵌軌槽底端緣，深度最佳狀態為嵌軌槽與該側實體面間壁厚一半者。另參酌引證2 之第3、4 圖，其亦已揭露導塊底部上方中央處設有貫穿之定位孔，導塊左右兩側實體面各設有兩凸齒段等結構。與系爭專利申請專利範圍第5 項相較，引證2 之導塊、限位片、嵌軌槽、定位孔、凸齒條等結構，業已揭露系爭專利之導塊、定位片、嵌軌槽、定位孔、迫緊段等構造。系爭專利迫緊段底緣向外延伸形成之底部，其高度之最佳狀況係平行於頂部端緣（見專利說明書第9 頁），同時，迫緊勒之最佳高度狀態係可平行或略高於頂部之端緣（見專利說明書第8 頁），由此應可得知，系爭專利之整體迫緊段之結構受限於底部高度，及迫緊肋僅等於或略高底部高度（因底部高度與頂緣平行）之整體結構限制，應無法達成原告所稱「提高裝配於門窗裕度容許量」之功效；又系爭專利兩迫緊肋間之溝槽，其產生之效果應與引證2 所揭露之平衡溝相近，同時，引證2 之凸齒及平衡溝之結構，亦具有相當之彈性及卡掣迫緊效果，系爭專利與引證2 相較，應僅為溝槽數之不同，其實質結構皆為習知卡掣迫緊技術之應用，而於窗框料內壁間之卡掣迫緊功效亦可預期並無特殊增進之處，故引證2 可證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。末查，原處分已詳細敘明引證1 至3 及習知導塊技術可證明系爭專利申請專利範圍第2 至4 項、第6 至10項不具進步性之技術理由。是系爭專利仍屬運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。

⒊起訴理由5 略稱：系爭專利說明書業已將引證1 、2 列為習知技術，被告在專利申請及舉發審查時卻作出不同的認定，有違行政一致性及信賴保護原則云云。查，為防範專利專責機關審查之疏漏，系爭專利核准時專利法設有專利舉發之公眾審查制度（現行專利法亦設有相同制度），凡對於核准之新型專利，任何人認有違反其核准時專利法第105 條準用第27條或違反第97條至第99條規定者，均得附具證據向專利專責機關舉發之，此乃欲藉公眾審查之程序，撤銷違法之新型專利。是以，原告雖於系爭專利申請之初，即於其專利說明書中以引證1 、2 列為先前技術，經被告審查後為應予專利之審定，並於公告期滿後發給第161863號專利證書。然參加人係以引證1 、2 以及引證3 等證據，主張系爭專利有違核准時專利法第98條第2 項規定對之提起舉發，則被告依參加人所提舉發理由及證據重行審查，認系爭專利申請專利範圍第1 項所載技術內容相較於引證1 以及第5 項所載技術內容相較於引證2 ，均不具進步性，正符合專利法設置公眾審查制度以補專利專責機關審查之不足之立法目的，於法並無不合。況且，被告在判斷系爭專利是否具專利要件時，並非不能以申請人（即原告）所引述之相關先前技術作為舉發成立之依據，只是在引用時必須敘明具體理由。是以，被告係分別採用系爭專利所引述之先前技術（引證1 、2 ）作為舉發成立之證據，且原處分已敘明其不具進步性之具體理由，故被告所為之處分應無違背專利審查基準所揭櫫之審查原則。原告置詞指摘，尚無可採。

㈢參加人主張：

⒈原告所提理由中，針對被告拒絕原告面詢一節，參加人提出答辯如下：

⑴原告主要稱審查階段中，拒絕原告面詢，經查，原告在審查階段中並無提出任何面詢請求，且於庭上辯稱參加人已有提出，是故本案在程序上並無拒絕原告面詢之請求，因為原告並無任何請求面詢，此爭點顯然原告無的放矢。

⑵再者，相關法律亦無要求行政機關一定要同意面詢，其給予行政機關行政裁量權，蓋司法權亦不得逾越行政權，且行政機關可視相關之證據及是否請求而決定是否面詢，況且本案在審查階段，原告並未提出面詢請求。

⒉原告所提理由中，針對有關被告訴外裁判一節，參加人提出答辯如下：原處分第4 頁㈥至第5 頁係被告針對引證1 與系爭專利之比對結構及心證形成過程，其詳述引證1 與系爭專利之異同，並清楚表達出系爭專利不具進步性之審定理由，且如被告訴訟代理人於庭上所稱只是補充說明而巳，並不影響本案之正當性及正確性。

⒊原告所提理由中，針對審查一致性部份，參加人並提出答辯如下：

⑴按我國行政機關政體系內部的行政救濟途逕，且多由原處分機關之上級機關擔任訴願機關，故寓有行政監督作用，而上級機關關於審查下級機關處分時，復得就所有事項（包括是否合目的性）予以全面審查，因此被告之審查並無違反任何一致性審查的問題。

⑵再者，我國就有關異議及舉發制度的立法精神乃是藉由公眾審查的方式來達到專利秩序的公平正義，被告自得依舉發人的理由進行實質審查，而不受原審查委員的意見。

⑶再者，如依原告所論，那我國就不用設立行政法院或是最高行政法院…等等不同階級的監督機關了，原告所論顯然有所誤會。

⒋原告所提理由中，針對系爭專利第1 項獨立專利範圍相對於引證1 具進步性之論點，參加人提出答辯如下：

⑴系爭專利第1 項專利範圍有關嵌軌槽、薄片、缺口及分段槽結構特徵皆為引證1 所揭露，而且字義完全不差。

⑵蓋論進步性之主要理由乃在是否為可預期的功效，原告之橫向分段槽與引證1 之橫向圓槽並無任何差異。

⑶原告於說明書中所提及之功效乃為節省材料、提高裕度空間及簡化製造成型…等等功效皆為引證1 所揭露也可以預期得到，是故引證1 可證明系爭專利不具進步性之論定無誤。

⒌原告所提理由中，針對系爭專利第5 項獨立專利範圍相對於引證2 具進步性之論點，參加人提出答辯如下：

⑴系爭專利第5 項專利範圍有關導塊、迫緊段、貫穿定位孔及具彈性的迫緊肋結構特徵皆為引證2 所揭露，而且字義完全不差。

⑵蓋論進步性之主要理由乃在是否為可預期的功效，原告之迫緊肋與引證2 之凸齒條並無任何差異。

⑶有關原告於說明書中所提及之功效乃為節省材料、提高裕度空間及簡化製造成型或可通用於各種不同框條尺寸之門窗導塊等功效皆為引證2 所揭露也可以預期得到，是故引證2 可證明系爭專利不具進步性之論定無誤。

⒍綜上所言，原告所提理由中皆為獨斷之認定，且昧於產業界巳通用許久之技術，圖以不當的專利擾亂正當生意人之行逕不應鼓勵，原處分及訴願決定並無違誤。

理由

一、本件起訴時被告之代表人原為蔡練生，嗣變更為王美花，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第97條暨第98條第1 項所明定。惟其新型如係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，則不得申請取得新型專利，復為同法第98條第2 項所明定。又核准專利之新型，任何人認有違反專利法之情事而應撤銷其新型專利，依同法第105 條準用第72條第1 項規定，應附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

三、原告前於88年11月4 日以「門窗導塊之結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第000000 00 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第161863 號 專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反核准時專利法第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以95年7 月14日（95）智專三（三）06001 字第09520554470 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者為：

⑴被告未給予原告面詢之機會，程序上是否合法？

⑵系爭專利獨立請求項第1 、5 項，及其餘附屬項是否具有進步性？

⑶被告以引證3認系爭專利請求項第1 項不具進步性，是否構成訴外裁判？

⑷被告以系爭專利申請時原告引證關聯性最深之先前技術據以核駁，是否適法？

四、關於⑴被告未給予原告面詢之機會，程序上是否合法部分：

㈠原告稱：被告無不能面詢之正當理由，拒絕當事人面詢之申請，有違行政自我拘束原則以及行政程序法第6 條之平等原則云云。

㈡惟查：本案於被告審理期間，原告並未曾提出面詢之申請，此為原告所不爭執（參原處分卷第70頁），原告所訴被告違法拒絕其面詢之申請一節，殊無可採。至原告於訴願期間，雖曾向經濟部提出面詢之申請，對此，經濟部於訴願決定書業已指明因本案案情已臻明確，所請到部陳述意見一節，經核並無必要等語。是訴願決定亦無違訴願法第65條之規定。原告此部分所述，不可採。

五、關於⑵系爭專利獨立請求項第1 、5 項，及其餘附屬項是否具有進步性部分：

㈠本件系爭「門窗導塊之結構改良」新型專利舉發事件，參加人所提舉發證據1 為系爭專利之專利公報；舉發證據2 為87年8 月21日公告之第00000000號「鋁窗之下導塊氣密構造改良」新型專利案（即引證1 ）；舉發證據3 為87年4 月21日公告之第00000000號「紗門窗導塊之構造改良」新型專利案（即引證2 ）；舉發證據4 為85年11月11日公告之第00000000號「鋁窗框防落調整導塊結構改良」新型專利案（即引證3 ），先予敘明。

㈡按申請專利範圍係界定專利權範圍的基礎，而申請專利範圍中之請求項係認定專利權範圍及判斷新穎性、進步性等專利要件的基本單元，故申請專利之標的應以請求項所載之所有技術特徵予以認定，且申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載文字為基礎，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，另應一併考量發明／新型說明、圖式及該專利所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。換言之，一專利之標的主要應依照申請專利範圍之記載進行解讀，而非以圖式為主。

㈢查系爭專利為一種門窗導塊之結構改良，其申請專利範圍共有2 個獨立項（第1 、5 項）。而其第1 項所界定之技術特徵在於門窗導塊頂部中央處向下橫設之嵌軌槽、薄片及分段槽等結構，而第5 項所界定之技術特徵在於門窗導塊頂部下方之迫緊段、定位孔及迫緊肋等結構。就其申請專利範圍中所載文字予以解讀，系爭專利申請專利範圍第1 項及第5 項是兩個具有不同特徵之結構。系爭專利之圖式（尤其是第1、2 、4 圖）雖然將前揭系爭專利申請專利範圍第1 、5 項之技術特徵繪製於同一圖式中，但揆諸前揭說明，界定系爭專利之標的係以申請專利範圍為主，故二申請專利範圍獨立項所載技術、結構既然不同，就應該分別探究其結構及所能產生之功效，進而論斷該請求項是否具備專利要件，而不能依照系爭專利之圖式推論其申請專利範圍兩個獨立項都具有相同的功效。原告雖一再訴稱系爭專利申請專利範圍第1 項也具有節省材料成本、提升裕度空間量及簡化製造成型之功效云云，然由申請專利範圍第1 項及專利說明書第8 頁第10至19行、第9 頁倒數第10行至第2 行內容觀之，第1 項所界定之門窗導塊頂部中央處向下橫設之嵌軌槽、嵌軌槽一側橫向形成薄片、薄片中央形成缺口、缺口適當處形成橫向之分段槽等結構，其功效係在於穩固銜夾軌道之軌身（42）部，而使得門窗於軌道平移時更為平穩且不至於過於逼緊軌道，並非如原告所述具有提升裕度空間量等功效。而所謂可提升裕度空間量等功效，係由系爭專利申請專利範圍第5 項所界定之迫緊肋、迫緊段等結構之數量、位置的調整而來，二者不能混為一談。

㈣次查，引證1 為一種鋁窗之下導塊氣密構造改良，導塊具有軌槽、阻隔肋片及貼持片等結構，而其特徵在於：軌槽兩側一體成型有一平齊其底緣面的薄片狀阻隔膜，並於阻隔膜上設有嵌設槽，該嵌設槽之形狀係依下軌框之軌柱形狀設計，用以在下軌塊套置於鋁窗左右縱框料底端實施時，使鋁窗左右縱框料底端與軌柱間得有組裝接觸的氣密效果者。事實上，引證1 之頂部具有二向外延伸之貼持片，導塊頂部中央處向下橫設有兩相對應面之軌槽，並在該軌槽兩側橫向形成有阻隔膜，而其中央形成有嵌設槽等結構，已揭露類似於系爭專利申請專利範圍第1 項之導塊、定位片、嵌軌槽、薄片、缺口等主要構造；且系爭專利結構係以嵌軌槽頂端缺口處之夾軌塊來銜夾軌道之軌身部，使門窗於軌道上平移時更為平穩，並藉薄片與夾軌塊接觸形成之切口，使得薄片逼緊於軌道軌身時能更具彈性，不會過於逼緊軌道而阻礙門窗在軌道上平移之功效。此功效並非單獨由分段槽結構即可達成。據此，系爭專利具分段槽之薄片結構，與引證1 所揭示之圓弧槽口薄片相較，應屬簡單形狀改變，故系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前既有引證1 之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。

㈤再者，引證2 申請專利範圍第1 項已揭露一種紗門窗導塊構造，包含限位片、嵌軌槽、膜片、夾軌塊等結構；而其特徵在於，導塊構造的兩側實體面各橫設有一道平衡溝，該平衡溝橫設高度最佳狀態係呈水平於嵌軌槽底端緣，深度最佳狀態為嵌軌槽與該側實體面間壁厚一半者。另參酌引證2 之第3 、4 圖，其亦已揭露導塊底部上方中央處設有貫穿之定位孔，導塊左右兩側實體面各設有兩凸齒段等結構。與系爭專利申請專利範圍第5 項相較，引證2 之導塊、限位片、嵌軌槽、定位孔、凸齒條等結構，業已揭露系爭專利之導塊、定位片、嵌軌槽、定位孔、迫緊段等構造。雖原告訴稱系爭專利之彈性迫緊肋為「細、薄、長」，引證2 之凸齒條形狀為「短而粗」，二者結構差異甚大云云；然系爭專利申請專利範圍均未界定彈性迫緊肋之形狀，所以由申請專利範圍來解讀系爭專利之標的時，不能認定彈性迫緊肋必定為細、薄、長之形狀（圖式僅為較佳實施例之一）；況且，所謂「細、薄、長」與「短而粗」僅為主觀形容詞，在本件舉發事件中並無實質意義，是否因此而彈性較佳，亦無具體證據或實驗數據可供佐證。況且，系爭專利迫緊段底緣向外延伸形成之底部，其高度之最佳狀況係平行於頂部端緣（見專利說明書第9 頁），同時，迫緊勒之最佳高度狀態係可平行或略高於頂部之端緣（見專利說明書第8 頁），由此應可得知，系爭專利之整體迫緊段之結構受限於底部高度，及迫緊肋僅等於或略高底部高度（因底部高度與頂緣平行）之整體結構限制，應無法達成原告所稱「提高裝配於門窗裕度容許量」之功效；又系爭專利兩迫緊肋間之溝槽，其產生之效果應與引證2 所揭露之平衡溝相近，同時，引證2 之凸齒及平衡槽之結構，亦具有相當之彈性及卡掣迫緊效果，系爭專利與引證2相較，應僅為溝槽數之不同，其實質結構皆為習知卡掣迫緊技術之應用，而於窗框料內壁間之卡掣迫緊功效亦可預期並無特殊增進之處，故引證2 可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。

㈥就其餘附屬項是否具有進步性部分：

⒈系爭專利申請專利範圍共有10項，其中第1 、5 項為獨立項，其餘為附屬項。

⒉就附屬項部分，引證2 第3 、4 圖已揭露系爭專利申請專利範圍第2 項推拔狀夾軌塊構造，且熟習該項技術者由引證1、2即可輕易修飾完成其「推拔狀」夾軌塊構造及夾持軌柱之預期功效，故第2 項不具進步性；第3 項界定薄片與夾軌塊連接處形成缺口，此僅係習知以缺口保持物件彈性技術之應用，對於系爭專利在節省材料、提高裕度空間量及簡化製造成型等預期功效上並無增進，故不具進步性。引證3 之PVC 阻塊顯示其薄片上之縫槽呈倒V 形向外擴張狀，類似系爭專利申請專利範圍第4 項之嵌軌槽呈V 形向外擴張狀者，其可使導塊嵌入門窗框後被逼緊的功效亦同，故第4 項為熟習該項技術者可由引證1 、3 之技術輕易思及者，不具進步性。系爭專利申請專利範圍第6 項界定導塊底緣兩側向外延伸有底部之設計，即為設置於底部之一迫緊肋，為習知卡掣迫緊技術之應用，卡掣迫緊功能為可預期者，故由引證2 可否定系爭專利第6 項不具進步性；第7 項界定迫緊塊底部高度之最佳狀態可平行於頂部端原，以使導塊更容易導入門窗內。然該底部既為迫緊段之一部分，其高出部分實質上如同一迫緊肋，僅為習知導塊設有凸齒條技術之修飾應用，不具進步性；第8 項界定迫緊肋高度最佳狀態可平行或略高於頂部端緣，以增加迫緊肋卡掣固定之效果；然其高度若平行於頂部端緣，不可能提高裕度空間量及卡掣固定效果，而高度略高於頂部端緣者，亦無證據可佐證其功效較習知有凸齒條之導塊有明顯增進之處，且所謂「略高於」一詞亦不明究竟多高始有特別之功效，故本項不具進步性；第9 項界定迫緊段緊鄰迫緊肋之另兩側亦橫設有一個以上之肋片，然此等增設之小肋片僅屬習知導塊上之凸齒條之修飾應用，不可能提高裕度空間量，更無節省材料成本、簡化製造成型等功效，故不具進步性；第10項界定迫緊段之最佳狀態可較窄於導塊之頂部，而引證2 第4 圖已揭露兩凸齒段外緣係較窄於導塊頂部限位片外緣，故第10項迫緊段厚度設計僅為已知技術之修飾應用，亦不具進步性。

⒊綜上，系爭專利之附屬項均不具進步性，可堪認定。

六、關於⑶被告以引證3 認系爭專利請求項第1 項不具進步性，是否構成訴外裁判部分：

㈠原告稱：被告以引證3 認系爭專利請求項第1 項不具進步性，係以兩造爭點以外之事項作成原處分，而有訴外裁判之違法云云。

㈡惟查：

⒈本案原審定理由㈥.1（見審定書第4 頁以下），業已論述略以：引證1 之導塊頂部具有二向外延伸之貼持片，導塊頂部中央處向下橫設有兩相對應面之軌槽，並在該軌槽兩側橫向形成有阻隔膜，而其中央形成有嵌設槽，此一構造及其作用功效，實已類同系爭專利申請專利範圍第1 項之導塊、定位片、嵌軌槽、薄片、缺口等主要構造及功效。雖系爭專利於一側薄片之缺口適當處可形成有橫向之分段槽，而引證1 係另於其二側阻隔膜之下端形成配合軌柱形狀之圓弧形槽口，惟其可供嵌置夾持軌柱使窗體移動順暢之基本作用功效並無明顯不同；且於原告所強調之氣密性功效上，系爭專利之一側薄片顯然不如引證1 之二側阻隔膜所產生之效果，故由引證1 已可認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。足見原處分係以引證1 認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，而非以引證3 認系爭專利請求項第1 項不具進步性。

⒉至原審定理由㈥.1末段（見審定書第5 頁第10至15行）雖提及有關引證3 之「更何況…，乃併予指出」等語，事實上該段理由無非只是「附帶」就本案舉發證據中引證3 亦有涉及請求項1 特徵之「附加」說明而已，並非以引證3認系爭專利請求項第1 項不具進步性，原告指原處分為訴外裁判云云，要無可採。

七、關於⑷被告以系爭專利申請時原告引證關聯性最深之先前技術據以核駁，是否適法部分：

㈠原告另稱：被告未具體敘明理由即逕自引用申請人自行引證之先前技術（亦即舉發引證之引證1 、引證2 ）據以核駁系爭專利之進步性，不當違反所應適用之專利審查基準第2-2-21頁之規定云云。

㈡惟查：

⒈該頁審查基準規定之意旨並非指全然不能引用申請人自行引證之先前技術據以核駁其所申請專利之進步性，而係指不能逕行引用而不具理由，若能具體說明理由，仍得引證該先前技術，而判斷該專利不具進步性。

⒉蓋為防範專利專責機關審查之疏漏，系爭專利核准時專利法設有專利舉發之公眾審查制度（現行專利法亦設有相同制度），凡對於核准之新型專利，任何人認有違反其核准時專利法第105 條準用第27條或違反第97條至第99條規定者，均得附具證據向專利專責機關舉發之，此乃欲藉公眾審查之程序，撤銷違法之新型專利。是以，原告雖於系爭專利申請之初，即於其專利說明書中以引證1 、2 列為先前技術，經被告審查後為應予專利之審定，並於公告期滿後發給第161863號專利證書。然參加人係以引證1 、2 以及引證3 等證據，主張系爭專利有違核准時專利法第98條第2 項規定對之提起舉發，則被告依參加人所提舉發理由及證據重行審查，認系爭專利申請專利範圍第1 項所載技術內容相較於引證1 以及第5 項所載技術內容相較於引證2 ，均不具進步性，正符合專利法設置公眾審查制度以補專利專責機關審查之不足之立法目的，於法並無不合。況且，被告在判斷系爭專利是否具專利要件時，已敘明其不具進步性之具體理由，故被告所為之處分應無違背專利審查基準所揭櫫之審查原則。原告置詞指摘，尚無可採。

八、綜上，系爭專利乃屬運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。被告以系爭專利有違核准時專利法第98條第2 項規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

九、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭