臺北高等行政法院判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　96年12月13日辯論終結

原告

甲○○

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

丁○○（局長）住同上

訴訟代理人

戊○○（送達代收人

訴訟代理人

己○○

參加人

美商肯塔基炸雞國際控股公司（Kentucky Fried C

參加人

hicken In

代表人

丙○○○○○

訴訟代理人

蘇儀騰 律師

　　　　　　潘昭仙　律師（送達代收人）

　　　　　　陳凱君　律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年11月22日經訴字第09506183610 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣案外人高秋利前於民國91年2月21日以「吮ㄕㄨㄣˇ指王」商標（下稱系爭商標，如附件），指定使用於當時商標法施行細則第49條第29類之米漿、豆花、豆漿、仙草凍、咖啡凍、茶凍、肉羹、炸雞、雞腿、炸雞塊、滷翅膀、滷雞爪、烤雞排、炸雞排、炸蝦、花枝丸、魷魚羹、速食海鮮湯、炸薯條商品，向被告申請註冊，經其審查，核准列為審定第0000000號商標。旋高秋利於92年3月31日將系爭商標讓與案外人吮指王咔拉脆雞股份有限公司（下稱吮指王公司），並於92年4 月28日申准商標申請人變更登記。嗣參加人美商肯塔基炸雞國際控股公司（下稱肯塔基公司）持未註冊之「吮指」作為據爭商標，以系爭商標有違當時商標法第37條第7 款及第14款之規定，對之提起異議，經被告審查，認系爭商標有違當時商標法第37條第7 款之規定，以92年7月29日中台異字第920132號商標異議審定書為系爭商標之審定應予撤銷，其聯合第0000000 號商標之審定應ㄧ併撤銷之處分。吮指王公司不服，循序提起訴願及行政訴訟，經本院認系爭商標與據爭商標相較，二者固有相同之「吮指」二字，應屬構成近似之商標，且於系爭商標申請註冊前，據爭商標有先使用之事實，惟據爭商標並不符合「著名商標」之定義，以94年5 月26日93年度訴字第885 號判決將訴願決定及原處分均撤銷確定在案，其間商標法於92年11月28日修正施行。嗣被告重行審查，依現行商標法第89條第2 項規定，逕予系爭商標註冊。又依現行商標法第90條規定：本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議理由主張之條款業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款。案經被告重新核認系爭商標違反修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定，乃以95年5 月11日中台異字第941073號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。吮指王公司不服，提起訴願。旋吮指王公司申准將系爭商標權移轉予案外人鼎香風國際企業有限公司，嗣又移轉予原告，並經被告公告於95年10月1 日第33卷第19期商標公報，原告旋於95年11月7 日聲明承受訴願。訴願經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決（原告未於準備程序及辯論期日到場，聲請及陳述茲據其提出之書狀而為記載）：如主文所示。

㈡被告聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於商標法施行細則第49條第29類之商品，是否有違修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而應撤銷註冊？

㈠原告主張之理由：

⒈據爭商標「吮指」二字應為不具識別性之說明性文字，非商標型態，與系爭商標「吮指王」三字，並無近似與否之問題。然參加人以添加括號、私名號方式，予人錯誤之印象，居心實為可惡。

⒉現行商標法第23條第1項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。．．．」不得申請註冊。本款之適用，除申請人以「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標」申請註冊之要件外，先使用人應舉證證明申請人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」的事實。

⒊本案參加人並無提出任何證據資料，證明參加人與原告之間「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」的事實。而被告逕自以「其他關係」之同業而為異議成立之處分，未免太過草率，也抹煞本國企業自創品牌的用心，更違反商標法第一條「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，以促進工商企業正常發展，特制定本法」之規範意旨。

⒋依本院94年度訴字第798 號判決意旨，修正前為商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款所謂「與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係」，須限於申請人與先使用者間有「契約」、「業務往來」、「地緣」或「其他關係」之情形，因而知悉他人商標存在者，方有適用之餘地。其規定之意旨主要係在避免商標申請人確因某種具體明顯關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先註冊，有礙商場秩序之事實而言。故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。然所謂「其他關係」雖是一概括規定，惟依立法解釋仍須有類似前開之情形方屬之；亦即應有類似前開「契約、業務往來、地緣」之情形方屬之。故所謂「其他關係」應係指例如；商業、僱佣、承攬等情形方屬之。

⒌依最高行政法院93年度判字第1366號判決意旨，註冊時商標法第37條第14款所謂「其他關係」係指得以具體明確其關係者，舉凡親屬關係，投資關係（股東、代表人等），不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係，難以同業關係即認參加人弘珈公司知悉據爭商標圖樣存在而搶先申請註冊，自無註冊時商標法第37條第14款規定之適用。

⒍依本院93年度訴字第114 號判決意旨，商標法第37條第1項第14款（92年4 月29日修正為第37條第14款），係86年4 月15日修正增訂者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6 條之7 第1 項及歐洲共同體商標規則第8 條第3 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。

⒎本條款之適用如前所述，要能舉證申請人與先使用者間有「契約」、「業務往來」、「地緣」或「其他關係」之情形，因而知悉他人商標存在者，方有適用之餘地。有本院92年度訴字第641 號、91年度訴字第2716號、90年度訴字第6381號、90年度訴字第456 號、89年度訴字第952 號判決可資參照。

⒏所謂「其他關係」為一不確定法律概念，既為不確定法律概念且屬商標不得申請註冊之不利益處分的要件規定，自應嚴格適用，稽之最高行政法院93年度判字第1366號判決：「商標法第37條第14款所謂『其他關係』係指得以具體明確其關係者，舉凡親屬關係，投資關係（股東、代表人等），不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係˙˙˙」，亦同此旨。查本案參加人無法提出任何證據證明原告與異議人之間具有契約、地緣、業務往來等關係，並進而知悉據爭商標存在已見前述，復參酌前揭最高行政法院之見解，原告與異議人之間亦無得以具體明確之關係（舉凡親屬關係，投資關係等）存在，若一般性的認為原告與異議人之間為同業，即遽認原應知悉據爭商標之存在，則顯然速斷，亦與前揭最高行政法院見解不符。

⒐吮指王公司位於台中縣大甲鎮，為一地區性經營之店面，在在與參加人不同。後來發展出自己的營業體系，包括企業形象設計，全省擁有150 餘家連鎖店之知名度，又如何剽竊他人之商標？且如同本院93年度訴字第00885 號判決指出，「茲所擬強調者，即肯德基或KFC 或桑德士上校之頭等商標之知名度，應與據爭商標之知名度分別觀察認定。」就如同一般消費者所熟知，對異議人的上述商標有印象，但吮指二字並不知為參加人的商標。

㈡被告主張之理由：

⒈按修正前商標法第37條第14款、現行商標法第23條之規定。其立法目的無非要禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之。如兩造商標所使用之商品同一或類似，關聯性非常密切，其商標使用主體具有同業關係，依經驗法則足以認定商標申請人因此知悉他人先使用於同一商品或類似商品之商標存在，亦有前揭條款之適用（最高行政法院91年度判字第2221號判決意旨、本院91年度訴字第4795號判決意旨參照）。

⒉查本件系爭商標圖樣，與參加人據爭商標相較，二者予人之主要識別部分均為相同中文「吮指」二字，故二造商標無論在外觀、讀音及觀念上均構成近似，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，整體觀察，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標；且二者均指定使用於炸雞、雞腿等商品，二者之用途、功能相當，且常來自相同之產製業者，在用途、功能、產製者等因素上具有共同或關聯之處，兩造商標所指定使用之商品間存在相同或高度類似關係。

⒊又本件依參加人所檢送之委託顧問公司製作新聞稿發布作業書、銷售統計、報紙電子媒體報導、廣告製播明細表、廣告檔次明細表等影本證據資料觀之，參加人於1999年起即正式於全台127 家連鎖餐廳，推出據爭商標「吮指」炸雞商品，並委託顧問公司製作新聞稿發布作業書，再經各大報紙報導介紹產品特色，及印製海報、餐點優惠卷等積極促銷該產品之事實。從該等證據資料可知據爭商標最早使用之日期，顯然早於系爭商標91年2 月21日申請註冊之日期。衡諸參加人以「吮指」作為炸雞等商品之標誌，有其獨創性，而系爭商標與之均有相同中文「吮指」，且二者為競爭同業等情，從而原告遲於其後始以僅一字之差之中文作為系爭商標申請註冊，依其證據資料及斟酌經驗法則，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。故原告未徵得參加人同意，以系爭商標申請註冊，指定使用於炸雞等同一或類似商品，應有前揭修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。又本件系爭商標既應依上開規定撤銷其註冊，則其是否尚有違修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定，自無庸審究，併予敘明。

㈢參加人主張之理由：現行商標法第23條第1項第14款規定之適用要件有三：（1）相同或近似於他人先使用之商標、（2 ）於同一或類似商品或服務、（3 ）申請人因具有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在。系爭商標申請註冊時符合上述三項要件，依法不得申請註冊。說明如下：

⒈相同或近似於他人先使用之商標：

①本款所稱之「先使用之商標」，對照商標法第23條第1項第12款及第13款之規定可知，該商標不須為註冊商標或著名商標，只要有先使用之事實，即可認屬本款之「先使用之商標」。

②商標法第6條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」亦即，只要符合條文所述使用之事實，即可認為屬於「先使用之商標」。

③依參加人於前審及訴願階段所提之證據顯示，參加人乃在網路、宣傳單、電視媒體、報章雜誌等媒介物上，以「吮指」二字宣傳公司之產品，以激起消費者購買之慾望，促進產品之銷售。職是之故，參加人確實是以行銷之目的，將據爭商標「吮指」利用數位影音、電子媒體等方式，使消費者得以認識其為商品之商標，故參加人乃以商標法所定之方式使用據爭商標。準此，「吮指」二字乃屬商標，毫無疑問。原告誣指據爭商標僅為一說明性文字云云，顯然無據。

④由參加人所提之證據資料顯示，「吮指」二字以標楷體、粗體字或正楷書寫者，均有重複使用之事實，故此等態樣皆屬參加人公司先使用之商標，此亦符合被告機關審查之原則。

⑤參加人提出先使用據爭商標之證據，乃分屬於網路頁面、宣傳單及報章雜誌等不同媒介物，其上之字體大小、字型雖不相同，但均使用「吮指」二字作為商標。依混淆誤認之虞審查基準（以下稱「審查基準」）第5.2.5條規定：「商標給予商品／服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。」針對文字商標近似部分，審查基準第5.2.6.2 條更進一步規定：「二文字商標之外觀雖然不近似，例如一為楷書體，一為篆書體，或一為繁體字，一為簡體字，但其字義近似，則仍會因觀念及讀音近似而認為近似。」準此，則不論所用之字體及字型如何，據爭商標「吮指」與系爭商標「吮指王」，在觀念及讀音上均為近似，故二商標屬近似商標，殆無疑義。

⒉於同一或類似商品或服務：系爭商標指定使用之商品為「米漿、豆花、豆漿、仙草凍、咖啡凍、茶凍、肉羹、炸雞、雞腿、炸雞塊、滷翅膀、滷雞爪、烤雞排、炸雞排、炸蝦、花枝丸、魷魚羹、速食海鮮湯、炸薯條」，而據爭商標使用之商品為「炸雞、炸雞塊」等商品，二者當屬同一或類似商品，毫無疑義。

⒊申請人因具有契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在：

①依被告機關所編印之商標法逐條釋義，「本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人搶註其商標時的權利救濟機會」、「其他關係應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護」。

②最高行政法院91年度判字第2221號判決則表示：「次查系爭商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之鋼圈、輪圈、汽機車及其零組件商品，而據爭商標使用於車輛等商品，查汽車鋼圈、輪圈及其零組件為汽車車輛之一部分，二者商品關聯性非常密切，參加人既從事汽車零組件之生產買賣，不難因而知悉使用於汽車商品之據爭商標存在，似與經驗法則不違」。依上開判決所述，若系爭商標與據爭商標指定使用商品關連性非常密切者，則申請人知悉據爭商標存在，乃符經驗法則。

③本案原告雖為甲○○個人，但其前手分別為「鼎香風國際企業有限公司」及「吮指王公司」，最初申請人則為「高秋利」。因此，申請人是否於「申請時」知悉據爭商標之存在，應以「高秋利」為準。按高秋利為吮指王公司之董事，該公司乃專門從事銷售炸雞等商品，與參加人公司所主要銷售之商品完全一樣；高秋利身為該公司之最大董事，對參加人公司據爭商標，實難諉為不知。

④再者，訴外人高秋利身為吮指王公司之最大董事，竟以個人名義申請系爭商標註冊，旋將系爭商標讓與吮指王公司，再輾轉讓與原告甲○○，而甲○○則曾為吮指王炸雞店之負責人。由上可知，原告與原申請人高秋利、訴外人吮指王公司間讓與系爭商標之用意，明顯係為規避商標法禁止註冊之規定，其剽竊他人創用商標、違反誠實信用原則之作法，恰為商標法第23條第1項第14款禁止之適例。

理由

一、程序部分：

㈠原告起訴後，被告代表人變更為丁○○（局長），茲由新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

㈡原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、實體部分：

㈠本件商標異議事件係於商標法92年11月28日修正施行前已提出異議尚未異議審定之案件，依商標法第90條第1項規定，以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊，其程序則依修正後之規定辦理。再按，商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，固應認有前開條款規定之適用。惟上開條款立法意旨既在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開條款規定之適用，合先敘明。

㈡被告為系爭商標之註冊應予撤銷之審定，係以：系爭商標圖樣與參加人據爭商標圖樣相較，二者均有相同中文「吮指」二字，應屬構成近似之商標；且均指定使用於炸雞、雞腿等相同或高度類似商品。又依參加人所檢送之委託顧問公司製作新聞稿發布作業書、銷售統計、報紙電子媒體報導、廣告製播明細表、廣告檔次明細表等影本證據資料觀之，可知據爭商標最早使用之日期，顯然早於系爭商標91年2 月21日申請註冊之日期。衡諸參加人以「吮指」作為炸雞等商品之商標，有其獨創性，而系爭商標與之均有相同中文「吮指」，且二者為競爭同業等情，則原告於其後以系爭商標圖樣申請註冊，應有知悉他人商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有首揭條款規定之適用資為論據。

㈢經查，依卷附參加人於異議所提出之據爭商標於電子媒體PChome休閒美食情報篇之報導( 即異議證據附件7)，係報導「肯德基推出一項促銷活動，凡點購『吮指雞餐』，即免費贈送…而原本的『吮指雞餐』包含了哪些東西呢？…」等情，依該報導內容以觀，「吮指雞餐」餐點產品產製來源係肯德基即參加人公司，「吮指雞餐」之「吮指」2 字並非在於使消費者認識其為表彰產製來源之商品或服務之標識，應僅係「吮指雞餐」餐點產品之特定名稱。異議證據附件8 為據爭商標「吮指」於電子網站之宣傳資料，其於網頁上已標識「肯德基」及「KFC 」及其商標圖樣，而於套餐類將「吮指雞餐」、「上校雞塊餐」「玉米吮指雞餐」、「卡啦雞腿堡餐」等套餐名稱及其價格並列，顯然「吮指」2 字仍非在於使消費者認識其為表彰產製來源之商品或服務之標識，而係作為套餐產品之特定名稱。其於其他異議證據之網頁或資料使用「吮指咔啦雞」、「吮指原味雞」、「吮指雞」、「吮指雞柳沙拉餐」、「吮指原味雞」等亦均係作為餐點產品之特定名稱，並另有標示「肯德基」或「KFC 」及其商標圖樣之標識，依參加人所提出其使用「吮指」文字之情形、均係將其作為既有「肯德基」、「KFC 」及其上校圖既有商標所產製或行銷之餐點產品之特定名稱，並非將「吮指」2 字作為使消費者認識其為表彰產製來源之商品或服務之標識，亦即「吮指」2 字並非作商標使用。

㈣再查，異議證據附件11-18有關參加人委託國內奧美公司於同年5 月31日製作「吮指」原味雞上市之新聞稿發布作業書，再經由國內各大報紙等爭相報導「吮指」原味雞在台上市之訊息及介紹產品本身之特色部分。經查，原處分卷內固有參加人於異議程序中提出之88年5 月31日「肯德基吮指原味雞上市新聞稿發布作業」及同年2 日至20日之新聞剪輯，該「發布作業」所載之「壹、目的」係稱「傳達兩大訊息：1.肯德基吮指原味雞於4 月19日正式在台上市2.肯德基推出新的動畫上校廣告影片」、「肆、發稿作業」稱「此次發稿作業只是單純的告知新產品和新廣告影片……增進媒體對於肯德基新產品的認識」，而所附之新聞剪輯亦多以「肯德基吮指原味雞」為標題。其顯然係以「肯德基」、「桑德士上校」商標所表彰之「吮指原味雞」產品作為廣告行銷之標的，其中「吮指」2 字非作為商標使用亦可以認定。另異議證據附件22之宣傳海報內容係：「肯德基原味家鄉雞咔啦脆雞其獨特之香料……一定要食髓知味且吮指難忘……」並未見其以據爭「吮指」2 字作為商標使用於商品上，反而有「KFC」及其上校圖商標之標示。而參加人於審理時所提出參證4至參證12多係重複異議時所提出之證據，其說明已如前述。另其餘報紙報導、海報、型錄、餐點優惠卷等之行銷廣告資料亦均顯示：「肯德基」或「KFC 」及其上校圖商標之使用，有關「吮指」2 字在該等行銷廣告或報導資料均係作為餐點產品之特定名稱，並不足執為參加人已將「吮指」2 字作為商標使用之論據。

㈤從而依參加人所提出之證據尚不足以認定其係將「吮指」2字作為商標使用，雖參加人有先使用「吮指」2字於雞塊餐之事實，但其既非作為表彰商品產製及區別之標識作用，而係作為產品名稱使用，則系爭商標之圖樣雖使用相同中文「吮指」二字，並無是否構成近似他人先使用之商標之問題。則被告以系爭商標使用中文「吮指」二字構成近似於參加人先使用之商標，且原告與參加人為競爭同業關係，據此認原告於其後以系爭商標圖樣申請註冊，係知悉他人商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊，有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之適用，而為系爭商標之註冊應予撤銷之審定，於法尚有未洽。訴願決定未加糾正而予維持，核有違誤。原告據此指摘，訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

㈥本院認依參加人所提出之證據尚不足以認定其係將「吮指」2 字作為商標使用，得心證理由已如前述，則兩造關於修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款其他要件適用之爭點及舉證，因已與判斷結果不生影響，爰不再予一一論述，應予敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第218 條、第98條第1 項前段，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。

第四庭審判長法 官 陳 國 成