臺北高等行政法院判決

原告

優鋼機械股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

王展星 律師

複代理人

吳忠德 律師（言詞辯論後已解除委任）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年10月26日經訴字第09606076460號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國92年11月4 日以「活動扳手之改良結構」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，發給發明第I232151 號專利證書。嗣後參加人以系爭案違反核准時專利法第22條第4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年5 月30日以（96）智專三（三）05052 字第09620303270 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人未於言詞辯論期日到場，據其於準備程序聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否違反核准審定時專利法第22條第4項之規定，而應予撤銷專利權？

㈠原告主張之理由：

⒈被告所為之審定理由書中，舉發成立之爭點至少都組合了3項證據以上，甚至有4項證據之組合，依循常理，組合之「證據數量」愈多，則明顯愈添組合之「難度」，甚至連被告所編印之「專利爭議案件審查訓練教材（2006年版）」第154頁末段亦有詳載：「引用3件證據以上之組合說明系爭案不具進步性，必須謹慎。通常組合的文獻愈多，其組合之困難度愈高，故需要組合之文獻很多時，即難稱其不具進步性。」。被告於審定書中並未敘述何以舉發爭點中有「3項證據組合」、「4項證據組合」卻都可算是「輕易完成」，被告僅是一味照抄舉發理由書中之各段元件敘述，之後就下定論，倘若系爭案真不具進步性，被告理應說明這「3 項證據以上」之合併，何以算是可輕易完成之組合？惟被告完全未備具何以系爭案可由「3 項證據以上」所輕易組合完成之說明，被告顯有理由不備之虞。原告於訴願階段亦有提出此點說明，然而訴願委員會卻僅是一味偏袒，僅以專利審查基準所述：「審查進步性時，本得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，‧‧‧判斷申請專利範圍之發明是否能輕易完成。」帶過，難道訴願委員會真認為證據之組合使用，可以在完全不計證據數量的情況下，任意組合多份文件來進行進步性之比對？訴願委員會顯然扭曲了進步性組合證據之意義。

⒉系爭案之結構功效在於該活動扳手本身具有一固定顎以及一活動顎，該固定顎與活動顎上各具弧形之圓弧曲面以及圓齒，並於該圓弧曲面以及圓齒上設有刻度尺，再配合上夾口底緣之刻度尺，該三刻度尺形成相互對應之設計，而可藉由活動顎圓弧曲面、固定顎圓齒以及夾口底緣對應螺固件之夾合位置，量測出其尺寸。而舉發理由所引證之證據2與系爭案申請專利範圍第1項之差異如下：

①證據2 為開口扳手、系爭案為活動扳手，兩者間雖同樣具有兩顎夾，但固定兩顎夾和系爭案之一固定一活動顎夾設計，不同之結構空間形態自然非單純結構替換即能獲得相同之結構功效，乃不爭之事實。

②系爭案透過兩顎夾之圓齒、微弧凸部及圓曲面設計下，自能以相同夾持位置夾迫不同尺寸之螺絲，此乃證據2 只能夾持單一尺寸螺絲所無法達到之功效。

③證據2 之（321 ）之圓齒和（322 ）之微弧凸部設計方式，係採圓齒位於微弧凸部之外側（遠離另一顎夾），反之，系爭案之圓齒（321 ）則位於微弧凸部（322 ）之內側（靠近活動顎），兩案之顎夾結構設計明顯為不相同之技術手段。

⒊由上所列舉之分析可瞭解系爭案與證據2 實為不同之技術手段，即便證據2 與系爭案皆為原告所申請，但在先天結構與技術不同的差異門檻下，實則有其技術運用與整合的難度，並非如參加人或審定書所述可輕易思及完成者。再者，證據3 雖在活動扳手之活動顎以及固定顎上皆設有刻度尺，然而，該刻度尺係配合證據3 活動顎、固定顎呈平面狀之形態而設，與系爭案設置於活動顎圓弧曲面以及固定顎圖齒上之刻度尺不同，如此已具有一定程度之合併上的難度。且證據3 與證據4 皆為一活動扳手，只有活動扳手才具有「量測不同尺寸」螺固件之必要，證據2 則為一「固定尺寸」之開口扳手，「量測不同尺寸」之功效與一「固定尺寸」之開口扳手明顯兩者結構上屬先天不相容之設計，根本無法合併。系爭案審定時所適用之專利審查基準第2-3-20頁亦有記載：「⑴就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。」，證據3 、證據4 之「量測不同尺寸」功效與證據2 之「固定尺寸」開口扳手明顯屬於相反之兩種設計，先天即不相容故難以合併，如此之組合並非明顯，意即系爭案申請專利範圍第1 項實難以由證據2 、證據3、 證據4 之合併所輕易完成者。

⒋僅是結合證據2、3、4，共3件證據便已明顯存在著組合上之難度，更何況另一爭點除了證據2 、3 、4 以外，復又結合了證據5 ，如此「4 件證據」之組合，實已非屬進步性所要求「可輕易完成」者。

㈡被告主張之理由：

⒈原告主張專利爭議案件審查訓練教材載有引用3 件證據以上的組合，認系爭案無法輕易完成乙節。查依專利審查基準之原則，本即得以多份引證文件之全部或部分內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成，與專利爭議案件審查訓練教材載有引用3 件以上的組合必須謹慎，並無衝突，蓋證據2 至證據5 均屬扳手相同技術領域，系爭案乃該行業具通常知識者，依該等證據可輕易完成者。

⒉原告主張系爭案為活動扳手與證據2 （即第00000000號專利案）為固定扳手，非單純結構替換即能獲得相同功效結構，系爭案可夾持不同尺寸螺絲，證據3 、4 （即第00000000號及第00000000號專利案）為活動扳手，與證據2 根本無法合併，系爭案第1 項無法由證據2 、3 、4 之合併可輕易完成乙節。查系爭案的構造可由證據2 的內窄外寬結構及證據3 活動扳手於活動顎及固定顎設有刻度尺，證據4 的活動扳手在夾口底緣設有刻度尺17等構造可輕易組合而成，系爭案不具進步性。

⒊原告主張證據2、3、4以外，復又結合證據5，實非可輕易完成者乙節。查系爭案於圓齒、圓弧曲面、夾口設有刻度尺，已見於證據3、證據4中，且系爭案扳手柄部20及設於柄部一端之扳動部30，該扳動部30具有一活動顎31、一固定顎32及一夾口33，夾口33係呈內窄外寬狀，於活動顎31之內壁係設置一外凸部位，外凸部位係呈一圓弧曲面狀311；固定顎32於內壁近外端處設有一圓齒321的構造，亦已見於證據5，且系爭案圓齒內側設微凸部亦為證據2揭露，系爭案為依證據5組合證據2、3、4顯能輕易完成者。

㈢參加人主張之理由：

⒈申請美國專利，美國專利審查委員也係以4、5件前案來核駁，進步性應以多件前證作比對。

⒉縱使一為固定扳手，一為活動扳手，惟兩者接內窄外寬狀，可證明系爭案不具進步性。

⒊參加人提出證據5係活動扳手，亦為內窄外寬。

理由

壹、程序方面：被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4 項所明定。

二、本件系爭第00000000號「活動板手之改良結構」發明專利案，其申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。參加人所提舉發證據一係系爭案之公告影本；證據2 係87年6 月11日申請、92年8 月21日公告之第00000000號「往復式開口扳手結構改良」新型專利案；證據3 係85年10月9日申請、86年8 月1 日公告之第00000000號「具有刻度之活動扳手扳口結構改良」新型專利案；證據4 係82年3 月26日申請、83年5 月1 日公告之第00000000號「活動扳手之改良構造」新型專利案；證據5 係91年12月31日申請、92年8 月11日公告之第00000000號「具有穩定螺栓或螺帽功能之快速扳手」新型專利案。

三、經查：

㈠、系爭案申請專利範圍第1 項活動扳手所揭示之一柄部及一設於柄部一端之扳動部，該扳動部係具有一活動顎、一固定顎及一夾口，該夾口係呈內窄外寬狀，於活動顎之內壁係設置一外凸部位，該外凸部位係呈一圓弧曲面狀；該固定顎於內壁近外端處設有一圓齒，復於該圓齒內側設一微弧凸部等結構特徵，已完全為證據2 申請專利範圍第1 項、第2 項、第4 項及圖式第3 圖、證據3 申請專利範圍第1 項及圖式第7圖所揭露；另於圓齒、圓弧曲面及於夾口之底緣適當處設有刻度尺之結構特徵，亦見於證據3 申請專利範圍第1 項及圖式第7 圖及證據4 圖式第3 圖中。是以，系爭案申請專利範圍第1 項為所屬技術領域者，經由組合證據2 至證據4 之技術內容所能輕易完成，自不具進步性。

㈡、另由證據5圖式第1圖所揭示之一活動扳手與系爭案申請範圍第1 項相較，系爭案申請範圍第1 項之固定顎於內壁近外端處設有一圓齒等構造亦見於證據5 圖式第1 圖。而系爭案申請範圍第1 項其餘特徵可由組合證據2 至證據4 之技術內容所能輕易完成，已如上述，是以系爭案申請專利範圍第1 項活動扳手結構為所屬技術領域者，藉由組合證據2 至證據5之技術內容所能輕易完成，亦不具進步性。原告徒以圓齒位於微弧突部之內或外側結構設計、扳手屬開口或活動設之不同，即謂系爭案申請專利範圍第1 項非為所屬技術領域者，經由組合證據2 至證據5 之技術內容所能輕易完成，自具進步性云云，核無可採。

㈢、又系爭案申請專利範圍第2項至第4項等附屬項之圓弧曲面設有連續細微齒部、外凸部位係一外凸平面、外凸平面係設多數波浪齒狀等結構，因已見於證據2之圖式第12及第23圖，是上揭附屬項亦不具進步性。

㈣、原告雖指稱須以證據2至5互為組合，始能達成與系爭案申請專利範圍第1 項相同之功效，更可確信系爭案案之功效設計，實無法由前案所輕易完成等語。惟依據被告93年12月14日施行之「專利審查基準」第2 篇第3 章專利要件第2-3-20頁有關進步性之審查原則，即明定「審查進步性時，本得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，‧‧‧判斷申請專利之發明是否能輕易完成。」準此，尚非不得以證據2至證據5 等多項證據互為組合，執為系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性之論據；且證據2 至5 皆屬我國專利，經我國專利公告在案，而系爭案與證據2 至5 均屬扳手相同技術領域，其技術特徵易於相互組合運用，故引證證據雖達4 項，惟該4 項證據為該技術領域具通常知識者，易於經由檢索我國專利公告而得，而引用證據案先前技術輕易組合完成系爭案者，足證系爭案不具進步性。原告所述，尚不足採。

四、綜上所述，系爭案申請專利範圍第1 項確實為其所屬技術領域中具有通常知識者組合證據2 至證據5 之先前技術所能輕易完成，不具進步性；又系爭案申請專利範圍第2 項至第4項亦均見於證據2 ，不具進步性。從而，被告以系爭案違反核准定時專利法第22條第4 項之規定，所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第四庭