臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

周金城 律師

訴訟代理人

張永福 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年3 月13日經訴字第09706103520 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）94年4 月27日以「供製成食品容器用之可分解紙板」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M277594 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利有違專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年7 月18日以（96）智專三（三）05055 字第09620395640號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年3 月13日經訴字第09706103520 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴舉發證據2 、3 可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

⑵系爭專利申請專利範圍第2 、3 項是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成，而不具進步性？

㈠原告主張：

⒈按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。凡可供產業上利用之新型，無專利法第94條第1項不得取得專利權、第4 項之情形者，得依同法第94條第1 項規定申請取得新型專利。

⒉申請專利範圍之認定：

⑴按申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。說明書應載明新型名稱、新型說明、摘要及申請專利範圍。新型說明應明確且充分揭露，使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（專利法第108 條準用第25條第1 項、第26條第1 、2 項規定參照）。準此，申請專利範圍每一請求項之記載均應明確，使該新型所屬技術領域中具有通常知識者由申請專利範圍之記載，參酌申請時之通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。

⑵新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，專利法第103 條第2 項定有明文。說明書所載之申請專利範圍係就請求保護範圍之必要敘述，故新型專利權範圍，即以申請專利範圍為準，惟如內容有不明時，得在不違背申請專利範圍之文字、用語的前提下，參考說明書及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，進而確認申請專利範圍合理界定之專利權範圍（最高行政法院93年度判字第921 號判決參照）。

⑶新型有違反專利法第第94條第1 項、第4 項之規定，即申請前已見於刊物或已公開使用者、申請前已為公眾所知悉者、新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107 條第2 項規定）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第1 、4 項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

⒊進步性之判斷：

⑴專利法第94條第4 項之立法理由記載：本項係有關專利要件進步性之規定，對於是否「運用」申請前既有之技術或知識一節，解釋上容有不同意見，易生紛擾，而進步性之判斷重點有三：①依申請前就已公開之技術知識而判斷；②判斷對象範圍限定於該新型所屬技術領域者；③其判斷標準以該新型所屬技術領域中之具有通常知識之人之能力。至於實際上是否「運用」申請前既有之技術或知識，並非必要。又關於進步性之判斷時間點，為依申請前就已公開之技術知識而判斷，爰明定以「申請前之先前技術」作為判斷基礎。再者，發明與新型之區別，在於技術創新之高低，固然難有一定之客觀標準加以衡量。惟基於本次修正新型已改為形式審查，故以往實務上就創作性之高低與否之爭議，將可免除，但現行條文新型專利之進步性有「增進功效」一節，而發明專利之進步性則無增進功效之規定，實務上亦產生不同解讀，故刪除「增進功效」，而參考日本實用新案法第3 條以「顯能輕易完成」，以與發明之「能輕易完成」相區別。

⑵所謂「申請前既有之技術或知識」，係指所有已公開之技術或知識，必須其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者，依據申請當時之技術水準能輕易完成某新型專利之申請標的時，該公開之技術或知識始為一具有證據力之引證案。亦即以新型專利申請案所屬技術領域於申請當時之技術水準，將申請案之新型與技術水準中公然知悉或實施或記載於刊物中之新型（即引證新型）相比較，並就該技術領域基於引證新型是否容易思及或完成申請案之新型，予以邏輯的推斷（臺北高等行政法院96年度訴字第3635號判決參照）。是引證新型，必須其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者，依據申請當時之技術水準能輕易完成某新型專利之申請標的時，該公開之技術或知識始為一具有證據力之引證案。否則，如引證案所揭示之技術內容不明或與系爭案之新型不同，應無證據能力也無證據之證明力。

⑶判斷進步性時，應整體判斷申請案之新型解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。又因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之新型具有進步性，則該附屬項之新型亦具進步性；倘獨立項之新型不具進步性時，仍應對該附屬項之新型為進步性之判斷（同上判決參照）。

⒋原處分與訴願決定係以系爭專利不具進步性，違反專利法第94條第4 項規定為由，而為舉發成立，撤銷系爭專利權，其理由主要為：

⑴系爭專利申請專利範圍共3 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利申請專利範圍第1 項係包括：於原紙捲之紙板一表面設有以淋膜方式被覆一生物可分解之PLA （聚乳酸）薄膜層，俾以提供可裁切製成各式紙製餐具者（詳見系爭專利申請專利範圍）。

⑵參加人所提舉發證據2 係「中華民國環保生物可分解材料協會」於91年10月公開發行之會訊（ASSOCIATION JOURNAL 季刊、肆號期，下同），舉發證據3 為「中華民國環保生物可分解材料協會」於西元2002年（即91年）公開發行之永續性生物可分解材料暨有機資源應用技術國際研討會資料（下同）。舉發理由主要係據前揭舉發證據2 、3 謂系爭專利不具新穎性及不具進步性，違反專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項之規定。

⑶由舉發證據2 及證據3 所述之聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸（PLA ）製品係包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜（如紙杯、餐盤、餐盒），且「淋膜方式」為習知製法。舉發證據2 及證據3 已揭露與系爭專利特徵相似構造「紙板及PLA （聚乳酸）薄膜層」，兩案差別僅在於「淋膜方式」，惟系爭專利究係採何種淋膜技術並未載於申請專利範圍中，即非系爭專利申請專利範圍之技術特徵，則訴願理由所述系爭專利之淋膜技術可提高PLA 紙板貼合品質等節，即無審酌必要。是系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前舉發證據2 及3 之先前技術顯能輕易完成，故不具進步性。

⑷系爭專利申請專利範圍第2 項「該生物可分解之薄膜層可為一種PET 薄膜層」，經查該系爭專利之「先前技術」中亦已提及「紙製盒體用成裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，故不具進步性。系爭專利申請專利範圍第3 項「該生物可分解之薄膜層可為一種澱粉層」，經查該系爭專利之「先前技術」中亦已提及「紙製盒體用成裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，故不具進步性。

⒌系爭專利、舉發證據及先前技術（包括系爭專利申請時說明書所載00000000號專利及一般淋膜技術）之技術內容及比較：

⑴系爭專利之技術內容：

①系爭專利之申請專利範圍第1 項：包括於原紙捲之紙板一表面設有以淋膜方式被覆一生物可分解之PLA （聚乳酸）薄膜層，俾以提供可裁切製成各式紙製餐具者。第2 項：「該生物可分解之薄膜層可為一種PET薄膜層」。第3 項：「該生物可分解之薄膜層可為一種澱粉層」（詳見系爭專利申請專利範圍，本院卷第26至35頁）。

②專利說明書記載：本創作提供一種製成食品容器之可分解紙板，其主要係在原紙捲之一端以PET 或PLA 或澱粉類等生物可分解之材質，經加溫成液狀後，再經T-DIE （押出／熱押）設備製成薄膜淋貼於表面，使生物可分解之塑膠材質可與紙表面之纖維緊密黏合，之後，將表面具有生物可分解塑膠材質之紙表面以靜電處理，使其毛細孔打開，以備後續其他加工程序方便作業者，進而提供食物可直接接觸上述薄膜層者。製作過程：利用所有生物可分解之PET （聚乙烯）塑膠材質（或物性類似PET ）或利用所有澱粉類（Corn starch ）材質。將原紙捲（Paper roll）之紙板10經預熱（Preheating）後，再經靜電處理（Corona treatment）為第一製程。上述生物可分解之材料放入漏斗，經螺桿（extruder）加溫攪拌成液狀，再經　T-DIE （押出／熱押）設備製成如泡沫般之薄膜層20為第二製程。將上述第二製程以生物可分解之PET 或PLA 或澱粉類所製成之薄膜層20淋鋪於上述第一製程已經過預熱及靜電處理之原紙捲的紙板10一表面上，之後進入以矽利康輪（silicon roll）及冷卻輪（colling roll）等設備強力滾（擠）壓，使薄膜層20得以與紙板10之纖維即表面緊密貼合，再經靜電處理，把紙板10貼合有生物可分解之PET 或PLA 薄膜層20表面之毛細孔打開，最後再複捲成整捲之紙捲，以供裁切成平張後，利於各式尺寸之紙製免洗餐具製作者。創作之效用：於紙板一表面淋鋪方式貼合薄薄一層生物可分解塑膠材質，較習知製造方式需先將透明膠膜製成具一定厚度成品後再予以黏合，有降低成本、貼合較確實，以及加工步驟簡化，可提高生產力等實際功效之增進。食品容器百分之百採用生物可分解之PET 或PLA 或澱粉類等材料製作，單價成本高，本創作將之與紙板結合後所製成之食品容器，其所含生物可分解材料之比例較低，不但可符合環保署之規定，更可降低單價成本。紙板淋貼有生物可分解之PET 或PLA 或澱粉類等材質，只要經過堆肥處理，幾個月後就能完全分解CO2 或H02 ，可有效避免污染環境之問題。此有公證公司出具之證明書可證。本創作確實具有創新暨實際功效提昇，本合於發明專利之成立要件，本件只申請新型專利。

⑵舉發證據之技術內容：聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、。吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸(PLA) 製品係包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜（如餐盤、餐盒）。

⑶先前技術（即00000000號專利）之技術內容：

①創作摘要一種表面具有印刷圖樣之紙製食品容器，及貼合於該盒體用以承裝該食品之一表面上之一透明膠膜，該膠膜面對該盒體表面之一側面具有預製圖樣，該圖樣透過該膠膜而顯露於外，且該圖面不與食品接觸。

②製作過程：一紙製盒體，用以承裝食品：一透明膠膜，係貼合於該盒體用以承裝該食品之一表面上，該膠膜面對該盒體表面之一側面具有預製圖樣，且該圖樣透過該膠膜而顯露於外，並且不與食品接觸。透明膠膜製成薄膜片體，具有一頂面21與一底面22，底面22上係預先以印刷方式將欲表現的圖樣30印製其上，而該圖樣印製完成時，其所欲表達之圖案呈鏡像展現，即該圖樣30之呈現不同於一般圖案以正面印刷顯現，因此，當該透明膠膜20貼合於該紙製盒體10用承裝食品之一表面11時，該圖樣30可透過該透明膠膜20而以正面圖像呈現的方式自該頂面21顯露於外，使得該圖樣不與食品直接接觸。透明膠膜20，係選自聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑膠材料或生物可分解之澱粉材料，其中之一製成薄膜片體。

⑷先前技術之一般淋膜技術：將聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等生物不可分解之塑膠材料放入漏斗加熱溶解後，因塑膠材料黏度非常高，直接淋鋪於紙板上，就能與紙板完全結合，即可製成各種紙板。

⑸以上4 種之技術內容比較：

①系爭專利效用係在紙板上直接淋鋪有生物可分解之PET 或PLA 或澱粉類等材質，其製作過程係將原紙板經預熱後，再經靜電處理。再將生物可分解之材料放入漏斗，經螺桿加溫攪拌成液狀，再經押出／熱押設備製成如泡沫般之薄膜層。將薄膜層淋鋪已經過預熱及靜電處理之原紙板表面上，之後以矽利康輪及冷卻輪等設備強力滾（擠）壓，使薄膜層得以與紙板之纖維即表面緊密黏合，再經靜電處理而成。雖也應用先前之一般淋膜「原理」，但一般之淋膜技術，其所使用之材料只能用生物不可分解之塑膠原料，因此種塑膠原料之黏性非常高，能將塑膠原料溶解後淋鋪於紙板上，依申請當時固屬既有之知識。但生物可分解之PET 或PLA 或澱粉類等材質，因無黏性，如僅將其溶解後淋鋪於紙板上，無論使用何種機器設備，均無法使其與紙板之纖維即表面緊密貼合。系爭專利使用如上之技術，才能使其緊密黏合，純屬新創作。

②舉發證據只是說明聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸（PLA ）製品係包含免洗餐具等。其實這只是說明生物可分解之聚乳酸（PLA ）之應用範圍，並未提到如何把聚乳酸淋鋪到紙板之任何技術方法，顯然與系爭專利說明係將聚乳酸等淋鋪於紙板上之技術方法，兩者完全不同，參加人及原處分、訴願決定均誤以舉發證據內有提到聚乳酸可應用到紙板等免洗餐具，與系爭專利範圍及目的相同，即謂系爭專利申請前已見於刊物及利用既有之知識而完成，不具進步性云云，顯有誤會。

③00000000號專利係說明：先將PE、PP等塑膠材料或生物可分解之澱粉材料，其中之一製成薄膜片體。預先以印刷將圖樣印製其上，當該透明膠膜貼合於該紙製盒體用以承裝食品之一表面時，該圖樣可透過該膠膜而以正面圖像呈現而顯露於外，使得該圖樣不與食品直接接觸。此專利係說明將生物可分解之材料先製成膠膜，再於膠膜之一面印刷圖樣，再貼合於紙盒上，使圖樣顯露於外，而不與食物接觸。其施用之技術方法及目的，也與系爭專利完全不同，因該專利係先製膠膜，再用「貼合」於紙板，此如係使用生物可分解之材料，不但容易脫落，紙盒遇熱該層膠膜容易溶化，無使用後用堆肥處理即可溶化紙板之功效。其與系爭專利係用特殊「淋膜」原理，直接將生物可分解材料淋膜於紙板上，使與紙板緊密結合，使用後用堆肥處理可使紙板溶化（系爭專利名稱即「供製成食品容器用之可分解紙板」，重點在於可分解紙板），須使用特殊之淋膜原理不同。

④先前技術之一般淋膜技術，係將生物不可分解之聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑膠材料，因塑膠材料黏度非常高，直接淋鋪於紙板上，就能與紙板完全結合，即可製成各種紙板，有通常知識者即能輕易完成。但如使用生物可分解之無黏性之澱粉材料等，如以「一般」之淋膜技術，而未使用系爭專利之「特殊」淋膜原理，絕對無法成功。

⒍原告就系爭專利，歷經數年之研究，無數次之失敗，改進再改進，最後才成功，得來非常不容易，全世界迄今尚無人能將生物可分解之無黏性材料，使用一般生物不可分解之有黏性塑膠材料之淋漠技術，直接淋鋪於紙板上而不脫落，並有使用後用堆肥處理即可溶化紙板之效用，只有系爭專利使用以上之特殊技術原理，才能達成，只是為了降低製作成本，並使生物可分解之材料緊密與紙板結合，於使用後能用堆肥處理後使紙板溶化之目的，才利用一部分習知之淋膜「原理」，但並非使用一般之淋膜「技術」，因使用一般之淋膜「技術」，無法成功，已如上述。可於法院審理時，指定合適場所，由原告當場試作為證，法院並可指定有專門知識之淋膜技術人員（包括由參加人指定之有淋膜技術之人），使用既有之一般淋膜技術，查看是否能將生物可分解之物緊密黏合於紙板上，以證明原告之主張確係真實。

⒎舉發證據2 及3 所揭示之內容，不足以教示或建議熟悉該項技術者，依據系爭專利案申請當時之技術水準能輕易完成系爭新型專利之申請標的，該公開之技術或知識並非具有證據力之引證案。因其所揭示之技術內容不明，只在於揭示生物可分解之物為何，非製作技術，完全與系爭專利案係指製作技術不同，依上開說明，應無證據能力也無證據之證明力。而先前技術之00000000號專利及一般之淋膜技術，均與系爭專利之技術完全不同，詎原處分及訴願決定，竟以系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前舉發證據2 及3 之先前技術顯能輕易完成，故不具進步性。系爭專利申請專利範圍第2項「該生物可分解之薄膜層可為一種PET 薄膜層」，「先前技術」中亦已提及「紙製盒體用成裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，故不具進步性。系爭專利申請專利範圍第3 項，「先前技術」中亦已提及「紙製盒體用承裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，故不具進步性等情，顯與上述事實不符。

⒏訴願決定書第5 頁倒數第10行謂：惟系爭專利究係採何種淋膜技術，並未載於申請專利範圍中，即非系爭專利申請專利範圍之技術特徵，則訴願理由所述系爭專利之淋膜技術可提高PLA 紙板貼合品質等節，即無審酌之必要等情。惟查，系爭專利申請專利時之說明書已明載上述之「特殊」淋膜技術，已如上述，訴願決定謂沒有說明，顯與上述事實不符。原告由被告網站內專利資料查詢系統雜項資料查詢，查得本件駁回訴願決定理由（四）「…惟兩案差別僅在於『淋膜方式』，系爭專利雖難謂不具新穎性，惟此差別僅為證據2 及證據3 成型方式之等效轉用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，故不具進步性。」，則後者所載駁回訴願之理由，與送達給原告之決定書理由不同，後者認為系爭專利難謂不具新穎性，但為先前技術等效轉用等情。而後者認為系爭專利有新穎性，又認為係先前技術等效轉用，理由顯有矛盾，況系爭專利為降低成本，僅使用淋膜之「原理」，再用特殊技術而完成，絕非有通常知識者以既有之知識技術所能輕易完成，絕非先前技術等效轉用。且前者與後者駁回訴願之理由既不相同，足見訴願決定之各委員間之意見紛歧，在未達成共識前，即冒然作成訴願決定，顯然速斷。況參加人所提出之證據，均不足以證明系爭專利有違專利法第94條第1 、4 項之規定，自應為舉發不成立之處分。

㈡被告主張：

⒈訴訟理由6 謂：「先前技術之一般淋膜技術，係將生物不可分解之聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑膠材料，因塑膠材料黏度非常高，直接淋鋪於紙板上，就能與紙板完全結合，即可製成各種紙板，有通常知識者即能輕易完成，但如使用生物可分解之無黏性之澱粉材料等，如以『一般』之淋膜技術，而未使用系爭專利之『特殊』淋膜原理，絕對無法成功。」云云；訴訟理由7 謂：「只有系爭專利使用以上之特殊技術原理，才能達成，只是為了降低製作成本，並使生物可分解之材料緊密與紙板結合，於使用後能用堆肥處理後使紙板溶化之目的，才利用一部分習知之淋膜『原理』，但並非使用一般之淋膜『技術』，因使用一般之淋膜『技術』，無法成功，已如上述。」云云，及訴訟理由9 謂：「惟查，系爭專利申請專利時之說明書已明載上述之『特殊』淋膜技術，已如上述，訴願決定謂沒有說明，顯與上述事實不符。」云云；經查本訴訟理由「『特殊』淋膜原理」非屬系爭專利之紙板新型專利之標的，且非系爭專利申請專利範圍之紙板結構特徵，故訴訟無理由。

⒉訴訟理由8 謂：「舉發證據2 及3 所揭示之內容，不足以教示或建議熟悉該項技術者，依據系爭專利案申請當時之技術水準能輕易完成系爭新型專利之申請標的，該公開之技術或知識並非具有證據力之引證案。」云云，經查證據2 及證據3 所述之聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸（PLA ）製品係包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜（如紙杯、餐盤、餐盒），且「淋膜方式」為習知製法，所以證據2 及證據3 已揭露了與系爭專利特徵相似構造「紙板及PLA （聚乳酸）薄膜層」，就新型標的而言系爭專利僅為證據2及證據3 成型方式之等效轉用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性，故訴訟無理由。

㈢參加人主張：與被告相同。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第93條暨第94條前段所明定。惟如新型「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第94條第4 項所規定。

二、原告前於94年4 月27日以「供製成食品容器用之可分解紙板」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M277594 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利有違專利法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年7 月18日以（96）智專三（三）05055 字第09620395640 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：

⑴舉發證據2 、3 可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？

⑵系爭專利申請專利範圍第2 、3 項是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成，而不具進步性？

三、關於⑴舉發證據2 、3 可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性部分：

㈠本件系爭第00000000號「供製成食品容器用之可分解紙板」新型專利舉發案，其申請專利範圍共3 項，其中第1 項為獨立項，餘為附屬項，系爭專利係包括：於原紙捲之紙板一表面設有以淋膜方式被覆一生物可分解之PLA （聚乳酸）薄膜層，俾以提供可裁切製成各式紙製餐具者。參加人所提舉發證據1 為系爭專利公報及專利說明書影本；證據2 為「中華民國環保生物可分解材料協會」於91年10月公開發行之會訊（ASSOCIATION JOURNAL 季刊、肆號期）；證據3 為「中華民國環保生物可分解材料協會」於西元2002年（即91年）公開發行之永續性生物可分解材料暨有機資源應用技術國際研討會資料。

㈡參加人影印前揭證據2 會訊封底及證據3 研討會資料之封底及第72至75頁，主張該等證據可證系爭專利不具新穎性及進步性。查該二證據之封底載有聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並記載該聚乳酸（PLA ）製品包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜（如紙杯、餐盤、餐盒）。故證據2 及證據3 已揭露與系爭專利於紙板表面被覆一生物可分解之PLA （聚乳酸）薄膜層之特徵相似構造之「紙板及PLA （聚乳酸）薄膜層」，其差別僅在於「淋膜方式」，惟系爭專利究係採何種淋膜技術並未載於申請專利範圍中，即非系爭專利申請專利範圍之技術特徵，則原告所述系爭專利之淋膜技術可提高PLA 紙板貼合品質等節，即無審酌之必要。是系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依其申請前證據2 及3 之先前技術顯能輕易完成者，自不具進步性。

四、關於⑵系爭專利申請專利範圍第2 、3 項是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成，而不具進步性部分：

㈠系爭專利之先前技術中已提及「紙製盒體用成裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，是系爭專利申請專利範圍第2 項所載「該生物可分解之薄膜層可為一種PET 薄膜層」即係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

㈡另系爭專利之先前技術中已提及「紙製盒體用成裝食品之表面上設置一透明膠膜，而該透明膠膜係選自PE、PET 等塑膠材料或可分解之澱粉材料其中之一製成者。」，是系爭專利申請專利範圍第3 項所載「該生物可分解之薄膜層可為一種澱粉層」亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

五、原告所述為不可採：

㈠原告稱：先前技術之一般淋膜技術，係將生物不可分解之聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等塑膠材料，因塑膠材料黏度非常高，直接淋鋪於紙板上，就能與紙板完全結合，即可製成各種紙板，有通常知識者即能輕易完成，但如使用生物可分解之無黏性之澱粉材料等，如以「一般」之淋膜技術，而未使用系爭專利之「特殊」淋膜原理，絕對無法成功；又系爭專利為了降低製作成本，並使生物可分解之材料緊密與紙板結合，於使用後能用堆肥處理後使紙板溶化之目的，才利用一部分習知之淋膜「原理」，但並非使用一般之淋膜「技術」；再者，系爭專利申請專利時之說明書已明載上述之「特殊」淋膜技術，訴願決定謂沒有說明，顯與上述事實不符云云。惟查：原告所稱「特殊」淋膜原理，並未載於申請專利範圍中，亦即所謂「特殊」淋膜原理，並非系爭專利之紙板新型專利之標的，且非系爭專利申請專利範圍之紙板結構特徵，故原告此部分所述，要不可採。

㈡原告另稱：舉發證據2 及3 所揭示之內容，不足以教示或建議熟悉該項技術者，依據系爭專利案申請當時之技術水準能輕易完成系爭新型專利之申請標的，該公開之技術或知識並非具有證據力之引證案云云。惟查：證據2 及證據3 所述之聚乳酸（PLA ）原料之應用包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸（PLA ）製品係包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜（如紙杯、餐盤、餐盒），且「淋膜方式」為習知製法，所以證據2 及證據3 已揭露了與系爭專利特徵相似構造「紙板及PLA （聚乳酸）薄膜層」，就新型標的而言系爭專利僅為證據2 及證據3 成型方式之等效轉用，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性，故原告此部分所述，亦不可採。

六、綜上所述，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又原告所稱系爭專利相對應案亦分別於日本、大陸地區、韓國、德國、法國、澳洲、西班牙及芬蘭等獲准專利一節。按因各國專利法制及審查基準有別，尚難比附援引，執為本件有利之論據。至原告聲請自行支付費用，送勘驗或送請專業機構鑑定，以及請求技術審查官到庭表示意見一節，因本件系爭專利為證據2 及證據3 ，或相較於其專利說明書所載「先前技術」，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性，已如前述，案情已臻明確，依現有事證已足資判斷，所請核無必要。均併予指明。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭