臺北高等行政法院判決

原告

美商K‧史威斯公司（K-SWISS INC.）

代表人

甲○○Lee D

訴訟代理人

陳玲玉律師 （兼送達代收人）

訴訟代理人

邵瓊慧律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國96年11月21日經訴字第09606078280號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）94年05月04日以「Five Stripe Design（V.2）」立體商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之「五條斜線」，尚不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性，遂以96年08月20日商標核駁第302022號審定書為「應予核駁」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.請判命被告就原告94年05月04日申請之第000000000號「FIVE STRIPE DESING（V.2）」商標註冊事件作成准予註冊之行政處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠商標法第5條第2項之規定乃申請商標註冊者，應具「識別性」之積極要件：按「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第5條第2項之規定。改制前行政法院74年判字第347號判例要旨明載：「審查商標有無識別性，應參酌其背景資料及交易實況。商標圖樣所使用之圖形，縱屬簡單，但因使用長久及商品廣泛行銷，已具標誌性，能使一般購買者得以與他人商品予以辨別者，仍不失為其有特別顯著性，即應准其註冊。」又現行商標法第23條第4項亦規定：「有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」另被告93年05月01日公佈施行「商標識別性審查要點」第二點規定：「審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」是以，商標有無識別性，須以相關消費者的認知為準。

㈡本件商標經由原告長時間的廣泛使用，在交易上已成為原告商品之識別標識，已取得後天之識別性，依商標法第23條第4項之規定，應准其註冊：

1.原告生產之五條斜線運動鞋，行之有年，夙著盛譽：

⑴原告自1966年創立品牌以來，該五條線古典運動鞋一直被全世界所熟知，於西元2002年已是全美獲利最高的鞋類品牌，因原告所有鞋款上搶眼的五條線，整體簡單優雅的外型，搭配時下流行的色調，就是這樣的設計讓原告K-Swiss儕身於世界知名鞋類品牌之列。

⑵原告之五條線商標早於西元1976年於美國獲准註冊列為第0000000號商標後，即陸續於世界各國，包括澳洲、荷比蘆、加拿大、捷克、丹麥、德國、匈牙利、日本、挪威、菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、瑞典、英國等獲准註冊。原告於取得各國註冊後，復大肆宣傳廣告以行銷其五條線運動鞋，此有原告檢附世界各國各種報章雜誌之廣告，包括西元1987年、1992至1998年之日本廣告、2001年香港奪標雜誌廣告、泰國、荷蘭、巴西、法國、英國、墨西哥及美國之廣告影本可稽，足證原告之五條線商標在交易上已為原告商品之識別標識，殆無疑義。

2.原告五條線運動鞋早於西元1991年即進口至臺灣，且廣泛行銷，在交易上已為相關消費者所熟知：原告早於西元1991年05月22日即於臺灣設立英屬百慕達商蓋世威國際有限公司（K-Swiss International Ltd.），藉以行銷並廣告原告最具代表性之五條線運動鞋，此有原告西元1990年、1995年、2000年及2001年臺灣之精美型錄可資參酌。另原告於臺灣亦不斷地於各種報章雜誌刊登巨幅廣告，此有1991年12月中國時報、1992年09月聯合報、1996年04月民生報、1992年10月時報週刊、1997年、2000年至2005年之雜誌廣告可稽。原告除上述於各種報章雜誌上大肆廣告外，更於消費者每天必看的電視節目上密集廣告，以行銷其K-Swiss五條線之各種運動鞋，此有西元2005年原告之向遠代理廣告商所代理之廣告檔次明細表，及西元2005、2006年Nielsen代理廣告商代理之廣告檔次明細表及DVD一片可資證明。以上均足證上述五條線商標業經廣泛使用於交易上，已成為原告商品之識別標識，具備後天之識別性，已為不爭之事實。

3.原告之五條線運動鞋之銷售據點遍佈全國各大百貨公司、運動用品專賣店，為原告最受歡迎、最經典之運動鞋型：原告之五條線運動鞋，除在世界各國廣泛行銷逾四十年外，在我國各地之百貨公司均設有專櫃，包括新光三越、遠東百貨、統領百貨、桃園台茂、Sogo百貨及各地之運動用品專賣店，此有原告在台各地之代理經銷商名錄可稽。原告在百貨公司運動用品區與知名之Nike、Adidas、Coverse、Puma等運動鞋比鄰陳列，且業績蒸蒸日上。

4.綜上事實足證，本件商標雖為簡單之線條，惟經原告在交易市場上多年廣泛行銷與廣告，其已為原告商品之識別標識，應符合商標法第23條第4項之規定，得以例外獲准註冊。

㈢商標有無識別性並非一成不變，可以隨著時間之延續而增強：

1.原告之五條線商標早於西元1991年即已向被告申請在案，並列為申請案號第00000000號商標，惟礙於當時商標法並無現行法新增之第23條第4項例外規定，致遭被告前身經濟部中央標準局以該五條線圖形為鞋幫兩側之裝飾圖案無顯著性，不足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別為由而核駁之。

2.惟如前述，原告之五條線商標經長期廣泛行銷使用，在交易市場上已為原告商品之識別標識，乃不爭之事實。今原告挾大量的使用證據，依修正後新增之商標法第23條第4項規定向被告再次提出申請註冊，惟被告仍囿於十多年前對該商標為鞋幫圖之觀點，未依前揭「商標識別性審查要點」第二點之規定：「審查商標有無識別性，應就指定使用之商品，消費者之認知、實際交易情況及其使用方式判斷之規定。」而逕以相同理由再次核駁之，完全忽略原告十多年後再次申請註冊五條線圖形作為運動鞋之識別標識，其識別性與十多年前（即西元1991年）之申請案已不可同日而語。本件商標於交易市場上已廣為消費者所接受，且消費人數急遞增加，惟被告仍執十多年前之核駁資料，據以核駁本件商標，而未審究新修正商標法第23條第4項之例外規定，自難令人甘服。

㈣被告之認定與實際市場情況不符，且前後矛盾，無法令人信服：

1.被告未審究本件商標使用之事實背景、消費者之認知、實際交易情況，以判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人商品或服務相區別，而逕以下列理由核駁之：

⑴本件立體商標圖樣，對相對消費者而言，為常見標示於運動鞋等相關商品之普通形狀或線條，僅為提供商品實用或裝飾功能，無法表彰商品來源或產製主體並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性。

⑵原告之「五條斜線」商標圖樣多與其外文「K-Swiss」商標或「K-Swiss設計圖形」商標一起搭配使用，相關消費者係以該外文「K-Swiss」商標或「K-Swiss設計圖形」商標作為區辨商品來源之辨別標識。

⑶「五條斜線」設計為運動鞋常見之裝飾圖案，尚難採認相關消費者得單獨藉此「五條斜線」商標圖樣做為識別商品之來源，而具有後天識別性。

⑷與平面圖樣相較，立體商標要取得識別性較不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀而非區別商品來源的標識。

2.被告之上述理由非但與實際市場情況不符，且前後矛盾，無法令人信服：

⑴「運動鞋兩側之鞋面標識」為消費者主要識別商品來源之依據：運動鞋商品本身得以標示商品來源的位置，本來就不多，而最易展現鞋型美觀及吸引消費者判別「商品來源或產製主體」之位置，乃是「運動鞋兩側之鞋面」，此乃鞋界週知之事實。本件商標圖樣於歷經數十年之行銷後，業已具備「後天顯著性」，故原告本件鞋面上簡單的線條圖案，已成為消費者辨識商品來源的主要依據，要無疑義。

⑵運動鞋面上之簡單線條，不只是運動鞋之裝飾圖案，亦為原告表彰商品來源之商標圖樣：事實上，許多國內外運動鞋業者已習慣將簡單線條作為表彰其商品來源之標識，以之作為商標而申請註冊者，並經被告核准其商標註冊，更是比比皆是，此有註冊第54532號「Adidas AG」、第63401號「Nike International Ltd.」、第478687號「Reebok International Ltd.」、第0000000號「ASICS Corporation」、第529209號「Diadora-Invicta SpA」及第810049號「Mizuno Corporation」等商標可證。由上述以「簡單線條作為商標」之註冊事實，正得以印證：「本件由五條斜線所構成之本件商標，非但為裝飾圖案，亦為表彰原告商品來源之重要識別標識。」被告既然核准其他業者以簡單線條作為商標之註冊，卻否准本件商標之註冊，自屬偏頗不公。

⑶原告之「五條斜線」商標之標示方式，如同其他運動鞋業者均係單獨標識於鞋面兩側，而外文「K-Swiss」及「K-Swiss設計圖形（盾牌圖）」則分別置於鞋舌及鞋背上：運動鞋專賣店或百貨公司專櫃所陳列的各種運動鞋，亦均為側面擺示。於一般購買行為中，運動鞋給予消費者第一眼之寓目印象，絕非鞋舌或鞋背的「K-Swiss」或「K-Swiss盾牌圖形」，而是兼具整體美觀又亮眼的「五條斜線」。被告未實際瞭解市場交易情形，逕認消費者係以該外文「K- Swiss」及「K-Swiss設計圖形（盾牌圖）」商標作為區辨商品來源之識別標識，要不可採。

⑷本件立體商標乃應被告之要求，由原先申請之平面商標變更而來：

①原告係於94年05月04日以平面之「Five Stripe Design」商標向被告提出申請，而被告於94年12月26日以本件商標圖形業經被告於十多年前以第177108、215526號核駁審定書認定為鞋幫圖形不得註冊，並經改制前行政法院81年度判字第1945號判決所肯認，而核發「核駁理由先行通知書」予原告。

②原告乃於95年02月17日依新修訂之商標法第23條第4項規定，強調原告經長期廣泛使用，本件商標已取得後天之識別性，應准予註冊而提出申覆。復經原告與被告多次溝通說明後，被告建議原告以美國註冊第0000000號之圖樣，以立體商標方式申請註冊，以求一致，並符合現行商標法之規定。孰料本件商標經改為立體商標申請後，被告經內部再次討論，仍趨向保守，而於95年12月14日以「本件立體商標為五條斜線置於鞋面，為鞋面裝飾圖案，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得以與他人之商品相區別」為由，而先行核駁之，顯見被告之審查行為反覆，且不符修訂後之商標法意旨。

⑸我國商標法歷經多次修正後，已逐漸與國際接軌，亦已接受商標應以實際交易情況及消費者之認知作為審查標準。被告核准多件國內外運動鞋業者以簡單線條作為商標註冊在先，卻以本件商標僅為鞋面裝飾圖案，相關消費者係以外文「K- Swiss」商標或「K-Swiss盾牌圖」商標作為區辨商品來源之識別標識，以及立體形狀要取得識別性較為不易為由，而否准註冊，自是不公。殊不知運動鞋之立體商標，已為世界各國所接受，此有許多運動鞋業者以簡單線條在美國取得立體商標之註冊可稽。我國現行商標法既已於92年11月施行並增訂有「立體商標」之規定，被告自應勇於接受新的觀念，准許本件商標之註冊申請。

㈤綜上所陳，原告之「五條斜線」商標為相關消費者藉以區別商品來源之重要識別標識，其圖案雖為簡單線條，但因長期使用並廣泛行銷逾四十年，已具有後天之識別性。被告未參酌原告之背景資料及交易實況，遽為核駁本件商標之註冊，自屬違法。懇請 鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以維權益。

乙、被告主張：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

1.商標圖樣如果是相關商品市場上通常的形狀，沒有特殊性，則該形狀除與商品具不可分性，為商品的本質，很難與商品本身概念相分離，一般不會認為其具有區別商品來源的作用，因此不具有商標先天之識別性。

2.經核，本件立體商標圖樣係由五條斜線置於鞋面，以之指定使用於「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品，依一般社會通念，予人寓目印象為鞋面裝飾圖案；且就我國交易市場而言，相關業者習以各色複數線條設計作為運動鞋等商品之裝飾圖案，在相關消費者認知上，其為常見標示於運動鞋等商品之線條，為相關運動鞋等商品之普通形狀，未具特殊性，僅為提供商品實用或裝飾功能的形狀，無法具有指示商品來源的功能，即不具有商標識別性。揆諸上開說明，本件商標應有前揭規定之適用。

㈡本件商標不符合商標法第23條第4項之規定：

1.原告主張其創立迄今已逾40年，其『古典鞋型』復於美國被選為1990年最佳鞋型；本件商標除於美國、澳洲、荷蘆、加拿大、捷克、丹麥、德國、日本、新加坡、英國等國家獲准註冊外，原告透過網路廣告促銷，eBay拍賣網站銷售；檢送西元1990年、1995年、2000年第4季及2001年第4季商品型錄，西元1987年起各國報章雜誌廣告與銷售量表，新光三越、遠東百貨、統領百貨等銷售據點資料，原告網站及Google網站下載資料等，主張本件使用於鞋幫上之『五條斜線』標誌經原告廣告宣傳及長期使用後，應足以在交易上成為表彰原告商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，而取得後天識別性，應符合商標法第23條第4項之規定。

2.查本件商標固有在國外獲准註冊取得商標權等情形，然商標具有屬地性，又各國國情不同，市場交易習慣相異；且據所檢附之上開商品型錄、網站或報章雜誌廣告資料等觀之，本件「五條斜線」多搭配使用其外文「K-SWISS」或「K-SWISS設計圖形」商標，客觀上，消費者係以該外文「 K-SWISS 」或「K-SWISS 設計圖形」作為區辨商品來源之識別標識。再參諸國內知名PChome等拍賣網站上搜尋「運動鞋」商品，國內外運動鞋廠商以複數線條作為運動鞋商品之裝飾圖案或基本裝飾線條，顯見該線條設計圖為運動鞋商品常用之裝飾圖案，依國內一般消費者之習慣，尚難採認相關消費者得單獨藉此「五條斜線」作為識別商品之來源，自不符合商標法第23條第4項之規定。又商標法之立法目的，除為保障商標權及消費者利益外，復維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，衡諸上述相關運動鞋商品業者，已習以複數線條作為運動鞋商品之裝飾圖案或基本裝飾線條等事實，若核准本件商標註冊，恐有影響限制同業使用線條裝飾運動鞋之自由，除有失公允之虞外，甚而易導致競爭妨礙，而有違反商標法之立法目的。

3.有關原告申請之初係以平面商標申請註冊，嗣因斟酌其實際使用方式係以立體形態使用，且經原告釋明真意，請求將本案以立體商標申請註冊，以便與其美國註冊之商標圖樣一致，而同意其更正為立體商標申請註冊。再者，本件不論係以平面商標或立體商標申請註冊，經被告綜合以上事證審認結果，均認為本件商標圖樣不具商標識別性，即不因其為平面商標申請註冊或以立體商標申請註冊，於判斷結果上並無二致。

㈢綜上論述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，敬請核判。

理由

一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5 條規定者。」分別為商標法第5 條及第23條第1 項第1 款所規定。

二、本件係原告前於94年05月04日以「Five Stripe Design（V.2 ）」立體商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之「五條斜線」，尚不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性，遂以96年08月20日商標核駁第302022號審定書為「應予核駁」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標，有無違反商標法第23條第1 項第1 款之規定。

三、本院判斷如下：

㈠按被告「立體、顏色及聲音商標審查基準」2.4立體商標識別性之判斷所述：「立體形狀之申請註冊如同平面圖樣之申請註冊一樣，皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據要求，自較平面圖樣嚴格。...而日常用品的消費者一般傾向於將注意力集中於產品上之標識，而非產品本身的形狀，因此日常用品的消費者，一般不會將日常用品本身的形狀視為區別來源的標識等。...再者，相關消費市場使用的情形亦是重要的考慮因素，如果該立體形狀，為相關業者所通常採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性... 。」，是以，商標有無識別性，應以相關消費者的認知為準；又基於商標之屬地性，所謂相關消費者，自應指我國之消費者而言，合先敘明。

㈡查本件原告申請註冊之「Five Stripe Design（V.2）」立體商標圖樣係由五條斜線置於鞋面，以之指定使用於「靴鞋、便鞋、拖鞋、運動鞋」等商品；依一般社會通念，其予人寓目印象為鞋面裝飾圖案，且我國相關業者習以各色複數線條設計作為運動鞋等商品之裝飾圖案，對相關消費者而言為常見標示於運動鞋等相關商品之普通形狀或線條，僅為提供商品實用或裝飾功能而未具特殊性，無法表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，被告認本件系爭商標之註冊有違商標法第5 條第2 項及第23條第1 項第1 款之規定，不得註冊，依法自無不合。

㈢至原告主張本件系爭商標經由原告長時間的廣泛使用，在交易上已成為原告商品之識別標識，已取得後天之識別性，依商標法第23條第4 項之規定，應准其註冊乙節；查商標法第23條第4 項規定：「‧‧‧有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」為商標第二層意義之規定，商標之使用符合該第4 項之規定者，固不得再以有不符合第5 條第2 項規定（即第23條第1 項1 款）為不得註冊之理由。惟查，原告上開主張縱若屬實，然依卷附原告於申請階段及訴願階段所檢送之相關證據資料，即原告之「古典鞋型」曾在美國被選為西元1990年最佳鞋型、我國各大百貨公司銷售據點資料、網路廣告促銷「Five Stripe Design（V.2 ）」、西元1990年、1995年、2000年第4 季及2001年第4 季商品型錄、西元1987年起各國報章雜誌廣告銷售量表、原告網站及Google網站下載資料等可知，本件「五條斜線」商標圖樣多與其外文「K-Swiss 」商標或「K-Swiss 設計圖形」商標一起搭配使用，並無「五條斜線」商標圖樣單獨標識之資料；再者，審酌原告於本院審理中所提原證18，運動鞋之兩側雖均有「五條斜線」商標圖樣，惟均與外文「K-Swiss 」商標或「K-Swiss 設計圖形」商標一起搭配使用，或置於運動鞋面正中央或鞋內等處，其使用態樣並無「五條斜線」商標圖樣單獨標識之資料；故依原告所提銷售資料尚不足以證明本件原告所申請註冊之「五條斜線」商標圖樣，業經其長期使用，且在交易上已成為表彰其商品之識別標識；是原告上開主張，亦無可採。

㈣至原告主張其已以本件立體商標圖樣向世界多國申准註冊乙節；按商標具有屬地性，各國國情及市場交易習慣相異，各國商標法制不同，審查基準各異，尚難執為本件系爭「FiveStripe Design （V.2 ）」立體商標應准註冊之論據。

四、綜上所述，被告依商標法第23條第1 項第1 款之規定，所為本件商標之註冊應予核駁之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告為核准本件商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，附予敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第七庭