臺北高等行政法院判決

原告

台達電子工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

陳啟舜 律師

複代理人

楊翠玲 律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年1 月24日經訴字第09706101330 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）92年8 月26日以「馬達定子、馬達定子的本體結構及其製造方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並發給發明第I221696 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違專利法第22條第4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年6 月28日以（96）智專三（二）04099 字第09620359910 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年1 月24日經訴字第09706101330 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴證據1 、2 、3 可否證明系爭專利不具進步性？

⑵被告未就參加人96年3 月12日就申請專利範圍第12、16、21項變更舉發理由給予原告陳述之機會，是否合法？

⑶原處分是否有訴外裁判之違法？

㈠原告主張：

⒈原處分理由㈢已違反行政程序法第102 條之規定，具有重大程序欠缺之重大行政瑕疵，應予以撤銷：

⑴依據被告95年7 月24日施行之「專利審查基準」第5-1-12頁所載：「舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯，必要時亦得通知雙方當事人面詢，綜合雙方意見以為處分，並於審定書上敘明此等事項。」是以，除非舉發人之補充理由已見於先前之舉發理由，否則依法定程序，專利專責機關一定要通知專利權人補充答辯；且其主要在約束舉發人，避免「舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行」，而非限制專利權人之答辯權利。是訴願決定機關顯係錯誤理解前揭審查基準之規定。

⑵查訴願決定機關指出舉發人（即本件參加人）96年3 月12日所提之舉發補充理由書未脫舉發證據1 至3 （按證據1 為90年8 月11日審定公告之第00000000號發明專利案；證據2 為西元1994年7 月19日公開之美國第5,331,237 號專利案；證據3 為西元1998年12月29日公開之美國第5,853,513 號專利案，下同）不具進步性之範疇，應視為前揭審查基準中「補充理由意旨已見於先前之舉發理由者」，而得不發交答辯之情形，亦為對審查基準未臻了解而產生之矛盾。因舉發人若要提出補充理由，需在原舉發理由提出後1 個月內補充，否則將被視為新證據，而不能為審查機關所接受。惟若是只要在1 個月內補充被接受即可認定為未脫證據1 至3 之範疇，而可被直接視為「補充理由意旨已見於先前之舉發理由者」，則舉發人又何必補充理由，且專利權人等於是無任何可對補充舉發理由進行答辯之機會，此非審查基準之主要立意。是訴願決定顯為訴願決定機關對於審查基準錯誤解讀及邏輯判斷上之矛盾所做出之決定。

⑶按「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」為行政程序法第102 條之規定。由原處分理由㈢所稱「…參加人於96年3 月12日針對原告前述申請專利範圍更正本表示意見，主張…12項所進一步限定已揭示於證據1 …16項所進一步限定之技術特徵為習知…21項所進一步限定已揭示證據2 …」可知，參加人曾於96年3 月12日向被告提出補充意見，且以原處分理由㈢所述與原舉發理由書相比對，參加人至少在申請專利範圍第12、16及21項捨棄原使用理由而改用相異論點作為補充，因此參加人之補充理由係針對原告之修正進行補充，絕不屬於先前之舉發理由。依據前揭審查基準之規定，被告在作成行政處分前，必須通知專利權人補充答辯，惟原告直至收到原處分時始知參加人理由變更，此舉無異違反前揭審查基準之規定，並完全剝奪原告充分陳述意見之機會，故被告實已違反行政程序法第102 條之規定，具有重大程序欠缺之重大行政瑕疵，應予以撤銷。

⒉原處分理由已構成「訴外裁判」：

⑴由於被告未將參加人於96年3 月12日提出的補充意見提供給原告，因此原告在此得以在不需考慮此補充意見之情形下，判斷被告是否是基於原舉發理由作出審定。

⑵遍查舉發理由書全文，參加人完全未提及「系爭案申請專利範圍第1 項所載『模壓法』已揭示於證據一第10頁第6 行『一體馬達定子結構…上、下極片與導磁管成延續一體，有較佳之導磁通路』」等論點，惟被告卻於原處分理由㈣、㈨中以之作為「否定系爭案申請專利範圍第1 、9 項」的主要論點，故其實際上已超出參加人所主張之範圍。按專利舉發事件係採當事人進行主義，即核准之專利有無違反專利法規定之情事，只依關係人所舉之證據審查，專利及行政爭訟受理機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以審查（最高行政法院《89年7 月1 日改制前為行政法院，下同》82判字2460號判決參照），因此被告僅能就參加人所提出之理由與證據範圍內進行審理。是原處分理由㈣、㈨已超出參加人所主張之範圍，而有構成「訴外裁判」之情事，應予撤銷。

⑶原處分理由㈤、㈧、及已超出參加人所主張之範圍，而有構成「訴外裁判」之情事：

①依舉發理由書第20至23頁可知，參加人所持之理由與被告所陳述之理由不同，如參加人認為申請範圍第3項僅被證據2 或3 所揭示，惟原處分理由㈤卻認定申請專利範圍第3 項為證據1 所揭示；參加人認為申請範圍第8 項（原申請專利範圍第12項）僅被證據1 所揭示，惟原處分理由㈧卻認定申請專利範圍第8 項為習知；參加人認為申請範圍第12、13及21項（原申請專利範圍第16、17及29項），相對應之舉發理由皆是在舉發補充理由中增加。

②由上可知，原處分理由㈤、㈧、及已超出參加人所主張之範圍，而有構成「訴外裁判」之情事；且被告並未通知原告答辯，顯係已自知若為該審定理由將具有「訴外裁判」之缺陷，故通知參加人進行補充。是被告及訴願決定機關皆有邏輯判斷上謬誤及瑕疵，原處分應予撤銷。

⒊原處分關於證據1 至3 的技術推論顯有認定事實錯誤之違誤，系爭專利確實具有可專利性：

⑴系爭專利申請專利範圍第1、9及14項確實具專利性：

①由證據3 說明書第2 至12欄之敘述，或是其各圖示之結構，均顯示其係使用射出成形方式形成上下相互鏡射的定子結構，且其技術所教示之脫膜成形方法也僅能適用於形成「上下相互鏡射的結構」；而由系爭專利申請專利範圍第1 項限制可知，系爭專利之馬達定子結構因上下凸齒之投影位置為錯位設置，並非上下相互鏡射的結構，因此絕不可能利用證據3 所揭示之技術成形，因此證據3 依然未揭露任何「關於一體成型成非鏡射形狀馬達定子」的技術。再者，由於證據1 之板片10必須要捲曲結合，而由證據3 之定子可知，此定子是不能被捲曲的，因此「證據1 、3 不可結合」係為不容否認之事實。

②被告先忽略「證據1 、3 均未揭示系爭案申請專利範圍第1 、9 及14項技術」的情事，逕自作出「熟悉此技藝者參酌『證據1 、3 』組合所能輕易完成」之認定，實屬邏輯上之謬誤。訴願決定所稱「證據3 使用粉末冶金…，然二者之製造成形方法係屬相同」，亦顯為其對於訴願理由理解之疏漏以及技術認定具有瑕疵；原告已於訴願理由書明確指出射出成形以及模壓法並非相同之成形方法，且第一凸齒與第二凸齒之錯位（非鏡射）結構已與鏡射之結構特徵明確不同，並已充分揭露在系爭專利申請專利範圍中，因此訴願決定機關不應將二種不同之製作方法視為相同，並直接認為製作方法與結構形狀具有必然之關係，而在未充分指出證據1 、3 技術特徵上之連結關係下，即草率認定系爭專利不具進步性。

③按「⑴進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。」為「專利審查基準」第2 篇第3 章第3.6 節審查注意事項所載。由於被告係以完全拆解證據1 至3 和系爭專利之片段文字，而未確實以申請專利範圍第1 、9 及14項之整體特徵為對象進行研判，故顯違前揭審查基準之規定。

④綜上，證據1 至3 不僅未揭示系爭案申請專利範圍第1 項的「一體成型形成一特定形狀馬達定子結構」、第9 項的「一體成型形成一特定形狀的馬達定子本體結構」及第14項所揭露「一體成型形成一特定形狀的馬達定子本體結構的製造方法」；且所採用之技術及相關步驟亦異於系爭專利申請專利範圍第1 、9 及14項；甚至證據1 還需經不少後製程序才能完成其最終馬達定子形狀。此等明顯差異，被告均予以忽略，並採用擷取片段且與實情不符的文字，錯誤斷定系爭專利申請專利範圍第1 項可由「證據1 、2 」或「證據1 、3 」所得到，此等推論顯有違背常理的推斷，且與事實不符，系爭專利申請專利範圍第1 、9 及14項確實具專利性。

⑵按「⑶獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」為「專利審查基準」第2 篇第3 章第3.6 節審查注意事項所載。由於更正後之系爭專利申請專利範圍第2 至8 項、第10至13項及第15至22項為分別依附申請專利範圍第1 、9 及14項之附屬項，且系爭專利申請專利範圍第1 、9 及14項具有專利性，因此依據前揭審查基準之規定，系爭專利申請專利範圍第2 至8 項、第10至13項及第15至22項亦應具有進步性無虞。

㈡被告主張：

⒈依被告「專利審查基準」第5-1-12頁所示：「舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯。」查參加人係於93年11月30日備具理由針對系爭專利提出舉發之申請，嗣經原告答辯並於95年8 月17日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人復於96年3 月12日針對前揭更正本補充舉發理由，而被告固未將該舉發補充理由發交原告答辯，即逕為本件處分。惟查，參加人93年11月30日舉發理由主要係主張系爭專利各項申請專利範圍為其所屬技術領域中具有通常知識者任意組合證據1至3 所能輕易完成，不具進步性；而其於96年3 月12日舉發補充理由書中就系爭專利各項申請專利範圍與舉發證據之比對雖有細節性差異，然大致上仍未脫以證據1 至3 主張系爭專利不具進步性之範疇。是以，參加人所提前揭舉發補充理由書顯屬前揭審查基準所述「補充理由意旨已見於先前之舉發理由」而得不發交答辯之情形，且本件爭議之事實客觀上亦已臻明確，故被告未將前揭舉發補充理由發交原告答辯即為本件處分，其處理程序於法尚無不合。

⒉有關原告主張原處分理由已構成「訴外裁判」一節。查參加人所提舉發理由及補充理由原則上均以證據1 至3 之組合作為系爭專利各項申請專利範圍不具進步性之論據，而原處分理由亦以參加人所提出之證據1 至3 之技術內容，參照參加人舉發理由予以認定，並未超出舉發主張之範疇。原告僅以參加人93年11月30日舉發理由作為本件舉發主張之範疇並據此指摘原處分，亦無足採。

⒊查原處分係依據進步性審查，證據1 之沖壓與系爭專利之模壓不同，惟不同只能證明具新穎性而已，原告對原處分有誤解。證據1 至3 均為馬達技術領域，況證據1 至3 均教示製造方法，並無原告所稱不能組合的情形。另原處分業已針對逐項論述甚明，不再贅述。

㈢參加人主張：

⒈原處分並無重大程序欠缺之重大行政瑕疪：原告於起訴理由壹略謂：「除非關係人之補充理由已見於先前之舉發理由，否則依法定程序被告一定要通知原告補充答辯。關係人曾於96年3 月12日向被告提出補充意見，且以審定理由㈢所述與原舉發理由書相比對，關係人至少在申請專利範圍第12、16、21等項捨棄原使用理由而改用相異論點作為補充。是故，關係人之補充理由係針對原告之修正進行補充，絕不屬於先前之舉發理由，故依據前述審查基準規定，被告在作成行政處分前，必須通知專利權人補充答辯。然而，原告直至收到原處分時始知關係人理由變更，此舉無異違反前述審查基準規定並完全剝奪原告充分陳述意見之機會，故被告具有重大程序欠缺之重大行政瑕疪。…」云云。惟查：

⑴參加人所提出舉發補充理由係針對原告更正後之申請專利範圍表示意見，同時參加人係依原舉發所附證據為基礎，並未增加新證據。更何況，參加人所提舉發補充理由乃以系爭專利申請專利範圍更正本於法不合為先位聲明，主張被告應不准其更正，合先陳明。

⑵查原告所提申請專利範圍更正本，係將原依附於該公告本第1 項（第1 獨立項）之第5 至8 項合併為更正本第1 項（第1 獨立項），以及將原依附於公告本第13項（第2 獨立項）之第18至21項合為更正本第9 項（第2 獨立項），其餘附屬項次亦隨之調整。

⑶原告所主張之系爭專利申請專利範圍更正本第12、16及21項，係分別對應於系爭專利申請專利範圍公告本第16、24及29項。

⑷參加人所提舉發理由書第23頁第8 行以下記載：「因此系爭案第2 至12、14至21及23至30項之技術特徵未相對於證據1 至3 之組合技術產生『突出的技術特徵』或增進任何其他『顯然的進步』，故系爭案第2 至12、14至21及23至30項確實不具進步性」。

⑸參加人所提舉發補充理由書理由第3 、12、16及21項，已分別就系爭專利申請專利範圍更正本第12、16及21項應不具進步性表示意見。

⑹既原告就系爭專利申請專利範圍提出更正已如前述，參加人自有必要隨之重新整理原舉發理由中關於公告本各請求項之主張，而舉發補充理由中關於申請專利範圍更正本第12、16及21項之主張，仍未逸脫原舉發理由書之主張，即：「證據1 至3 之組合可證明系爭案（申請專利範圍公告本）第2 至12、14至21及23至30項確實不具進步性」。

⑺因此，參加人對系爭專利申請專利範圍更正本第12、16、21等項之相關主張，並非捨棄原舉發理由而改採相異論點，從而，縱被告在作成行政處分前未再通知專利權人補充答辯，亦無違反專利審查基準規定或剝奪原告陳述意見機會可言，因此，原處分並無原告所指摘程序欠缺之行政瑕疪。

⒉原處分並無訴外裁判：原告於起訴理由貳略謂：關係人完全未提及「系爭專利第1 項所載『模壓法』已揭示於證據1 第10頁第6 行『一體馬達定子結構…上、下極片與導磁管成延續一體，有較佳之導磁通路』等論點，而被告卻於審定理由㈣、㈨中，以之作為『否定系爭案申請專利範圍第1 、9 項』的主要論點，因此被告之審定理由㈣、㈨已然超出關係人所主張之範圍。…關係人認為申請範圍第3 項僅被舉發證據2 或舉發證據3 所揭示，而審定理由㈤卻認定申請專利範圍第3項被舉發證據1 所揭示。關係人認為申請範圍第8 項（原申請專利範圍第12項）僅被舉發證據1 所揭示，而審定理由㈧卻認定申請專利範圍第8 項為習知。關係人認為申請範圍第12項、第13項及第21項（原申請專利範圍第16項、第17項及第29項），相對應之舉發理由皆是在舉發補充理由中增加。審定理由㈤、㈧、及已然超出關係人所主張之範圍，已構成『訴外裁判』之情事。…」云云。惟查：

⑴既系爭專利申請專利範圍更正本第1 項，已將原依附於公告本第1 項（第1 獨立項）之第5 至8 項合併，參加人自有必要隨之重新整理原舉發理由中關於公告本各該請求項之主張，而於舉發補充理由中將原關於公告本第1 項及依附之第5 至8 項之主張作相對應之合併，合先說明。

⑵參加人所提舉發理由並非如原告所聲稱僅主張「申請範圍第3 項僅被舉發證據2 或舉發證據3 所揭示」、「申請範圍第8 項（原申請專利範圍第12項）僅被舉發證據1 所揭示」。原告該理由與事實相悖。

⑶經查，參加人已於舉發理由書第23頁第8 行以下主張：「因此系爭案第2 至12、14至21及23至30項之技術特徵未相對於證據1 至3 之組合技術產生『突出的技術特徵』或增進任何其他『顯然的進步』，故系爭案第2 至12、14至21及23至30項確實不具進步性」。同頁倒數第8行以下復主張：「熟悉該項技術者可清楚比對系爭案第1 至30項僅係運用申請前既有證據1 之一體成型構造及證據2 、3 之一體成型製程步驟之相同技術完成者，因而能輕易完成且未能增進功效者」。次查，舉發補充理由書第4 頁倒數第6 行以下另主張：「因此，系爭專利申請專利範圍更正本第1 項（第1 獨立項）之技術內容亦僅係利用該證據1 與證據2 ，或證據1 與證據3 之片斷技術相組合，該申請專利範圍更正本第1 項亦不具進步性」。

⑷按西元2004年版專利審查基準第2-3-21、第2-3-22頁「附件1 」規定，判斷請求項中所載之新型是否具進步性，應注意下列事項：「相關先前技術所揭露之內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」。

⑸既參加人如前所示，已於舉發理由書主張證據1 至3 或其組合可證明系爭專利申請專利範圍公告本第1 項，以及，已於舉發補充理由書主張證據1 與證據2 ，或證據1 與證據3 之組合，可證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性。從而，被告依該等明確記載的主張內容，依法審查而認定系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性，自無超出舉發主張而為審定可言，是原處分並無「訴外裁判」之違誤，原告前開主張並無理由。

⒊被告關於舉發證據1 、2 、3 的技術推論並無認定事實上之違誤：原告於起訴理由參主張：「一、被告先忽略『舉發證據1及舉發證據3 均未揭示系爭案申請專利範圍第1 項。第9項以及第14項技術』的情事，逕自作出『熟悉此項技藝者參酌證據1 與3 組合所能輕易完成』等實屬邏輯上之謬誤。…原告於訴願理由書中明確指出射出成形以及模壓法並非相同之成型方法，且第一凸齒與第二凸齒之錯位（非鏡射）結構已與鏡射之結構特徵明確不同，並已充分揭露在系爭案申請專利範圍中，訴願機關不應將兩種不同之製作方法視為相同，並直接認為製作方法與結構形狀具有必然之關係，而在未充分指出證據1 與3 技術特徵上之連結關係下，草率認定本案不具進步性。二、被告並未對本案之進步性以『一體觀之』之，又僅以判斷事實，又僅以擷取各舉發證據中之片斷內容且無指出彼此間技術之組合關係即作出申請專利範圍第2 項至第8 項、第10項至第13項以及第15項至第22項為熟習技藝者可輕易完成，不具進步性的錯誤審定，…」云云。惟查：

⑴「進步性之審查應以每一請求項中所載之新型的整體為對象，若該新型所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術，判斷該新型為顯而易知時，即應認定該新型為能輕易完成者，不具進步性」。又，判斷請求項中所載之新型是否具進步性，應注意下列事項：「相關先前技術所揭露之內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」。

⑵查證據1 說明書第7 頁第5 行所揭示「一體馬達定子」之名詞，係指「導磁筒與上、下極片為一不可分開之單元體，可以不必經過銲接、黏接等加工完成」者而言。另證據1 申請專利範圍第13項則揭示：「一體馬達定子之板片，係由導磁材料形成，包含：中央區，由上界線、下界線及二端邊圈圍而成；上極片區，由中央區之上界線延續，係由二邊及一遠離中央區之第三邊形成；下極片區，由中央區之下界線延續，係由二邊及一遠離中央區之第三邊形成」。

⑶訴願決定機關所認定該證據1 係由板材經沖壓、捲圈再連結之程序而成形云云，僅為證據1 說明書所揭示之其一實施例，且與證據1 申請專利範圍第13項所揭示之內容不符。

⑷與系爭專利申請專利範圍更正本第1 項界定之技術內容相較，證據1 所併入之「模壓法、熱壓法、離心力加壓法或射出成形法」，係對所界定之「一體成型」本體結構的成形方式加以描述；且證據2 亦揭示「採用粉末冶金」製造定子之技術；以及，證據3 亦揭示「使用粉末冶金射出成形方式」製造「一體成型定子200 」之技術；另系爭專利之「模壓法」亦已揭示於證據2 、3 中。因此，組合證據1 「本體結構」之外觀形狀與證據2 「粉末冶金一體成型」技術，或組合證據1 「本體結構」之外觀形狀與證據3 「粉末冶金一體成型」技術，可以證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 、9 及14項（獨立項）為該所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，並不具進步性。從而被告及訴願決定機關之認定並無違誤。

⑸被告之處分理由㈣、㈨、已分別就系爭專利申請專利範 圍更正本第1 、9 及14項（獨立項）不具進步性之理由詳為論述，且處分理由㈤至㈧、㈩、及至亦就何以認定系爭專利各附屬項不具進步性之理由詳加說明，因此被告依法認定系爭專利不具進步性並無違誤，原告主張無理由。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4 項所明定。

二、原告於92年8 月26日以「馬達定子、馬達定子的本體結構及其製造方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並發給發明第I221696 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違專利法第22條第4項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年06月28日以（96）智專三（二）04099 字第09620359910 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：

⑴證據1 、2 、3 可否證明系爭專利不具進步性？

⑵被告未就參加人96年3 月12日就申請專利範圍第12、16、21項變更舉發理由給予原告陳述之機會，是否合法？

⑶原處分是否有訴外裁判之違法？

三、關於⑴證據1 、2 、3 可否證明系爭專利不具進步性部分：

㈠系爭第00000000號「馬達定子、馬達定子的本體結構及其製造方法」發明專利案，依其95年8 月17日申請專利範圍更正本所示，其申請專利範圍共22項，其中第1 項、第9 項及第14項為獨立項，其餘則為直接或間接依附於各該獨立項之附屬項。因原告所提系爭專利95年8 月17日申請專利範圍更正本與原公告本相較，並未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第1 項第1 款及第2 項之規定，為申請專利範圍之減縮，故被告准予更正，於法並無不合，本件應依該更正本審查。

㈡又參加人所提舉發附件1 為系爭專利之專利公報及說明書公告本影本；附件2 為90年8 月11日審定公告之第00000000號「一體馬達定子及其形成方法」發明專利案（即證據1 ）；附件3 為系爭專利與證據1 比較示意圖；附件4 為西元1994年7 月19日公開之美國第5,331,237 號「STEPPING MOTOR」專利案（即證據2 ）；附件5 為證據2 之部分內容中譯本；附件6 為西元1998年12月29日公開之美國第5,853,513 號「ME THOD OF PRODUCING A STATOR FOR A DISK DRIVE MOTOR」專利案（即證據3 ）；附件7 為證據3 之部分內容中譯本。

㈢又系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項及第14項證據1 、3 之組合相較：系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項及第14項所述「一本體結構」、「一中空套筒、具有一第一端面以及一第二端面」、「複數個第一凸齒」及「複數個第二凸齒」、「當該等第一凸齒沿著該中空套筒的軸向而投影在該第二平面上時，每一第一凸齒落在二個第二凸齒之間」，及申請專利範圍第1 項所載「一絕緣層，形成於該中空套筒的外表面上；一線圈，繞於該絕緣層上；一電路基板，設置於該等第二凸齒下方；以及一定子座，套設於該中空套筒內」等，係分別對應於證據1 之「馬達定子」、「導磁筒」、「上極片」及「下極片」、證據1 說明書第8 頁最後1 行「上極片與下極片成互補錯開之設計」（參照證據1 圖2 ）、第9 頁第17行及第22行（即證據1 圖4 及圖5 ）。而系爭專利申請專利範圍第1 項及第9 項「該中空套筒、該等第一凸齒以及該等第二凸齒係為模壓法、熱壓法、離心力加壓法或射出成形法一體成型」，其中所述「模壓法」已揭示於證據1第10頁第6 行「一體馬達定子結構…上、下極片與導磁管成延續一體，有較佳之導磁通路」；另其所載「射出成形法」亦已為證據3 第6 欄第41行「…a metal injection molding …」所揭示；雖該2 項申請專利範圍所載「熱壓法、離心力加壓法」與證據1 及3 之組合有「製程設計」之差異，惟就一體成形而言，系爭專利說明書第13頁第4 段所述「一體成形…導磁路徑無習用因接合所產生漏磁現象」，與證據1第10頁第6 行所載「一體馬達定子結構…上、下極片與導磁管成延續一體，有較佳之導磁通路」，二者功效實質相當。另申請專利範圍第14項所述「提供金屬粉末；以及造形該金屬粉末而成為一胚料」，則已揭示於證據3 第5 欄第37至55行。是以，系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項及第14項均為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌「證據1 及3 」之組合所能輕易完成。

㈣又系爭專利申請專利範圍第2 項及第3 項所述「該絕緣層之材料為塑膠」及「該本體結構的材質為鐵心粉末」，其所採用之技術特徵已分別揭示於證據1 說明書第9 頁第17行（即證據1 圖4 ）及證據1 說明書第8 頁第2 行；申請專利範圍第4 項所述「該本體結構的材質為包覆於絕緣之環氧樹脂內的鐵心粉末」已為證據2 第3 欄或證據3 第5 欄所揭示；申請專利範圍第5 項「該電路基板上具有一電路，用以感測一轉子組的位置及控制該馬達定子的磁場」及第6 項「該定子座包括一底座以及一圓形軸承柱，該圓形軸承柱凸出於該底座的中央，用以穿過該電路基板且套接於該中空套筒」亦已揭示於證據1 圖5 ；申請專利範圍第7 項「該定子座之該底座係為一絕緣體」及第8 項「該絕緣體的材質為塑膠」之技術特徵，則為單純習知技術運用而已；申請專利範圍第10項及第11項所述「該第一平面與該第二平面互相平行」及「該第一、二平面與該中空套筒的軸向垂直」之技術特徵已揭示於證據1 ；申請專利範圍第12項及第13項所載「其中，該中空套筒、該等第一凸齒以及該等第二凸齒是由鐵心粉末所製成」及「該中空套筒、該等第一凸齒以及該等第二凸齒是由包覆於絕緣之環氧樹脂內的鐵心粉末所製成」等技術特徵已為證據1 或2 或3 所揭示；申請專利範圍第18項「該金屬粉末為包覆於絕緣之環氧樹脂內的鐵心粉末」之技術特徵，亦已揭示於證據2 第3 欄第4 行至第15行或證據3 第5 欄第37行至第55行；申請專利範圍第22項「該金屬粉末係以射出成形法（injection molding ）來造形」之技術特徵則已揭示於證據2 第3 欄第4 行至第15行或證據3 第6 欄第41行至第66行；是以，系爭專利申請專利範圍第2 項至第8 項、第10項至第13項、第18項及第22項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌「證據1 與2 」或「證據1 與3 」之組合所能輕易完成。

㈤另系爭專利申請專利範圍第15項、第16項及第17項所載「其更包括燒結該胚料而成為一燒結件」、「更包括修正該燒結件的尺寸」、「金屬粉末為鐵心粉末」等技術特徵，亦已揭示於證據3 第5 欄第37行至第55行；是該3 項申請專利範圍亦為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌「證據1 與3 」之組合所能輕易完成。

㈥系爭專利申請專利範圍第19項、第20項及第21項所述「該金屬粉末係以模壓法來造形」、「該金屬粉末係以熱壓法來造形」及「該金屬粉末係以離心力加壓法（compacting by centrifuging）來造形」等技術特徵，則已揭示於證據2 第3欄第4 行至第15行；是以，系爭專利申請專利範圍第19項至第21項亦均為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌「證據1 與2 」之組合所能輕易完成。

㈦綜上，組合證據1 、2 、3 可證明系爭專利不具進步性。

四、關於⑵被告未就參加人96年3 月12日就申請專利範圍第12、16、21項變更舉發理由給予原告陳述之機會，是否合法部分：

㈠原告稱：參加人曾於96年3 月12日向被告提出補充意見，與原舉發理由書相比對，參加人至少在申請專利範圍第12、16、21等項捨棄原使用理由而改用相異論點作為補充。是故，參加人之補充理由係針對原告之修正進行補充，絕不屬於先前之舉發理由，依審查基準規定，被告在作成行政處分前，必須通知專利權人補充答辯。然而，被告並未通知專利權人補充答辯，故原處分顯有重大瑕疪云云。

㈡惟查：

⒈按依被告「專利審查基準」第5-1-12頁所示：「舉發人於舉發審定前補提理由或證據者，仍應通知專利權人補充答辯。惟於實務上有舉發人藉其不斷補充理由再交付答辯之爭訟程序，延宕審查之進行，對於此等情事，專利專責機關於先行審視該補充理由後，對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，得不予交付答辯。」故如對於爭議事實客觀上已臻明確者，或該補充理由意旨已見於先前之舉發理由者，自得不予交付答辯。

⒉本件參加人係於93年11月30日備具理由針對系爭專利提出舉發之申請，嗣經原告答辯並於95年8 月17日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人復於96年3 月12日針對前揭更正本補充舉發理由。

⒊查原告所提申請專利範圍更正本，係將原依附於該公告本第1 項（第1 獨立項）之第5 至8 項合併為更正本第1 項（第1 獨立項），以及將原依附於公告本第13項（第2 獨立項）之第18至21項合為更正本第9 項（第2 獨立項），其餘附屬項次亦隨之調整。而原告所主張之系爭專利申請專利範圍更正本第12、16及21項，係分別對應於系爭專利申請專利範圍公告本第16、24及29項。參加人所提出舉發補充理由則係針對原告更正後之申請專利範圍表示意見，同時參加人係依原舉發所附證據為基礎，並未增加新證據。

⒋原告就系爭專利申請專利範圍提出更正，參加人自有必要隨之重新整理原舉發理由中關於公告本各請求項之主張，而舉發補充理由中關於申請專利範圍更正本第12、16及21項之主張，仍未逸脫原舉發理由書之主張，即：「證據1至3 之組合可證明系爭案（申請專利範圍公告本）第2 至12、14至21 及23 至30項確實不具進步性」。

⒌是以，參加人所提前揭舉發補充理由書顯屬前揭審查基準所述「補充理由意旨已見於先前之舉發理由」而得不發交答辯之情形，且本件爭議之事實客觀上亦已臻明確，已如上述，故被告未將前揭舉發補充理由發交原告答辯即為本件處分，其處理程序於法尚無不合。

五、關於⑶原處分是否有訴外裁判之違法部分：

㈠原告稱：由於被告未將參加人於96年3 月12日提出的補充意見提供給原告，因此原告自得在不需考慮此補充意見之情形下，判斷被告是否有訴外裁判之違法，遍查舉發理由書全文，參加人完全未提及「系爭案申請專利範圍第1 項所載『模壓法』已揭示於證據一第10頁第6 行『一體馬達定子結構…上、下極片與導磁管成延續一體，有較佳之導磁通路』」等論點，惟被告卻於原處分理由㈣、㈨中以之作為「否定系爭案申請專利範圍第1 、9 項」的主要論點，故原處分顯有訴外裁判之違法云云。

㈡惟查：

⒈參加人所提舉發理由及補充理由原則上均以證據1 至3 之組合作為系爭專利各項申請專利範圍不具進步性之論據，而原處分理由亦以參加人所提出之證據1 至3 之技術內容，參照參加人舉發理由予以認定，並未超出舉發主張之範疇。原告僅以參加人93年11月30日舉發理由作為本件舉發主張之範疇並據此指摘原處分，亦無足採。

⒉何況參加人已於舉發理由書主張證據1 至3 或其組合可證明系爭專利申請專利範圍公告本第1 項，以及，已於舉發補充理由書主張證據1 與證據2 ，或證據1 與證據3 之組合，可證明系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性。從而，被告依該等明確記載的主張內容，依法審查而認定系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具進步性，自無超出舉發主張而為審定可言，是原處分並無「訴外裁判」之違誤。

六、綜上，原告所述為不可採。從而，被告以系爭專利有違專利法第22條第4 項規定，所為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭