臺灣高等法院93年度智上字第18號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　93年度智上字第18號

上訴人

萬國電腦股份有限公司

法定代理人

陳立青

訴訟代理人

陳世寬律師

訴訟代理人

程守真律師

訴訟代理人

莊植寧律師

被上訴人

艾斯艾姆開股份有限公司

被上訴人

兼 法 定

代理人

甲○○○

共同訴訟代理人

陳和貴律師

　　　　　　鍾文岳律師

　　　　　　徐嶸文律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十三年七月二十一日台灣台北地方法院九十二年度智字第五七號第一審判決提起上訴，經本院於九十四年十月十八日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、本件上訴人聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）五百萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢被上訴人應即停止各別或共同製造、要約販賣、販賣、使用及為上述目的而進口任何侵害上訴人所有中華民國第一八二八八０號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利權之物品。㈣被上訴人於本件損害賠償訴訟判決其敗訴確定後，應共同具名以全十版之篇幅連續三日登載道歉啟事於經濟日報及工商時報第一版下方，其等費用應由被上訴人共同負擔；並被上訴人艾斯艾姆開股份有限公司應將本件損害賠償之確定判決書如實登載於該公司網站之首頁一個月。㈤上開第二項之請求，願以現金或第一商業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人聲明求為判決：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願預供擔保，請准宣告免為假執行。

二、上訴人之法定代理人已由劉文聰變更為陳立青，業據其提出該公司基本查詢資料為證，並具狀聲明承受訴訟並續行訴訟，核無不合。

三、上訴人起訴主張：伊係中華民國第一八二八八０號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利 (下稱系爭專利）之共同專利權人之一，專利期間自民國（下同）九十年十一月十一日起至一０一年十二月六日止，因伊疑被上訴人艾斯艾姆開股份有限公司（下稱艾斯艾姆開公司）所製造、販賣、進口型號為「3-IN-1 Connector（SMK Socket）」之記憶卡訊號轉接器之構造與系爭專利之專利權範圍相同，遂於市面上購得系爭物品送請台灣經濟發展研究院鑑定結果認為系爭物品之構造與系爭專利之專利權範圍相同，則被上訴人艾斯艾姆開司未經伊授權而使用系爭專利，顯已侵害伊之專利權；又被上訴人甲○○○（下稱甲○○○）係艾斯艾姆開公司之董事長，依公司法第二十三條之規定，應與艾斯艾姆開公司負共同侵權行為連帶損害賠償責任等情，爰依專利法第一０八條規定準用同法第八十四條第一項、第八十五條及第八十九條規定，求為命被上訴人連帶賠償、停止侵害及登載道歉啟事如上訴聲明第㈡、㈢、㈣項之判決。被上訴人則以：系爭物品並未侵害系爭專利，經伊送請財團法人中國生產力中心鑑定結果認為二者之構成要件顯然不同，且系爭物品使用之技術屬習知技術，非屬系爭專利之權利範圍，上訴人之請求自無理由等語，資為抗辯。

四、兩造不爭執之事實：

㈠上訴人係中華民國第一八二八八○號記憶卡之訊號轉接器新型專利之共同專利權人之一（另一專利權人係為泰碩電子股份有限公司），專利權期間自九十年十一月十一日起至一０一年十二月六日止。又訴外人精威科技股份有限公司、陳慶忠、陳宏慶對系爭專利提出舉發，經經濟部智慧財產局審定之結果認舉發案不成立，是上訴人本件專利權現仍有效存在（見原審卷㈠卷十一頁至十二頁之專利證書及專利公報、一九Ｏ頁至二Ｏ六頁之舉發審定書）。

㈡上訴人享有本件專利權範圍，依據專利公報所載內容如下：

⒈一種記憶卡之訊號轉換器，包括一板型基座及固定於基座上、下兩面之基板，其特徵在於：基座從記憶卡插入端之一側沿水平方向至另一側加以延伸，並利用空間交互重疊的方式形成複數個可以容納不同型式、尺寸之記憶卡的槽位，使上述之基座及二基板相互組立後，基座上的槽位自然成為一個可以容納不同型式記憶卡插入定位之位置，使此轉接器可提供不同型式記憶卡插入並發生訊號轉接作用。

⒉如申請專利範圍第一項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中基板上分佈有電路連接組態，兩基板之間又以導通元件將彼此之訊號相連，且兩基板都在面對上述基座的板面上焊接有複數組接觸元件，供記憶卡在插入基座後能與該接觸元件接觸導通者。

⒊如申請專利範圍第一或第二項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中一基板在遠離記憶卡插入端的板面上，設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。

⒋如申請專利範圍第一或第二項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中一基板在遠離記憶卡插入端的板面外另以導通元件連接有一輔助基板，並在該輔助基板的板面上設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。

⒌如申請專利範圍第一項所述之記憶卡之訊號轉接器，其中二基板在遠離記憶卡插入端的板面外各以導通元件連接有一輔助基板，並在該輔助基板的板面上設有與外接介面或設備端連接導通的若干接點及控制IC。前開申請範圍其中第一項係為獨立項，另第二至五項為附屬項（見原審㈠卷十二頁之新型專利公報）。

㈢上訴人於起訴前曾委請臺灣經濟發展研究院鑑定結果，認為依據「全要件原則」兩造之物品構成要件五項有二項不相同（見原審㈠卷六一頁），但依據「均等論原則」得出實質相同之結果，而認定有侵害專利權（見原審㈠卷六六頁），又因無法調閱本件專利於申請期間、公告期間或取得專利後之相關專利權人與經濟部智慧財產局往來資料，專利權人亦未提供此部分資料，故前開鑑定報告並未進一步實施禁反言原則之鑑定（見原審㈠卷六七頁）。

㈣被上訴人於起訴前亦曾委請財團法人中國生產力中心鑑定結果，認為經依據「全要件分析」、「均等論分析」結果，認與本件專利範圍與實質均不相同（見原審㈠卷九九頁一００頁）。又因無本件取得專利之原始紀錄資料，故未進一步實施禁反言原則之鑑定（見原審㈠卷一０一頁）。

五、上訴人雖主張被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器侵害伊系爭專利權云云，惟為被上訴人所否認，並以前開情詞置辯。經查：

㈠上訴人於起訴前曾自行委請臺灣經濟發展研究院為鑑定結果，認為依據「全要件原則」兩造之物品構成要件五項有二項不相同（見原審㈠卷六一頁），但依據「均等論原則」得出實質相同之結果（見原審㈠卷六六頁）；而被上訴人於起訴前，亦曾自行委請財團法人中國生產力中心鑑定結果，認為經依據「全要件分析」、「均等論分析」結果，認與本件專利範圍與實質均不相同（見原審㈠卷九九頁一００頁），雖有不同，惟經本院囑託財團法人工業技術研究院進行鑑定結果，雖認為被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器與上訴人之新型專利權，在全要件分析方面均相同（見本院外放之專利侵害鑑定報告六頁），另在逆均等論分析方面其範圍亦屬相同（見上開鑑定報告七頁），惟依禁反言分析方面（按禁反言即專利權人在申請中為了避免審核委員利用既有技術核駁，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，依禁反言之原則是不被允許之意），由本件新型專利說明書所示，接觸元件布列方式非系爭專利權創新之要件；又一般記憶卡之訊號轉接器（含被上訴人所生產銷售者在內）設計均有偵測開關，係提供系統記憶卡有無在槽內的訊息，以為作業系統更有效控制系統資源之用，此要件亦不在系爭專利申請範圍內，由上訴人於上證三舉發案答辯理由書中，說明伊係以克服該舉發案就進步性要件作答辯，強調不具備偵測開關較能增進功效（見本院外放證物冊），不論採用與接觸元件相同之彈性金屬片方式（同被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器）是否會如前開上證三所稱會發生接觸不良或易故障，然不需偵測開關，所採技術特徵與系爭專利所強調改良之標的及所預期獲得之效果實無相關，但既已獲准給予專利權，為防止專利權人，在申請中為了避免專利審查委員利用既有技術核駁，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。因此用已補正之申請專利範圍之構成要件作權利要求之主張，俟後欲依補正前之專利範圍主張權利，依禁反言之原則是不允許，不需偵測開關應視為在上訴人補正之專利申請範圍權利主張之內，故本項被上訴人之訊號轉接器與本案申請專利範圍不同（見上開鑑定報告八頁至十頁）。綜上各情，顯見被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器與上訴人之系爭專利權範圍不同。是上訴人主張被上訴人之系爭記憶卡訊號轉接器侵害伊之專利權云云，即不足取。

㈡雖上訴人主張依經濟部智慧財產局九十三年十月五日智專字第0931230017-0號函自公告時起，停止「專利侵害鑑定基準」之適用，並以「專利侵害鑑定要點」作為專利鑑定機構進行鑑定之準據，其鑑定流程中符合全要件原則時，須再依逆均等論檢示，若無逆均等論之適用，即落入專利權文義範圍。則「專利侵害鑑定要點」已刪除「禁反言原則」在符合全要件原則時之適用，而上開鑑定報告書依全要件及逆均等論認定系爭侵害物品與系爭專利之申請專利範圍相同，卻再適用「禁反言」進行鑑定，明顯違反「專利侵害鑑定要點」之流程，其有關「適用禁反言」之鑑定意見及結論殊屬錯誤云云，惟查上訴人係於九十一年七月十九日委請律師致函被上訴人停止侵害伊之專利權、收回侵害物品及洽商賠償事宜（見原審㈠卷七四頁至七六頁之律師函），並於同年底對被上訴人甲○○○提出侵害專利權之刑事告訴，經檢察官為不起訴處分確定（見原審㈠卷七七頁至七八頁之不起訴處分書），嗣再於九十二年八月十三日對被上訴人提起本件損害賠償事件訴訟（見原審㈠卷五頁之起訴狀收文戳），均係主張被上訴人係於九十一年七月間侵害伊之專利權（見上開律師函、不起訴處分書及本件起訴狀），而斯時「專利侵害鑑定基準」並未廢止，其鑑定之準據自應適用「專利侵害鑑定基準」，是財團法人工業技術研究院依行為時之法令「專利侵害鑑定基準」為鑑定，自屬有據。上訴人主張應依經濟部智慧財產局九十三年十月五日公告之「專利侵害鑑定要點」之流程進行鑑定云云，亦無足取。

六、從而，上訴人依據專利法第一０八條規定準用同法第八十四條第一項、第八十五條及第八十九條之規定，請求被上訴人連帶給付五百萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並應立即停止各別或共同製造、要約販賣、販賣、使用及為上述目的而進口任何侵害上訴人所有中華民國第一八二八八０號「記憶卡之訊號轉接器」新型專利權之物品，及被上訴人於本件損害賠償訴訟判決其敗訴確定後，應共同具名以全十版之篇幅連續三日登載道歉啟事於經濟日報及工商時報第一版下方，其等費用應由被上訴人共同負擔，暨被上訴人艾斯艾姆開公司應將本件損害賠償之確定判決書如實登載於該公司網站之首頁一個月，自屬不應准許。原審所為上訴人敗訴之判決，核無違誤。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。