新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限。
重點摘要專利法第 117 條規定,新型專利權人之專利權遭撤銷時,應對其於撤銷前因行使專利權所致他人之損害負賠償責任。
Q · 新型專利被撤銷後,當初告人或寄警告函的,要反賠對方損失嗎?
要。但已依技術報告且盡相當注意者免責
依專利法第 117 條,新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前因行使專利權所致他人之損害,原則上負賠償責任。但但書設有兩項免責要件:行使權利時係基於新型專利技術報告之內容、且已盡相當之注意義務。兩項缺一不可。實務上「相當注意」包括:申請並研讀技術報告六種代碼結論、諮詢專利專業意見、留存決策過程書面紀錄。
在所有專利種類裡,新型專利是最詭異的一種:申請時不做實質審查(檢驗是否真的有新穎性、進步性),繳了錢就發證。這代表你手上的專利證書,可能根本經不起檢驗。117 條就是針對這個結構性風險設計的「自爆裝置」:如果你拿著新型專利去警告別人、寄存證信函、提告,後來這個專利被撤銷了,那些被你害到停業、下架、賠錢的人,可以反過來向你求償。對應的解套方式只有一個:你必須先去智慧財產局申請「新型專利技術報告」(智財局事後做的可專利性評估),根據報告的內容判斷自己的專利強度,並證明自己已盡了相當的注意義務。沒做這道功課就動手警告別人,等於是給對方準備好了反咬你的籌碼。
專利法第 117 條為新型專利權人權利行使風險責任條款,規定權利人於專利遭撤銷後,就撤銷前行使權利所致他人損害負損害賠償責任,但設有「基於新型專利技術報告且已盡相當注意」之免責但書,係 2003 年新型專利改採形式審查制度後最關鍵的權利濫用防制設計。
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三件事按順序做:第一,回函要求對方依專利法第 116 條出示新型專利技術報告。第二,自己向智財局申請舉發,挑戰對方專利的有效性(成功率比想像高,因為新型專利沒做實質審查)。第三,記錄你因為這封警告函造成的所有損失(停產、下架、客戶流失),日後可依本條求償。
對方依專利法第 116 條本來就不能進行警告。你可以發回函明確指出這點,並警告對方若繼續發警告函而專利被撤銷,將依第 117 條追究賠償責任。如果對方還是不顧後果繼續行使權利,你保留所有書面紀錄,這些都是日後求償的關鍵證據。
會,而且風險不小。動手之前你必須做兩件事:先向智財局申請新型專利技術報告,看自己的專利強度(報告會用六種代碼評估可專利性)。如果報告結果不利,建議先撤回或重新評估。如果結果有利,記錄你決策過程的證據,將來如果被反訴可以證明你「已盡相當之注意」。
最大差別在審查方式。發明專利要做實質審查(檢驗是否真的有新穎性、進步性),通常要兩到三年。新型專利只做形式審查(檢查文件格式、申請資格),快的話幾個月就拿到證書。但拿得快的代價是權利不穩。本條的存在就是為這種「先發證後才知道有沒有用」的權利量身打造的。
規定新型專利被撤銷時,權利人對撤銷前行使權利所致他人損害負賠償責任的特別規定,是新型專利形式審查制度的反噬機制核心。
智慧財產局事後依專利法 115 條就新型專利可專利性所作之評估,以六種代碼揭示先前技術文獻檢索結果,是 117 條免責的核心依據。
三件事缺一不可:申請並研讀技術報告六代碼、諮詢專利律師或專利師、留存決策過程書面紀錄。
新型專利採形式審查,僅檢查文件格式不檢驗實質可專利性,所以即使取得專利證書,仍可能因有先前技術文獻而被撤銷。
向智慧財產局提出申請書、繳費(約 NT$5,000)、約 6-9 個月取得報告,可由任何人申請(不限專利權人)。
對方行使權利證據(警告函/存證信函/起訴狀)、實際損害計算(停產損失/律師費/和解金)、智財局撤銷處分書、對方未提示有利技術報告或未盡注意之佐證。
依民法 197 條補充適用:知悉撤銷及加害人後 2 年內、自損害發生時起最長 10 年。
117 條是 184 條在新型專利領域的特別規定,免證對方「故意過失」只需證明對方未盡相當注意,舉證負擔較輕。
| 比較面向 | patent_invention | patent_utility_model |
|---|---|---|
| 審查方式 | 實質審查(檢驗新穎性、進步性、可實施性) | 形式審查(僅檢驗文件格式、申請資格) |
| 權利取得速度 | 2-3 年 | 約 6 個月 |
| 權利穩定性 | 經審查後權利穩固 | 未經實審權利不穩,易遭舉發撤銷 |
| 行使權利前置義務 | 無強制要求出示審查報告 | 依 116 條須提示技術報告方得警告 |
| 撤銷後賠償責任 | 原則無特別賠償責任條款 | 依 117 條原則負賠償責任,符合但書才免責 |
| 專利權期限 | 20 年 | 10 年 |
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以新式樣呈請專利,應指定所使用新式樣之物品,並敘明其類別。 前項物品之分類,由經濟部定之。
以新式樣申請專利,應指定所使用新式樣之物品,並敘明其類別。 前項物品之分類,由經濟部定之。
新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權。 新式樣專利權範圍,以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌創作說明。
新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。 新式樣專利權範圍,以圖說所載之申請專利範圍為準;必要時,得審酌創作說明。
立法理由一、第一項增訂「及近似新式樣」,俾使新式樣專利權之範圍明確。 二、第二項未修正。
前條之圖說應載明新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。 圖說應明確且充分揭露,使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。 新式樣圖說之揭露方式,於本法施行細則定之。
立法理由一、本條新增。 二、原條文第一百十二條第三項修正後,移列修正條文第一項規定。目前實務運作有關新式樣專利圖說應揭露之事項,包括新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面等事項,爰於第一項明定之。 三、為順應國際上對圖說撰寫之方式,並可避免現行實務上申請人常以非主要部分揭露內容作為異議、舉發之主張,致生不必要之困擾,爰將原條文第一百十二條第三項後段「並應敘明物品之用途及新式樣物品創作特點,使熟習該項技藝者能瞭解其內容並可據以實施」等文字,修正為「圖說應明確且充分揭露,使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」明定於第二項。 四、按新式樣圖說之揭露方式,涉及技術性、細節性,無法於本法一一規定,宜授權施行細則定之,爰予第三項明定。
新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限。
立法理由一、條次變更,由原條文第一百零五條移列。 二、第一項修正: (一)新型專利自九十二年修正改採形式審查後,固加速專利權之賦予,然因未經過實體審查,無法認定其權利之有效性,故原條文第一百零四條規定權利人行使權利時,應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告,藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。 (二)為防止權利人不當行使權利或濫用權利,致他人遭受不測之損害,明定新型專利權人行使權利後,若該新型專利權遭到撤銷,除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者外,應對他人所受損害負賠償責任。 三、原條文第二項修正後移列但書規定: (一)原條文第二項係屬新型專利權人舉證免責之規定,自應由新型專利權人負舉證責任,為使舉證責任之分配更加明確,爰修正移列但書規定。 (二)另原條文第二項規定,常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料,亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利;或認為只須取得新型專利技術報告,即得任意行使新型專利權,而不須盡相當注意義務,不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙,亦嚴重影響交易安全。 (三)按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等,並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性,考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉,除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外,並應要求其盡相當之注意義務,始為周妥,爰予修正。
以新式樣呈請專利,應指定所使用新式樣之物品,並敘明其類別。 前項物品之分類,由經濟部定之。
以新式樣申請專利,應指定所使用新式樣之物品,並敘明其類別。 前項物品之分類,由經濟部定之。
新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權。 新式樣專利權範圍,以圖說所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌創作說明。
一、第一項增訂「及近似新式樣」,俾使新式樣專利權之範圍明確。 二、第二項未修正。
一、本條新增。 二、原條文第一百十二條第三項修正後,移列修正條文第一項規定。目前實務運作有關新式樣專利圖說應揭露之事項,包括新式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面等事項,爰於第一項明定之。 三、為順應國際上對圖說撰寫之方式,並可避免現行實務上申請人常以非主要部分揭露內容作為異議、舉發之主張,致生不必要之困擾,爰將原條文第一百十二條第三項後段「並應敘明物品之用途及新式樣物品創作特點,使熟習該項技藝者能瞭解其內容並可據以實施」等文字,修正為「圖說應明確且充分揭露,使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」明定於第二項。 四、按新式樣圖說之揭露方式,涉及技術性、細節性,無法於本法一一規定,宜授權施行細則定之,爰予第三項明定。
一、條次變更,由原條文第一百零五條移列。 二、第一項修正: (一)新型專利自九十二年修正改採形式審查後,固加速專利權之賦予,然因未經過實體審查,無法認定其權利之有效性,故原條文第一百零四條規定權利人行使權利時,應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告,藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。 (二)為防止權利人不當行使權利或濫用權利,致他人遭受不測之損害,明定新型專利權人行使權利後,若該新型專利權遭到撤銷,除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者外,應對他人所受損害負賠償責任。 三、原條文第二項修正後移列但書規定: (一)原條文第二項係屬新型專利權人舉證免責之規定,自應由新型專利權人負舉證責任,為使舉證責任之分配更加明確,爰修正移列但書規定。 (二)另原條文第二項規定,常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料,亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利;或認為只須取得新型專利技術報告,即得任意行使新型專利權,而不須盡相當注意義務,不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙,亦嚴重影響交易安全。 (三)按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等,並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性,考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉,除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外,並應要求其盡相當之注意義務,始為周妥,爰予修正。
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