特許法 第34条の4（登録の効果）

解説

スタートアップを立ち上げ、大学や大手がまだ出願中の特許について、あなたに独占ライセンス（仮専用実施権）を与える契約を結んだ。契約書にサインし、握手も交わした。これで独占権は手に入った、と思い込む。ここに落とし穴がある。特許法34条の4は、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は「登録しなければ、その効力を生じない」と定める。つまり登録は、第三者に対抗するための要件ではなく、効力そのものの発生要件だ。登録しなければ、あなたとライセンサーの間ですら法的な独占権は生じていない。もしライセンサーがその出願を別の会社に売却したら、登録していないあなたの「独占権」は跡形もなく消える。契約書は損害賠償請求の根拠にはなっても、出願を取得した第三者を排除する力はない。一行の登録手続をしたか否かが、独占の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法34条の4は、仮専用実施権の設定、移転（一般承継を除く）、変更、消滅（混同等を除く）または処分の制限について、登録を効力発生要件とする規定である。特許を受ける権利の段階における独占的実施権の得喪変更を特許原簿に公示し、出願の譲受人や差押債権者など第三者の取引の安全を確保する。相続その他の一般承継の場合は、特許庁長官への届出義務が課される。

こんなときに使う

• 大学発スタートアップとして、教授の出願中の発明に独占ライセンスを受けた。半年後、大学が方針転換でその出願を別企業に譲渡したと知る。あなたは登録していなかった。譲受企業はあなたの独占権を認めるか。答えは「認める義務はない」。登録なき仮専用実施権は、新たな出願人に対して効力を及ぼさない
• あなたが他社の特許出願を買い取った。後から「その出願には仮専用実施権が設定されている」と言われたが、特許登録簿には何の記載もない。あなたは登録されていない仮専用実施権に拘束されない。クリーンな権利者として、堂々と自社実施に踏み切れる
• ライセンサーである個人発明家が急逝した。仮専用実施権は相続で承継されるが、相続人は遅滞なく特許庁長官に届け出る義務を負う（本条2項）。届出を怠れば、後の権利関係の証明で立ち往生する

取るべき行動

被害を受けた側：1. ただちにライセンサーと共同で特許庁へ仮専用実施権の設定登録を申請する（登録は原則として両当事者の共同申請） 2. ライセンサーが協力を拒むなら、契約に基づく登録手続協力請求の訴えを検討し、契約書・交渉記録・メールを証拠保全3. ライセンサーの倒産や出願譲渡の兆候があれば最優先で登録、出願が第三者へ移った後では独占権を対抗できない4. 独占に固執しないなら、登録不要で当然対抗される仮通常実施権（特許法34条の5）への切替も現実的な選択肢

訴えられた側：1. あなたがライセンサーなら、登録は共同申請義務を伴う、合意した以上は誠実に協力する（拒めば損害賠償や登録手続請求訴訟のリスク） 2. あなたが出願を買い取る第三者なら、特許登録簿で仮専用実施権の登録有無を必ず確認、未登録の仮専用実施権にはあなたは拘束されない3. 相続その他の一般承継で取得した側は、遅滞なく特許庁長官へ届け出る（本条2項）、怠ると後日の権利証明で不利になる

時効（請求できる期限）：特定の消滅時効はない。ただし登録は効力発生要件のため、設定合意後ただちに登録すべき。仮専用実施権は特許権の設定登録時に専用実施権として存続する（特許法34条の2第2項）ため、それまでに未登録なら効力は生じない。相続その他の一般承継の場合は『遅滞なく』特許庁長官へ届け出る義務がある（本条2項）

学説

通説：本条の登録は対抗要件ではなく効力発生要件であり、未登録の仮専用実施権は当事者間でも独占的実施権としての効力を生じない。排他効を持つ権利の変動を特許原簿に集約することで、出願譲受人・差押債権者の取引安全を確保する趣旨と解される。

立法政策的説明：排他効のない仮通常実施権が平成23年改正で当然対抗（34条の5）に移行した一方、本条が効力発生要件を維持したのは、第三者への影響の大きさに応じて公示要求度を段階化する政策判断によるものと説明される。

改正の年表

1. 1.平成20年（2008年）改正・平成21年（2009年）施行 新設：出願段階での独占的ライセンスを可能にする仮専用実施権制度の創設に伴い新設。設定・移転・変更・消滅・処分の制限を登録の効力発生要件とし、相続その他の一般承継は届出制とした
2. 2.平成23年（2011年）改正 改正：特許法34条の5により仮通常実施権に当然対抗制度が導入され、登録不要となった。本条の対象である仮専用実施権は効力発生要件としての登録を維持し、両者の扱いが明確に分岐した